TITULO: LOS CONFLICTOS ENTRE NOMBRES DE DOMINIO Y SIGNOS ... · principios fundamentales del Derecho de los Signos Distintivos, ... a los medios por los cuáles se pueden resolver

TITULO: LOS CONFLICTOS ENTRE NOMBRES DE DOMINIO Y SIGNOS DISTINTIVOS Autor: Sasha Mandakovic Falconi Área temática: Propiedad Intelectual País de procedencia: Ecuador Dirección postal: Amazonas 477 y Roca, Ed. Río Amazonas Of. 900, Quito, Ecuador Dirección e-mail: [email protected] INTRODUCCIÓN

En el inicio del funcionamiento de Internet (finales de la década de los 80), cuando la red se limitaba a ser usada por investigadores y universidades, los conflictos con nombres de dominio no surgían. Estos empezaron a aparecer cuando la red recibió la entrada de numerosas empresas ávidas de realizar transacciones comerciales.

Más allá de los casos que se han producido por mala fe de quienes se han querido aprovechar del principio del “first come, first served” en los registros de nombres de dominio, el hecho de que su sistema de registro y uso rompa con dos principios fundamentales del Derecho de los Signos Distintivos, los principios de territorialidad y especialidad, ha causado importante retos en la solución de conflictos.

Se sostiene que los primeros conflictos se produjeron a principios del año 19931, siendo uno de los casos más famosos el de Jim Cashel, persona que en 1994 registró 18 nombres de dominio que reproducían marcas famosas como “Hertz” o “Esquire”.

Otro caso muy conocido que se produjo en marzo de 1995 fue el de un “video jockey”, el Sr. Curry de la cadena de televisión MTV quien registró a su nombre www.mtv.com. El proceso judicial que inició MTV Networks Inc. no resolvió aspectos esenciales sobre el Derecho de Marcas y terminó por acuerdo de las partes. En esta ponencia expondré los tipos de conflicto que se pueden producir entre nombres de dominio y signos distintivos, y la solución que han dado los tribunales en distintos países del mundo. Me referiré también brevemente, debido a limitaciones de tiempo, a los medios por los cuáles se pueden resolver los conflictos, entre ellos al método extrajudicial de solución de conflictos de la ICANN, y al tema de los problemas que se suscitan en determinar la jurisdicción competente y la ley aplicable a los conflictos. 1 DUEKER, Kenneth Sutherlin. “Trademark Law Lost in Cyberspace: Trademark protection for Internet Addresses.” Harvard Journal of Law & Technology, No. 483, verano de 1996.

2

1. TIPOS DE CONFLICTO Y SUS SOLUCIONES 1.1 Especulación

En los casos de especulación, un particular registra a su nombre un dominio idéntico o muy similar a un signo distintivo, con el fin de mantenerlo en reserva pero sin uso, o al menos sin un uso como signo distintivo (ya que en la página web que se puede acceder a través del mismo, existen mensajes o información genérica, que no tienen relación alguna con el nombre de dominio, información que no es de interés público, etc.), y eventualmente exigir al verdadero dueño del signo distintivo una prestación a cambio, que puede ser dinero (por lo general un valor muy superior al del gasto de registro), negociarlo a un tercero interesado (que podría ser inclusive la competencia del titular del signo distintivo) o simplemente mantenerlo como un obstáculo competitivo.

El principal problema que genera la especulación para efectos de la aplicación de las leyes de marcas ordinarias de los estados (inclusive del Ecuador), es que no existe el presupuestos fundamental para la existencia de la infracción marcaria: el uso de la marca en el comercio para identificar un producto o un servicio y la confusión al consumidor o la dilución del signo, para el caso de las marcas notorias.

Respecto de los casos de especulación, Milton Mueller2 considera que un usuario no se puede ver confundido por una pantalla en blanco y que la distintividad de una marca no se puede diluir por un web-site que no existe, pero que sin embargo las cortes de diferentes países, como EE.UU., Inglaterra y Nueva Zelanda han reconocido una especie de dilución marcaria.

Para el profesor Mueller comprender a la especulación de nombres de dominio como una forma de infracción marcaria constituye una nueva y expansiva interpretación de las leyes de protección a las marcas, hecho que las cortes han tenido que reconocer.3

2 MUELLER, Milton (Associate Professor and Director, Graduate Program in Telecommunications and Network Management. Syracuse University School of Information Studies). Trademarks and Domain Names: Property Rights and Instutional Evolution in Cyberspace . 3 Literalmente comenta “Indeed, the classification of name speculation as trademark infringement constitutes a novel and expansive interpretation of trademark protection, and all legal decision regarding name speculation have been forced to recognize this. The court in Panavision v. Toeppen, for example, stated `Registration of a trademark as a domain name, without more, is not a commercial use of the trademark, and therefore is not within the prohibitions of the Dilution Act.’ The UK court was forced to acknowledge that name speculation itself was not infringing, but ruled it illegal because it created an ‘obvious threat’ of some form of infringement in the future. In short, even the courts that ruled against speculators found it impossible to classify their actions as a form of simple, classical infringement; they had to recognize its unique status and develop novel (often spurious) rationales to declare it illegal…”

3

De los casos de especial relevancia en los EE.UU., que además fueron de los primeros relativos a los “cybersquatters” o “cyberpiratas”, son los de Intermatic Inc. v. Toeppen4 y Panavision Int´l, L.P. v. Toeppen5.

En ambos casos el demando es Dennis Toeppen, una persona natural que registró aproximadamente 240 nombres de dominio, muchos de los que incorporaban signos distintivos notorios, con la finalidad de venderlos posteriormente a sus legítimos propietarios a precios desproporcionados. En la mayoría de los casos, estos nombres de dominio solo se encontraban registrados, sin dárseles ningún uso, lo que en principio causó problemas al aplicar las entonces (1995) vigentes leyes de protección de marcas de los EE.UU.6, que exigían el uso de la marca de otro en el comercio para que haya infracción, de acuerdo a los comentarios de párrafos anteriores.

En el segundo caso7 Panavision Int´l, L.P. v. Toeppen, la corte que resolvió el litigio reconoció que el hecho de que el nombre de dominio haya sido registrado, no presupone su uso en el comercio, por lo que no se podía aplicar la ley de marcas vigente en esa época. Sin embargo, se entendió que existía dilución de los signos distintivos en conflicto, dada por la actividad de registros especulativos de Toeppen: “de un lado por perjudicar la potestad del titular de la marca de distinguir su empresa y prestaciones en Internet; y de otro, por impedirle controlar la reputación de la marca por la asociación negativa que el usuario de Internet puede hacer de la misma.”8 Otro caso importante, este resuelto en el Reino Unido, es el de la conocida marca Harrods, denominación que no solo constituye su nombre comercial, sino su principal marca y su denominación social. Esta marca fue registrada como nombre de dominio por un tercero, y en la página web correspondiente no ofrecía información comercial, sino únicamente el nombre del titular del nombre de dominio y una dirección de contacto. En este caso, la Corte Superior de Justicia aceptó la demanda de Harrods9 y declaró que existía violación al derecho sobre

4 947 F. Supp. 1227 (N.D. Ill. 1996) 5 141 F,3d 1316 (9th Cir. 1998) 6 El 29 de noviembre de 1999 entró en vigencia en los EE.UU. el denominado “Anticybersquatting Consumer Protection Act” – sus siglas son ACPA - que es una norma dirigida justamente a proteger a los titulares de derechos sobre signos distintivos frente a los piratas de nombres de dominio, en la cuál se considera que existe mala fe, entre otros casos, cuando el titular del dominio ofrece la transferencia, venta u otra forma de cesión a un tercero, con ánimo de lucro y sin haber hecho uso del mismo, sin que haya existido al menos la intención de buena fe de usar el dominio en relación a una oferta de bienes o servicios. 7 Comentado por el tratadista CARBAJO CASCÓN, Fernando, en la primera edición de la obra Conflictos entre Signos Distintivos y Nombres de Dominio en Internet, Ed. Aranzadi, Navarra, España, págs. 85-86. 8 Ibid, pág. 86. 9 Harrods Ltd. Vs. UK Networks Services Ltd. & others. Sentencia de la “High Court, Chancery División”, del 9 de Diciembre de 1996. Sentencia citada en la 2da edición de la obra “Conflictos entre Signos Distintivos y Nombres de Dominio en Internet” de CARBAJO CASCON, Fernando, Ed. Aranzadi, 2002, Navarra, España.

4

una marca registrada, al igual que “passing off”, sin tomar en cuenta que en la página web no existía la oferta de bienes o servicios. Jurisprudencia similar se ha producido en Alemania con el caso “epson.de” en 1997, cuando a pesar de que bajo el nombre de dominio de la página web correspondiente no había actividad comercial, el tribunal competente consideró que el registro de un dominio con el fin de extorsionar al legítimo titular de una marca, constituye en último término un uso comercial del mismo y se produce competencia con el titular del signo distintivo Otros casos se han resuelto en Francia e Italia, también con similares razonamientos por parte de las cortes competentes. Comentarios

Los tribunales competentes de varios países han llegado a extralimitar las leyes de marcas en sus distintas jurisdicciones, al ignorar los requisitos de uso en el comercio de los signos, necesario para que haya infracción a su derecho exclusivo, al equiparar – muchas veces con recelo – una posible oferta de venta de un dominio a un uso en el comercio, o inclusive, en el caso de las marcas notorias, al fundamentar sus resoluciones en un potencial aprovechamiento de la reputación e imagen del signo o su posible dilución.

Los problemas que se han producido en otros países respecto de la aplicación de los parámetros tradicionales para determinar la infracción sobre derechos de marcas, también se producirían en Ecuador, ya que para que actúe el ius prohibendi que otorga el registro, se necesita del uso del signo distintivo de un tercero para identificar productos o servicios.

En efecto, al revisar el artículo 155 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina (en adelante simplemente D. 486), que enumera aquellas situaciones que el titular del registro marcario puede impedir, se puede constatar que debe haber en realidad un uso, ya sea o no en el comercio, del signo distintivo supuestamente infractor:

“Artículo 155. El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre

5

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.”

Al igual que en el caso de la Decisión 486, la Ley de Propiedad Intelectual

de Ecuador (en adelante simplemente LPI) requiere del uso del signo distintivo, para que su titular pueda actuar:

“Art. 217. El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que la utilice sin consentimiento y, en especial realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:

a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios idénticos o similares a aquello para los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar confusión comercial, u ocasionar una dilución de su fuerza distintiva.

Se presumirá que existe posibilidad de confusión cuando se trate de un signo idéntico para distinguir idénticos productos o servicios;

b) Vender , ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios con la misma;

c) Importar o exportar productos con la marca; y,

d) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a lo previsto en los literales anteriores.

El titular de la marca podrá impedir todos los actos enumerados en el presente artículo, independientemente de que éstos se realicen en redes de comunicación digitales o a través de otros canales de comunicación conocidos o por conocer.”

En este sentido, el especulador de un nombre de dominio podría alegar en

Ecuador frente a una acción por infracción de marca que no se encuentra usando

6

la misma y que por tanto no existen los presupuestos establecidos por la ley para que se considere que esta infringiendo el derecho del titular.

Por eso, considero que en estos casos es más conveniente para el actor referirse a la doctrina de las prácticas económicas ilícitas (competencia desleal) donde más actividades o conductas se pueden considerar como contrarias a derecho.

Esto es especialmente cierto en nuestro sistema jurídico, donde la definición que da la LPI a la competencia desleal es muy amplia:

“Art. 284. Se considera competencia desleal a todo hecho, acto o práctica contrario a los usos o costumbres honestos en el desarrollo de actividades económicas...”

Así, si bien el registro sin uso de un nombre de dominio no se podría

considerar una infracción al derecho de uso exclusivo del signo distintivo, si se lo podría considerar un acto contrario a las costumbres honestas del comercio, cuando este hecho inhabilita al titular del signo distintivo a realizar actividades económicas por medio de su signo distintivo en Internet y cuando además se le podría causar una especie de lesión enorme con la venta del nombre registrado por el sobreprecio.

Por último, quiero señalarque el artículo 233 de la nueva Decisión 486 de la Comunidad Andina que introdujo la protección de los signos distintivos notorios respecto de su inscripción como nombres de dominio, o inclusive como dirección de correo electrónico, tampoco soluciona el problema de actuar bajo el amparo del Derecho de Marcas cuando no existe uso. En efecto, la redacción del artículo es la siguiente:

“Artículo 233.- Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el País Miembro como parte de un nombre de dominio o de una dirección de correo electrónico por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legítimo poseedor de ese signo la autoridad nacional competente ordenará la cancelación o la modificación de la inscripción del nombre de dominio o dirección de correo electrónico, siempre que el uso de ese nombre o dirección fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en el primer y segundo párrafos del artículo 226.”

Además que se condicione la cancelación o la modificación de la inscripción

del nombre de dominio al uso (“siempre que el uso”), los efectos mencionados en los párrafos primero y segundo del referido artículo 226 son la posibilidad de crear confusión, en relación al establecimiento, actividades, productos o servicios, justamente dada por el uso del signo en su totalidad o en una parte esencial, o por una reproducción, imitación, traducción o transliteración del mismo.

7

1.2 Concurrencia de signos honesta

Estos casos se producen cuando los titulares de signos distintivos idénticos o muy similares, los reproducen como nombres de dominio en el ciberespacio de manera legítima. Las razones para que se produzcan este tipo de conflictos son varias, entre las más importantes puedo señalar:

• Los nombres de dominio, al contrario de los signos distintivos, no tienen un ámbito de concesión territorial. Esto hace que sea mucho más fácil que empresas y productos / servicios que tengan una misma denominación en diferentes países, concurran en un medio de alcance global como es el Internet10.

• Los nombres de dominio tampoco se encasillan en una Clase Internacional, como los signos distintivos y además son únicos; no puede existir otro idéntico. En este sentido, a efectos de la existencia de un nombre de dominio, no tiene relevancia que se comercialicen productos o servicios totalmente disímiles bajo el mismo nombre de dominio, dos idénticos nunca podrán existir por limitaciones técnicas.

• También por limitaciones técnicas, hasta ahora los nombres de dominio solo consisten en denominaciones, no se pueden usar tipos de letra, logotipos, etc., lo que causa que sea más difícil crear un dominio distintivo alterno.

Un primer tipo de caso conflictivo de concurrencia de signos honesta se puede producir cuando el registrante de un nombre de dominio, que se ampara en un signo preexistente de su empresa o personal, coincide con el signo idéntico o similar de una empresa que actúa en un sector semejante de actividad.11

Para que se produzca una concurrencia que se pueda llamar honesta, debe existir necesariamente buena fe detrás de la adopción del nombre de dominio, y bajo el pretexto de usar una denominación social o un acrónimo de la misma, no se puede aprovechar el prestigio de un signo distintivo ajeno.

Un caso de registro de nombre de dominio en el que hubo aprovechamiento de un signo distintivo ajeno (además notorio) es el de Microsoft, Inc. v. Zero Micro Software, Inc.12. La empresa Zero Micro Software registró el dominio www.micros0ft.com, sustituyendo la vocal O por un número 0, a pretexto de ser

10 Con la creación de los ccTLDs (Country Code Top Level Domains) se ha solucionado el problema de la territorialidad solo parcialmente. Aunque varias empresas han optado por el código correspondiente a su país, muchas han preferido los gTLDs por ser más difundidos y dar un carácter más internacional a la página web. 11 CARBAJO CASCON, Fernando. Ob. Cit., pág. 108. 12 Ibid. pág. 109.

8

una abreviación de su denominación social, lo que producía un evidente riesgo de confusión.

Un segundo tipo de caso conflictivo de concurrencia de signos honesta se puede producir cuando el registrante de un nombre de dominio, que se ampara en un signo preexistente de su empresa o personal, coincide con el signo idéntico o similar de una empresa que actúa en un sector diferente de actividad.13

Estos son conflictos que se producen evidentemente por la unicidad de los registros de nombres de dominio en un TLD y por la inexistencia del principio de especialidad y al contrario, la vigencia del principio “first come, first served”, que puede ser traducido al español como “primer llegado, primer servido.”

Algunos casos muy interesantes citados y comentados brevemente por el tratadista Carbajo Cascón en su obra “Conflictos entres Signos Distintivos y Nombres de Dominio en Internet” son los de Clue Computing, Inc. v. Hasbro Inc.14 e IBM v. Integrated Bituminous Mining.

En el primer caso, la empresa de servicios de computación Clue Computing, Inc. registró el nombre de dominio www.clue.com, coincidente con su denominación social, para identificar sus servicios. Ante lo dicho, la empresa Hasbro Inc.15 solicitó al registrador del nombre de dominio NSI Inc., de acuerdo al procedimiento vigente a la época del conflicto, la suspensión del uso del mismo. Al caso fue a las cortes y fue ganado en primera instancia por Clue Computing, Inc., quien alegó la coincidencia del nombre de dominio con su denominación social, los ámbitos distintos de las actividades empresariales de cada compañía y su buena fe al adoptar el nombre de dominio.

El caso de IBM, que al parecer no fue a las cortes, pudo tener un final muy distinto por tratarse de una marca notoria. A pesar de que las iniciales de la empresa Integrated Bituminous Mining coinciden justamente con IBM, y que por eso esta empresa supuestamente realizó el registro de www.ibm.com, no es menos cierto que esta coincidencia envuelve a una marca notoria, cuyo registro como nombre de dominio puede causar confusión al consumidor, dilución de la marca notoria y que finalmente hace dudar de la buena fe en su adopción. Comentarios

En las hipótesis señaladas de posibles conflictos por concurrencia de signos honesta, respecto de signos distintivos usados como nombres de dominio, queda claro que no hay infracción sobre el derecho de exclusividad de uso de los signos. Cuando el titular de un signo lo empieza a usar como nombre de dominio, 13 Ibid. pág. 112. 14 Antecedentes disponibles en http://www.clue.com/legal/ 15 Esta empresa es la fabricante de un conocido juego de mesa cuya marca es justamente CLUE (acertijo).

9

a mi parecer cambia únicamente el medio de utilización de un derecho pre-adquirido, de un medio tradicional en el comercio, a un medio moderno como es el Internet.

Ante una situación similar que se produzca en Ecuador la solución sería, desde mi punto de vista, la misma que en los casos detallados: quién primero llegó a Internet y registró su signo distintivo como nombre de dominio de buena fe, tiene un mejor derecho, salvo en caso de que se trate de un signo distintivo notorio o renombrado. Adicionalmente, cabe tener en cuenta lo previsto por el primer párrafo del artículo 157 de la D. 486, concordante con el primer párrafo del Art. 218 de la LPI, que podría ser aplicable a este tipo de casos:

“Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.”

1.3 Infracción de derechos de Propiedad Industrial

En este tipo de casos, se puede dar una infracción de derechos sobre Propiedad Industrial por el registro y uso de nombres de dominio por un tercero que no lo hace de manera legítima o que no tiene igual o mejor derecho frente a un titular de derechos de Propiedad Industrial.

Dependen de las particularidades de cada conflicto, las posibles soluciones y la determinación de si en realidad existe una violación a los derechos de Propiedad Industrial. En esta categoría, generalmente será necesario tomar en cuenta la actividad empresarial (sector de actividad en el tráfico económico) del registrante del nombre de dominio y del titular del derecho de Propiedad Industrial, al igual que analizar la razón por la que el nombre de dominio se ha registrado.

Un primer tipo de caso dentro de esta categoría se produciría cuando se registra un nombre de dominio idéntico o similar a un signo distintivo registrado por un tercero, para realizar actividades económicas como las del titular del signo distintivo y cuando el registrante (del nombre de dominio) no tiene un derecho de Propiedad Industrial adquirido previamente.

Este, a mi parecer, es uno de los casos donde hay la más evidente infracción a los derechos de Propiedad Industrial de un tercero. No solo que se viola el derecho al uso exclusivo del signo, sino que se obstaculiza a su legítimo

10

titular a usarlo a través del Internet, generando una importante perdida de oportunidad en lo que se refiere a negocios por vía electrónica.

Sin embargo de que este tipo de casos pueden producirse coincidentalmente, sin mediar mala fe, también hay ocasiones donde la mala fe existe sin duda y en donde el registrante del nombre de dominio trata de aprovechar de manera intencional la reputación que un signo ha adquirido, causar daño a la empresa titular, desacreditar al producto o al servicio, etc.

Han sido numerosos los casos que se han dado con esta connotación, entre los que puedo señalar:

- Planned Parenthood Federation of America, Inc. (Actor) vs. Richard Bucci y Catholic Radio (Demandados)16: En el caso, el actor utilizaba su acrónimo como nombre de dominio www.ppfa.org, donde ofrecía información relativa a la salud sexual y reproductiva, planificación familiar, embarazo, enfermedades transmitidas sexualmente, aborto, entre otros. Por su lado, el demandado, Sr. Bucci era radiolocutor de la Catholic Radio de Nueva York, que participaba en un movimiento anti-aborto. En agosto 28 de 1996 el demandado registró a su nombre el dominio de segundo nivel www.plannedparenthood.com.

Al entrar a la página web del demandado, aparecía la frase “Bienvenidos al Planned Parenthood Home Page!”.

El actor presentó su demanda alegando la falta de derecho del demandado para usar el nombre de dominio. Adicionalmente, alegó en el proceso que se había registrado el nombre de dominio con la intención de dañar su reputación y confundir a los usuarios del Internet.

Por su parte, el demandado sostuvo dentro del proceso que su propósito fue usar el nombre de dominio para “alcanzar a católicos que desobedecen la ley de la naturaleza” y lograr que su mensaje anti-aborción llegara a la mayor cantidad de gente posible. Sin embargo de esto, admitió que al usar el nombre del actor, probablemente atraería a su página web personas que estuvieran a favor del aborto, inclusive que pudieran confundirse en cuanto al origen empresarial de la misma página web. Adicionalmente, el demandando reconoció que sabía de las actividades y el nombre del actor, desde antes de crear la página web.

El juez competente distrital de Nueva York resolvió el caso prohibiendo al demandado usar el signo distintivo plannedparenthood como nombre de dominio para identificar su página web o en cualquier material disponible en Internet, al igual que cualquier signo que pueda constituir una imitación o que pueda ser confundiblemente similar o que pueda causar dilución respecto de la distintividad de plannedparenthood. 16 El texto de la sentencia se encuentra disponible en http://www.bna.com/e-law/cases/bucci.html. Es un juicio resuelto por las cortes distritales de Nueva York, EE.UU. en marzo 26 de 1997.

11

El análisis realizado por el juez para dictar esta sentencia es muy interesante y entre las consideraciones principales, se encuentran las siguientes:

• Posibilidad de confusión: para determinarla, el juez aplica los conocidos Polaroid Factors17. Respecto de la fuerza del signo distintivo, señala que la marca PLANNEDPARENTHOOD es fuerte, ya que se encuentra registrada y en uso por más de 50 años; respecto del grado de similitud entre los signos en conflicto, estos son casi idénticos, ya que al signo utilizado como nombre de dominio se le ha añadido simplemente el .com, que se vuelve una designación necesaria para el Internet; en lo que se refiere a la proximidad competitiva de los productos o servicios, concluye que ambas páginas web compiten por la misma audiencia; respecto de los mercados en los que se ofrecen los productos y los servicios, reflexiona que toda vez que los web sites del demandado y del actor se encuentran en el Internet, ambas partes compiten por usuarios o consumidores que se encuentra en el mismo “mercado”; respecto de la existencia de confusión actual, reconoce que el proceso se ha demostrado que usuarios de Internet han entrado a la página web del demandado, pensando que era la del actor; respecto de la buena o mala fe del demandado, se menciona que en el proceso quedó claro que el demandado adoptó el nombre de dominio con pleno conocimiento de la existencia de la marca idéntica del actor, pero que sin embargo, no necesariamente hubo mala fe en el caso específico, ya que el demandado pensaba que el uso que estaba dando a plannedparenthood como nombre de dominio, se encontraba protegido por la primera enmienda de la Constitución de los EE.UU.18 – en todo caso, concluye el juez, la buena o mala fe no influye en determinar si existe o no riesgo de confusión, por lo que no llega a una decisión sobre este punto; en lo que se refiere a la calidad de los productos del actor, el juez concluye que para la corte no es posible comparar ambas páginas web, en términos de superior o inferior calidad; finalmente, refiriéndose a la sofisticación de los compradores o usuarios, el actor había alegado que se trataba de mujeres de bajos ingresos económicos, relativamente de baja sofisticación, criterio con el que no concordó el juez, debido que a la época del juicio, el año 1997, el acceso a Internet de por sí presuponía cierta sofisticación del usuario, sin embargo, concluyó que en el caso específico la sofisticación o no del consumidor no es

17 Los “Polaroid Factors” son la pautas que ha establecido la jurisprudencia de los EE.UU. para poder determinar la posibilidad de confusión entres signos. Dichas “pautas” se fijaron en el caso Polaroid Corp. vs. Polarad Elecs. Corp, 287 F.2d 492, 495 (2d Cir. 1961) y consisten en tomar en cuenta los siguientes 8 factores: la fuerza del signo distintivo, el grado de similitud entre los signos en conflicto, la proximidad competitiva de los productos o los servicios, los mercados en los que se ofrecen los productos o servicios, la existencia de confusión actual, la buena o mala fe del demandado al adoptar el signo, la calidad del producto ofrecido por el actor y la sofisticación de los consumidores. 18 Esta enmienda se refiere a la libertad de expresión que permite el uso de signos distintivos de terceros bajo ciertos parámetros.

12

una garantía para determinar si este se vería o no confundido, concluyendo finalmente que analizando el conjunto de los Polariod Factors, si habría posibilidad de confusión.

• Excepciones del demandando: adicionalmente a negar la posibilidad de confusión, el demando interpuso varias excepciones que se referían a su supuesto derecho a poder usar el nombre de dominio www.plannedparenthood.com, entre las que se encuentran: la excepción de la parodia (Parody exception), es aplicable cuando esta no depende de la confusión para hacer justamente la parodia y debe proveer simultáneamente dos mensajes contradictorios, el original y el que no es original y se convierte en la imitación burlesca. Al caso el juez no encontró aplicable la excepción, ya que del uso que se estaba dando al nombre de dominio en la página web, no se podía concluir un mensaje irónico o que contrastara con el mensaje del actor; la excepción del derecho a la libertad de expresión (first amendment exception), procede únicamente cuando el uso de una marca se la hace como parte de un mensaje y no cuando se la usa para identificar el origen empresarial de un producto o servicio, en el caso en realidad existía el uso del nombre de dominio como una marca de servicios de información y no como parte de un mensaje, por lo que el juez concluye que la excepción tampoco es aplicable; la especificación sobre derechos “disclaimer”, que el juez considera que no es suficiente, porque el usuario ya se habrá visto confundido para cuando entre a la página web y lo lea.

- Advernet, S.L. (actor) vs. OZUCOM, S.L. y Don.

E.A.R.19(demandados): En el caso la empresa Advernet S.L. presentó una demanda, solicitando la aplicación de medidas cautelares en contra de OZUCOM S.L. y Don E.A.R. (persona natural) por el uso de estos últimos del nombre de dominio www.ozu.com, siendo el actor titular de la marca registrada OZU en España.

El dominio OZU fue usando en principio por la empresa Advernet S.L. en el dominio www.advernet.es/ozu para un buscador20. Al tener éxito el servicio en España, dicha empresa decidió “independizar” el dominio a www.ozu.com, lo que fue encargado a una empresa de registro de nombres de dominio. Entre los requisitos para el registro de un nombre de dominio, se encuentra la designación

19 El texto del auto de primera instancia de adopción de medidas cautelares, al igual que las sentencias de instancias de alzada del presente caso se encuentran disponibles en la página web http://www.dominiuris.com/documentacion/ El caso fue resuelto ante los tribunales de España. 20 Un buscador es un servicio prestado a través del Internet por medio del cual los usuarios pueden introducir palabras (referidas a temas) a fin de que se presenten resultados en pantalla con referencias a páginas web que tratan dichos temas.

13

del llamado contacto administrativo21, nombramiento que en el presente caso recayó sobre un socio de la empresa Advernet S.L., el señor E.A.R.

Al pasar del tiempo, el contacto administrativo decidió cambiar la titularidad del registro del nombre de dominio www.ozu.com, lo que podía hacer gracias a su nombramiento de contacto administrativo, a favor de la empresa española Ozucom, S.L. que era de su entera propiedad, y adicionalmente registrar a su nombre el dominio www.ozucom.es.

En ese momento, Advernet S.L. se vio obligada a utilizar un nuevo dominio www.ozu.es y decidió demandar a Ozucom, S.L. El proceso inició con un auto de adopción de medidas cautelares en contra de Ozucom, S.L. que dispuso la “cesación inmediata de los actos llevados a cabo por Ozocum S.L. y E.A.R. y que suponen intromisión ilegítima en la esfera de la exclusividad del ejercicio de la marca OZU, prohibiéndoles la utilización de dicha denominación hasta que recaiga sentencia definitiva en el proceso principal”, “se prohibe a E.A.R. la utilización del dominio OZU.COM” y “se imponen las costas a la parte demanda.”

El mencionado auto fue apelado por Ozucom S.L., pero confirmado en el auto de alzada y finalmente, en sentencia de última instancia, se concedió la razón a la empresa Advernet S.L. Sin embargo de que la traba de la litis no se limitó a la posibilidad de confusión al consumidor con los nombres de dominio registrados por Ozucom S.L., y que se discutieron otros hechos, para el objeto del presente trabajo, solo se hacen relevante los razonamientos de las cortes de la diferentes instancias referidos a la mencionada posibilidad de confusión.

En la sentencia de primera instancia, dictada en septiembre de 1999, se reconoce a las marcas como al signo distintivo más importante del empresario en el tráfico mercantil y también se menciona la función de la marca de protección al consumidor. Adicionalmente, se reconoce que existe la denominación OZU utilizada por ambas partes en litigio, que identifica a mismos productos con idénticas prestaciones, lo que conlleva al consumidor a error.

Siendo el caso que el registro de marca pertenecía en España a una de las partes Advernet S.L., en primera instancia el juez ordenó: el cese de los actos que suponen una violación del derecho del titular registral de OZU, prohibiéndose a futuro al demandando la utilización de dicho nombre; a que no se utilice el dominio OZU.COM, debiendo revocarse a E.A.R. como contacto administrativo; a que cambie de denominación social Ozucom S.L.; a que no se utilice el dominio ozucom.es y finalmente, a la indemnización por daños y perjuicios. La sentencia de última instancia, confirmó la venida en grado en su totalidad, además reconociendo que el registro de marca confiere a su titular el derecho de utilización exclusiva, pudiendo actuar contra actos de imitación o reproducción. Comentarios

21 Es la persona que se va a encargar de la administración del nombre de dominio.

14

En estos casos, donde el uso del nombre de dominio viola los derechos de Propiedad Industrial de su legítimo titular, son aplicables las acciones que prevé la ley ordinaria que trata la materia de Propiedad Industrial, ya que en definitiva se estará produciendo un caso de riesgo de confusión o asociación al consumidor, al igual que competencia desleal. Adicionalmente, cuando se trate de un signo distintivo notorio o renombrado, podrá existir inclusive un aprovechamiento ilícito de la reputación ajena y/o una dilución del signo distintivo, donde serán por supuesto aplicables las normas que protegen a los signos notorios y también aquellas relativas a la competencia desleal.

En el caso específico del Ecuador, las normas aplicables de Propiedad Industrial referidas a este tipo de caso serían los artículos 155, literal d) y 259, literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, al igual que los artículos 217, literal a) y 285 de la Ley de Propiedad Intelectual, que cito en sus partes pertinentes:

Decisión 486 de la Comunidad Andina

“Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro…”

“Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la

Propiedad Industrial, entre otros, los siguientes:

a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;”

Ley de Propiedad Intelectual

“Art. 217. El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que la utilice sin consentimiento y, en especial realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes:

a) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada con relación a productos o servicios idénticos o similares a aquello para los cuales se la ha registrado, cuando el uso de ese signo pudiese causar confusión comercial u ocasionar una dilución de su fuerza distintiva…

El titular de la marca podrá impedir todo los actos enumerados en el presente artículo, independientemente de que éstos se realicen en redes de comunicación digitales o a través de otros canales de comunicación conocidos o por conocer.”

15

“Art. 285. Se consideran actos de competencia desleal, entre otros, aquellos capaces de crear confusión, independiente del medio utilizado, respecto del establecimiento, de los productos, los servicios o la actividad comercial o industrial de un competidor...”

Se entenderá por dilución del activo intangible el desvanecimiento del carácter distintivo o del valor publicitario de una marca, de un nombre u otro identificador comercial, de la apariencia de un producto o de la presentación de productos o servicios, o de una celebridad o un personaje ficticio notoriamente conocido.”

Un segundo tipo de caso dentro de esta categoría, se produciría cuando

se registra un nombre de dominio idéntico o similar a un signo distintivo registrado por un tercero, para realizar actividades económicas diferentes a las del titular del signo distintivo y cuando el registrante (del nombre de dominio) no tiene un derecho de Propiedad Industrial adquirido previamente.

Estos tipos de casos pueden tratar del registro y utilización como nombre de dominio de un signo distintivo que pueda ser considerado como notorio o de alto renombre, o de un signo distintivo de un tercero que no goce de cualquiera de estas especiales cualidades.

En el primero de los casos, el registrante por lo general pretenderá tomar ventaja del prestigio del signo distintivo notorio o de alto renombre, con el fin de atraer a usuarios a su página web. En estos casos, por la especial protección que merecen lo signos distintivos notorios y de alto renombre, no será relevante el hecho de que se pueda o no generar confusión al consumidor, sino que exista una explotación desleal de la reputación ajena o una disminución del poder distintivo del signo (dilución).

De otro lado, cuando el signo reproducido por el nombre de dominio, no goza de un alto renombre, sino de un grado de conocimiento ordinario en el mercado, es más difícil exigir la suspensión del uso del nombre de dominio y en general concluir que en realidad existe una violación a derechos de Propiedad Industrial.

Es claro que si el signo no es renombrado o notorio, sino ordinario, y a pesar de que a través del nombre de dominio se realicen actividades distintas a las del titular del signo distintivo, pero existan circunstancias del caso particular que demuestren que se puede causar confusión o asociación o que en general existe competencia desleal, sí se podrán iniciar acciones en contra del nombre de dominio.22

Dos casos relevantes de registro como nombres de dominio de signos distintivos notorios para actividades distintas a las de los titulares de derechos de

22 CARBAJO CASCON, Fernando. Ob. Cit., pág. 21.

16

Propiedad Industrial son Hasbro Inc. v. Internet Entertainment Group, Ltd.23 y Toys “R” Us Inc. v. Akkaoui24, ambos referidos en la obra Trademark Law & the Internet, de Lisa E. Cristal y Neal S. Greenfield.

En el primero de los casos citados, la empresa Hasbro es titular de la marca notoria para juegos de niños denominada CANDYLAND, la que se encuentra en uso por más de 47 años. Por su parte la empresa Internet Entertainment Group, Ltd. registró el nombre de dominio www.candyland.com el mismo que empezó a ser utilizado para la comercialización de material pornográfico a través de la red. El fallo correspondiente en el caso, reconociendo que no había ninguna relación entre los productos / servicios ofrecidos bajo los signos, estableció que para la marca CANDYLAND se producía dilución y por tanto prohibió su uso al demandado en el nombre de dominio e inclusive se prohibió el uso de la palabra CANDY en otras combinaciones, tales como podría ser candyworld.com o candygirls.com.

En el segundo caso, la empresa Toys “R” Us Inc. es propietaria de marcas notorias, la primera que coincide con su denominación social, TOYS “R” US y la segunda, KIDS “R” US, que protegen almacenes de venta de juguetes para niños. Por su parte, la persona natural de apellido Akkaou registró el nombre de dominio adultsrus.com para un sitio de Internet dedicado a la venta de aparatos y ropa de connotación sexual. La corte competente que conoció este caso también consideró que habría dilución del signo distintivo del legítimo titular y que además se asociaría a la familia de marcas “R” Us con una línea de producto de connotación sexual, lo que perjudicaría la imagen y reputación que mantiene la empresa Toys “R” Us Inc.

Otro ejemplo de un caso importante conocido por los tribunales de los Estados Unidos de América, pero referido al conflicto con una marca ordinaria, es el de Interstellar Starship Servs., Ltd. v. Epix, Inc.25. En el caso citado, el demandado, la empresa Interstellar Starship Servs., Ltd. mantenía una página web denominada epix.com, en la que se publicitaban las actividades de un grupo de teatro denominado “Clinton Street Cabaret” y el show “Rocky Horror Picture Show”. Por su parte el actor, Epix, Inc. es una compañía que se dedica a la producción y venta de aparatos sofisticados para la reproducción de vídeo. En la sentencia, el juez competente señaló que un consumidor actual o en potencia de los productos del actor, no se podría ver confundido por la existencia de la página web www.epix.com, ya que si un usuario podría pensar inicialmente que la página de la empresa Epix, Inc. es justamente epix.com (logical choice)26, no podría ser

23 40 USPQ2d 1479 (W.D. Wash. 1996) 24 40 USPQ2d 1836 (N.D. Cal. 1996) 25 983 F. Supp. 1331 (D. Or. 1997) Citado en Trademark Law & the Internet de Lisa E. Cristal y Neal S. Greenfield. 26 El “logical choice” o elección lógica es el nombre de dominio lógico que escogería una empresa y por lo general se refiere a la denominación idéntica de la misma o de su producto o servicio principal.

17

confundido respecto de su decisión de compra, ya que de dicha página web no se puede comprar un chip para computadora ni tampoco un programa (software), ni de la empresa Epix, Inc. se puede obtener una imagen o lista de miembros del “Clinton Street Cabaret”. Comentarios

Considero que en nuestro país las soluciones serían muy parecidas. En el caso de tratarse del conflicto entre signos que protegen productos o servicios distintos, cuando uno de los signos es notorio, sería aplicable el artículo 217 de la LPI, en cuanto se refiere a que el titular del registro de una marca puede actuar contra cualquiera que utilice en el comercio un signo de una manera que produzca a su titular un daño económico comercial u ocasione la dilución del mismo.

De la misma manera, sería aplicable el artículo 155 literales e) y f) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina referidos a la prohibición de usar en el comercio, o inclusive con fines no comerciales, una marca notoriamente conocida de manera tal que pueda causar daño a su titular por dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la misma, o finalmente, cuando se produce un aprovechamiento injusto del prestigio del signo o de su titular.

De otro lado, en el caso de signos ordinarios en conflicto con protección de productos o servicios distintos, en la medida que no estén relacionados, tendría un mejor derecho para mantener el nombre de dominio quien lo registró primero. 1.4 Parodia, “libertad de expresión” y otros

Por lo general en estos casos un nombre de dominio de manera intencional imita a un signo distintivo con la finalidad de identificar una página web que contiene burlas, críticas, comentarios, sátira, etc. referidos a los productos o servicios prestados con el signo distintivo de un tercero. También han existido casos donde se han registrado los dominios con el único fin de evitar que alguien más lo use.

En estos casos los nombres de dominio no se han limitado a identificar una página web, sino que en muchas ocasiones por sí mismos presentan la crítica, la sátira, etc. Ejemplos de esto son los registros de signos acompañados de términos peyorativos, como la palabra en inglés sucks, como significado de que algo es malo, “apesta”, etc. Así se registraron nombres de dominio como www.microsoft-sucks.com o www.yahoosucks.com

Por el uso no comercial que se da de los signos distintivos como nombres de dominio en estos casos, tampoco es aplicable la ley ordinaria para la infracción marcaria. Dado que no existe un uso comercial del nombre, tampoco se puede hablar de competencia desleal, ya que justamente no hay desarrollo alguno de actividades económicas.

18

Un ejemplo de un caso de registro de nombre de dominio con el término “sucks” que se produjo en EE.UU. es el de Bally Total Fitness Holding Corp. v. Faber27

En el caso el demandado, una persona natural de apellido Faber usaba el nombre de dominio compupix.com/ballysucks, para criticar y solicitar información de crítica a los usuarios de los club de salud de nombre Bally´s. El sitio web consistía en una página en donde aparecía el logotipo de la marca Bally´s con la palabra sucks sobreimpresa en el mismo.

La empresa actora en la demanda correspondiente alegó que había infracción del derecho al uso exclusivo de marcas y dilución de sus signos distintivos, sin embargo la corte competente la rechazó al considerar que el uso comercial de un signo es fundamental para alegar dilución marcaría y porque además el uso que se le daba a la página web estaba protegido por la primera enmienda de la Constitución de EE.UU (libertad de expresión), que permite la crítica de los consumidores respecto de productos o servicios.

Otro caso similar fue el de Name.Space, Inc. vs. Networks Solutions, Inc.28. En el caso, la corte del Segundo Distrito EE.UU. consideró que los nombres de dominio son identificadores del origen y no mensajes comunicativos, de esta manera, los nombres de dominios de primer nivel genéricos como los .com, .net y .org no constituirían per se derecho a la libertad de expresión consagrada por la primera enmienda de la Constitución de los EE.UU., aunque en ciertos casos, si podrían tener un mensaje con contenido de comunicación que puede influir en la decisión del público en ingresar a determinada página web. Así las cosas, el análisis, según el juez, se debería hacer en cada caso particular. Comentarios

En Ecuador la situación, desde mi punto de vista, sería similar. No existe infracción sobre el derecho al uso exclusivo de signos distintivos al no haber uso para identificar productos o servicios, y por que además el uso del nombre de dominio no causaría confusión al consumidor ni riesgo de asociación.

Sin embargo, si se trata de crítica infundada a los productos o servicios identificados bajo un signo distintivo, la conducta podría ser calificada de ilícita y generaría derecho a indemnización bajo la figura jurídica civil del delito o cuasidelito.

27 F. Supp 2d 1161 (C.D. Cal. 1998). El caso es comentado en la obra de CRISTAN LISA E. y GREENFIELD NEAL S. Trademark Law & the Internet. International Trademark Association, volumen I-1999, pág. 171. 28 202 F3D 573 (CA 2 2000) El caso es comentado en el artículo de SOLOMON, Barbara A. títulado “Domain Name Disputes: New Developments and Open Issues”, publicado en la revista The Trademark Reporter, de la INTA, Volúmen 91, No. 4 correspondiente a los meses de Julio y Agosto de 2001.

19

2. ¿Por qué medios se pueden solucionar los conflictos?

Los conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio se pueden

solucionar, hoy por hoy, ante un centro de arbitraje según la Política Uniforme de Solución de Conflictos de Nombres de Dominio (UDNDRP – Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy) o ante la las cortes ordinarias.

2.1 Ante un centro de arbitraje según UDNDRP

Se trata de la solución de conflictos mediante la política uniforme de solución de conflictos de la ICANN, la UDNDRP29, ante ciertos centros de arbitraje autorizados por la propia ICANN.

La UDNDRP es un procedimiento administrativo arbitral obligatorio para ciertos casos de conflictos que se producen entre nombres de dominio y signos distintivos.

La idea de tener un procedimiento administrativo que permita una solución de conflictos rápida, eficiente y de costo efectivo, fue propuesta por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en el documento titulado “The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues”30 a raíz del estudio que realizó por pedido del gobierno de los EE.UU. en 1998 para la ICANN. Este estudio pretendió que la OMPI analice los conflictos y tensiones en general que se producían entre los nombres de dominio y los derechos de Propiedad Intelectual.

Es así como cualquier persona que quiera registrar un nombre, en los dominios genéricos de primer nivel TLD, e inclusive en varios ccTLDs, se ve obligada a aceptar la competencia de tribunales arbitrales y a someterse al procedimiento establecido por la UDNDRP en base a una cláusula estándar en los contratos de adhesión para el registro de dominios31.

Las principales características de la UDNDRP32 son las siguientes:

29 Siglas para “Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy”, que podría ser traducida como “Reglas uniformes para la resolución de disputas sobre nombres de dominio.” 30 En español “El manejo de los nombres y direcciones en Internet: Asuntos de Propiedad Intelectual” 31 Un ejemplo de una cláusula que obliga a someterse a la UDNDRP es la contenida en el contrato de adhesión para registro de nombres de dominio de la compañía Verisign Inc., cuyo texto es el siguiente “5. Domain Name Dispute Policy. If you registered a domain name through us, you agree to be bound by our current domain name dispute policy that is incorporated herein and made a part of this Agreement by reference. The current version of the domain name dispute policy may be found at our Web site: http://www.netsol.com/en_US/legal/dispute-policy.jhtml.” 32 El texto completo de la política en idioma inglés esta disponible en http://www.icann.org/udrp/udrp-policy-24oct99.htm

20

• Es un procedimiento administrativo obligatorio cuando un actor quiera presentar un reclamo en un caso que tenga las siguientes características:

• El nombre de dominio es idéntico o confundiblemente similar a una marca de productos o servicios sobre la que el actor tiene derechos;

• El registrante del nombre de dominio no tiene derecho o un legítimo interés respecto del mismo; y

• El nombre de dominio se ha registrado y se usa de mala fe.

• Para que un procedimiento administrativo tenga éxito para el actor, debe probar acumulativamente los tres requisitos recién señalados.

De otro lado, para efecto de los conflictos se considera que existe registro y uso de mala fe de un nombre de dominio, a manera ejemplificativa, cuando aparecen las siguientes circunstancias:

• Aquellas que indiquen que se ha registrado o adquirido el nombre de dominio con el objetivo principal de venderlo, arrendarlo o transferirlo al actor, quien es titular de una marca de producto o servicio, o a su competencia directa, por un valor en exceso del costo ordinario del mismo; o que

• Se ha registrado el nombre de dominio con el fin de que el titular del signo distintivo no lo pueda reflejar en el mismo nombre de dominio; o

• Se haya registrado el nombre de dominio con el fin principal de interrumpir los negocios de la competencia; o

• Con el uso del nombre de dominio, se haya intentado atraer con fines comerciales a usuarios de Internet a la página web u otro sitio on-line, creando confusión con la marca del actor respecto del origen empresarial, existencia de asociación o de afiliación entre productos o servicios.

Hoy por hoy estos procedimientos administrativos se pueden sustanciar

ante cinco (5) centros de arbitraje33, aprobados por la ICANN, uno de los cuáles es el de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI.

Es además importante considerar que el hecho que exista este procedimiento administrativo en nada disminuye el derecho que tiene cualquiera de las partes de recurrir ante la justicia ordinaria, y así inclusive lo reconoce la propia UDNDRP en la cláusula 4ta, literal k), donde establece que la corte con

33 El listado de los centros de arbitraje, junto con los links a las páginas web correspondientes se encuentra en http://www.icann.org/udrp/approved-providers.htm

21

jurisdicción que corresponda puede conocer del conflicto antes del procedimiento administrativo o inclusive después de que haya una resolución.

Desde el inicio de la UDNDRP los procesos que se han sustanciado han sido cada vez más numerosos. El primer proceso fue presentado en octubre 12 de 1999 y durante los primeros meses de vigencia de este procedimiento, hubo relativamente pocos casos.

Desde esa fecha a nuestros días, se ha sobrepasado ya los 9.000 procedimientos administrativos, que han involucrado más de 15.000 nombres de dominio. A continuación transcribo un cuadro de estadística del estado de procedimientos, actualizado por la ICANN34 al 10 de mayo de 2004, que considero de interés:

No. Procedimientos No. Nombres de Dominio Resultado 566 931 Pendientes de resolución 24 34 Suspendidos por petición del actor 26 49 Suspendidos por otros motivos 616 1014 Total pendientes de resolución

6215 10719 Transferencia del nombre de dominio 47 60 Registro cancelado

1468 1892 Decisión favorable al demandado 60 640 Decisión dividida

7790 13311 Total decisiones 8 15 Acuerdo transacción con transferencia

20 20 Acuerdo transaccional del que se desconocen términos

10 13 Demandas no aceptadas con señalamiento de mala fe

715 1052 Demandas no aceptadas sin señalamiento de mala fe

205 271 Demandas simplemente no aceptadas 958 1371 Total que no necesitaron resolución

2.2 Ante la justicia ordinaria

Esta es la forma tradicional y en realidad definitiva de solucionar los conflictos. He mencionado ya en el presente capítulo varios casos que se han substanciado ante los tribunales ordinarios. La materia problemática que constituye la jurisdicción, que es fundamental considerar antes de ejercer el derecho de acción, es tratada a continuación.

34 Disponible en http://www.icann.org/udrp/proceedings-stat.htm

22

3. El problema de la jurisdicción

Nacen problemas relativos a la jurisdicción y la ley aplicable en conflictos relativos a los nombres de dominio en Internet por su ámbito internacional, al no existir fronteras físicas como en los estados y por que la información es accesible desde cualquier parte del mundo.

Para el tratadista Carbajo Cascón35 los problemas que generan los conflictos “transnacionales” entre signos distintivos y nombres de dominio son tres: la determinación de la jurisdicción competente, la determinación de la legislación aplicable y el reconocimiento, ejecución y extensión territorial de los efectos de la sentencia. 3.1 Jurisdicción competente Por jurisdicción competente entendemos cuál es o cuáles son las cortes que podrían conocer de un conflicto entre un signo distintivo y un nombre de dominio en un ámbito internacional. Existe importante jurisprudencia francesa sobre el tema, citada por el mismo tratadista Carbajo Cascón, específicamente los casos Atlantel, Framatome y Saint Tropez, donde los tribunales franceses al conocerlos se han declarado competentes. Los tres casos citados se tratan de marcas registradas en Francia, que fueron registradas como nombres de dominio .com, a su vez por empresas francesas, pero diferentes de los titulares de los signos distintivos.

Han asumido competencia las cortes francesas sobre estos casos (los nombres de dominio se encontraban registrados en los EE.UU.) al considerar que se había producido un hecho dañoso en el territorio francés que podía afectar a los consumidores de dicho país, los que se podían ver confundidos (el contenido de las páginas estaba fundamentalmente dirigido al público residente en Francia). En general, consideraron que se estaría violando la ley francesa que prohíbe el riesgo de confusión, asociación, competencia desleal, dilución, etc.

De otro lado, según el mencionado tratadista, las cortes francesas decidieron aplicar la legislación del lugar de recepción del daño y no de emisión de la información36, ya que lo contrario podría llevar al absurdo caso de que no exista

35 CARBAJO CASCON, Fernando. Ob. Cit., pág. 134. 36 Por la naturaleza extraterritorial del Internet, es muy factible que la información que produce daño en un determinado territorio, provenga de cualquier otro. El hecho que se produzcan estas situaciones en muchos casos es normal, por ejemplo, en el caso de un ecuatoriano que desarrolle una página web la que es identificada con un nombre de dominio .com, seguramente le puede resultar más barato contratar el “web hosting” en el exterior, en EE.UU. comúnmente, donde al haber más competencia que en Ecuador de este tipo de empresas, por lo general los costos

23

infracción en el lugar de emisión y por tanto el nombre de dominio sea lícito, a pesar de que si hay infracción en el lugar de destino principal de la página web.

Otro caso similar fue Playboy Enterprises, Inc. v. Chuckleberry Publishing Inc.37 donde las cortes de los EE.UU. se declararon competentes. El demandado, la empresa Chuckleberry Publishing Inc. editaba una revista erótica on-line bajo el nombre de dominio playmen.it (el tld it corresponde a Italia), la que estaba dirigida de manera fundamental al público de los EE.UU. y de Italia, en este último país, donde estaba además registrada la marca.

Comenta el tratadista Carbajo Cascón que de acuerdo a la legislación de los EE.UU. los tribunales de ese país se consideraron competentes ya que se estaba produciendo un hecho dañoso en su territorio. El resultado del caso fue la prohibición del uso del nombre de dominio y por tanto del ofrecimiento del servicio para el público de los EE.UU., a través de una obligación consistente en que los usuarios tengan que suscribirse y que en la página web se indique la restricción correspondiente.38

“Parece, pues, que sólo podrán declararse competentes los tribunales de un Estado donde el titular del nombre de dominio se manifieste de forma efectiva (no casual o esporádicamente) a través de la red y con cierta regularidad en su tráfico económico, violando y causando un daño al derecho exclusivo del titular (nacional o residente en ese Estado) de un signo distintivo idéntico o semejante al dominio (confusión, aprovechamiento o perjuicio desleal o dilución del signo).”39 3.2 Legislación aplicable

En lo que se refiere a este tema, hay la posibilidad de aplicar dos tesis, la de la emisión de la información o la de la recepción.

Según la primera tesis, es aplicable la ley del país de la emisión de la información, es decir del país en donde tiene origen la página web a través de la que se prestan los servicios o se venden los productos.

Según la segunda tesis, sería aplicable la ley del lugar de la recepción de la información o de las prestaciones.

Coincido con el tratadista Carbajo Cascón en que la primera tesis podría producir situaciones injustas, ya que a quienes quisieran infringir derechos, les

son más bajos y el servicio más rápido. Puede suceder también que la localización de la información de manera intencional se la realice en el exterior, de una manera desleal, con el fin de intentar burlar la competencia de los jueces de un país determinado o hacer que el titular del signo distintivo, tenga dificultades por los altos costos que puede suponer demandar en el extranjero. 37 USDC de Nueva York, julio 19 de 1996. 38 Comentarios al caso disponibles en http://zeus.bna.com/elaw/cases/playmen.html. Referencia de CARBAJO CASCON, Fernando. 39 Ibid, pág. 139.

24

bastaría con situar sus centros de operaciones en países en donde no existan tipos para la infracción correspondiente, resultando impunes respecto de sus actos.

En este sentido, parece más lógico y adecuado, la aplicación de la ley del lugar donde se manifiesta la página web regularmente en el tráfico económico (lex loci delicti), que además es lo acorde según la legislación ecuatoriana, tal como será explicado posteriormente. 3.3 La sentencia (reconocimiento, ejecución y extensión territorial)

En lo relativo al reconocimiento y ejecución de la sentencia, habrá que remitirse a los tratados internacionales pertinentes como por ejemplo el Código Sánchez de Bustamante, en las normas relativa al “exequatur”.

Lo que sí debe ser tratado con mucho cuidado es la extensión territorial que debe tener una sentencia judicial, ya que no se puede permitir que la decisión de un tribunal, relativa a la situación jurídica que se produce en un solo país, pueda afectar a toda la comunidad internacional.

En un caso por ejemplo en que un nombre de dominio afecte derechos sobre signos distintivos en Ecuador, los tribunales ecuatorianos serán competentes para prohibir el uso del nombre de dominio dirigido a los usuarios ubicados en el territorio ecuatoriano, más no podrán exigir el abandono total del nombre de dominio fuera de las fronteras ecuatorianas; esto por supuesto, sobrepasaría su competencia.

Lo importante será que la decisión judicial imponga la adopción de medios técnicos que limiten o impidan el acceso desde el punto de vista territorial a los usuarios de Internet de un país. 3.4 Situación ecuatoriana en el ámbito civil / mercantil y penal

En lo que se refiere al ámbito civil y mercantil, el perjuicio que puede causar el registro y uso de un nombre de dominio se traduce en un delito o cuasidelito civil, que obliga al comitente a la indemnización correspondiente, de acuerdo a lo establecido por la norma general del artículo 2241 del Código Civil y las normas pertinentes en materia específica de Propiedad Industrial.

Esta clase de obligaciones extracontractuales, derivadas de hechos ilícitos, se pueden regir, según Larrea Holguin40, por la ley del lugar en que se produjo el hecho ilícito o por la ley del juez, la lex fori. Sin embargo, por lo general el delito sigue la ley del lugar en donde se cometió.

40 LARREA HOLGUIN, Juan I. Derecho Internacional Privado. Ed. Corporación de Estudios y Publicaciones, 1986, pág. 249.

25

El artículo 296 de la LPI señala que la competencia en materia de Propiedad Intelectual se fija de acuerdo a las reglas de los artículos 27, 28, 29 y 30 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que es competente:

1. El juez del domicilio del demandado. 2. El juez del lugar en donde se encuentre el demandado cuando este

no tenga domicilio fijo. 3. (art. 30, no. 5 CPC) El del lugar en donde se causaron los daños. Adicionalmente, el mismo artículo establece que son competentes los

jueces del lugar en donde se ha cometido la infracción; que cuando se trata de transmisiones vía satélite, la infracción se considera cometida bien en el lugar de origen, como en el lugar de destino de la información de forma predominante; y que cuando se trata de infracciones cometidas a través de redes de comunicación digital, las mismas se entienden cometidas en el lugar en que se encuentren los servidores de los sistemas informáticos o bien en el lugar donde la transmisión se hiciere accesible al público de forma predominante.

El citado artículo de la LPI se refiere de forma genérica a la competencia en materia de Propiedad Intelectual, por lo que se debe entender tanto a los aspectos de responsabilidad civil o penal que se deriven de esta materia. Lo dicho, además concuerda con establecido por el Código Penal en el artículo 5, en donde se establece que toda infracción cometida dentro del territorio ecuatoriano, por ecuatorianos o extranjeros, será juzgada y reprimida de acuerdo a la leyes ecuatorianas, considerándose como infracciones cometidas en el territorio ecuatoriano, entre otras, aquellas cuyos efectos de acción u omisión se produzcan en el Ecuador o en lugares sometidos a su jurisdicción.