Los Signos Distintivos. Guía de Preguntas y Respuestas

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Signos Distintivos

Guía de preguntas y respuestas

Leandro García Valdez

Signos Distintivos

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ÍNDICE

Índice………………………………………………………………………………………………………………...................

Introducción…………………………………………………………………………………………………………………

1. LOS SIGNOS DISTINTIVOS

1.1. ¿Qué son los signos distintivos?..................................................................................................

1.2. ¿Cuáles son las características de los signos distintivos?...................................................

1.3. ¿Cuál es la importancia de los signos distintivos en el mercado?....................................

1.4. ¿Cuáles son los signos distintivos regulados en la legislación nacional?..........................

2. LA MARCA

2.1. Ideas Preliminares sobre la Marca

2.1.1. ¿Qué es una marca?............................................................................................................

2.1.2. ¿Qué puede constituirse como marca?...............................................................................

2.1.3. ¿Cuál es la función de las marcas en el mercado?..........................................................

2.1.4. ¿Qué requisitos debe tener un signo para ser considerado una marca?.....................

2.1.5. ¿Cuándo un signo distintivo no es registrable?..............................................................

2.1.6. ¿Es valorizable económicamente una marca?................................................................

2.1.7. Si la marca es un intangible valorizable ¿Puede formar parte de un aporte en una

sociedad?........................................................................................................................................

2.1.8. ¿Cuál es el tratamiento contable y tributario de una marca como aporte no dinerario

en una sociedad?...........................................................................................................................

2.1.9. ¿Es obligatorio registrar una marca?................................................................................

2.1.10. ¿Bajo qué sistema de adquisición del derecho marcario está suscrito el Perú?.......

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2.2. Exclusiones o Prohibiciones en el Registro de Marcas

2.2.1. Prohibiciones Absolutas del Registro de Marca………………………………………………………

2.2.1.1. ¿Cuáles son las prohibiciones absolutas de registro?........ .........................................

2.2.1.2. ¿Cuándo una marca no tiene distintividad?...............................................................

2.2.1.3. ¿Cuándo una marca consiste exclusivamente en formas usuales, técnicos o

descriptivos?..................................................................................................................................

2.2.1.4. ¿Cuándo una marca puede engañar a los consumidores sobre la procedencia, la

naturaleza o modo de fabricación del producto o servicio?.....................................................

2.2.1.5. ¿Cuándo una marca busca engañar a los medios comerciales y reproducir o imitar

denominaciones de origen protegidas?......................................................................................

2.2.1.6. ¿Qué sucede cuándo una marca reproduce o imita las banderas, escudos, sellos o

emblemas de estados y organizaciones?.....................................................................................

2.2.1.7. ¿Cuándo una marca es contraria a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas

costumbres?..................................................................................................................................

2.2.1.8. ¿Hay alguna excepción dentro de las prohibiciones absolutas?.................................

2.2.2. Prohibiciones Relativas del Registro de Marca………………………………………………………

2.2.2.1. ¿Cuáles son las prohibiciones relativas de registro?...................................................

2.2.2.2. ¿En qué consiste el riesgo de confusión?....................................................................

2.2.2.3. ¿Cuáles son los tipos de confusión?.............................................................................

2.2.2.4. ¿Es posible la coexistencia de dos signos distintivos idénticos o semejantes?............

2.2.2.5. ¿Cuál es el medio para que dos o más marcas coexistan?........................................

2.2.2.6. ¿Cuándo conviene celebrar un Acuerdo de Coexistencia?.......................................

2.2.2.7. ¿En qué instancia del procedimiento administrativo ante el INDECOPI se puede

llegar a acuerdos entre las partes en conflictos?......................................................................

2.2.2.8. ¿En qué consiste el riesgo de asociación?....................................................................

2.2.2.9. ¿En qué consiste el riesgo de dilución?........................................................................

2.3. Ciclo de Vida de la Marca

2.3.1. Constitución de la Marca………………………………………………………………………………………

2.3.1.1. ¿Qué debo hacer antes de registrar una marca?.........................................................

2.3.1.2. Luego de verificar que mi signo distintivo no tiene semejante ni idéntico ¿Cómo se

realiza la solicitud de registro?....................................................................................................

2.3.1.3. ¿Qué debo señalar en el petitorio?................................................................................

2.3.1.4. ¿En qué consiste el procedimiento de la publicación?...............................................

2.3.1.5. ¿Se puede oponer a una solicitud de registro?...........................................................

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2.3.1.6. ¿Cuáles son los plazos para la oposición?....................................................................

2.3.2. Derechos que confiere el registro………………………………………………………………………..

2.3.2.1. ¿Cuáles son los derechos que confiere el registro?....................................................

2.3.2.2. ¿Qué es el derecho de exclusiva?.......................................................................................................

2.3.2.3. ¿Qué entendemos por exclusión positiva y negativa?................................................

2.3.2.4. ¿Puedo limitar el derecho de exclusiva?......................................................................

2.3.2.5. ¿Es posible otorgar una licencia respecto a una marca? …………………………...

2.3.2.6. ¿Qué es un contrato de licencia de marca?.................................................................

2.3.2.7. ¿Cuál es la obligación contractual del licenciante y del licenciado?...................................

2.3.2.8. ¿Quién es responsable con los consumidores cuando se otorga la licencia de una

marca?...........................................................................................................................................

2.3.2.9. ¿Se puede transferir una marca?................................................................................

2.3.2.10. ¿Puede ser usado como medio de garantía una marca?.........................................

2.2.3. Pérdida del derecho sobre una marca…………………………………………………………………

2.2.3.1. ¿Puedo perder el derecho sobre una marca?............................................................

2.2.3.2. ¿Qué es la caducidad del registro de marca?.............................................................

2.2.3.3. ¿Qué es la cancelación del registro de la marca?.......................................................

2.2.3.4. ¿Puedo declarar nulo el registro de una marca?.......................................................

2.2.3.5. ¿Cuáles son los tipos de nulidad?................................................................................

2.2.3.6. ¿Puede ser solicitada la nulidad de oficio?.................................................................

2.2.3.7. ¿Puedo renunciar al registro de una marca?.............................................................

2.4. Clasificación de las Marcas

2.4.1. ¿Cuál es la clasificación según el objeto sobre el que recaen?.....................................

2.4.2. ¿Cómo se clasifican las marcas de productos y servicios?............................................

2.4.3. ¿Cuál es la clasificación según su grado de conocimiento de la marca en el mercado?

2.4.4. ¿Qué es una marca notoriamente conocida?.................................................................

2.4.5. ¿Qué es una marca renombrada?...................................................................................

2.4.6. ¿Cuál es la clasificación según la estructura de la marca?...........................................

2.4.7. ¿Qué es una marca denominativa?................................................................................

2.4.8. ¿Qué es una marca figurativa?........................................................................................

2.4.9. ¿Qué es una marca mixta?...............................................................................................

2.4.10. ¿Cuál es la clasificación según la particularidad de su titular?..................................

2.4.11. ¿Qué es una marca colectiva?........................................................................................

2.4.12. ¿Qué requisitos tiene el registro de una marca colectiva?.......................... ...............

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2.4.13. ¿La transferencia de marcas colectivas es igual al de una marca común?.................

2.4.14. ¿Qué es la marca de certificación?...................................................................................

2.4.15. ¿Cuáles son las acciones derivadas de una marca de certificación?..........................

2.4.16. ¿Cuál es la clasificación según el objeto que se persigue con el registro?.................

2.4.17. ¿Qué es una marca ofensiva?.................................................................................................................

2.4.18. ¿Qué es una marca defensiva?......................................................................................

3. LEMAS COMERCIALES

3.1. ¿Qué son los lemas comerciales?.........................................................................................

3.2. ¿Qué relación o vínculo tiene la marca con el lema comercial?........................................

3.3. ¿Cuáles son los requisitos de registrabilidad de un lema comercial?.............................

3.4. Cuando la ley no señale respecto al tratamiento jurídico del lema comercial ¿Bajo qué

criterios se regirán los lemas comerciales?................................................................................

4. NOMBRES COMERCIALES

4.1. ¿Qué son los nombres comerciales?.....................................................................................

4.2. ¿Qué diferencia hay entre el nombre comercial y la denominación social?....................

4.3. ¿A partir de cuándo se reconoce el uso del nombre comercial?......................................

4.4. ¿El uso de una denominación social como signo distintivo confiere algún derecho de

exclusividad sobre él ya sea como marca o nombre comercial?..............................................

4.5. ¿Cómo es el procedimiento de publicación de la solicitud?..............................................

4.6. ¿Cómo ejerce un titular su derecho en base a un nombre comercial?............................

4.7. Cuando la ley no señale respecto al tratamiento jurídico del nombre comercial ¿Bajo

qué criterios se regirán los lemas comerciales?........................................................................

5. DENOMINACIÓN DE ORIGEN

5.1. ¿Qué son las denominaciones de origen?............................................................................

5.2. ¿Cuáles son los impedimentos para el registro de las denominaciones de origen?.............

5.3. ¿Cuál es el contenido de la solicitud para obtener la autorización de uso?....................

5. 4. ¿Qué se debe hacer si la producción y elaboración se realizan en áreas geográficas

distintas?................................................................................................................... ....................................................

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INTRODUCCIÓN

“Es un error de primer orden emitir teorías antes de tener datos. Uno comienza, sin darse

cuenta, a alterarlos hechos para ajustarlos a las teorías, en vez de alterar las teorías para

ajustarlas a los hechos”, dijo Sherlock Holmes1. Mucha razón tiene el famoso detective, aún

más si lo extrapolamos al mundo del derecho, en tanto, nosotros, los abogados, solemos

manejarnos en un mundo de lo abstracto, de los conceptos y supraconceptos, los cuales

buscamos que encajen en la realidad cayendo en una retórica que desnaturaliza la razón

misma del Derecho: regular las relaciones humanas, es decir, los hechos.

En ese sentido, es necesario insistir en mantener el carácter de ciencia social al derecho, es

decir, como una herramienta al servicio de las relaciones humanas, que regula la conducta

humana y no como un medio de repentes antojadizos doctrinarios. Nos obstante, sería injusto

si afirmáramos que todas las ramas del derecho se encuentran “contaminadas” con el

abstraccionismo. Todo lo contrario, hay algunas que han mantenido su funcionalidad práctica,

es decir, surgen a partir de la necesidad real de regular una situación determinada. Tal es el

caso de la Derecho de la Propiedad Intelectual, la cual nace a partir de una necesidad concreta

de la sociedad: la protección de los intangibles originados a partir de la capacidad creadora e

inventiva humana. Esta protección permite al titular percibir determinados beneficios por su

creación, así mismo, configura un sistema de incentivos para que los sujetos se vean

estimulados a crear, innovar e inventar, en tanto sepan que la titularidad de estos intangibles

les permite, aparte de obtener beneficios, oponerse a otros sujetos que buscan usar de

manera indebida y desautorizada su creación.

En ese contexto, consideramos importante desarrollar de manera práctica y funcional los

principales puntos de una de las ramas de la Propiedad Intelectual: Los Signos Distintivos. Para

1 CONAN, Arthur. Las aventuras de Sherlock Holmes. Edición de Alejandro Pareja. Biblioteca Edaf Juvenil. Madrid

2006, p. 32.


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cumplir a cabalidad con dicha finalidad hemos establecido un sistema de preguntas y

respuestas a fin que sirva como un manual de consultas. Los temas a tratar en el presente

trabajo serán: Marca, el signo distintivo por antonomasia, así como sobre el nombre comercial,

el lema comercial y la denominación de origen.

Finalmente, esperamos que este trabajo pueda servir como una guía rápida para las personas

interesadas o afines a las materias de los signos distintivos. Esperamos con el tiempo poder

completar el presente trabajo con las otras ramas de la propiedad intelectual, tales como las

Innovaciones y Nuevas Tecnologías, y el Derecho de Autor.

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2. LOS SIGNOS DISTINTIVOS

1.1. ¿Qué son los signos distintivos?

Tal como se mencionó anteriormente, dentro del rubro de la Propiedad Industrial tenemos a

los signos distintivos los cuales cumplen un papel importante en las actividades económicas

del mercado. Los signos distintivos son los símbolos usados por los agentes del mercado cuya

principal finalidad de diferenciar actividades homólogas, fuente de origen de los productos o

servicios que éstos ofrecen, así como establecimientos, servicios y productos empresariales.

1.2. ¿Cuáles son las características de los signos distintivos?

Teniendo una idea de la definición de los signos distintivos, podemos colegir las que sus

especies (marca, nombre comercial, lema comercial y denominación de origen) tienen

características comunes, propias de los signos distintivos. Al respecto, Medina y Pacheco2

señalan que podemos sintetizar tres características de los signos distintivos:

“Se separan del objeto que los exhibe: Los derechos que atribuye la propiedad industrial sobre

los signos distintivos – esto ocurre en todas las aplicaciones de la propiedad industrial- se

desprenden de aquello que los exterioriza. Lo que se resguarda es la especial forma de

utilización que ha sido compuesta por el creador del signo distintivo- representativo de un

desarrollo empresarial juzgado por el público- siendo inmaterial aquello que lo comunique;

pues si se ampara aquello que contiene el signo, al momento de transferirlo se terminaría la

protección. Esto se sustenta gracias a la clasificación de las cosas en corporales e incorporales.

Son de contenido patrimonial: Esta característica diferencia a los signos distintivos que

particularmente se componen de palabras, con los nombres que tienen las personas naturales

2 MEDINA, Héctor y Pacheco, Eduardo. Nombres de Dominio, Signos Distintivos y la Política Uniforme de Solución de

Controversias en materia de Nombres de Dominio. Sitio Web: Biblioteca de Derecho de la Universidad Javeriana de Colombia. Consultado el 31/05/2012. URL: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere2/Tesis01.pdf


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como atributo de su personalidad. Los signos distintivos son bienes mercantiles y por ende,

enajenables, renunciables, etc. Frecuentemente, los signos distintivos tienen un gran valor

dentro de los activos de la sociedad que los forja, pues transmiten información compactada en

ellos, relacionada con el empresario y las cualidades del producto o servicio, que justifican las

cuantiosas inversiones en publicidad. Sin los signos distintivos los empresarios y sus productos

serían desconocidos en el mercado, circunstancia que explica su importancia económica.

Son de acceso público: Prácticamente ocurre el efecto contrario al tutelado por el derecho a la

intimidad personal, pues para sus titulares, los signos distintivos son el vehículo por el cual

penetran en un mercado. Entre más conocido el signo distintivo, más inelástica será la

demanda por lo identificado y en consecuencia, los empresarios podrán obtener mejores

ganancias financieras. (…)”

1.3. ¿Cuál es la importancia de los signos distintivos en el mercado?

En la actualidad, se ha redimensionado el papel de los signos distintivos en el mercado. Ya no

podemos limitar su definición a la función primigenia: distinguir, sino en cambio constituyen

un elemento importante para los agentes económicos como un bien intangible con valor

económico propio.

Al respecto, Segura señala que los signos distintivos, tienen una gran importancia, ya que con

ellos se identifica un producto de los demás que se encuentran en el mercado; la importancia

económica de las marcas se deriva de que cada uno de ellos comporta un determinado

prestigio frente a los consumidores y frente al resto de los competidores, fruto de una

actividad industrial y comercial prolongada con unos determinados niveles de calidad y

fiabilidad.3

1.4. ¿Cuáles son los signos distintivos regulados en la legislación nacional?

En la legislación nacional se regulan los siguientes signos distintivos:

La marca

El lema comercial

El nombre comercial

La denominación de origen

3 SEGURA, María José. Derecho Penal y Propiedad Industrial. Civitas. Alicante 1995, p. 179.

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2. LA MARCA

2.1. Ideas Preliminares sobre la Marca

2.1.1. ¿Qué es una marca?

La marca es el signo distintivo por excelencia debido, principalmente, a fenómenos como la

globalización que permiten ampliar el ámbito geográfico de los mercados nacionales para

pasar a un mercado global. De manera generalizada, se define a la marca como cualquier signo

que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. En ese sentido, la marca es

un signo distintivo que constituye un bien intangible distinto al producto o servicio que ella

identifica. Tanto es así, que cuando una persona compra un chocolate de una marca

determinada, se transfiere la propiedad del chocolate, pero no de la marca, quedando ésta en

propiedad de su titular. Así mismo, puede llegar a constituirse en símbolo de calidad y medio

de promoción comercial idóneo, siendo un instrumento que ayuda a garantizar la libre

competencia en una economía de mercado.4 Una marca puede estar constituida de palabras,

números, formas y colores de manera independientes o combinados. Además, puede

constituirse como marcas los signos tridimensionales (como la botella de la cerveza Cusqueña),

signos sonoros (sonidos como el rugido del león que sale en las películas producidas por

la Metro Goldwyn Mayer), signos olfativos (olores como los perfumes) y una combinación de

los mismos.

2.1.2. ¿Qué puede constituirse como marca?

Podrán constituirse como marcas cualquier signo que sea apto para distinguir productos o

servicios del mercado. Así mismo, podrán registrarse los signos susceptibles de representación

4 MARQUEZ, Thaimy. Manual para el Examen de Registrabilidad de Marcas en las Oficinas de Propiedad Industrial

de los Países Andinos. Oficina de Signos Distintivos de INDECOPI, Lima, 1996, p. 1.


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gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso

será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

Las palabras o combinación de palabras.

Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,

emblemas y escudos.

Los sonidos y los olores.

Las letras y los números.

Un color delimitado por una forma o una combinación de colores.

La forma de los productos, sus envases o envolturas.

2.1.3. ¿Cuál es la función de las marcas en el mercado?

A primera impresión podríamos señalar que la función de distinguir un producto o un servicio

en el mercado, sin embargo, las consecuencias en el día a día van más allá. Es por ello que

cuando hablamos, en la actualidad, de marcas no sólo nos referimos a la denominación o a un

elemento de identificación en el mercado, sino a un potencial activo empresarial. En ese

sentido, Fernández- Novoa5 señala que las marcas cumplen cuatro funciones las cuales son:

“La función indicadora de la procedencia empresarial. La función fundamental y

primaria de la marca es poner en manifiesto ante el público que los productos (o

servicios) portadores de la marca proceden de una determinada empresa. (…)

Función indicadora de la calidad. La contemplación de una marca enlazada con un

producto o un servicios suscita, de ordinario, en la mente del consumidor la creencia

de que el producto o el servicio posee ciertas características, las cuales a veces son un

tanto vagas e indeterminadas, mientras que otras serán más precisas, denotando un

determinado nivel de calidad del producto o servicio. (…)

La función condensadora de goodwill o buena reputación. Desde la perspectiva del

titular, la función más importante de la marca es la de constituir un mecanismo en el

que va sedimentándose progresivamente la eventual buena reputación (goodwill) de

que gocen, entre el público de los consumidores, los productos o servicios

diferenciados por la marca.

La función publicitaria. Una cuestión muy debatida es la de si la marca cumple una

función publicitaria jurídicamente relevante. (…) la marca no solo es un símbolo

5 FERNANDEZ- NOVOA, Carlos. “Marcas”. En: Manual de Propiedad Industrial. Marcial Pons. Madrid, 2009, pp. 488-

491.

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de goodwill, sino que es con frecuencia el mecanismo más efectivo para crear

el goodwill.

2.1.4. ¿Qué requisitos debe tener un signo para ser considerado una marca?

Es unánime en la doctrina y en la legislación nacional como la andina la determinación de los

elementos o requisitos que tiene que tener un signo distintivo para que sea considerado como

marca y por ende, obtener la posterior inscripción. En primer lugar, tenemos la

perceptibilidad, es decir, el signo distintivo debe tener la capacidad de materializarse de tal

forma que pueda ser percibido por el consumidor. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina agrega: “que la marca al ser un bien inmaterial, debe necesariamente

materializarse para ser apreciada y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los

sentidos, no podrá ser susceptible de registro.6 En segundo lugar, debe tener distintividad

respecto a los otros signos de los productos o servicios que existen en el mercado a fin de no

traer confusión en el consumidor. Sobre ello, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,

también refiere que: “El signo distintivo es aquel individual y singular frente a los demás y que

no es confundible con otros de la misma especie en el mercado de servicios y de productos. El

signo que no tenga estas características, carecería del objeto o función esencial de la marca,

cual es el de distinguir unos productos de otros”7 También, debe ser susceptible de

representación gráfica, es decir que nos permita a los consumidores tener una imagen ideal

del signo como de sus características. Finalmente, Alemán señala que: “La representación

gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca,

valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre

que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”8

2.1.5. ¿Cuándo un signo distintivo no es registrable?

Como señalábamos en pregunta anterior, para que un signo distintivo sea considerado como

marca debe cumplir tres requerimientos: Ser perceptible, tener distintividad y tener la

capacidad de ser representado gráficamente. Esta confluencia de requisitos tiene como

consecuencia que el registro de un signo distintivo sea exitoso y por lo tanto se constituya en

6 Proceso N° 074- IP- 2004. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

7 Proceso N° 019- IP- 2000. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

8 ALEMÁN, Marco. Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios. Top Manangement. Bogotá,

1995, p. 77.


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una marca registrada, contrario sensu, si un signo carece de alguno o alguno de los

requerimientos antes señalados no podrá ser registrado.

2.1.6. ¿Es valorizable económicamente una marca?

Sí. Las marcas son bienes intangibles sujetos a valorización, al igual que los bienes tangibles.

Mediante la valorización marcaria permitirá a las empresas tener una ventaja competitiva

respecto a las otras dentro del mercado. Sin embargo, la intangibilidad del bien marcario

proporciona una alta dosis de subjetividad en su valoración, teniendo un grado de dificultad

importante al momento de realizarla. Al respecto, Flint9, propone algunos criterios de

valorización que nos permite materializar el procedimiento por medio de tres principales

enfoques:

“Enfoque de Costos (...) Debemos intentar determinar el valor de la marca sobre la

base del valor de transacción de la misma en el mercado. En este caso, es necesario

que existan mercados activos para productos similares u homogéneos, lo que es difícil

de encontrar. También es posible trabajar basado en costos históricos de la inversión

que se realizó. Se actualizan los costos en que se incurrió para llegar a la etapa actual

de la marca. En otras palabras, evaluar el costo de posicionar un producto idéntico

con una marca que llegue a un nivel de venta similar al de la marca actual, o evaluar la

notoriedad de la marca y analizar el costo que debemos incurrir para crear una marca

nueva con el mismo nivel de notoriedad. Determinar cuáles son los costos que se

deben hacer para obtener una marca similar.

Enfoque de Ingresos (…) Una definición de este enfoque o income approach (enfoque

de ingresos) consiste en actualizar los flujos de caja o utilidades puede originar la

marca en el futuro. La tasa de descuento es aquella que incorpora a nivel de riesgo

propio de la marca.

Enfoque de Mercado. El trademark value (valor de mercado) se encuentra compuesto

por el valor de la marca y su incremento de eficiencia. El valor de la marca está

referido a los flujos atribuidos a la marca producto de la comparación de royalties

rates (tasa de regalías) en la relación de utilidad e ingreso.

(…)

¿Qué metodología de valorización encontramos en el Perú? El sistema más usado es el cálculo

de valor de los activos intangibles de la empresa, durante los últimos años, en términos de

9 FLINT, Pinkas. “La valorización de marcas, goodwill y otros intangibles”. En: Actualidad Jurídica N° 141. Lima, 2005,

pp. 261- 262.

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valor presente. Ingreso promedio anual de las regalías recibidas, multiplicadas por el número

de años de vida útil. Esto forma el valor de los derechos patrimoniales de un activo

patentado.”

2.1.7. Si la marca es un intangible valorizable ¿Puede formar parte de un

aporte en una sociedad?

Sí. Como bien se ha señalado, la marca, en la actualidad, va más allá de ser un mero signo

distintivo, es un intangible que constituye un activo empresarial en el mercado. La marca, en

su calidad de bien mueble puede, sin lugar a dudas, formar parte del patrimonio de una

sociedad, incluso sería totalmente válido realizar un aumento de capital utilizándola como

aporte. En ese mismo sentido, Kresalja10 señala:

Quienes constituyan una sociedad convienen en aportar bienes (muebles o inmuebles)

o servicios.

Se consideran bienes muebles a los derechos patrimoniales de autor, de invento, de

patentes, de nombres, marcas y otros similares.

Por lo tanto, una marca es susceptible a formar parte del capital social de una empresa

como bien mueble. Es importante que dicho aporte cuente con un informe de

valorización, el cual debe estar adjunto a la escritura pública.

Finalmente, efectuada la valorización de aportes no dinerarios, el Directorio de la

sociedad está obligado a revisarla, requiriendo el voto de la mayoría de los directores.

Sin perjuicio de lo anterior, subsiste el mecanismo de revisión de la valorización a cargo del

directorio y la comprobación judicial a petición de cualquier accionista.

2.1.8. ¿Cuál es el tratamiento contable y tributario de una marca como aporte

no dinerario en una sociedad?

Tal como hemos señalado anteriormente, queda claro que una marca, como bien intangible y

mueble, puede ser considerado como un aporte societario. En ese sentido, es importante

tener una idea de su tratamiento tributario y contable a fin de hacerlo efectivo. Al respecto, la

norma contable aplicable es la Norma Internacional de Contabilidad N° 38 (NIC 38) porque

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KRESALJA, Baldo. “La Propiedad Industrial. Evolución y tratamiento normativo en la Región Andina y el

Perú”. Palestra Editores. Lima, 2004, p. 122-123


14

prescribe el tratamiento contable de los activos intangibles11 como la propiedad intelectual (en

este caso, una marca). Además, la norma señala que se reconocerá el activo intangible si es

probable de los beneficios económicos futuros que se han atribuido a este fluyan a la entidad y

el coste del activo puede ser valorado de forma fiable. Al respecto, Morales12 señala que: “Es

preciso tener presente que el tratamiento jurídico es distinto al tratamiento contable puesto

que mientras el primero está más ligado a la utilización de compromisos escritos, de

declaraciones juradas y de comprobaciones periciales de valor de la marca, el tratamiento

contable consiste en que la marca se contabiliza cuando se realiza; es decir, cuando se

transfiere y por lo tanto se le otorgue un valor concreto. (…)Finalmente, las normas tributarias

establecen como requisito para que el gasto relacionado al activo intangible sea admitido, que

el mismo esté vinculado a un intangible de duración limitada. Así mismo, establecen una vida

útil para el activo intangible no mayor de 10 años (…)”

2.1.9. ¿Es obligatorio registrar una marca?

No. Tampoco es requisito para que una empresa inicie sus actividades comerciales. No

obstante, el registro marcario brinda seguridad respecto al uso exclusivo del signo distintivo. Es

decir, el registro es el único mecanismo por el cual el titular puede impedir que terceros usen

signos similares (fonéticos o figurativos) que puedan confundir la procedencia empresarial.

2.1.10. ¿Bajo qué sistema de adquisición del derecho marcario está suscrito

el Perú?

En primer lugar, es pertinente mencionar que en lo referido a la adquisición del derecho de

marca hay dos sistemas:

Sistema Atributivo.- Consiste en que el registro otorga la protección exclusiva de la

marca por 10 años. Es decir, el registro otorga el derecho de exclusiva respecto a una

marca.

Sistema Declarativo.- Es aquel en que el derecho exclusivo nace con el uso y sólo

después se efectúa el registro.

11

Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física, según las definiciones del NIC 38. 12

MORALES, Jesús. La marca como aporte no dinerario en la sociedad anónima. En: Actualidad Jurídica. Tomo 137.

Lima 2005, p 270.

Signos Distintivos

15

En el caso peruano, nos adscribimos al sistema atributivo, porque los derechos marcarios

nacen a partir del registro en el INDECOPI. No obstante, el carácter atributivo no puede

aplicarse con criterio rigurosamente formal de modo que prive, a quienes no tienen registrada

su marca, de la protección que surge de los principios generales del derecho, ya sea para evitar

prácticas desleales o ya fuera para tutelar el derecho de una clientela formada por una

actividad lícita.13

Un caso excepcional, como señala el parágrafo anterior se da, por ejemplo, cuando un tercero

usa una marca notoriamente conocida con la finalidad de beneficiarse de su fama y de su

posicionamiento en el mercado. Si bien es cierto, la marca notoriamente conocida puede no

contar con el registro respectivo, la autoridad competente puede determinar que la condición

de registro no puede constituir una regla absoluta y dar la protección debida al titular de la

marca notoriamente conocida.

Por otro lado, si bien a primera vista podemos señalar que por medio del sistema atributivo

induce al futuro titular de la marca a mayores costos de transacción14 estos son justificados

porque brindan una mayor seguridad y certidumbre en dos situaciones: La primera, impide

que un tercero, queriendo aprovecharse del posicionamiento en el mercado de una

determinada marca la use indebidamente. En segundo lugar, porque permite que al momento

de la inscripción haya la certeza que la marca elegida no tiene una similar o igual dentro del

mercado, siendo mucha más costosa dicha búsqueda.

2.2. Exclusiones o Prohibiciones en el Registro de Marcas

Si podemos establecer una regla general, no podrá ser registrado o tendrá algún deparo para

ello, un signo que no se encuentra dentro de los parámetros del concepto del mismo, en el

caso de las marcas, debe tener los elementos constitutivos (distintividad, perceptibilidad y

susceptible de representación gráfica) como signo distintivo. Las prohibiciones se desprenden

de la falta de estos tres elementos. A fin de sistematizarlas las dividimos en dos:

13 No señala autores. “Caso Head & Shoulders”. En: Signos distintivos. Análisis y propuestas. Compilación de

trabajos de investigación del curso de signos distintivos a cargo del profesor Julio Baltazar Durand Carrión. Maestría de Derecho de Propiedad Intelectual y de la Competencia, Lima, 2006, pp. 355-356. 14 De manera genérica los costos de transacción son los gastos que un agente económico incurre por realizar un

intercambio económico, es decir, una transacción con otro agente del mercado para satisfacer su interés.


16

Prohibiciones absolutas del registro de marca

Prohibiciones relativas del registro de marca

2.2.1. Prohibiciones Absolutas del Registro de Marca

2.2.1.1. ¿Cuáles son las prohibiciones absolutas de registro?

Se encontrarán dentro de las prohibiciones absolutas las solicitudes de registro que:

No puedan constituir marca las que no reúnas los requisitos intrínsecos.

Carezcan de distintividad.

Consistan exclusivamente en formas usuales de productos o de sus envases, o en

formas o características impuestas por tu naturaleza o la función de dicho producto o

del servicio de que se trate.

Consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional

o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.

Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio

para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la

época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o

de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las

expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

Consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o

técnico del producto o servicio de que se trate.

Consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual

del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país.

Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por

una forma específica.

Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la

procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características,

cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los

mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un

riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un

aprovechamiento injusto de su notoriedad.

Signos Distintivos

17

Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas.

Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a

confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.

Reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como

marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas,

emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda

imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y

otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional.

Reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su

registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en

los países miembros.

Reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en

un país miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios

relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causa confusión o asociación con

la variedad.

Sea contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres.

Así mismo, cuando se presentan una o algunas de las prohibiciones absolutas, el INDECOPI de

oficio podrá denegar su registro. En otros términos, no se requiere de un tercero que formule

una oposición.

2.2.1.2. ¿Cuándo una marca no tiene distintividad?

Como ya se ha explicado anteriormente, la distintividad es un elemento imprescindible de la

marca y que lo hace un signo distintivo.

Por ello, el Tribunal de la Comunidad Andina, señala que no pueden ser registrados como

marca los signos que se confundan con el producto o el servicio en sí mismo considerados ni

aquellos que representan similitud confusionista con otros signos ya registrados o solicitados

por terceros.15

15

Proceso N° 004-IP-98. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.


18

2.2.1.3. ¿Cuándo una marca consiste exclusivamente en formas usuales,

técnicos o descriptivos?

Las denominaciones usuales son los términos usados por el lenguaje coloquial y cotidiano,

incluyendo a las jergas. Un ejemplo de ello, es la solicitud al registro del término “Chela” para

aludir a bebidas alcohólicas o el término “Telo” para buscar el registro de una línea de hoteles

u hospedajes. En estos casos, son términos usados de manera cotidiana dentro de un ámbito

determinado y por consiguiente, no podrán ser registrados. Sin embargo, el Tribunal de la

Comunidad Andina, señala: “Las formas usuales de los productos o de sus envases o las

impuestas por la función de aquellos, no pueden acceder al registro marcario. Pero, si se les

adiciona elementos que les permita adquirir distintividad, pueden ser registradas como parte

integrante de una marca, solo que el titular no podrá ejercer respecto de dichas formas el ius

prohibendi”16 Por otro lado, tenemos el caso de las denominaciones técnicas, que se refieren a

los nombres utilizados por los especialistas de un determinado rubro al que pertenece el

producto. Por ejemplo, si solicitamos el registro como marca de la denominación “Lepidium

peruvianum”, para querer referimos a un producto de la maca estamos ante dicha

prohibición. Finalmente, las denominaciones descriptivas también constituyen una prohibición

absoluta. Como el caso del registro de la denominación “Dulce” para caramelos o la palabra

“Seda” para referirnos a determinadas mantas.

Al respecto, el Tribunal de la Comunidad Andina, complementa, señalando: “Para que una

denominación descriptiva sea irregistrable como marca deberá representar los elementos,

cualidades o características esenciales del producto o servicio. Un signo puede ser

exclusivamente descriptivo en relación con unos productos y apto como marca para la

identificación de otros. Si el signo consiste exclusivamente en la descripción de los

componentes o ingredientes del producto, se encuentra imposibilitado para acceder al registro

marcario. Así como si el signo por registrarse o registrado ha sido solicitado para varios

productos de una misma clase, y es la expresión denominativa de unos de sus ingredientes

puede ser descriptivo para unos productos y engañoso para otros, según contengan o no tales

ingredientes. Así mismo, las palabras en idioma extranjero serán irregistrables si además de

ser conocidas en el medio geográfico en donde se va a utilizar la marca, aparecen como

genéricas o descriptivas para designar productos o servicios.”17

16

Proceso N° 023-IP-1998. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 17 Proceso N° 033-IP-1998. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Signos Distintivos

19

2.2.1.4. ¿Cuándo una marca puede engañar a los consumidores sobre la

procedencia, la naturaleza o modo de fabricación del producto o servicio?

En concordancia con las funciones de la marca, entre las señaladas indicamos que una de ellas

es la informativa, es decir, informar a los consumidores la procedencia, la naturaleza y la forma

de fabricación. Por ejemplo, si solicitamos el registro de la denominación “Irrompible” como

marca de vidrios o si podemos una figura de uvas en un envase de aguardiente de caña.

2.2.1.5. ¿Cuándo una marca busca engañar a los medios comerciales y

reproducir o imitar denominaciones de origen protegidas?

Más adelante explicaremos con mayor detalle lo que son las denominaciones de origen, sin

embargo adelantaremos diciendo que están constituidas por la denominación de un país,

región o lugar determinado que sirve para designar un producto originario del lugar y en base

a dicha ubicación tiene una calidad determinada. En este caso, se incurriría dentro de la

prohibición si es que usa la denominación de origen en su totalidad o en parte para la

construcción de una marca. Un caso referente a ello fue la solicitud ante del INDECOPI de la

marca mixta "Piscola". Si bien la denominación de origen es el término "Pisco", dicha marca

solicitada podría inducir que el consumidor que piense que se trata de una bebida alcohólica

de la zona geográfica de Pisco y, por lo tanto, cumpla con determinadas características y

estándares de calidad.

2.2.1.6. ¿Qué sucede cuándo una marca reproduce o imita las banderas,

escudos, sellos o emblemas de estados y organizaciones?

Esta prohibición es absoluta está sujeta bajo dos condiciones. Una de ellas implica que la

denominación referida a un estado u organizaciones no se encuentre dentro del elemento

principal de la marca, sino para denominaciones de carácter accesorio. Así mismo, como otro

requisito para su registro requeriría el permiso de la entidad la cual brindará el signo

distintivo. Un ejemplo de esta prohibición, sería la solicitud de registro de la marca con la

denominación del nombre ruso “Institución Educativa Alexei Stukov” rodeando el escudo de

armas de Rusia a fin de producir el efecto ante el público que tiene un vínculo con dicho país.


20

2.2.1.7. ¿Cuándo una marca es contraria a la ley, a la moral, al orden público

o a las buenas costumbres?

Probablemente, unas de las causales de mayor debate en la actualidad es la referida a la

moral, al orden público y las buenas costumbres. Toda sociedad está sujeta al dinamismo no

sólo económico o jurídico, sino también en el ámbito sociológico en el cual podemos ubicar a

los valores y principios internalizados por la sociedad y cada uno de sus miembros. Una

postura crítica respecto a las cláusulas de moralidad, es la sostenida por Rodríguez18 quien las

cuestiona legal y económicamente y; en consecuencia, postula que deberían ser eliminadas en

base a lo siguiente:

El contenido de la marca no es inmutable en el tiempo.

El mensaje marcario podría encontrarse protegido por el derecho a la libertad de

expresión.

El recurso de la “moral” como trampa retórica.

Las cláusulas de moralidad carecen de una fundamentación clara.

La aplicación de estas cláusulas genera inseguridad jurídica y, con ello, desalienta la

inversión.

Las cláusulas de moralidad permiten la imposición de valoraciones personas a la

sociedad en su conjunto.

La aplicación de cláusulas de moralidad denotan desconfianza del mercado y un

vaciamiento de contenido del principio de soberanía del consumidor.

La aplicación de cláusulas de moralidad colisiona, de la forma en las que se encuentra

concebida, con reglas pacíficamente aceptadas del análisis marcario.

A nivel nacional, uno de los casos más polémicos es el registro de la marca cuya denominación

era “Pezweón”, la cual, si bien el INDECOPI rechazó su solicitud de registro con el argumento

que dicha registro infringía las Cláusulas de Moralidad establecida en la Decisión 486. Sin

embargo, luego de dos años de disputas, tras el recurso de reconsideración interpuesto por los

titulares, finalmente se logró al registro el nombre y el logo.19 Así mismo, tenemos una lista de

marcas inscritas en el registro que también en su momento generaron polémica pues de

18 RODRIGUEZ, Gustavo. ¡No me dejes sin marca, Pezwón! Consideraciones legales y económicas a favor de la

abolición de las Cláusulas de Moralidad en el Derecho de Marcas. En: Ius Et Veritas N° 42. Lima 2011, pp. 338-345 [16] Los argumentos señalados por la Sala de Propiedad Intelectual podemos apreciarlos en la Resolución N° 0438-2011/TPI-INDECOPI 19 Los argumentos señalados por la Sala de Propiedad Intelectual los apreciamos en la Resolución N° 0438-

2011/TPI-INDECOPI

Signos Distintivos

21

alguna u otra forma, un sector de la población consideraba que infringía las cláusulas de

moralidad, entre ellos tenemos: el semanario “Chesu”, la cevichería “Pez-On”, el restaurante

“La Concha de sus mares”, la peña “Del Carajo”, entre otros.

2.2.1.8. ¿Hay alguna excepción dentro de las prohibiciones absolutas?

Dentro de las excepciones a la prohibición absolutas tenemos la del secondary meaning. Esta

situación se da cuando un signo ha sido utilizado y publicitado con tal intensidad que adquirió

un significado secundario independiente del inicial. Al respecto, el INDECOPI señala que: “Se

denomina secondary meaning al fenómeno por el cual un signo originariamente desprovisto

de capacidad distintiva se convierte –por consecuencia fundamentalmente del uso– en

identificador de los productos o servicios de un determinado empresario. Así, en ciertos casos,

a raíz de una vasta campaña publicitaria y de un uso prolongado en el comercio, una marca

que inicialmente no era distintiva, que no permitía identificar los productos o servicios a los

que se refería con un origen empresarial determinado, podía adquirir para el público un

“significado secundario”, es decir, un significado especial que fuera más allá del significado

primario, genérico o descriptivo que normalmente tenía ese signo, el cual servía para indicar el

origen empresarial del producto o servicio particular de que se tratase en relación con otros

productos o servicios de la misma categoría.20 Evidentemente, la resolución favorable para la

persona que desea registrar va por un aspecto probatorio, para apoyar su registro deberá

probar, en concordancia con lo señalado por el INDECOPI, el uso extendido y la intensa

publicidad de la pretendida marca a registrar. Así mismo, será importante demostrar que dicho

signo se encuentra internalizado en la sociedad, para ello una herramienta útil serían las

encuestas, focus group o métodos afines.

2.2.2. Prohibiciones Relativas del Registro de Marca

2.2.2.1. ¿Cuáles son las prohibiciones relativas de registro?

Las prohibiciones relativas se diferencian de las absolutas puesto que éstas buscan establecer,

por medio de un análisis sobre la relación entre el signo solicitado y el signo registrado, la

afectación o no de los derechos de terceros. Es decir, no se trata de un defecto constitutivo o

de composición, sino en una comparación con otros signos distintivos. Al respecto, el Tribunal

20 Resolución N° 007-96-TRI-SDC/ INDECOPI


22

de la Comunidad Andina señala: “El que existan productos diferentes en una misma clase no es

previsión suficiente para considerar que no existe de manera terminante riesgo de confusión

entre el signo solicitado y la marca ya registrada, que protege los productos para los que se

está solicitando el registro del signo. El examinador de los signos deberá determinar la

similitud o semejanza de productos ateniéndose no solo a la clase del nomenclátor a que

pertenezcan, sino a su naturaleza, finalidad de la utilización, su grado de sustituibilidad y el

mercado en el que se ofrecen, entre otros criterios.”21 En ese sentido, no podrá registrarse

como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de

tercero, en particular cuando:

Sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o

registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o

servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión

o asociación.

Sean idénticos o se asemejen a una marca de un tercero, siempre que dadas las

circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando

el solicitante sea o haya sido un representante, in distribuidor o una persona

expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el

extranjero.

Consistan en una marca que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o

sin fines de lucro, o personales naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido,

firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona

distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una

persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa

persona o si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

Consistan en una marca que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de

autor de un tercero, salvo que medio el consentimiento de éste.

Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o el derecho de

autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.

Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción,

total o parcial, de una marca notoriamente conocida cuyo titular sea un tercero,

cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique la marca, cuando

su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese

21 Proceso N° 004-IP-1997. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Signos Distintivos

23

tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio de la

marca; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

2.2.2.2. ¿En qué consiste el riesgo de confusión?

Este tipo de prácticas afloran en mayor medida en países que no hay un control efectivo de la

informalidad y por tanto, el derecho de los titulares, se ven vulnerado. Y por el otro, los

derechos de los consumidores al no obtener el producto que deciden elegir del mercado por

verse inducidos a error en su elección. La confusión puede ser definida como todo acto

(basado en el uso de signos distintivos) que tenga por objeto inducir a error a los

consumidores sobre la procedencia empresarial de un producto o servicio. El riesgo de

confusión debe analizarse teniendo en cuenta la similitud de los productos o servicios

marcados y la similitud entre los signos que los identifican.22 Así mismo, el Tribunal de la

Comunidad Andina, refiere que: “Para determinar la existencia del riesgo de confusión será

necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí

como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación

de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que

se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.”23

2.2.2.3. ¿Cuáles son los tipos de confusión?

El riesgo de confusión puede presentarse en dos niveles, uno directo y otro indirecto. Por

medio de un procedimiento ante el INDECOPI de establecerá con los medio probatorios

pertinentes ante cuál de los tipos de confusión nos encontramos y las medidas necesarias para

que la lesión al derecho del titular del signo distintivo no continúe. Respecto a los tipos de

confusión, el Tribunal Andino señala: “La confusión puede darse de dos maneras:

De forma directa: Se presenta cuando el consumidor adquiere un producto asumiendo

que está comprando otro.

De forma indirecta: Se presenta cuando de manera errada el consumidor le otorga al

producto o servicio que adquiere un origen empresarial distinto al que tiene en

realidad.

22 ARAMAYO, Abelardo y otros. “La confusión marcaria y el derecho del consumidor”. En: Signos distintivos. Análisis

y propuestas. Compilación de trabajos de investigación del curso de signos distintivos a cargo del profesor Julio Baltazar Durand Carrión. Maestría de Derecho de Propiedad Intelectual y de la Competencia, Lima, 2006, pp. 21-22. 23

Proceso N° 103-IP-2005. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina


24

Esta segunda forma de confusión requiere de un análisis minucioso por parte de la Oficina de

Registro Marcario y del Juez Nacional, en su caso, ya que puede provocar distorsión en el

posicionamiento de un producto determinado en el mercado.”24

2.2.2.4. ¿Es posible la coexistencia de dos signos distintivos idénticos o

semejantes?

Sí. Las partes en un procedimiento podrán acordar la coexistencia de signos idénticos o

semejantes siempre que, en opinión de la autoridad competente, la coexistencia no afecte el

interés general de los consumidores. Los acuerdos de coexistencia también se tomarán en

cuenta para analizar las solicitudes de registro en las que no se hubieren presentado

oposiciones. La coexistencia marcaria está destinada a eliminar los riesgos de confusión de las

marcas que contengan elementos similares.

2.2.2.5. ¿Cuál es el medio para que dos o más marcas coexistan?

El Contrato de Coexistencia es el medio idóneo por medio del cual las partes pueden acordar la

coexistencia marcaria en el mercado. En ese sentido, el acuerdo o contrato de coexistencia

marcaria es un contrato en virtud del cual las partes convienen en la coexistencia de sus

marcas idénticas o similares en un territorio mediante la adopción de medidas que eviten que

el consumidor se vea inducido en un error sobre el origen empresarial de los productos o

servicios de las partes contratantes. Así mismo, requiere que dicho acuerdo sea inscrito en el

Registro de Marcas de Producto/ Servicio.

2.2.2.6. ¿Cuándo conviene celebrar un Acuerdo de Coexistencia?

En concordancia con la libertad de contratación, las partes pueden acordar celebrar un

acuerdo de coexistencia en el momento, circunstancia y con la motivación que sus intereses

requieran. Sin embargo, existen algunos escenarios en los cuales dichos acuerdos tienen una

funcionalidad. Al respecto, Mujica25, nos señala los siguientes escenarios:

“Cuando se pretende el registro de una marca, se realiza una búsqueda de

antecedentes previa y se detecta la interferencia. En este caso, la suscripción de un

acuerdo de coexistencia constituye una alternativa a la posible cancelación del registro

preexistente sobre la base de su no uso, o su nulidad.

24

Proceso N° 006-IP-2007. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 25 MUJICA, Micaela. El Concierto de Voluntades en el Plano Marcario: Los Acuerdos de Coexistencia de Marcas Si

Importan. En: Derecho & Sociedad N° 35. Lima 2010, p. 274

Signos Distintivos

25

Cuando se produce la denegatoria de oficio de un registro de marca en base a la

preexistencia de un registro de tercero. En este caso, el solicitante puede optar por

aportar copia del acuerdo en vía de reconsideración o apelación.

Cuando la solicitud de registro de marca enfrenta una oposición de tercero. En este

caso, el solicitante puede aproximarse al tercero, proponiendo la suscripción del

acuerdo que permita la coexistencia de las marcas a nivel registral. A fin de diseñar

una propuesta más atractiva, el solicitante puede ofertar limitar la descripción de

productos/servicios que abarca su solicitud.

Cuando el titular de un registro de marca enfrenta una acción de cancelación con

sustento en el supuesto no uso de su marca. El titular podrá optar, de acuerdo a sus

posibilidades y siempre que mantenga interés en preservar el registro, en contestar la

acción o bien sugerir al accionante la suscripción de un acuerdo de coexistencia que

involucre el desistimiento de la acción de cancelación.”

2.2.2.7. ¿En qué instancia del procedimiento administrativo ante el INDECOPI

se puede llegar a acuerdos entre las partes en conflictos?

En cualquier estado del procedimiento, la Dirección competente podrá citar a las partes a

audiencia de conciliación. La audiencia se desarrollará ante la persona que designe la Dirección

competente. Si ambas partes arribaran a un acuerdo respecto de la materia en conflicto y éste

no afecta derecho de terceros, se levantará un acta donde conste el acuerdo respectivo, el

mismo que tendrá mérito ejecutivo.

2.2.2.8. ¿En qué consiste el riesgo de asociación?

El riesgo de asociación consiste cuando el consumidor sabe que un producto no pertenece a la

misma empresa, pero si considera que pertenece al mismo grupo empresarial o a una empresa

vinculada comercialmente.

2.2.2.9. ¿En qué consiste el riesgo de dilución?

El riesgo de dilución consiste en la pérdida de prestigio de una marca en el mercado, es decir,

que el poder distintivo de una marca de diluye porque existen varias marcas idénticas

pertenecientes a distintos titulares, que distinguen a su vez productos o servicios diferentes.

Según Arana: “la dilución tiene dos formas principales: dilución by tarnishing (por deslucir o

desacreditar) y dilución by blurring (por difuminar). La primera sería una dilución por


26

denigración y consiste en que la marca pierde lustre, brillo, por el uso indebido de un tercero,

porque al estar en un contexto deshonroso y deteriorante, le infringe un daño al denigrar la

imagen de la marca única. La dilución by blurring consiste en que la marca diluyente toma el

lugar de la marca en dilución para otros productos, y por el uso paralelo de la misma en

productos diferentes, comienza a hacerse vaga la percepción de la marca famosa en la mente

del consumidor, le disminuye distintividad, iniciando un proceso gradual de dilución. Esto se

produce cuando el público ya no puede asociar a la marca fuerte con los productos a los que

estaba acostumbrado a asociar.”26

2.3. Ciclo de Vida de la Marca

2.3.1. Constitución de la Marca

2.3.1.1. ¿Qué debo hacer antes de registrar una marca?

Cuando una empresa planea registrar una marca es importante que realice un paso previo a fin

de aumentar la probabilidad de éxito al registro de su marca. Para ello debe solicitar la

Búsqueda de Antecedentes ante la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, los cuales son

de dos tipos: Una es la búsqueda fonética, la cual permite obtener información de los signos

que se pronuncien de manera idéntica o semejante, aun cuando tengan diferente escritura. La

otra es la búsqueda figurativa, la cual nos permite obtener información respecto de signos que

incluyan elementos figurativos idénticos o similares, aun cuando el elemento denominativo

sea distinto uno del otro. La finalidad de este procedimiento es saber si existe un signo

registrado o solicitado con anterioridad que pudiera confundirse con la marca que uno desea

registrar.

2.3.1.2. Luego de verificar que mi signo distintivo no tiene semejante ni

idéntico ¿Cómo se realiza la solicitud de registro?

La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la Dirección de Signos

Distintivos. Podrá incluir productos y servicios comprendidos en una o varias clases de la

clasificación, y deberá comprender los siguientes elementos:

26 ARANA, María. “La dilución: Un reto para el derecho marcario” En: Derecho & Sociedad Nº 20. Lima 2003, pp.

290-291.

Signos Distintivos

27

El petitorio.

La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía,

forma o color, o de una marca figurativa, mixta con o sin color; o una representación

gráfica de la marca cuando se trate de una marca tridimensional o una marca no

perceptible por el sentido de la vista.

Los poderes que fuesen necesarios.

El comprobante de pago de las tasas establecidas.

Las autorizaciones requeridas a efectos de evitar que el signo solicitado incurra en una

prohibición de registro.

De ser el caso, el certificado de registro en el país de origen expedido por la autoridad

que lo otorgó.

2.3.1.3. ¿Qué debo señalar en el petitorio?

El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y

comprenderá lo siguiente:

Requerimiento de registro de marca.

El nombre y la dirección del solicitante.

La nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica,

deberá indicarse el lugar de constitución.

De ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante.

La firma del solicitante o de su representante legal.

La indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca

puramente denominativa, sin reivindicación de grafía, forma o color.

La indicación expresa de los productos y/o servicios para los cuales se solicita el

registro de la marca, los cuales se designarán por sus nombres, agrupados según las

clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, precedido

cada grupo por el número de la clase de esa Clasificación a que pertenezca ese grupo

de productos o servicios y deberá presentarse en el orden de las clases de dicha

Clasificación.

2.3.1.4. ¿En qué consiste el procedimiento de la publicación?

Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales, la Dirección de Signos Distintivos

ordenará la publicación, la cual deberá efectuarse dentro del plazo de 30 días útiles, contado


28

desde el día siguiente de notificada la orden de publicación. La publicación de la solicitud de

registro se realizará por una sola vez en el Diario Oficial El Peruano, a costo del solicitante,

reproduciendo por lo menos la información siguiente:

Número de solicitud;

Nombre y país del solicitante;

Reproducción de la marca, si se trata de signos mixtos, figurativos, o representación de

la marca cuando se trate de una marca tridimensional o de una marca no perceptible

por el sentido de la vista;

Los productos y/o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca;

La clase o clases a las que pertenecen los productos y/o servicios; y

De ser el caso, si se reivindica prioridad o se ejerce un derecho preferente.

En la publicación se deberán designar los productos y/o servicios por sus nombres, agrupados

según las clases de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios de Niza, precedido

cada grupo por el número de la clase de esa Clasificación a que pertenezcan ese grupo de

productos o servicios

2.3.1.5. ¿Se puede oponer a una solicitud de registro?

La oposición es el procedimiento por medio del cual un tercero se opone a la inscripción al

registro de una marca determinada, por considerar que esta puede afectar, directa o

indirectamente, la suya. Para que la oposición sea admitida por el organismo competente

deberá cumplir con los siguientes requisitos:

La identificación correcta del expediente.

El nombre y domicilio de la persona que presenta la oposición.

Poder que acredite la representación que se invoca.

Los fundamentos en que se sustenta la oposición.

El ofrecimiento de las pruebas que se deseen hacer valer.

El comprobante de pago de los derechos respectivos.

Cuando la oposición se base en signos gráficos o mixtos, deberá adjuntarse una

reproducción exacta y nítida de los mismos, tal como fueron registrados o solicitados.

Es importante señalar que si bien se deja en resguardo el derecho a realizar el procedimiento

de oposición frente a terceros afectados, no está permitida la oposición cuando es de mala fe.

Signos Distintivos

29

Dichas oposiciones temerarias formuladas contra cualquier elemento de propiedad industrial

podrán ser sancionadas con una multa hasta de 50 UIT.

2.3.1.6. ¿Cuáles son los plazos para la oposición?

El opositor tendrá un plazo improrrogable de 60 días para presentar el poder si la oposición se

hubiera presentado sin dicho documento. Así mismo, el plazo comenzará a computarse a

partir del día siguiente de recibida la notificación que corre traslado de la oposición. Vencido

dicho plazo, la oposición se tendrá por no presentada. La falta de presentación inicial del poder

no paraliza el procedimiento. En caso de incumplimiento de los fundamentos que sustentan la

oposición o el comprobante de pago de los derechos respectivos, la Dirección competente

requerirá al opositor para que subsane su omisión, concediéndole un plazo de 2 días que

comenzará a computarse a partir del día siguiente de notificado el requerimiento, bajo

apercibimiento de tenerse por no presentada la oposición.

2.3.2. Derechos que confiere el registro

2.3.2.1. ¿Cuáles son los derechos que confiere el registro?

Los derechos adquiridos con la inscripción de la marca son los siguientes:

El derecho de exclusión (Negativa y positiva)

A licenciar y trasferir los registros

Limitar el derecho de exclusiva

Cancelar o renunciar al registro

En ese sentido, Otamendi señala que la marca registrada es una propiedad de su titular y como

tal puede disponer de ella como si fuera cualquier otro bien. Puede libremente transferirla, o

bien su uso puede ser autorizado o licenciado a terceros a título gratuito u oneroso. La

autorización de uso a través de contratos de licencia o de franquicia (franchising) es una forma

muy habitual de explotación marcaria que permite al titular de la marca una difusión que en

muchos casos él solo no podría lograr.27 Así mismo, el registro de una marca tendrá la duración

de 10 años contados a partir de la fecha de su concesión y podrá renovarse por períodos

sucesivos de 10 años. Para ello deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina

nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No

27 OTAMENDI, Jorge (2006) Derecho de Marcas. 6° Edición. LexisNexis. Abeledo- Perrot. Buenos Aires, p. 18.


30

obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozaran de un plazo

de gracias de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para

solicitar su renovación.

2.3.2.2. ¿Qué es el derecho de exclusiva?

El derecho de exclusiva nace a partir del registro y otorga un conjunto de facultades y

prerrogativas a su titular. Puede presentarse en dos facetas, nacida en torno a las facultades

otorgadas por el ordenamiento jurídico, siendo las siguientes:

Exclusión Positiva

Exclusión Negativa

2.3.2.3. ¿Qué entendemos por exclusión positiva y negativa?

Los Derechos, sean disponibles o no, siempre se encuentran divididos en dos etapas o facetas

en las cuales se desenvuelven. Una positiva, que implica un conjunto de prerrogativas que

otorga el ordenamiento jurídico, es decir, la posibilidad de tomar un curso de acción que

permita disponer sobre el derecho, sin desnaturalizarlo. Así mismo, una fase negativa, la cual,

es un límite a los cursos de acción de los terceros respecto al derecho positivo del titular.

En ese sentido, Matheus y Matheus señalan que: “La faceta positiva sobre la marca implica

que el titular de la misma está facultado para usarla, cederla, conceder una licencia sobre la

marca, y celebrar otros negocios jurídicos respecto a la marca (o que tengan como objetivo o

elemento una marca)”.28

Respecto a la exclusión negativa, Fernández- Novoa señala que: “(…) implica que el titular del

signo distintivo está facultado para desarrollar acciones tendentes a prohibir (ius prohibendi)

que terceros no autorizados o autorizados que sobrepasen las facultades concedidas por el

titular- usen la marca. A diferencia de la faceta positiva, que obliga a utilizar el signo tal como

fue registrado y solo para la clase de productos o servicios elegidos, el ius prohibendi- o faceta

negativa- del titular de la marca tiene un ámbito de mayor aplicación, extendiéndose tanto a

los signos iguales como a los que puedan confundirse como este; comprendiendo dentro de su

alcance los productos o servicios idénticos como los similares”.29

28 MATHEUS, Julio y MATHEUS, Carlos. El arbitraje en materia de signos distintivos empresariales. En: Ius Et Veritas

N° 28. Lima 2004, p. 270 29 FERNANDEZ- NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Montecorvo. Madrid 1984, p. 275

Signos Distintivos

31

2.3.2.4. ¿Puedo limitar el derecho de exclusiva?

Sí. El derecho de exclusiva como bien lo señalamos está dividido en dos facetas. La limitación

del derecho indudablemente la ubicamos dentro de la fase positiva, en el sentido que

constituye un conjunto de atributos disponibles por el titular. En ese sentido, un sujeto como

titular de un conjunto de atributos disponibles puede realizar negocios jurídicos a fin de limitar

su derecho de exclusiva por medio de negocios jurídicos como la licencia, la transferencia, usar

como medio de garantía, etc.

2.3.2.5. ¿Es posible otorgar una licencia respecto a una marca?

Sí. El titular de una marca registrada, o en trámite de registro, podrá dar licencia a uno o más

terceros para la explotación de la marca respectiva. La forma habitual de plasmar la licencia es

por medio de un contrato, el cual tendrá que ser registrado ante el INDECOPI, el cual tendrá

como requisito formal, que ser necesariamente escrito.

Así mismo, procede presentar oposición contra las solicitudes de inscripción de contratos de

licencia de una marca; sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder.

2.3.2.6. ¿Qué es un contrato de licencia de marca?

La forma típica de materializar la licencia de marca es por medio del negocio jurídico

contractual. El contrato de licencia de marca es la relación jurídica patrimonial por medio del

cual el propietario de una marca (licenciante) permite que otro sujeto (licenciatario)

identifique con ella los bienes y servicios que ofrezca.

La licencia puede estructurarse de diferentes formas, es decir, no todos los contratos de

licencia tendrán el mismo contenido, derechos y obligaciones para las partes.

Al respecto, Flint30 señala que en los contratos de licencia pueden ser de distintas clases o

tipos, según el alcance territorial, temporal y el objeto sobre el que recaiga, pudiendo ser:

Puede ser otorgada para todos o parte de los productos o servicios para los que la

marca está registrada.

Puede otorgarse para un periodo de tiempo limitado o no estipularse en el contrato el

periodo de tiempo y ser ilimitado.

Puede otorgarse para todo el territorio nacional o sólo para una parte.

30 FERNANDEZ- NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Montecorvo. Madrid 1984, p. 275


32

Será simple, si el titular de la marca puede continuar con su uso. En cambio, si el titular

de la marca puede usar ésta si se ha reservado expresamente el derecho, será

exclusiva.

2.3.2.7. ¿Cuál es la obligación contractual del licenciante y del licenciado?

Como en todo contrato civil, por medio de un contrato nace la relación obligatoria por medio

del cual las partes tienen deberes jurídicos que realizar los cuales se verán plasmado en

prestaciones, que constituyen conductas de un dar, hacer o no hacer. Respecto a la licencia,

Viacaba31 y otros señalan lo siguiente:“(…) en cuanto al contenido del contrato de licencia de

marca están las obligaciones del licenciante y las obligaciones del licenciatario.

Licenciante:

La principal obligación que asume el licenciante es la de autorizar al licenciatario para

que se use la marca licenciada en la distribución y publicidad de los correspondientes

productos o servicios.

Así mismo, la obligación de mantener vigente el registro de la marca licenciada.

La obligación de entablar las correspondientes acciones de usurpación contra los

terceros que violen la marca licenciada.

El licenciante debe velar por la conservación del valor competitivo de la marca, que se

plasma en adecuado control sobre la calidad de los productos servicios distribuidos

bajo la marca licenciada.

Adicionalmente, en el caso de una licencia exclusiva.

En la licencia exclusiva el licenciante se obliga a no invadir con sus propios productos la

zona asignada al licenciatario, o también el no licenciar a terceros la marca en la

correspondiente zona y prohibir a los restantes licenciatarios que utilicen la marca

licenciada en la zona de exclusiva.

Licenciatario:

La obligación de pagar un canon o regalía (royalty). La regalía que constituye la

contrapartida de la autorización para usar la marca, puede revestir de diversas

modalidades. Desde un porcentaje del precio de los productos o servicios que bajo la

marca licenciada vende o distribuye el licenciatario pudiendo ser un porcentaje fijo o

31 VIACABA, Fiorella y otros. “Análisis Económico de las Marcas” En: Signos distintivos. Análisis y propuestas.

Compilación de trabajos de investigación del curso de signos distintivos a cargo del profesor Julio Baltazar Durand Carrión. Maestría de Derecho de Propiedad Intelectual y de la Competencia, Lima, 2006, pp. 185- 186.

Signos Distintivos

33

variable. A veces, la regalía consiste en una suma fija que el licenciatario entrega

periódicamente al margen del importe de los productos o servicios vendidos. O el pago

de una suma global que el licenciatario abona en los momentos de celebrarse el

contrato a fin de resarcir al licenciante de los gastos producidos por la concesión de la

licencia.

El licenciatario usará la marca de acuerdo a las instrucciones que le de el licenciante.

Puede que el licenciatario este obligado a indicar que el producto o su envase y en la

publicidad que la marca se utiliza en virtud de la licencia otorgada.

El licenciatario está obligado al mantenimiento y el incremento del goodwill de la

marca licenciada; es decir, poner en práctica las medidas de control que haya

determinado el licenciante de marca.

También puede obligarse a desarrollar actividades publicitarias y de promoción de los

productos y servicios distribuidos bajo la marca. En el contrato de licencia pueden

fijarse las inversiones que el licenciatario ha de efectuar en las actividades publicitarias

y de promoción.

Así mismo, se puede pactar la obligación del licenciatario de poner en conocimiento

del licenciante que se han producido ciertos eventos, como la usurpación de la marca

licenciada, cuando un tercero alegue que la marca licenciada es nula o ha caducado, o

bien que el uso de la misma constituye un acto de usurpación de un anterior derecho

de marca.”

2.3.2.8. ¿Quién es responsable con los consumidores cuando se otorga la

licencia de una marca?

Respecto a la responsabilidad frente a los consumidores en caso de licencia de marcas, el

licenciante responde ante los consumidores por la calidad e idoneidad de los productos o

servicios licenciados como si fuese el productor o prestador de éstos.

2.3.2.9. ¿Se puede transferir una marca?

Sí. Es importante precisar que lo que se transfiere no es la marca en sí, sino el registro de la

misma pudiéndose realizar mediante actos inter vivos (contrato) o mortis causa (sucesión). En

el primer supuesto, el contrato deberá constar por escrito y posteriormente se inscrito en el

Registro de la Propiedad Industrial del INDECOPI. Así mismo, podrá transferirse el registro de

marca que se encuentren en trámite.Podrá registrarse ante la Dirección competente toda


34

transferencia del registro de marca la cual deberá constar por escrito. La falta de registro

ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. Así mismo, cualquier

persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la Dirección

podrá denegar dicho registro, si la transferencia pudiera generar riesgo de confusión. Tampoco

procede presentar oposición contra las solicitudes de inscripción de contratos de transferencia

de una marca; sin perjuicio de las accione legales que pudieran corresponder.

2.3.2.10. ¿Puede ser usado como medio de garantía una marca?

Sí. Una garantía es un respaldo pecuniario de una acreencia, por medio del cual se busca

disminuir la incertidumbre de incumplimiento. La marca es un bien mueble intangible, por lo

tanto podrá darse como garantía mobiliaria. Así mismo, podrá ser materia de embargo con

independencia de la empresa o negocio que la usa y objeto de las medidas que resulten del

procedimiento de ejecución. Para que los derechos y medidas señalados precedentemente

surtan efectos frente a terceros, deberían inscribirse en el registro correspondiente.

2.2.3. Pérdida del derecho sobre una marca

2.2.3.1. ¿Puedo perder el derecho sobre una marca?

Sí. A manera de aclaración, lo que se extingue es el registro de la marca y no la marca en sí.

Recordemos que el registro de la marca brinda el derecho de exclusiva y no es constitutivo, es

decir, si no se registra una marca, uno puede usarla en el mercado, pero con el riesgo que un

tercero pueda usarla también. Entonces, el registro de la marca se extingue por las siguientes

causales:

Caducidad

Cancelación

Nulidad

Renuncia

2.2.3.2. ¿Qué es la caducidad del registro de marca?

El registro de la marca caducará de pleno derecho si el titular o quien tuviera legítimo interés

no solicita la renovación dentro del término legal, incluido el periodo de gracia. Así mismo,

Signos Distintivos

35

será causal de caducidad la falta de pago de tasas, en los términos que determine la autoridad

competente.

2.2.3.3. ¿Qué es la cancelación del registro de la marca?

El registro de marca se extingue por cancelación a solicitud de cualquier persona interesada,

cuando una marca no hubiese sido usada por el titular, por un licenciatario o por un tercero

durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de

cancelación. Cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o algunos de los

productos o servicios para los cuales estuviese registrada, el INDECOPI ordenará la reducción o

limitación de la lista de productos o servicios comprendidos en el registro de la marca,

eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no hubiese usado; para ello se tomará en

cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. La solicitud de cancelación de una

marca, como medio de defensa deberá ser presentada en el mismo expediente en el cual se

tramita la oposición frente a la cual se defiende el accionante.

2.2.3.4. ¿Puedo declarar nulo el registro de una marca?

El registro de una marca es nulo cuando ha sido otorgado en contravención de disposiciones

legales aplicables. Es decir, el INDECOPI emitirá un acto administrativo que privará la validez

del acto administrativo que de manera ilegal registró la marca, causando perjuicios al titular

y/o a los consumidores.

2.2.3.5. ¿Cuáles son los tipos de nulidad?

Dentro de la nulidad tenemos dos supuestos establecido por la legislación andina, siendo las

siguientes:

La nulidad relativa

La nulidad absoluta

2.2.3.6. ¿Puede ser solicitada la nulidad de oficio?

Sí. Sin embargo, el tipo nulidad, sea relativa o absoluta se dará por la vulneración de los

supuestos establecidos en la legislación andina. En el caso de la nulidad absoluta, la autoridad

nacional competente declarará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier

momento cuando hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134° y

135° En el caso de nulidad relativa, la autoridad declarará de oficio o a solicitud cuando se


36

hubiese concedido en contravención del dispuesto en el artículo 136° o cuando éste se hubiera

efectuado de mala fe. Esta acción prescribiría a los cinco años contados desde la fecha de

concesión del registro impugnado. Así mismo, cuando una causal de nulidad sólo se aplica a

uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará

la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

2.2.3.7. ¿Puedo renunciar al registro de una marca?

Sí. El titular de un registro de marca podrá renunciar en cualquier momento a sus derechos

sobre el registro. Cuando la renuncia fuese parcial, ella abarcará los productos o servicios

objeto de la renuncia. Sin embargo, no se admitirá la renuncia si existen embargos o derechos

reales de garantía inscritos, salvo que los titulares de dichos derechos expongan su

consentimiento. Finalmente, la renuncia al registro de la marca surtirá efectos a partir de su

inscripción ante el INDECOPI.

2.4. Clasificación de las Marcas

2.4.1. ¿Cuál es la clasificación según el objeto sobre el que recaen?

La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en

cuestión no es apto para distinguir un producto o servicios de otros, entonces no podrá ser

marca en los términos señalados. Es fácil deducir que esta función distintiva es esencial a la

marca.32 Es por ello, que inicialmente, por fines prácticos se clasificaron las marcas en dos tipos

genéricos, las marcas de productos y servicios. Las marcas de productos, identifican un

producto y los diferencia de sus similares en el mercado. En cambio, las marcas de servicio

identifican un servicio y los diferencian de sus similares, también, en el mercado.

2.4.2. ¿Cómo se clasifican las marcas de productos y servicios?

Con el fin determinar criterios de orden y uniformidad con los demás países se estimó

sistematizar las marcas de productos y servicios por medio de la Clasificación Internacional de

Niza. Esta clasificación agrupa a todos los productos y servicios en 45 clases (34 para los

productos y 11 para los servicios). Es importante señalar que la protección que se otorga a una

32 MATHELY, Paul citado por OTAMENDI, Jorge (2006) Derecho de Marcas. 6° Edición. LexisNexis. Abeledo- Perrot.

Buenos Aires, p. 3.

Signos Distintivos

37

marca registrada abarca sólo las clases por las cuales se registra, es decir, pueden coexistir dos

marcas idénticas en distintas clases.

2.4.3. ¿Cuál es la clasificación según su grado de conocimiento de la marca en

el mercado?

Según su grado de conocimiento en el mercado, se dividen en cuatro clases:

Notoriamente conocidas

Renombradas

2.4.4. ¿Qué es una marca notoriamente conocida?

La marca notoriamente conocida es aquella que goza de gran difusión entre el público

consumidor de la clase de producto o servicio de que se trate, se ubica en un nivel superior al

que logran llegar pocas marcas por sus cualidades especiales que les permiten obtener un alto

grado de aceptación por parte del público consumidor.33

2.4.5. ¿Qué es una marca renombrada?

La marca renombrada es aquella marca que sea conocida por el público en general y no sólo

por su público objetivo. Es por ello que otros sujetos no podrían, incluso, solicitar el registro de

la denominación en otras clases.

2.4.6. ¿Cuál es la clasificación según la estructura de la marca?

Según la estructura de la marca, se dividen en tres clases:

Denominativas

Figurativas

Mixtas.

2.4.7. ¿Qué es una marca denominativa?

Las marcas denominativas son la que identifican un producto o servicio por medio de una

palabra o un conjunto de palabras. Debe tener como requisito de admisibilidad la distinción

fonética con otras marcas del mismo tipo. Un ejemplo de ellas son los nombres propios

aludidos a restaurantes u otro local comercial.

33 Proceso N° 012-IP-2005. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.


38

2.4.8. ¿Qué es una marca figurativa?

Las marcas figurativas son aquellas que consisten en dibujos o figuras características

independientemente del nombre o denominación, sirven para designar y distinguir los

productos a que se aplican.34 Este tipo de marca puede reconocerse visualmente, mas no

fonéticamente.

2.4.9. ¿Qué es una marca mixta?

La marca mixta es aquella que está compuesta por dos elementos, uno denominativo (palabra

o palabras) y uno figurativo (logotipo, figura o imagen).

2.4.10. ¿Cuál es la clasificación según la particularidad de su titular?

Según la particularidad del titular, se dividen en dos clases:

De certificación o de garantía

La marca colectiva

2.4.11. ¿Qué es una marca colectiva?

La marca colectiva, como su nombre lo indica, es una marca que es propiedad de muchos. O

más bien, de una organización, una cooperativa por ejemplo, cuyos miembros la pueden

utilizar. Este uso podrá efectuarse en la medida en que los miembros respeten las condiciones

establecidas para el uso por esa organización.35 En ese sentido, podrán ser titulares de una

marca colectiva las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios,

organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos, podrán solicitar el registro de

marca colectiva para distinguir en el mercado los productos o servicios de sus integrantes.

2.4.12. ¿Qué requisitos tiene el registro de una marca colectiva?

La solicitud de registro deberá indicar que se trata de una marca colectiva e ir acompañada de:

Copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas que solicite

el registro de la marca colectiva.

La lista de integrantes.

La indicación de las condiciones y la forma cómo la marca colectiva debe utilizarse en

los productos o servicios.

34 RANGEL, David. Tratado de Derecho Marcario. Libros de México. México 1960, p. 216 35 LADAS, Stephen, quien es citado por OTAMENDI, Jorge (2006) Derecho de Marcas. 6° Ed. LexisNexis. Abeledo-

Perrot. Buenos Aires, p. 15.

Signos Distintivos

39

Una vez obtenido el registro de marca colectiva, la asociación, organización o grupo de

personas deberá informar a la oficina nacional competente cualquier cambio que se produzca

en cualquiera de los documentos a que hace referencia el presente artículo.

2.4.13. ¿La transferencia de marcas colectivas es igual al de una marca

común?

No. La marca colectiva podrá ser transferida o licenciada de conformidad con lo previsto en las

normas internas de la asociación, organización o grupo de personas. Las transferencias y

licencias deberán ser inscritas ante la oficina nacional competente para que surtan efectos

frente a terceros. Sin embargo, en lo demás serán aplicables los mismos principios y criterios

interpretativos de la marca, en tanto sea compatible con la marca colectiva.

2.4.14. ¿Qué es la marca de certificación?

La marca de certificación es aquella que identifica los bienes y servicios relacionados a un

certificado, elaborado por el titular del registro de la marca, son de determinado origen,

calidad y otra característica. Dichas marcas solo podrán ser usadas cuando se cumplan

determinados estándares, por ejemplo, la norma ISO 9001:2008.

2.4.15. ¿Cuáles son las acciones derivadas de una marca de certificación?

Las acciones derivadas del registro de una marca de certificación podrán ser ejercidas por su

titular, salvo disposición en contrario establecida en el reglamento de uso. El titular de una

marca de certificación podrá reclamar, en representación de los intereses de las personas

facultadas para utilizarla, reparación de los daños que hayan podido sufrir debido al uso no

autorizado dela marca.

2.4.16. ¿Cuál es la clasificación según el objeto que se persigue con el

registro?

Según el objeto que se persigue con el registro, pueden ser dos:

Ofensivas

Defensivas


40

2.4.17. ¿Qué es una marca ofensiva?

Las marcas ofensivas son aquellas que buscan registrar denominaciones similares o que

guarden la idea de una marca determinada a fin de provocar confusión por parte del

consumidor. Dicho registro podría tener la finalidad de retrasar a un potencial competidor en

el mercado.

2.4.18. ¿Qué es una marca defensiva?

Las marcas defensivas o de protección son aquellas que, por semejanza con la realmente

usada por el comerciante, son por éste registradas para la misma u otra clase a que

pertenecen los artículos de fábrica o vende. Es una especie de alambre de púas en torno a la

marca sólida, originaria y fundamental, generalmente no se utilizan.36 La finalidad de la marca

defensiva es blindarse de los posibles actos de competencia desleal que afecte su marca, en el

sentido que terceros podrían usar términos que fonéticamente o visualmente provocaría en

los consumidores una imagen de pertenencia al mismo grupo empresarial configurándose así

el riesgo de confusión.

36 DI GUGLIELMO, Pascual. Tratado de Derecho Industrial. Marcas de fábrica, de comercio, agricultura y, lealtad

comercial. Tomo II. Tipografía Editora Argentina. Buenos Aires 1948, p. 153.

Signos Distintivos

41

3. Lemas Comerciales

3.1. ¿Qué son los lemas comerciales?

Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de

una marca, es decir, solo pueden ser denominativos. La función principal del lema comercial es

la de complementar la fuerza distintiva de la marca para conseguir con ello una mejor

internalización en los consumidores. Por ejemplo, en el caso de Inka Cola (Gaseosa), tiene

como lema comercial: “La bebida del sabor nacional”. Otro caso es el de Johnnie

Walker (Whisky), cuyo lema comercial es: “Keep Walking”

3.2. ¿Qué relación o vínculo tiene la marca con el lema comercial?

La relación surgida entre la marca y el lema comercial es la de principal- accesorio, es decir, el

lema comercial correrá la suerte de la marca. Por lo tanto la cancelación, nulidad o caducidad

del registro de la marca a la que se vincule el lema comercial, determinará también la

cancelación, nulidad o caducidad del lema comercial, aun cuando no haya vencido el plazo de

10 años (plazo de vigencia del lema comercial). Así mismo, cuando se transfiere un lema

comercial, éste debe ser transferido conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia.

3.3. ¿Cuáles son los requisitos de registrabilidad de un lema comercial?

Si bien es cierto, el lema comercial es un instrumento publicitario que cumple el papel de darle

una mayor fuerza a la al signo marcaria, no deja de ser un signo distintivo y en consecuencia,

debe cumplir los mismos requisitos que la marca. Al respecto, el Tribunal del INDECOPI señala

que: “La categoría de signo distintivo otorgada al lema comercial implica que éste debe ser - al

igual que la marca que publicita - perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de

representación gráfica. El lema comercial debe ser apto para identificar publicitariamente un

producto o servicio, en tanto constituye un mecanismo para crear, consolidar o perpetuar la

buena reputación de la marca que publicita. En tal sentido, no se podrá registrar como lema

comercial una frase que sin fantasía alguna se límite a alabar los productos o servicios que se

desee publicitar. No puede tampoco permitirse que el concepto o idea que el lema comercial


42

pretenda transmitir a los consumidores a través de la conjunción de las palabras que lo

conforme constituya una expresión genérica o descriptiva en relación a los productos o

servicios que la marca que publicita distingue, en la medida que tal circunstancia dificultaría

que los competidores puedan promocionar en el mercado otra marca de producto o

servicio.”37

3.4. Cuando la ley no señale respecto al tratamiento jurídico del lema

comercial ¿Bajo qué criterios se regirán los lemas comerciales?

Dentro de los signos distintivos el más importante es el signo marcario, por su papel

preponderante en el mercado. Es por ello que en el caso del lema comercial, por su relación de

dependencia, se aplicarán los mismos criterios que los usados con las marca en tanto le sean

compatibles. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señala: “El lema

comercial debe ser usado para darle fuerza a la función de la marca: distinguir dentro del

mercado los productos o servicios producidos o comercializados por un agente, de los

productos o servicios idénticos o similares de otro. De acuerdo con ello, un lema comercial

tiene la misma categoría que un signo distintivo; en consecuencia debe ser también

perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica (…).”38

37

Resolución N° 422-1998-TPI-INDECOPI. Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual 38

Proceso N° 074-IP-2001. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Signos Distintivos

43

4. Nombres Comerciales

4.1. ¿Qué son los nombres comerciales?

El nombre comercial es el signo o expresión que identifica la actividad empresarial en el

mercado y sirve para distinguir la empresa de otras empresas que desarrollen actividades

idénticas o similares.39 Es decir, el nombre comercial podría consistir en el nombre del

propietario, una abreviatura del mismo o de un seudónimo o nombre ficticio en tanto y en

cuanto sea congruente con la ley. Por ejemplo, el caso de Supermercados Peruano S.A, quien

utiliza como nombre comercial la denominación Plaza Vea.

4.2. ¿Qué diferencia hay entre el nombre comercial y la denominación social?

La denominación social es importante en la constitución de una persona jurídica, porque

constituye el nombre con el cual ejercerá su actividad comercial y por consiguiente, su

inscripción en los registros públicos. En ejemplo, una persona jurídica puede tener la

denominación social: “Cooperativa de Ahorro y Crédito Antártida Limitada” y con el nombre

comercial: “Antártida”. La finalidad del nombre comercial es, al igual que las marcas y demás

signos distintivos, internalizarse en los consumidores. Suele ocurrir que la denominación social

de una empresa sea bastante difícil de recordar por la cantidad de términos. Es ahí en donde el

nombre comercial cumple su cometido al ser una alternativa más asequible para los

consumidores.

4.3. ¿A partir de cuándo se reconoce el uso del nombre comercial?

Como vimos anteriormente, en el ámbito marcario, el derecho de exclusividad nace a partir del

registro. En cambio, en el caso del nombre comercial, el derecho de exclusividad se originará a

partir de la fecha que se utilizó por primera vez y además señalar la actividad económica que

39 FLINT, Pinkas (2011) Negocios y transacciones internacionales. El comercio de bienes. Tomo I. Grijley. Lima, p.

1176.


44

realiza el sujeto solicitante. Sin embargo, a fin de demostrar el primer uso o e uso más antiguo

es necesario que, adjunto a la solicitud, se entregue las pruebas documentales y a fines que

demuestren la participación de la empresa con el nombre comercial en el mercado.

4.4. ¿El uso de una denominación social como signo distintivo confiere algún

derecho de exclusividad sobre él ya sea como marca o nombre comercial?

No respecto a una marca, pero si respecto a el nombre comercial. Para tener un derecho

exclusividad que otorga el registro marcario se debe inscribir la denominación comercial como

marca en el Registro de Signos Distintivos. Sin embargo, en el caso que un tercero, antes de la

inscripción del titular de la denominación social, registra la misma denominación social como

marca, el registro le otorgará el derecho de exclusividad respecto al titular de la denominación

social, no pudiendo éste interponer ninguna oposición al registro de dicha marca. Dicha

situación sería distinta si el titular de la denominación social la utilizó como nombre comercial,

porque el derecho de exclusividad del nombre comercial nace a partir de su primer uso en el

mercado y el registro, tiene un carácter meramente declarativo no es obligatorio.

4.5. ¿Cómo es el procedimiento de publicación de la solicitud?

En la publicación de la solicitud del registro de nombre comercial, que deberá efectuar el

solicitante a su costo en el Diario Oficial El Peruano, deberá aparecer:

Número de la solicitud

Nombre y país de domicilio del solicitante.

Reproducción del signo o su representación gráfica, según sea el caso

La o las actividades económicas para las cuales se solicita el registro del nombre

comercial.

La clase y/o clases a las que pertenecen las actividades económicas.

La fecha del primer uso del nombre comercial para cada una de las actividades

económicas respecto de las cuales se solicita el registro.

4.6. ¿Cómo ejerce un titular su derecho en base a un nombre comercial?

En los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o

registrado, el titular deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por

parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o

similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal.

Signos Distintivos

45

4.7. Cuando la ley no señale respecto al tratamiento jurídico del nombre

comercial ¿Bajo qué criterios se regirán los lemas comerciales?

En el mismo sentido que el lema comercial, le serán aplicables las disposiciones relativas a las

Marcas en tanto sean compatibles con su naturaleza.


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5. Denominación de Origen

5.1. ¿Qué son las denominaciones de origen?

Son una especie del género Indicaciones Geográficas que son los signos distintivos que se

utiliza para productos de un origen geográfico determinado cuyas cualidades, virtudes o

reputación en el mercado se deben a dicho lugar de origen. Así mismo, el titular de las

denominaciones de origen siempre será el estado que las registra y sobre ellas se concederán

autorizaciones de uso.

En ese sentido, Rangel señala que: “La denominación de origen es el signo distintivo

consistente en el nombre de un lugar geográfico con el que se identifican las mercancías que

tienen similares propiedades, derivadas de los elementos naturales propios de dicha región

geográfica, como clima, tierra y agua, así como de la técnica, destreza, habilidad y tradición

artesanal de quienes habitan la propia región, para producirlas.”40 Por ejemplo, algunas

denominaciones de origen protegidas son el caso del “queso roquefort”, un queso azul francés

de leche de oveja coagulada procedente de la zona situada alrededor de la ciudad

de Roquefort-Sur-Soulzon. Así mismo, tenemos el caso del “Tequila”, para el caso de bebidas

alcohólicas elaboradas en zonas específicas de México.

5.2. ¿Cuáles son los impedimentos para el registro de las denominaciones de

origen?

No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

No se ajusten a la definición de la denominación de origen.

Sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate

entendiéndose por ellos las consideradas como tales tanto por los conocedores de la

materia como por el público en general. 40

RANGEL, David (1992) Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual. Universidad Nacional Autónoma de

México. México, p. 68.

Signos Distintivos

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Sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público.

Puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el

modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos

productos.

Sean susceptibles de generar confusión con una marca solicitada a registro de buena

fe, o registrada con anterioridad de buena fe.

Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción,

total o parcial, de una marca notoriamente conocida cuyo titular sea un tercero,

cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando

su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese

tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio de

la marca; o la dilución de su fuerza distintiva o su valor comercial o publicitario.

5.3. ¿Cuál es el contenido de la solicitud para obtener la autorización de uso?

La solicitud para obtener la autorización de uso deberá contener y estar acompañada de lo

siguiente:

Nombre y domicilio del solicitante.

Los poderes que sean necesarios.

Los documentos que acrediten la existencia y presentación de la persona jurídica

solicitante.

La denominación de origen que se pretende utilizar.

Certificación del lugar o lugares de explotación, producción o elaboración del

producto. Se acreditará con acta de la vista de inspección realizada por un organismo

autorizado.

Certificación de las características del producto que se pretende distinguir con la

denominación de origen, incluyendo sus componentes métodos de producción o

elaboración y factores de vínculo con el área geográfica protegida; que se acreditará

con el acta de visita de inspección realizada y la certificación extendida por un

organismo autorizado.

Certificación que se cumple con la Norma Técnica Peruana, si fuese el caso.

Comprobante de pago de las tasas correspondientes.


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5. 4. ¿Qué se debe hacer si la producción y elaboración se realizan en áreas

geográficas distintas?

En los casos en que la producción en que la producción y elaboración del producto a ser

distinguido con una denominación de origen no se realicen en una misma área geográfica, el

solicitante deberá cumplir con acreditar que ambas zonas, tanto de producción de la materia

prima como de elaboración del producto, son zonas autorizadas y comprendidas en la

declaración de protección de la denominación de origen.

Los Signos Distintivos. Guía de Preguntas y Respuestas

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