Presidencia INDECOPI delC · PDF fileINDECOPI DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS RESOLUCiÓN N° 3695-2015/CSD-INDECOPI ... COSTA S.A., de...

Presidenciadel Consejo de Ministros

INDECOPI

DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS

RESOLUCiÓN N° 3695-2015/CSD-INDECOPI

EXPEDIENTE : 513689-2012

ACCIONANTE : COSTA S.A.

EMPLAZADA : PERU COVERAGE S.A.C.

MATERIA : NULIDAD DE REGISTRO DE MARCA DE PRODUCTOLEVANTAMIENTO DE SUSPENSiÓN

Lima, 17 de diciembre de 2015

1. ANTECEDENTES

Con fecha 09 de noviembre de 2012, COSTA S.A., de Perú, solicitó la nulidad delregistro de la marca de producto constituida por la denominación COSTARROZ, quedistingue arroz, azúcar, café, de la clase 30 de la Clasificación Internacional, inscrita afavor de PERU COVERAGE S.A.C., de Perú, con certificado N° 186443.

COSTA S.A., manifestó lo siguiente:

Su empresa es titular de la marca COSTA (certificado N° 43174), que distingueproductos de la clase 30 de la Clasificación Internacional, la cual posee la calidadde notoriamente conocida.La marca de la emplazada resulta susceptible de generar confusión en el públicoconsumidor con su marca previamente registrada; ello, debido a que existeabsoluta identidad entre los mismos, en tanto ambos distinguen "arroz, azúcar ycafé" y, que la marca objeto de nulidad resulta ser una transcripción parcial de sumarca notoriamente conocida COSTA.El registro de la emplazada es similar al grado de que la coexistencia de ambossignos en el mercado resulta manifiestamente indebida dado que generaríariesgo de confusión en los consumidores. Adicionalmente, ambos signos tienennaturaleza denominativa.Cuando el público consumidor aprecie la marca COSTARROZ, podríarazonablemente creer que se trata de un producto COSTA, lo cual esabsolutamente falso. Dicha posibilidad se ve acentuada si consideramos que elelemento ARROZ no desempeña función distintiva alguna, de modo que elelemento diferenciador relevante del conjunto marcario en cuestiona miento es,precisamente, la integridad de su marca notoriamente conocida.

Página 1 de 14INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800e-mail: [email protected] / W0b: www.indecopi.gob.pe

mailto:[email protected]

http://www.indecopi.gob.pe


INDECOPI

A fin de acreditar la calidad de notoriamente conocida de su marca COSTA, seremitió a los medios probatorios presentados en los expedientes N° 483321-2012Y N° 478734-2012.Adjuntó medios probatorios y citó jurisprudencia que considera aplicable alpresente caso.

Al absolver el traslado de la solicitud de nulidad, PERU COVERAGE S.A.C. manifestólo siguiente:

La marca COSTARROZ estuvo registrada a su favor, para distinguir productosde la clase 30 de la Clasificación Internacional, con certificado N° 70253, hasta el21 de marzo de 2011. Igualmente, fue titular de la marca COSTAZUCAR, concertificado N° 70475, hasta el 19 de febrero de 2012. Es decir, ambas marcashan coexistido con la marca COSTA durante diez años.En la actualidad existen diversos registros que contienen la denominaciónCOSTA, tales como: COSTA DE ORO (certificado N° 176130), COSSTO(certificado W 100399), COSTARROZ (certificado N° 186443), COSTANUSE(certificado N 88516), entre otras. Dichas marcas coexisten pacíficamente por loque no tiene sentido que la accionante pretenda contar con un monopoliorespecto al término COSTA, para distinguir productos de la clase 30 de laClasificación Internacional.El que las marcas no cuenten con elementos gráficos no va a modificar el hechopuntual de la coexistencia pacífica de diversas marcas con la de la accionante.Las pruebas presentadas por la accionante no evidencian la notoriedad quealega.Se puede hablar de la marca COSTA como un signo promocionado, pero sin lacategoría de marca notoriamente conocida.

Mediante escrito de fecha 23 de mayo de 2013, la accionante reiteró los argumentos desu acción, y adicionalmente señaló que la nulidad ha sido interpuesta contra la marcaCOSTARROZ y no contra las marcas cuya titularidad alega la emplazada, por lo queeste argumento resulta impertinente. Asimismo, indicó que las marcas que la emplazadaseñala como muestra de que la denominación COSTA se encuentra presente endiferentes marcas a favor de terceros, algunas no existen y otras han sido canceladas ose encuentran bajo procedimientos de nulidad.

Mediante Resolución N° 2189-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 02 de agosto de 2013, laComisión de Signos Distintivos suspendió el trámite del presente expediente, hasta quese resuelvan de manera definitiva en la vía administrativa los expedientes N°478734-2012 Y N° 483321-2012.

2. CUESTIONES EN DISCUSiÓN

La Comisión, teniendo en cuenta los antecedentes descritos, deberá determinar losiguiente:


Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Tel/: 224 7800e-mail: [email protected] / W¡¡b:www.indecopi.gob.pe




INDECOPI

(i) Si corresponde levantar la suspensión dispuesta mediante Resolución N°2189-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 02 de agosto de 2013.

(ii) De ser el caso, si el registro de la marca COSTARROZ, inscrita con certificadoN° 186443, se concedió contraviniendo alguna de las prohibiciones de registroestablecidas vigentes a dicho momento.

3. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSiÓN

3.1. Informes de antecedentes

De los informes de antecedentes que obran en el expediente se ha verificado losiguiente:

a) PERU COVERAGE S.A.C., de Perú, es titular de la marca de producto constituidapor la denominación COSTARROZ, que distingue arroz, azúcar, café, de la clase30 de la Clasificación Internacional, inscrita el 30 de marzo de 2012, con certificadoN° 186443, vigente hasta el 30 de marzo de 2022.

El presente registro fue solicitado el 15 de diciembre de 2011 y otorgado pormandato de la Resolución N° 005352-2012/DSD-INDECOPI, de fecha 30 demarzo de 2012.

b) COSTA S.A., de Chile, es titular de la marca de producto constituida por ladenominación COSTA, que distingue café, te, cacao, arroz, tapioca, sagú,sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan,bizcochos, tortas, helados comestibles; jarabe de melaza; levadura, polvos parahacer subir; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo; productos depastelería, confitería, polvos y pastas, azúcares y preparaciones dulces frescas,chocolates, caramelos, pastillas, miel de todo tipo y postres en general, de la clase30 de la Clasificación Internacional, inscrita el 28 de enero de 1982, con certificadoN° 43174, vigente hasta el 28 de enero de 2022.

c) Con fecha 04 de enero de 2012, mediante expediente N° 478734-2012,RODRIGUEZ ALFARO, WAL TER DIXON, de Perú, solicitó el registro de lamarca de producto constituida por la denominación MI COSTA BLANCA Ylogotipo, conforme al modelo adjunto (no reivindica colores):


Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Pero / Tel/: 224 7800e-mail: [email protected] / Wl¡b:www.indecopi.gob.pe




INDECOPI

Para distinguir café, té, cacao, azúcar, arroz, sal, mostaza, hielo, especias, salsas(condimentos), productos de pastelería, levaduras, polvo de hornear, vinagres,condimentos, de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

Contra la referida solicitud de registro, COSTA S.A. formuló oposición, alegandoentre sus fundamentos el hecho que la marca COSTA es notoriamente conocida.

Al respecto, mediante Resolución W 1833-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 24 dejunio de 2013, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposiciónformulada por COSTA S.A. y dispuso inscribir el registro del signo solicitado.Asimismo, cabe señalar que en dicha Resolución la Comisión de Signos Distintivosdeterminó que los medios probatorios presentados por COSTA S.A. no acreditanque la marca COSTA goza de la calidad de notoriamente conocida. Contra dichaResolución COSTA S.A. interpuso recurso de apelación.

Mediante Resolución N° 3317-2014/TPI-INDECOPI, de fecha 25 de septiembre de2014, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual confirmó la Resolución N°1833-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 24 de junio de 2013.

d) Con fecha 15 de febrero de 2012, mediante expediente N° 483321-2012, COSTAS.A., de Chile, solicitó la nulidad del registro de la marca de producto COSTA DEORO, que distingue arroz, de la clase 30 de la Clasificación Internacional, inscritacon certificado N° 176130, a favor de MOLINO ESPINO E.I.R.L., de Perú.

Al respecto, COSTA S.A. alega entre los fundamentos de la nulidad el hecho quela marca COSTA es notoriamente conocida.

Al respecto, mediante Resolución W 1412-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 17 demayo de 2013, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la acción denulidad interpuesta por COSTA S.A. Asimismo, cabe señalar que en dichaResolución la Comisión de Signos Distintivos determinó que los mediosprobatorios presentados por COSTA S.A. no acreditan que la marca COSTA gozade la calidad de notoriamente conocida. Contra dicha Resolución COSTA S.A.interpuso recurso de apelación.

Mediante Resolución N° 3316-2014/TPI-INDECOPI, de fecha 25 de septiembre de2014, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual confirmó la Resolución N°1412-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 17 de mayo de 2013.

3.2. Levantamiento de suspensión

Mediante Resolución N° 2189-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 02 de agosto de 2013, laComisión de Signos Distintivos suspendió el trámite del presente expediente, hasta quese resuelvan de manera definitiva en la vía administrativa los expedientes N°478734-2012 Y N° 483321-2012.

Página 4 de 14INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN pE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú I TeZ/: 224 7800e-mail: [email protected] I Web: www.indecopi.gob.pe




INDECOPI

Conforme a lo señalado en el informe de antecedentes, mediante Resolución N°3317-2014/TPI-INDECOPI, de fecha 25 de septiembre de 2014, recaída en elexpediente N° 478734-2012, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual confirmó laResolución N° 1833-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 24 de junio de 2013. Asimismo,mediante Resolución N° 3316-2014/TPI-INDECOPI, de fecha 25 de septiembre de2014, recaída en el expediente N° 483321-2012, la Sala Especializada en PropiedadIntelectual confirmó la Resolución N° 1412-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 17 de mayode 2013.

En ese sentido y en atención a las resoluciones de la Sala Especializada en PropiedadIntelectual antes citadas, se entiende que han quedado resueltos en forma definitiva, enla vía administrativa, los expedientes N° 478734-2012 Y N° 483321-2012, por lo quecorresponde levantar la suspensión del presente procedimiento.

3.3. Determinación de la norma aplicable

La declaración de nulidad tiene efectos retroactivos, es decir, implica que el registro deuna marca nunca fue válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que looriginó han tenido los efectos previstos por ley.1

Dado el carácter retroactivo de la nulidad, resulta necesario determinar la normatividadque se encontraba vigente al momento de la concesión del registro cuestionado, ya queserá en base a dichas disposiciones que se evaluará la validez del registro.

En efecto, la nulidad implica un acto que se considera inválido por haber incurrido en unvicio vigente al momento de su nacimiento, de conformidad con las normas vigentes endicho momento. Es por ello que aquellas causales de nulidad estipuladas en normas queentraron en vigencia con posterioridad, no invalidan un registro otorgado válidamente deacuerdo a la normativa vigente al momento de su concesión, ya que lo contrariogeneraría una inseguridad jurídica y significaría aplicar una norma retroactiva mente,contraviniendo lo dispuesto por el artículo 103 de nuestra Constitución.

El registro del signo cuya nulidad se solicita fue concedido en virtud a la Resolución N°005352-2012/DSD-INDECOPI, de fecha 30 de marzo de 2012, al amparo de lodispuesto por la Decisión 486 y por el Decreto Legislativo N° 1075, por lo que, el análisisrespecto a la validez del registro de la referida marca, debe ser realizado a la luz dedichas disposiciones.

En cuanto a la parte procedimental, cabe señalar que la norma aplicable es la Decisión486, concordante en lo pertinente con el Decreto Legislativo N° 10752 y siempre que nola contravenga.

1 BOTANA AGRA, Manuel. "Panorámica de la Ley 32/1998 Española de Marcas", en Revista ADI N° 13,1989-90, p. 28.2 De conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N°1075.


Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / TeI!: 224 7800e-mail: [email protected] / ~b: www.indecopi.gob.pe




INDECOPI

3.4. Análisis de las causales de nulidad

El segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 establece que la autoridadnacional competente decretará, de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidadrelativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención a lodispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acciónprescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registroimpugnado.

De la revisión de los argumentos expuestos por la accionante se advierte que lapresente acción de nulidad se sustenta en el hecho de que el registro de la marcaCOSTARROZ, inscrita con certificado N° 186443, fue otorgado en contravención de lasprohibiciones de registro establecidas en el artículo 136 incisos a) y h) de la Decisión486.

3.5. Notoriedad de la marca COSTA

COSTA S.A., alegó que su marca COSTA (certificado N° 43174) que distingueproductos de la clase 30 de la Clasificación Internacional, ostenta la calidad de marcanotoriamente conocida.

Siendo así, esta Comisión procederá a evaluar si la accionante ha cumplido conacreditar la notoriedad de dicha marca, a fin de determinar si el registro de la marcaobjeto de nulidad fue concedido en contravención de lo dispuesto por el artículo 136inciso h) de la Decisión 486.

3.5.1. Marco conceptual y legal

El artículo 224 de la Decisión 486 señala que se entiende por un signo distintivonotoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro porel sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiesehecho conocido. Al respecto, el artículo 230 de la referida Decisión, establece que seentenderá por sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de unsigno distintivo, entre otros, al grupo de consumidores reales o potenciales del tipo deproductos o servicios a los que se aplique; las personas que participan en los canales dedistribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento,actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Ahora bien, el reconocimiento de una marca como notoriamente conocida es la basejurídica para otorgar a un signo una protección especial dentro del sistema de marcas;protección que trasciende el principio de inscripción registral, territorialidad e inclusopuede trascender el principio de especialidad.

En efecto, si bien el derecho al uso exclusivo sobre una marca, según la normativavigente, se adquiere a través del registro de la misma ante la autoridad competente, enel caso de las marcas notoriamente conocidas, la protección de las mismas no se da en


Calle De LaProsa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 2247800e-maiL:[email protected] / Web: www.indecopi.gob.pe




INDECOPI

función del registro, sino por el solo hecho de su notoriedad, pues se entiende que si unamarca es ampliamente conocida en el mercado, debe generar un derecho en favor de sutitular, quien es el principal gestor de que su marca llegue a alcanzar la calidad denotoria.

De igual modo, si bien la estricta aplicación del principio de territorialidad, impone que laprotección que se otorga a una marca registrada se extienda únicamente al territorio delpaís en que se concedió el registro, tratándose de marcas que han alcanzado el gradode notorias, es probable que terceras personas pretendan aprovecharse del nivel deconocimiento alcanzado por aquellas y traten de registrar a su favor marcas notorias queperteneciendo a terceros, no han sido registradas en nuestro país por su legítimo titular.Esta circunstancia ha determinado la necesidad de establecer como una excepción alprincipio de territorialidad, el caso de las marcas notoriamente conocidas, las cuales sonprotegidas más allá del país en el cual se encuentran registradas o son utilizadas, segúnsea el sistema de adquisición marcaria.

Asimismo, la estricta aplicación del principio de especialidad determina que la protecciónque se otorga a una marca registrada, se encuentre referida a productos o serviciosidénticos o vinculados a aquellos para los cuales fue registrada. No obstante, en el casode marcas notoriamente conocidas, la protección puede extenderse aún contra laspretensiones de registrar signos idénticos o similares para distinguir productos oservicios de distinta naturaleza y no vinculados económicamente a aquellos quedistingue la marca, lo cual dependerá del análisis del caso concreto.

A efectos de determinar la notoriedad de un signo distintivo, el artículo 228 de laDecisión 486 establece de manera enunciativa diversos factores a ser tomados encuenta, los mismos que se detallan a continuación:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro decualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera decualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera decualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias,exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de laactividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover elestablecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signocuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del PaísMiembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;g) el valor contable del signo como activo empresarial;h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia

del signo en determinado territorio; oi) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento

por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección;


Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú I Telf: 224 7800e-mail: [email protected] I Wí1b:www.indecopi.gob.pe




INDECOPI

j) los aspectos del comercio internacional; o,k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo

distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Dentro de los factores a ser considerados para determinar la notoriedad de un signodistintivo, se señala el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente.Ello debe analizarse sistemáticamente con el artículo 230 de la Decisión 486,anteriormente citado. Así, para reconocer la notoriedad de un signo distintivo bastaráque sea conocido dentro de cualquiera de los sectores mencionados en dicha norma.

Adicionalmente a ello, cabe señalar que mediante Resolución N°2951-2009ITPI-INDECOPI, de fecha 09 de noviembre de 20093, la Sala de PropiedadIntelectual del Tribunal del INDECOPI estableció como precedente de observanciaobligatoria dicha Resolución con relación a los criterios que se deben tener en cuenta alevaluar si una marca goza de la calidad de notoriamente conocida, así como al aplicar elinciso h) del artículo 136 de la Decisión Andina 486.

Al respecto, la Sala de Propiedad Intelectual señaló que "la notoriedad de una marcadebe ser acreditada en el expediente en el que se invoca; así, quien alega la notoriedadde una marca debe probar tal situación. [En efecto] en virtud del principio de que lacarga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca [éstadebe] aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la autoridadadministrativa respecto a la notoriedad invocada".

De ello se advierte que para la demostración de la notoriedad de una marca resulta "[... ]inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferenciadel hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia deser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de suexistencia, a través de la prueba [... ]"4.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente y aún cuando la notoriedad es unfenómeno dinámico que debe ser acreditado por quien lo alega, cabe precisar que ellono significa que las pruebas tendientes a acreditar la notoriedad de una marca deban serpresentadas cada vez que ésta se invoca, sino que dependerá del caso concreto. Paratal efecto, se deberá tener en cuenta que la extensión del conocimiento y difusión de unamarca notoria, permanece en el recuerdo de los consumidores por un tiempoprolongado aún cuando dicha marca ya no sea usada en el mercado correspondiente,toda vez que el intenso despliegue publicitario que se realiza en torno a ella determinaque sea difícil que la condición de notoriamente conocida desaparezca en corto tiempo.Así, en el caso de marcas cuya notoriedad ha sido reconocida por la autoridadadministrativa correspondiente en fecha relativamente reciente, se entiende que lacalidad de notoriamente conocida permanece y no necesita ser acreditada nuevamente.

3 Resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano el 26 de diciembre de 2009.4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 06-IP-2005. Pág. 12.


Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Tel!: 224 7800e-mail: [email protected] / Wéb: www.indecopi.gob.pe




INDECOPI

En este orden de ideas, esta Comisión procederá a evaluar la notoriedad de la marcaCOSTA (certificado N° 43174), de conformidad con los criterios señalados y a la luz delos medios probatorios presentados por la accionante.

3.5.2. Análisis de la alegada notoriedad de la marca COSTA (certificado N° 43174), dela clase 30 de la Clasificación Internacional

En el presente caso, la accionante se remitió a los medios probatorios presentados enlos expedientes N° 483321-2012 Y N° 478734-2012.

3.5.3. Evaluación de los medios probatorios

En el presente caso, tenemos que mediante Resolución N°1833-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 24 de junio de 2013, recaída en el expediente N°478734-2012, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposiciónformulada por COSTA S.A. Y dispuso inscribir el registro del signo solicitado. Cabeseñalar que en dicha Resolución la Comisión de Signos Distintivos determinó que losmedios probatorios presentados por COSTA S.A. no acreditan que la marca COSTAgoza de la calidad de notoriamente conocida. Contra dicha Resolución COSTA S.A.interpuso recurso de apelación. Al respecto, mediante Resolución N°3317-2014!TPI-INDECOPI, de fecha 25 de septiembre de 2014, la Sala Especializadaen Propiedad Intelectual confirmó la Resolución N° 1833-2013/CSD-INDECOPI, defecha 24 de junio de 2013.

Asimismo, mediante Resolución N° 1412-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 17 de mayode 2013, recaída en el expediente N° 483321-2012, la Comisión de Signos Distintivosdeclaró infundada la acción de nulidad interpuesta por COSTA S.A. Cabe señalar queen dicha Resolución la Comisión de Signos Distintivos determinó que los mediosprobatorios presentados por COSTA S.A. no acreditan que la marca COSTA goza de lacalidad de notoriamente conocida. Contra dicha Resolución COSTA S.A. interpusorecurso de apelación. Al respecto, mediante Resolución N° 3316-2014!TPI-INDECOPI,de fecha 25 de septiembre de 2014, la Sala Especializada en Propiedad Intelectualconfirmó la Resolución N° 1412-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 17 de mayo de 2013.

En consecuencia, en el presente caso, tenemos que los medios probatorios ofrecidospor la accionante no acreditan la calidad de notoriamente conocida de la marca COSTA(certificado N° 43174).

3.5.4. Conclusión

De lo anteriormente expuesto, se concluye que no se ha acreditado que la marcaCOSTA (certificado N° 43174), goce de la calidad de notoriamente conocida. Siendoasí, no resulta aplicable la prohibición de registro prevista en el artículo 136 inciso h) dela Decisión N° 486, por lo que resulta infundada la acción de nulidad en este extremo.


Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Tel!: 224 7800e-mail: [email protected] / Wí!b:www.indecopi.gob.pe




INDECOPI

3.6. Evaluación del riesgo de confusión

COSTA S.A. sustentó su acción en el registro de la marca COSTA (certificado N°43174), de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrialseñala que "no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercioafectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sean idénticos o seasemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por untercero, para los mismos productos o se/Vicios, o para productos o se/Vicios respecto delos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación".

La confusión a la que puede ser inducido el público consumidor en el mercado puededarse de dos formas. Así, la confusión directa se presenta cuando dos productos oservicios, idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de modo talque el consumidor adquiere un producto o contrata un servicio en la creencia erróneaque se trata del producto o servicio del competidor. De otro lado, la confusión indirecta,no está referida a los productos o servicios en sí, sino al origen empresarial de losmismos, es decir que el consumidor aún diferenciando claramente los productos oservicios, considera que ambos pertenecen a un mismo titular.

De lo expuesto se concluye que para el análisis del riesgo de confusión se deberá teneren cuenta tanto la semejanza de los signos en sí, como la naturaleza de los productos oservicios a los que se aplican, debiéndose tener presente que por lo general, laconfusión entre dos signos será mayor cuanto mayor sea la similitud o conexióncompetitiva entre los productos o servicios a distinguir.

3.6.1. Productos a los que se refieren los signos en conflicto

En cuanto a los productos o servicios, cabe señalar que uno de los principios en los quese sustenta el derecho marcario es el de especialidad, en virtud del cual se limita concarácter general la posibilidad de oponer una marca registrada frente al registro o uso deun signo idéntico o similar respecto a productos o servicios idénticos o semejantes.

Así, el registro de una marca otorga protección a su titular no sólo respecto a losproductos o servicios para los cuales se concedió el registro, sino que también opera enrelación a productos o servicios que se asemejen al grado de inducir a confusión alpúblico consumidor, con independencia de si éstos se encuentran comprendidos o no enuna misma clase de la Clasificación Internacional.

Al respecto, cabe precisar que la Clasificación Internacional de Productos y Servicios deNiza es irrelevante para efectos de determinar si existe similitud entre los productos oservicios en cuestión. Así lo entiende el artículo 151 de la Decisión 486 en su segundopárrafo, al establecer expresamente que "(. ..) Las clases de la ClasificaciónInternacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitudde los productos o se/Vicios indicados expresamente", por lo que puede suceder queproductos o servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional


Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800e-mail: [email protected]/WI1b:W7.UW.indecopi.gob.pe

mailto:[email protected]/WI1b:W7.UW.indecopi.gob.pe


INDECOPI

no sean semejantes y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes seansimilares.

En consecuencia, para determinar el alcance del principio de especialidad, se deberáanalizar si los productos o servicios a los que están referidos los signos son similaressegún su naturaleza, finalidad, canales de comercialización, complementariedad,utilización conjunta o público consumidor al que van dirigidos.

En el presente caso, la marca COSTAARROZ (certificado N° 186443), distingue arroz,azúcar, café, de la clase 30 de la Clasificación Internacional.

Por su parte, la marca COSTA (certificado N° 43174), distingue café, te, cacao, arroz,tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan,bizcochos, tortas, helados comestibles; jarabe de melaza; levadura, polvos para hacersubir; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas; especias; hielo; productos de pastelería,confitería, polvos y pastas, azúcares y preparaciones dulces frescas, chocolates,caramelos, pastillas, miel de todo tipo y postres en general, de la clase 30 de laClasificación Internacional.

Al respecto, se advierte que los signos en conflicto se encuentran referidos a arroz ycafé.

Asimismo, se advierte que existe vinculación entre los sucedáneos del café que distinguela marca COSTA (certificado N° 43174) Y el café que distingue la marca objeto denulidad, toda vez que se trata de productos sustitutos.

Igualmente, se advierte que existe vinculación entre la sal, la mostaza, el vinagre y lassalsas que distingue la marca COSTA (certificado N° 43174) Y el arroz que distingue lamarca objeto de nulidad, dado que son productos que pueden tener un uso conjunto ocomplementario, pues la sal, la mostaza, el vinagre y las salsas suelen agregarse alarroz para realzar su sabor.

De la misma forma, el azúcar que distingue la marca objeto de nulidad, se encuentravinculada con el té que distingue la marca de la accionante, ya que dichos productos sonde uso complementario, por lo que son susceptible de estar dirigidos al mismo grupo deconsumidores.

Finalmente, el pan, bizcochos y tortas, que distingue la marca de la accionante, seencuentran vinculados con el café que distingue la marca objeto de nulidad; toda vezque se trata de productos susceptibles de ser consumidos conjuntamente, como porejemplo en el desayuno o meriendas, siendo de uso complementario y encontrándosedestinados a un mismo público consumidor.

En ese sentido, se ha verificado que se cumple uno de los requisitos para que se genereriesgo de confusión en el mercado, quedando por determinar si los signos son, o no,semejantes al grado de inducir a confusión al público consumidor. Además, dada laidentidad de algunos de los productos a que se refieren los signos en conflicto, esta

Página 11 de 14INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LAPROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800e-mail: [email protected] / ~b: www.indecopi.gob.pe




INDECOPI

Comisión considera que se incrementa el riesgo de confusión, por lo que se deberá sermás riguroso en el examen comparativo de los signos.

3.6.2. Examen comparativo

El artículo 45 del Decreto Legislativo N° 1075, señala que "a efectos de establecer si dossignos son semejantes y capaces de inducir a confusión y error al consumidor, laDirección competente tendrá en cuenta principalmente los siguientes criterios:

a) La apreciación sucesiva de los signos considerando su aspecto de conjunto y conmayor énfasis en las semejanzas que en las diferencias;

b) El grado de percepción del consumidor medio;c) La naturaleza de los productos o servicios y su forma de comercialización o

prestación, respectivamente;d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el

mercado; y,e) Si el signo es parte de una familia de marcas".

El artículo 46 del Decreto Legislativo W 1075 establece que "tratándose de signosdenominativos, en adición a los criterios señalados en el artículo 45 de este DecretoLegislativo, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) La semejanza gráfico-fonética;b) La semejanza conceptual; y,c) Si el signo incluye palabras genéricas y/o descriptivas, se realizará el análisis sobre

la palabra o palabras de mayor fuerza distintiva".

Asimismo, para determinar si dos signos son confundibles, debe partirse de la impresiónde conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor, ya que porlo general, éste no podrá comparar ambos signos a la vez, sino más bien el signo quetenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo queguarde del signo anteriormente percibido.

Es por ello, que al comparar dos signos deben considerarse principalmente aquellascaracterísticas que puedan ser recordadas por el público consumidor, debiendo tenerpresente además, que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciación de losconsumidores dependerán de los productos o servicios a distinguir y de la atención queusualmente presten para su adquisición o contratación.

Realizado el examen comparativo entre la marca objeto de nulidad COSTARROZ(certificado N° 186443) Y la marca registrada COSTA (certificado N° 43174), se advierteque dichos signos no resultan semejantes.

En efecto, si bien los signos comparten algunas letras en su conformación (C-O-S-T-A IC-O-S-T-A-R-R-O-Z), las letras R-R-O-Z, ubicadas como letras finales de la marcaobjeto de nulidad, determinan que ambos signos resulten fonética y gráficamentediferentes.


Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / TeZ!: 224 7800e-mail: [email protected] / Wéb: www.indecopi.gob.pe




INDECOPI

3.6.3. Conclusión

Por lo expuesto, no obstante los signos en conflicto se refieren a algunos de los mismosproductos y otros vinculados, dado que los mismos no resultan semejantes, la Comisiónconsidera que la coexistencia de los signos en conflicto no será susceptible de generarriesgo de confusión en el público consumidor; correspondiendo declarar infundada laacción de nulidad, en este extremo.

3.7. Aplicación de la jurisprudencia invocada

Jurisprudencia de la Sala de Propiedad Intelectual

En el presente caso, las partes invocaron la aplicación de criterios contenidos enresoluciones de la Sala de Propiedad Intelectual (ahora Sala Especializada enPropiedad Intelectual) del Indecopi.

Al respecto, cabe señalar que, de conformidad con el artículo 43 del Decreto LegislativoN° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi: "Las resolucionesde las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de laPropiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso ycon carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observanciaobligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamentemotivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal deDefensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (...)".

Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que si bien la jurisprudenciacitada, representa una línea de criterio o tendencia resolutiva de la Sala Especializadaen Propiedad Intelectual del INDECOPI, se debe tener en consideración que lasconclusiones a que se arriben en cada caso dependerán del examen delcorrespondiente expediente.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Asimismo, en el presente caso las partes invocaron la aplicación de criterios contenidosen sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Sobre el particular cabe indicar que la presente resolución no contradice los criteriosadoptados por el mencionado Tribunal, puesto que son criterios que han sidoobservados en el análisis llevado a cabo en este procedimiento. Sin perjuicio de loanterior, cabe precisar que las interpretaciones prejudiciales realizadas por el referidoTribunal, sólo resultan vinculantes para la autoridad competente al momento de resolverel caso respecto del cual se formuló la solicitud de interpretación prejudicial, más no entodos los casos sometidos a su competencia.


Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 . Perú / Tel!: 224 7800e-mail: [email protected] / ~b: www.indecopi.gob.pe




INDECOPI

3.8. Conclusión

En virtud de las consideraciones expuestas, no se ha acreditado que el registro de lamarca de producto COSTARROZ (certificado N° 186443) se encuentra incurso en elsupuesto de nulidad establecido en el artículo 172 de la Decisión 486, razón por la cualcorresponde declarar infundada la nulidad solicitada por COSTA S.A.

La presente Resolución se emite en aplicación de las normas legales antesmencionadas y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 36, 40, 41 Y42de la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de laCompetencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), sancionadapor Decreto Legislativo N° 1033, concordante con el artículo 4 del Decreto Legislativo N°1075; así como por los artículos 50, 51 Y 52 del Reglamento de Organización yFunciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de laPropiedad Intelectual (INDECOPI).

4. DECISiÓN DE LA COMISiÓN

Primero: Levantar la suspensión dispuesta mediante Resolución N°2189-2013/CSD-INDECOPI, de fecha 02 de agosto de 2013.

Segundo: Declarar INFUNDADA la acción de nulidad interpuesta por COSTA S.A., dePerú, contra el registro de la marca de producto constituida por la denominaciónCOSTARROZ, que distingue arroz, azúcar, café, de la clase 30 de la ClasificaciónInternacional, inscrito con certificado N° 186443, a favor de PERU COVERAGE S.A.C.,de Perú.

Con la intervención de los miembros de Comisión: Ray Augusto Meloni García,Hugo Fernando González Coda, Teresa Stella Mera Gómez y Sandra Patricia Li

Carmelino. R \

RAY A~US~ ME~NI~ARCíAPresidente de la Comisión de Signos Distintivos


Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú I Telf.: 224 7800e-mail: [email protected] I Web: www.indecopi.gob.pe



Presidencia INDECOPI delC · PDF fileINDECOPI DIRECCIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS COMISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVOS RESOLUCiÓN N° 3695-2015/CSD-INDECOPI ... COSTA S.A., de...

Documents