1 copyright 2012 MI.TO. Technology S.r.l. - all rights reserved cover Trarre utili dai brevetti: oltre allo sfruttamento industriale, le licenze e le cessioni Trieste, 25 settembre 2014
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Trarre utili dai brevetti: oltre allo sfruttamento industriale,
le licenze e le cessioni Trieste, 25 settembre 2014
q L’utilizzo strategico e l’uso negoziale del brevetto nel mercato della
tecnologia. q Le principali opzioni di sfruttamento: cessioni e licenze.
q La negoziazione e la stipula di contratti di licenza
Sommario
Prima parte
L’utilizzo strategico e l’uso negoziale del brevetto nel mercato della tecnologia
Exploitation in the core business (manufacturing)
Invention disclosures
Utilizzo strategico e utilizzo negoziale della proprietà intellettuale
Evaluation Protection Maintenance
Abandon
Licensing ‘Carrot’ licensing
‘Stick’ licensing
Spin-off and start-ups
Existing companies
Generation and maintenance stage
Direct (industrial) use
Indirect (contractual) use
L’utilizzo dei brevetti e il loro valore
q il 36% dei brevetti europei non è mai utilizzato ne a fini industriali
ne a fini negoziali
q solo il 13% dei brevetti è utilizzato a fini commerciali (ci sono molti
“sleeping patents”)
q il valore economico dei brevetti è asimmetrico: una piccola
porzione dei brevetti ha ritorni economici molto elevati
* from PatVal EU Report
L’utilizzo dei brevetti e il loro valore
Fondamenti normativi dello sfruttamento negoziale
Art. 66 (Codice della Proprietà Industriale) Diritto di brevetto
1. I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal presente codice. 2. In particolare, il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi: a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.
Concetti elementari dello sfruttamento per via negoziale
q Distinzione tra mercato del prodotto e mercato della tecnologia
q Brevetto come input intermedio di processi produttivi
q Possibili forme di sfruttamento per via negoziale: • accordo cooperativo di ricerca e sviluppo • cessione • licenza • material transfer agreement (MTA)
LICENZE Contratti a prestazioni corrispettive per mezzo dei quali il titolare di un diritto di proprietà intellettuale (licenziante) concede, dietro un corrispettivo, ad un soggetto utilizzatore (il licenziatario), l’uso delle proprie tecnologie protette. CESSIONI Contratti a prestazioni corrispettive per mezzo dei quali il titolare di un diritto di proprietà intellettuale cede a titolo definitivo ad altro soggetto la titolarità del diritto e, con esso, tutte le possibilità di utilizzo, per un compenso (determinato o variabile). ACCORDI DI RICERCA E SVILUPPO Contratti atipici di collaborazione (anche JV) per lo svolgimento di attività di ricerca su un campo, contenenti la disciplina del c.d. foreground. Accordi atipici per lo scambio di materiale e/o informazioni per finalità di ricerca e rispetto ai quali non sussiste una cooperazione tra i ricercatori e non si intende attribuire diritti di proprietà intellettuale.
Le tipologie principali di accordo.
MTA
Rischi che incidono sul successo dell’operazione di trasferimento tecnologico: q rischio tecnologico (il prodotto funzionerà?)
q rischio commerciale (il prodotto si venderà?)
q rischio legale (il prodotto sarà copiato?)
Gestire proprietà intellettuale significa gestire rischio
RICERCA MERCATO
IDEA SVILUPPO SOLUZIONE PROTOTIPO PRODOTTO VENDITA
RISCHIO TECNOLOGICO RISCHIO COMMERCIALE
RISCHIO LEGALE
L’andamento dei rischi
CATENA DI PRODUZIONE DELL’INNOVAZIONE
Strumenti negoziali e gestione del rischio
q Trasferimento totale del rischio: cessione
q Gestione del rischio tecnologico: accordo di cooperazione tecnologica
(R&D oppure R&D&I agreement; CRADA)
q Gestione del rischio di mercato: licenza (sharing agreement) con
remunerazione variabile
q Gestione dei rischi legali: accordo per la gestione delle controversie
Strumenti negoziali di governo della relazione tra le parti (prima e dopo l’accordo)
q Gestione della confidenzialità
• NDA prima del deposito della domanda di brevetto
• Accordo di riservatezza (CA; NDA)
• NDA dopo il deposito della domanda di brevetto
• per tutelare conoscenza implicita e know-how segreto connessi
all’oggetto del brevetto
• per mantenere l’opzione di tutela del segreto durante la fase di
segretezza della domanda
q Gestione di alcuni eventi successivi alla conclusione dell’accordo
Ulteriori strumenti negoziali di governo della relazione tra le parti (prima e dopo l’accordo)
q Eventi successivi rispetto alla conclusione della licenza che incidono
sul rischio:
§ contenzioso
§ dannosità del prodotto
§ eventi di dissesto del licenziatario
Seconda parte
Le principali opzioni di sfruttamento: cessioni e licenze.
La cessione
q Trasferimento della tecnologia a titolo definitivo. q Sono ipotizzabili quattro modelli di cessione:
i. cessione dell’invenzione concepita ma non (ancora) brevettata
ii. cessione dell’invenzione non ancora realizzata (futura) iii. cessione della domanda di brevetto iv. cessione del brevetto concesso
q Può essere previsto un corrispettivo di tipo royalty.
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q Licenza esclusiva
q Licenza non-esclusiva
q Sole license
q Licenza e sub-licenza
q Grant-back (contratto o clausola) e licenza incrociata
Le principali tipologie di licenza
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Tempo
Spazio
Rivendicazioni
(Prodotto o processo)
Variabili determinanti della licenza come operazione economica. Limiti del diritto, opportunità del titolare
Come è protetta la tecnologia? Sono noti tutti i campi
d’uso?
Qual è la durata massima della
protezione? Quale la vita utile? Quale la
previsione del mercato?
In quali Paesi è protetta
l’innovazione?
q Rimborso delle spese di protezione q Accollo delle spese di manutenzione annuale q Corrispettivi da opzione q Downpayment iniziali q Milestone fees q Running royalties q Minimum royalties q Flat royalty rates/Tiered royalty rates q Sublicensing fees q Equities (per licenze a start up e spin off) q Contribuzioni in natura (in kind consideration)
I corrispettivi
Terza parte
La negoziazione e la stipula dei contratti di licenza
Interessi delle parti nella negoziazione
LICENZIANTE LICENZIATARIO
Durata
Estendere il flusso di entrate Massimizzare le entrare prima della scadenza Includere nella licenza know-how o altri diritti per estendere la durata della licenza oltre la scadenza del brevetto
Accorciare i termini entro i quali pagare le royalties Differire/ritardare i pagamenti
Corrispettivi
Aumentare i pagamenti di royalties Incoraggiare le sub-licenze Essere pagato per assistenza tecnica
Ridurre il pagamento di royalties Ottenere l’esclusiva Ottenere la massima protezione territoriale
Rischio
Stabilire milestone Trasferire i costi di sviluppo interamente al licenziatario Licenziare non in esclusiva
Evitare pagamenti di somme fisse e di grande ammontare
Adattato e tradotto da Smith e Parr (2005)
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PROTEZIONE DELLA
INNOVAZIONE
PERIODO DI PRELAZIONE O
TERMINE DELL’OPZIONE
MANCATO ESERCIZIO
O RIFIUTO
NESSUN DIRITTO DI SPONSOR
FALLIMENTO DEL NEGOZIATO
MARKETING TECNOLOGIA
IDENTIFICAZIONE DEL
LICENZIATARIO
FIRMA DEGLI ACCORDI DI RISERVATEZZA E
PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI SFRUTTAMENTO
NEGOZIATO CONCLUSIONE DELL’ACCORDO
DI LICENZA
DIRITTO DI PRELAZIONE O
OPZIONE DELLO SPONSOR
OVVERO
CESSIONE IN CASO DI RICERCA
COMMISSIONATA
INIZIATIVE DI MARKETING
DELLA TECNOLOGIA
Il marketing della tecnologia in modalità push
Le fasi del negoziato e i relativi strumenti
q Accordi di riservatezza
q Firma di lettere di intenti, memorandum of understanding, term-sheet
q Contratto di opzione
q Checklist
q Documenti di due diligence
q Puntuazioni delle negoziazioni
q Firma del contratto
Quarta parte
La negoziazione e la stipula di contratti di licenza: le clausole contrattuali
Comportamenti e circostanze che richiedono monitoraggio e strumenti di coazione (sanzione non monetarie conservative)
q Inadempimenti contrattuali q Under-reporting q Inventing e patenting around
q Eventi di dissesto del licenziatario q Acquisizione ostile e/o da parte del concorrente
Rimedi a livello contrattuale: q Conversione della licenza q Clausole di gradimento q Clausole di best efforts q Clausole di audit q Termination/diritto di recesso (non ad nutum) q Clausole risolutive espresse q Condizioni sospensive o risolutive q Royalties minime
Termination e monitoraggio del licenziatario
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La disciplina delle garanzie contrattuali
TIPOLOGIA RACCOMANDATA NOTE
Garanzia sulla titolarità SI
Garanzia sulla validità dei brevetti NO
per i casi di cessione e licenza di brevetti già concessi
Garanzia sulla futura concessione dei brevetti NO
per i casi di brevetti non ancora concessi o concessi soltanto in
alcuni stati
Garanzia sull’idoneità della tecnologia all’uso NO
Garanzia sulla contraffazione attiva e passiva LIMITATAMENTE
garanzia relativa alla freedom of operation
q Perfezionamenti della tecnologia licenziata ottenuti in costanza del contratto.
q È sempre opportuno stabilire a priori: a. titolarità b. condizioni di accesso di chi non è titolare c. gestione dell’eventuale co-titolarità
q Clausola di grant back
I miglioramenti della tecnologia
Altre clausole contrattuali
q Disciplina delle vendite passive
q Divieti specifici sull’uso della tecnologia licenziata in combinazione
con altre tecnologie (cd. tainting)
q Uso dei nomi e dei marchi connessi con la tecnologia (licenze OEM)
q Obblighi di manleva e assicurativi
q Disciplina del rapporto in caso di scioglimento anticipato
(smaltimento scorte e altro)
q Legge applicabile e contenzioso
Clausole che incidono sulla valutazione degli accordi dal punto di vista della disciplina antitrust
Non consentono l’automatica esenzione di blocco per un accordo di licenza, anche se sussistono i requisiti basati sulle quote di mercato – cd. black list – ex Reg. 772/2004. q Obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di concedere licenza esclusiva
al licenziante (o ad un terzo designato) per i perfezionamenti separabili o per le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza (grant-back esclusivo)
q Obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di cedere, in tutto o in parte, al licenziante (o ad un terzo designato) i perfezionamenti separabili o per le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza
q Obbligo, diretto o indiretto del licenziatario di non contestare la validità dei d.p.i. detenuti dal licenziante nel mercato comune (no-challenge clause), fatta salva la facoltà di prevedere che l’accordo cessi qualora il licenziatario contesti la validità di uno o più d.p.i. sotto licenza.
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Letture consigliate
q Rivette, Kevin G., Kline, David, Rembrandts in the Attic, Boston, Harvard Business School Press, 2000
q Chesbrough, Henry, Open. Modelli di business per l’innovazione, a cura di A. Di Minin, Milano, Egea, 2008
q Fosfuri, Andrea, The licensing dilemma: understanding the determinants of the rate of technology licensing, 27 Strat. Mgmt. J. 1141 – 1158 (2006)
q Davis, Julie L., Harrison, Suzanne S., Edison in the Boardroom: How Leading Companies Realize Value from Their Intellectual Assets, New York, John Wiley & Sons, 2002
q Piccaluga, Andrea, La valorizzazione della ricerca scientifica. Come cambia la ricerca pubblica e quella industriale, Milano, Franco Angeli, 2001
31 copyright 2009 MI.TO. Technology - all rights reserved
Letture selezionate
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