YOU ME NEWS 1 특허해설 제법 한정물건(PBP) 청구항의 기재요건, 특허요건 및 권리범위해석에 대한 고찰 유미특허법인 변리사 최병무 제85호 >>> 2013년 2월 15일 발행 특허해설 제법 한정물건(PBP) 청구항의 기재요건, 특허요건 및 권리범위해석에 대한 고찰·1 YOU ME 소식 I 전자신문‘특허법인 열전’에 YOU ME 특허법인 소개·3 지식재산권 관련 정보 만리장성같은 중국 특허정보의 언어장벽을 허물다·4 특허청, 특허심사처리기간 14.8개월로 단축·4 특허청“심사·심판업무에스마트엔진을달다!”·5 한국인의 유럽특허 등록, 쉬워지고 빨라진다.·6 YOU ME 변리사 동정 한국직업방송“국가공인 1인자를 만나다-이원일 변리사”편 출연·6 해외 단신 인터넷 키워드 검색광고에서의 상표사용으로 인한 법적 분쟁·7 YOU ME 소식 II 2012년 정부R&D 특허기술동향조사 과제수행기관 BP(best practice) 콘테스트 최우수상(1위) 수상·8 이달의 판례 대법원 2012.11.15. 선고 2012도6676 판결【업무상배임·부정경쟁방 지및영업비밀보호에관한법률위반·업무상횡령】·9 대법원 (전합) 2012. 12. 20. 선고 2010후2339 판결 거절결정(상)·11 1. PBP 청구항의 의의 PBP(Product By Process) 청구항이란, 생산방법에 의 하여 물건을 특정하는 표현을 포함하고 있는 청구항을 뜻 하며, 일반적으로 모든 구성요소가 방법적인 경우와 방법 적인 구성요소를 일부 포함하고 있는 경우를 포괄하는 개 념이다. 이하에서는 PBP 청구항의 기재요건 및 특허요건 판단에 관해 간략히 살피고, 등록 후 권리범위해석의 기 준과 관련하여 최근 일본 대합 판결의 타당성에 대해 논 의하고자 한다. 2. PBP 청구항의 기재요건 및 특허요건 판단 가. 기재요건의 판단 (1) 구법 하에서의 심사실무 및 판례의 태도 종전의 심사실무는 물건을 방법적 구성으로 기재하지 않고서는 발명을 특정할 수 없는 경우를 제외하고, 구법 제42조 제4항 제3호의‘발명의 구성에 없어서는 아니 되 는 사항만으로 기재’되어야 한다는 규정 위반으로 보고 거절한 바 있다. 다만 특허법원은 물건의 발명을 방법적으로 기재하였다 고 하더라도 그러한 기재에 의하여 발명의 대상이 되는 물건의 구성이 전체로서 명료하다면 방법적 기재만을 이 유로 명세서 기재불비라고 할 수는 없다고 판시하였다 (2008허11484) . (2) 개정법 및 검토 이러한 규정이 2007년 개정법에서 삭제됨에 따라, 방 법적 구성요소로 기재한 것이 발명의 구성에 없어서는 아 니 되는 사항에 해당한다는 거절이유는 그 법적 근거를 상실하게 되었고, 또한 제42조 제6항에서‘보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필 요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 한다’고 새로이 규정하였는 바, 발명의 특정에 필요한 사항으로 인정되는 경우에는 청구항의 기재가 PBP 형식이라는 이유만으로 기재요건 불비라 볼 수는 없을 것이다. 다만, 물건발명의 청구범위에 방법적 요소를 기재하게 되면 권리범위 해석 시 이러한 방법적 요소까지 구성요소 로 포함시켜야 하는지 여부가 문제되므로, 발명의 권리범 위가 불명확해질 우려가 있다. 따라서 이러한 기재를 무 제한적으로 인정하기 보다는, 물건의 구조 등에 의해 직 접적으로 물건을 특정하는 것이 곤란한 경우에만, 즉 제
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YOU ME NEWS 1
특허해설
제법 한정물건(PBP) 청구항의 기재요건, 특허요건 및권리범위해석에 한 고찰
유미특허법인 변리사 최병무
제85호 >>> 2013년 2월 15일 발행
특허해설
제법한정물건(PBP) 청구항의기재요건, 특허요건및권리범위해석에
대한고찰·1
YOU ME 소식 I
전자신문‘특허법인열전’에YOU ME 특허법인소개·3
지식재산권 관련 정보
만리장성같은중국특허정보의언어장벽을허물다·4
특허청, 특허심사처리기간 14.8개월로단축·4
특허청“심사·심판업무에스마트엔진을달다!”·5
한국인의유럽특허등록, 쉬워지고빨라진다.·6
YOU ME 변리사 동정
한국직업방송“국가공인 1인자를만나다-이원일변리사”편출연·6
해외 단신
인터넷키워드검색광고에서의상표사용으로인한법적분쟁·7
YOU ME 소식 II 2012년정부R&D 특허기술동향조사과제수행기관
BP(best practice) 콘테스트최우수상(1위) 수상·8
이달의 판례
대법원 2012.11.15. 선고 2012도6676 판결【업무상배임·부정경쟁방
지및영업비밀보호에관한법률위반·업무상횡령】·9
대법원 (전합) 2012. 12. 20. 선고 2010후2339 판결거절결정(상)·11
1. PBP 청구항의 의의
PBP(Product By Process) 청구항이란, 생산방법에 의
하여물건을특정하는표현을포함하고있는청구항을뜻
하며, 일반적으로모든구성요소가방법적인경우와방법
적인구성요소를일부포함하고있는경우를포괄하는개
념이다. 이하에서는 PBP 청구항의기재요건및특허요건
판단에 관해 간략히 살피고, 등록 후 권리범위해석의 기
준과 관련하여 최근 일본 대합 판결의 타당성에 대해 논
의하고자한다.
2. PBP 청구항의 기재요건 및 특허요건 판단
가. 기재요건의 판단
(1) 구법 하에서의 심사실무 및 판례의 태도
종전의 심사실무는 물건을 방법적 구성으로 기재하지
않고서는 발명을 특정할 수 없는 경우를 제외하고, 구법
제42조 제4항 제3호의‘발명의구성에없어서는아니되
는 사항만으로 기재’되어야 한다는 규정 위반으로 보고
거절한바있다.
다만특허법원은물건의발명을방법적으로기재하였다
고 하더라도 그러한 기재에 의하여 발명의 대상이 되는
물건의 구성이 전체로서 명료하다면 방법적 기재만을 이
유로 명세서 기재불비라고 할 수는 없다고 판시하였다
(2008허11484).
(2) 개정법 및 검토
이러한 규정이 2007년 개정법에서 삭제됨에 따라, 방
법적구성요소로기재한것이발명의구성에없어서는아
니 되는 사항에 해당한다는 거절이유는 그 법적 근거를
상실하게 되었고, 또한 제42조 제6항에서‘보호받고자
하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필
요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의
결합관계 등을 기재하여야 한다’고 새로이 규정하였는
바, 발명의 특정에 필요한 사항으로 인정되는 경우에는
청구항의 기재가 PBP 형식이라는 이유만으로 기재요건
불비라볼수는없을것이다.
다만, 물건발명의 청구범위에 방법적 요소를 기재하게
되면권리범위해석시이러한방법적요소까지구성요소
로포함시켜야하는지여부가문제되므로, 발명의권리범
위가 불명확해질 우려가 있다. 따라서 이러한 기재를 무
제한적으로 인정하기 보다는, 물건의 구조 등에 의해 직
접적으로 물건을 특정하는 것이 곤란한 경우에만, 즉 제
조방법의 기재가 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되
는 경우에 한하여 예외적으로 이러한 형식의 기재를 허
용하는 것이 바람직할 것이고, 제42조 제6항 규정의 취
지에도부합할것이다.
나. 특허요건의 판단
(1) 판례 및 심사실무의 태도
대법원판례는제조방법에의해서만물건을특정할수
밖에 없는 특단의 사정이 없는 한, 당해 특허발명의 진
보성 유무를 판단함에 있어서 제조방법을 고려할 필요
없이 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전의 공지기
술과 대비하여 판단하면 된다고 판시한다(2004후3416).
심사실무에 따르면, 보호받고자 하는 발명은 방법이 아
니라 물건이라 보고 그 물건 자체로 등록요건을 심사하
고있다.
(2) 검토
PBP 청구항은물건발명의카테고리에속한다고볼수
있으므로, 등록요건 판단대상을 물건 그 자체로 해석하
는 판례 및 심사실무의 태도가 타당하다고 할 수 있다.
다만, 특허요건의 판단 단계뿐만 아니라 침해여부의 판
단 단계에서도 일관된 원칙을 적용하여 PBP 청구항을
물건발명으로서취급할것인지가문제된다.
3. 등록 후 PBP 청구항의 권리범위 해석
가. 학설
(1) 물질동일설
물건의 발명에 관한 특허청구범위에 특정의 제조방법
이 기재되어 있다고 하더라도, 제조방법은 물건을 특정
할목적으로기재된것에불과하므로, 그 발명의기술적
범위는 청구범위에 기재된 제조 방법에 한정되지 않고
‘물건’일반에미친다고보는견해이다.
(2) 제법한정설
청구범위에 물건의 제조방법이 기재되어 있는 경우,
그 발명의 기술적 범위는 기재되어 있는 제조방법에 의
해제조된것에한정된다고보는견해이다.
나. 판례의 태도
특허법원은등록무효의심결취소소송에서, “물건을생
산하는 방법을 포함하고 있는 청구항으로서 이른바 생
산방법을 한정한 물건에 관한 청구항(PBP 청구항)도 그
권리범위를 확정함에 있어서는 물건의 생산방법에 관한
기재를 구성요소로 포함하여 청구항을 해석하여야 할
것”이라고간접적으로판시한바있다(2004허11).
다. 검토
제조방법은다르지만물건으로서동일한발명인경우,
물질동일설에 따르면 그 기술적 범위에 포함된다고 볼
수 있으나, 제법한정설에 따르면 기술적 범위에 포함되
지 않는다고 할 것이다. 출원인이 제조방법을 청구범위
에 명시적으로 기재하였음을 고려할 때, 주변한정주의
하에서는 특허법원의 태도와 마찬가지로 이러한 기재를
구성요소로 포함시켜 청구범위를 해석하는 것이 타당하
다고볼수도있다. 다만최근일본대합판결에따르면,
구체적 타당성을 감안하여 특단의 사정 인정 여부에 따
라 사안을 구분하여 판단한 바 있다. 이하 사안을 상세
히검토해본다.
4. 최근 일본 대합 판결에 대한 검토 (평성22년 제10043
호; 2012년 1월 27일 판결)
가. 원고의 특허(일본 특허 제3737801호)의 제품 및 제법
(1) 프라바스타틴락톤(pravastatin lactone)의 혼입량
이 0.2 중량% 미만이며, 에피프라바(epiprava)의 혼입
량이 0.1 중량% 미만인 프라바스타틴나트륨(prava-
statin sodium)
(2) 프라바스타틴(pravastatin)의 농축 유기 용액을 형
성하는공정(이하, 공정 (a)라 함)을 포함하는방법에따
라제조됨(원고의농축유기용액은물과는완전히혼화
되지않는용액임).
나. 피고 제품 및 제법
(1) 프라바스타틴락톤(pravastatin lactone)의 혼입량
이 0.2 중량% 미만이며, 에피프라바(epiprava)의 혼입
량이 0.1 중량% 미만인 프라바스타틴나트륨(prava-
statin sodium)(물질동일)
(2) 물과 완전히 혼화되어 버리는 용매에 의해 프라바
스타틴(pravastatin)의 농축 용액을 형성하는 것을 포함
하는 방법에 따라 제조됨(이러한 농축 용액이 원고 특허의
공정 (a)의‘농축유기용액’에해당하는지여부가쟁점).
다. 일본 대합 판결의 태도
(1) 원칙
물건의발명에관한청구범위에물건의제조방법이기
재되어 있는 경우, 그 발명의 기술적 범위는 그 제조방
법에 의해 제조된 물건으로 한정되는 것으로서 해석·
확정되어야 하며, 청구범위에 기재된 제조방법을 넘어
다른 제조방법을 포함하는 것으로서 해석·확정되는 것
은허용되지않는다.
2 YOU ME NEWS
특허해설
(2) 예외
다만, 물건의 구조 또는 특성에 의해 직접적으로 물건
을 특정하는 것이 출원시에 있어서 불가능하거나 또는
곤란하다고 하는 사정이 존재하는 경우에는, 제조방법
은물건을특정할목적으로기재된것으로서, 기술적범
위는청구범위에기재된제조방법에한정되지않고, ‘물
건’일반에미친다고해석된다.
(3) 본 사안의 경우
원고의 특허(일본 특허 제3737801호)에는 물건의 구조
또는 특성에 의해 직접적으로 물건을 특정하는 것이 불
가능하거나 또는 곤란하다고 하는 특단의 사정이 인정
되지않으므로, 원고의특허발명의기술적범위는청구
범위에 기재된 제조방법에 의해 제조된 물건으로 한정
되는데, 원고 특허 발명의 경우 공정 (a)의‘농축 유기
용액’은 물과는 완전히 혼화되지 않는 용액인 반면, 피
고의 제법에서는 물과 완전히 혼화되어 버리는 용매를
사용하여 프라바스타틴(pravastatin)의 농축 용액을 형
성시키고있으므로, 피고 제법은원고특허발명의공정
(a)의 요건을 충족하지 않고, 따라서 피고 제품은 원고
의 특허 발명의 기술적 범위에 속하지 않는다고 판시하
였다.
라. 검토
일본 대합 판결은 원칙적으로 제법한정설의 입장이라
해석될 수 있으나, 물건의 구조 또는 특성에 의해 직접
적으로 물건을 특정하는 것이 불가능하거나 또는 곤란
하다고 하는 특단의 사정이 있는 예외적인 경우에는 물
질동일설의 입장을 취한다고 볼 수 있다. 참고로, 종전
의일본최고재판소판례및하급심판결의다수는침해
여부 판단시 물건의 동일성만을 대비하고 물건의 제조
방법을 고려하지 않아 물질동일설의 입장을 취한 바 있
고, 다만 일부 판결례는 위에서 살펴본 것과 유사한 법
리를적용하는경우도있었다.
PBP 형식의청구항의경우제조방법이청구범위에명
확히 기재되어 있으므로, 이를 본 제3자의 입장에서는
기재된 제조방법이 권리범위 해석시 구성요소에 포함된
다고생각할수도있을것이다. 따라서, 이러한제3자의
입장을 고려할 때 원칙적으로 제조방법을 고려하여 권
리범위를 해석하는 제법한정설의 입장이 타당하다고도
볼수있다.
한편 특단의 사정이 인정되는 예외적인 경우에는, 물
건의 구조 또는 특성에 의해 직접적으로 물건을 특정하
는 것이 곤란하므로, 물건 또는 물질의 특정을 위해 제
조방법의 기재가 불가피하다고 할 수 있다. 이와 같이
물건을 특정하기 위해 불가피하게 기재된 제조방법까지
구성요소에 포함시켜 권리범위를 해석한다면, 권리자에
게지나치게가혹하다고할수있다.
따라서, 제3자의 입장을 고려하여 원칙적으로 제법한
정설의 태도를 취하고, 권리자에게 지나치게 가혹한 경
우 예외적으로 물질동일설의 입장을 취하여 권리자를
보호하는판결의태도는타당하다고판단된다.
5. 결어
위에서 살펴본 것은 비록 일본 대합 판결의 태도이지
만, PBP 청구항의 경우 기재된 제조방법으로 권리범위
가 한정되는지 여부에 대해 여전히 견해가 대립하고 있
고, 우리나라의 특허법원이나 대법원은 아직 이에 대해
명시적으로 판시하고 있지 않으므로, 물건 청구항을
PBP 형식으로 기재하는 경우에는 특별한 주의를 요할
것이다. 즉, 물건의 구조 또는 특성에 의해 직접적으로
물건을 특정할 수 있는 경우에도 불필요하게 제조방법
까지 기재한다면 권리범위가 협소하게 해석될 여지가
있으므로, 제조방법을 기재하지 않고서는 물건의 특정
이 곤란한 경우에만 이를 기재하는 것이 바람직할 것이
다. 다만, 화학이나 생물학 분야의 물질발명의 경우 제
조방법을 기재하지 않고서는 발명의 특정이 곤란한 경
우가 많으므로, 일반적인 물건발명과는 다르게 취급해
야할것이다.
YOU ME NEWS 3
특허해설
YOU ME 소식 I
전자신문‘특허법인 열전’에
YOU ME 특허법인 소개
전자신문지식재산면(24면)의‘특허법인열전’, 국
내에서활동중인주요특허법인과법무법인 IP그룹
그리고 특허사무소를 찾아서 조직과 핵심인력, 성공
사례등을소개한다.
2013년 2월 4일자로 YOU ME 특허법인이 소개
되었다.
기사보기 ▶▶
[특허법인 열전](3)특허법인 유미
http://www.etnews.com/news/economy/education/
2715887_1491.html
특허청은세계최고수준의고품질특허심사·심판지
원을위해중국특허정보에대한언어장벽을낮출수있
는 중·한 기계번역 서비스를 1월부터 정식으로 제공하
고있다.
그동안특허청은‘11년 중국특허청과의MOU를통해
상호 특허정보를 교환하였고, ‘12년부터 중·한 기계번
역엔진도입및번역사전확충사업을통해서비스환경
을구축해왔다.
이번에제공되는중·한기계번역서비스를활용하여
세계 1위의 특허 출원국이며 우리나라의 최대 교역상대
국인 중국의 특허정보에 대한 언어장벽을 낮춤으로써
심사·심판품질을한층높일수있을것으로기대된다.
향후 특허청은 번역사전을 확충하고 국내 기계번역
업체 등과의 협력을 통하여 중·한 기계번역 서비스의
품질을지속적으로향상시킬예정이다.
또한 중국에 진출하는 우리나라 기업이 중국 특허정
보를쉽게파악하여경쟁력을가질수있도록대국민무
료 검색서비스(KIPRIS)에서도 중·한 기계번역 서비스
를제공할계획이다.
특허청 변훈석 정보기획국장은“세계 최고 수준의 고
품질 특허심사·심판을 위해 이번에 제공되는 중·한
기계번역 서비스는 만리장성처럼 느껴지는 중국 특허정
보의 언어장벽을 허무는데 큰 기여를 할 것으로 기대한
다.”고밝혔다.
--- 2013년 1월 14일자 특허청보도자료에서인용
만리장성같은 중국 특허정보의 언어장벽을 허물다- 특허청, 세계최고 수준의 심사∙심판을 위한 중∙한 기계번역 서비스 제공 -