Patentes e Barreiras à pesquisa - ADDR.comA patente como uma solu ção Barreiras àpesquisa Exce ção de pesquisa e Exce ção Bolar Uma licen ça compulsória em favor da pesquisa

Patentes e Barreiras Patentes e Barreiras àà

pesquisapesquisa

Denis Borges BarbosaDenis Borges Barbosa

O que vamos falarO que vamos falar

�� A equaA equaçção bão báásica da patentesica da patente�� A perpA perpéétua tensão ptua tensão púúblicoblico--privadoprivado�� A patente como uma soluA patente como uma soluççãoão�� Barreiras Barreiras àà pesquisapesquisa�� ExceExceçção de pesquisa e Exceão de pesquisa e Exceçção Bolarão Bolar�� Uma licenUma licençça compulsa compulsóória em favor da ria em favor da pesquisapesquisa

BibliografiaBibliografia

�� DBB, Uma IntroduDBB, Uma Introduçção ão àà Propriedade Propriedade Intelectual, 2a. ed., Intelectual, 2a. ed., LumenLumen JurisJuris, , 20032003

�� Carla Eugenia Caldas Barros, Carla Eugenia Caldas Barros, AperfeiAperfeiççoamento e Dependência oamento e Dependência em Patentes, em Patentes, LumenLumen JurisJuris, 2005 , 2005

A equaA equaçção bão báásica da sica da

patentepatente

�� Patente Patente éé um tum tíítulo de exclusividade tulo de exclusividade no uso de uma certa tecnologia no no uso de uma certa tecnologia no mercado, conferida pelo Estado, e mercado, conferida pelo Estado, e limitada no tempo. limitada no tempo.

�� Pressupõe:Pressupõe:•• Novidade qualificada pelo Novidade qualificada pelo contributocontributottéécnicocnico

•• IndustrialidadeIndustrialidade•• RevelaRevelaçção do conteão do conteúúdo da soludo da soluçção ão ttéécnicacnica

A equaA equaçção bão báásica da sica da

patentepatente

A perpA perpéétua tensão tua tensão

ppúúblicoblico--privadoprivado

A A necessidadenecessidade de de

inovainovaççãoão�� MacroeconômicaMacroeconômica

•• A A sociedadesociedadenecessitanecessita dadasatisfasatisfaççãoão de de suassuasnecessidadesnecessidadesatravatravééss de novas de novas solusoluççõesões

•• A A economiaeconomianecessitanecessita de de acracrééscimoscimo de de competitividadadecompetitividadade

�� MicroeconômicaMicroeconômica�� DestruiDestruiççãoãocriativa(Schumpetecriativa(Schumpeterr) )

�� Keeping up with Keeping up with competitioncompetition

Mercado e Mercado e pulsãopulsão

retentivaretentiva�� "Assim, o mercador ou "Assim, o mercador ou comerciante, movido apenas comerciante, movido apenas pelo seu prpelo seu próóprio interesse prio interesse egoegoíísta (sta (selfself--interestinterest), ), éélevado por uma mão levado por uma mão invisinvisíível a promover algo vel a promover algo que nunca fez parte do que nunca fez parte do interesse dele: o beminteresse dele: o bem--estar estar da sociedade.da sociedade.““ Adam SmithAdam Smith

A economia dos bens de A economia dos bens de

criacriaççãoão

�� Nas situaNas situaçções em que a criaões em que a criaçção ão ééestimulada ou apropriada pelo mercado, estimulada ou apropriada pelo mercado, duas hipduas hipóóteses foram sempre suscitadas: teses foram sempre suscitadas: •• ou a da socializaou a da socializaçção dos riscos e custos ão dos riscos e custos incorridos para criar;incorridos para criar;

•• ou a apropriaou a apropriaçção privada dos resultados ão privada dos resultados atravatravéés da construs da construçção jurão juríídica de uma dica de uma exclusividade artificialexclusividade artificial, como a da patente, ou , como a da patente, ou do direito autoral, etc.do direito autoral, etc.

�� ÉÉ esta esta úúltima hipltima hipóótese o modelo tese o modelo preferencial das economias de mercado. preferencial das economias de mercado.


criacriaççãoão

•• Por que exclusividade, e por que artificial?Por que exclusividade, e por que artificial?•• Por uma caracterPor uma caracteríística especstica especíífica dessas fica dessas criacriaçções tões téécnicas, abstratas ou estcnicas, abstratas ou estééticas: ticas: a a naturezanatureza evanescenteevanescente desses bens desses bens imateriais. imateriais. •• Quando eles são colocados no mercado, Quando eles são colocados no mercado, naturalmente se tornam acessnaturalmente se tornam acessííveis ao pveis ao púúblico, blico, num episnum episóódio de imediata e total dispersão.dio de imediata e total dispersão.

•• Ou seja, a informaOu seja, a informaçção ão íínsita na criansita na criaçção deixa ão deixa de ser escassa, perdendo a sua de ser escassa, perdendo a sua economicidadeeconomicidade..


criacriaççãoão�� As caracterAs caracteríísticas desses bens são apontados sticas desses bens são apontados pela literatura:pela literatura:•• O que certos economistas chama de O que certos economistas chama de nãonão--rivalidaderivalidade. Ou . Ou seja, o uso ou consumo do bem por uma pessoa não seja, o uso ou consumo do bem por uma pessoa não impede o seu uso ou consumo por uma outra pessoa. O impede o seu uso ou consumo por uma outra pessoa. O fato de algufato de alguéém usar uma criam usar uma criaçção tão téécnica ou expressiva cnica ou expressiva não impossibilita outra pessoa de tambnão impossibilita outra pessoa de tambéém fazêm fazê--lo, em lo, em toda extensão, e sem prejutoda extensão, e sem prejuíízo da fruizo da fruiçção da primeira. ão da primeira.

•• O que esses mesmos autores se referem como O que esses mesmos autores se referem como nãonão--exclusividadeexclusividade: o fato de que, salvo interven: o fato de que, salvo intervençção estatal ão estatal ou outras medidas artificiais, ninguou outras medidas artificiais, ninguéém pode ser m pode ser impedido de usar o bem. impedido de usar o bem.

�� Assim, Assim, éé difdifíícil coletar proveito econômico cil coletar proveito econômico comercializando publicamente no mercado esse comercializando publicamente no mercado esse tipo da atividade criativa. tipo da atividade criativa.


criacriaççãoão

�� Como conseqComo conseqüüência dessas ência dessas caractercaracteríísticas, o livre jogo de sticas, o livre jogo de mercado mercado éé insuficiente para insuficiente para garantir que se crie e mantenha garantir que se crie e mantenha o fluxo de investimento em uma o fluxo de investimento em uma tecnologia ou um filme tecnologia ou um filme •• que requeira alto custo de que requeira alto custo de desenvolvimento e desenvolvimento e •• seja sujeito a cseja sujeito a cóópia fpia fáácil.cil.

Necessidade de Necessidade de

proteproteçção ão

Custo de Custo de inovainovaççãoão + custo de + custo de fabricafabricaççãoão

Custo de reproduCusto de reproduçção não autorizada ão não autorizada


criacriaççãoão

==


criacriaççãoão�� JJáá que existe interesse social em que esse que existe interesse social em que esse investimento continue mesmo numa economia de investimento continue mesmo numa economia de mercado, algum tipo de amercado, algum tipo de açção deve ser intentada ão deve ser intentada para corrigir esta deficiência genpara corrigir esta deficiência genéética da criatica da criaçção ão intelectual. intelectual.

�� A criaA criaçção tecnolão tecnolóógica ou expressiva gica ou expressiva éénaturalmente naturalmente inadequada ao ambiente de inadequada ao ambiente de mercado.mercado.

�� ImpõeImpõe--se assim se assim a intervena intervençção do Estadoão do Estado, pela , pela aaçção de algum instrumento de direito.ão de algum instrumento de direito.

A A teoriateoria do market failure e a do market failure e a

propriedadepropriedade intelectualintelectual

PorPor queque falhafalha??

PorquePorque o o mercadomercado, com , com todatodaa a prestidigitaprestidigitaççãoão de de suasuamãomão invisinvisíívelvel, , nãonãoconsegueconsegue assegurarassegurar a a alocaalocaççãoão de de recursosrecursos parapara o o investimentoinvestimento criativocriativo, , nemnemlhelhe assegurarassegurar o o retornoretorno..

AssimAssim, , tornatorna--se se indispensindispensáávelvel

intervirintervir no no mercadomercado..

A A teoriateoria do market failure do market failure

e a e a propriedadepropriedade intelectualintelectual

�� J.H. J.H. ReichmanReichman, Charting the Collapse of the Patent, Charting the Collapse of the Patent--Copyright Dichotomy: Premises for a restructured Copyright Dichotomy: Premises for a restructured International Intellectual Property System 13 Cardozo International Intellectual Property System 13 Cardozo Arts & Arts & EntEnt. L.J. 475 (1995). . L.J. 475 (1995).

�� Este campo do direito garante ao criador um Este campo do direito garante ao criador um pacote de direitos exclusivos planejado para pacote de direitos exclusivos planejado para superar o problema do domsuperar o problema do domíínio pnio púúblico blico resultante da natureza intangresultante da natureza intangíível, indivisvel, indivisíível e vel e inexaurinexauríível da criavel da criaçção intelectual, que permite ão intelectual, que permite aos caronas, que não compartilharam do aos caronas, que não compartilharam do custo e risco criativo, tercusto e risco criativo, ter--lhe pleno acesso.lhe pleno acesso.


criacriaççãoão

�� A correA correçção do desestão do desestíímulo no mulo no investimento de longo prazo na inovainvestimento de longo prazo na inovaçção, ão, assim, acontece atravassim, acontece atravéés de uma garantia s de uma garantia legal, por exemplo: legal, por exemplo: 1.1. por meio de um por meio de um direito exclusivodireito exclusivo, ou seja, , ou seja, a apropriaa apropriaçção privada tanto do uso, da ão privada tanto do uso, da fruifruiçção, e tambão, e tambéém da possibilidade de m da possibilidade de transferir a terceiros a totalidade desses transferir a terceiros a totalidade desses direitos (no latim tão querido aos direitos (no latim tão querido aos juristas, juristas, usususus, , fructusfructus; ; abususabusus, jus , jus persequendipersequendi); ou então); ou então


criacriaççãoão

�� A correA correçção do desestão do desestíímulo no mulo no investimento de longo prazo na investimento de longo prazo na inovainovaçção, assim, acontece atravão, assim, acontece atravéés s de uma garantia legal, por de uma garantia legal, por exemplo: exemplo: 2) por um direito 2) por um direito não exclusivonão exclusivo, mas , mas

tambtambéém de repercussão econômica, m de repercussão econômica, por exemplo, o direito de fruir dos por exemplo, o direito de fruir dos resultados do investimento, cobrando resultados do investimento, cobrando um preum preçço de quem usasse a o de quem usasse a informainformaçção, mas sem ter o direito de ão, mas sem ter o direito de proibir o uso; ou aindaproibir o uso; ou ainda


criacriaççãoão

�� A correA correçção do desestão do desestíímulo no mulo no investimento de longo prazo na investimento de longo prazo na inovainovaçção, assim, acontece atravão, assim, acontece atravéés s de uma garantia legal, por exemplo: de uma garantia legal, por exemplo:

3) por uma 3) por uma garantia de indenizagarantia de indenizaççãoão do do Estado para quem investisse na nova Estado para quem investisse na nova criacriaçção tecnolão tecnolóógica ou autoral gica ou autoral (mecenato estatal, subven(mecenato estatal, subvençção da ão da FINEP, compras militares e espaciais).FINEP, compras militares e espaciais).


criacriaççãoão

�� A intervenA intervençção no mercado ão no mercado para assegurar um tipo de para assegurar um tipo de investimento cria um investimento cria um custocustoppúúblico: blico:

�� ““To begin with, To begin with, a genuine "invention" a genuine "invention" (...) (...) must be demonstratedmust be demonstrated "lest in the "lest in the constant demand for new appliances constant demand for new appliances the heavy hand of tribute be laid on the heavy hand of tribute be laid on each slight technological advance in an each slight technological advance in an art."art."Sears, Roebuck & Co. V. Sears, Roebuck & Co. V. StiffelStiffel Co., 376 U.S. 225 (1964) Co., 376 U.S. 225 (1964) mrmr. .

Justice Black delivered the opinion of the Court Justice Black delivered the opinion of the Court

A A patentepatente comocomo umauma

solusoluççãoão

O que O que éé uma patenteuma patente

�� Segundo os estudos clSegundo os estudos cláássicos sobre o ssicos sobre o sistema de patentes, foram quatro as sistema de patentes, foram quatro as teses que justificaram a criateses que justificaram a criaçção do ão do privilpriviléégio, sendo a mais antiga a dogio, sendo a mais antiga a do direito direito natural; mas a concepnatural; mas a concepçção dominante ão dominante sempre foi a de quesempre foi a de que o o monopmonopóólio legal lio legal induz induz àà divulgadivulgaçção do conhecimentoão do conhecimento. .

•• Vide Fritz Vide Fritz MachlupMachlup, An Economic Review of the Patent , An Economic Review of the Patent System, Study No. 15, Subcommittee on Patents, System, Study No. 15, Subcommittee on Patents, Trademarks and Copyrights of the Committee on Trademarks and Copyrights of the Committee on Judiciary, U.S. Senate 85th Cong., 2d Judiciary, U.S. Senate 85th Cong., 2d SessSess., 21, 44., 21, 44--45, 45, 5050--54, 7954, 79--80 (1958). Government Printing Office 80 (1958). Government Printing Office 1958. 1958.


�� MonopMonopóóliolio InglêsInglês modelomodelo RainhaRainha VirgemVirgem•• NovidadeNovidade econômicaeconômica e locale local……semsem publicapublicaççãoão•• CorrelaCorrelaççãoão com o tempo de com o tempo de aprendizadoaprendizado nasnascorporacorporaççõesões (7+7)(7+7)

�� MonopMonopóóliolio InglêsInglês modelomodelo sec. XVIIIsec. XVIII•• PublicaPublicaççãoão dada tecnologiatecnologia

�� Sistema moderno europeuSistema moderno europeu•• Inventos industriais Inventos industriais –– solucãosolucão ttéécnicacnica•• Atividade inventivaAtividade inventiva•• RevelaRevelaççãoão•• Cobertura total das tCobertura total das téécnicas cnicas


•• Inventos industriais Inventos industriais –– solusoluçção ão ttéécnicacnica�� ÉÉ a criaa criaçção tecnolão tecnolóógica consistente gica consistente numa numa solusoluçção tão téécnica para um cnica para um problema tproblema téécnicocnico [1][1], que re, que reúúne ne novidade, atividade inventiva e novidade, atividade inventiva e aplicaaplicaçção industrialão industrial[2][2];;

��

[1][1] POLLAUDPOLLAUD--DULIAN, FrDULIAN, Frééddééric, La Brevetabilitric, La Brevetabilitéé des inventionsdes inventions-- ÉÉtude tude comparative de jurisprudence Francecomparative de jurisprudence France--OEB. OEB. Paris: Paris: LitecLitec, 1997, p. 44., 1997, p. 44.

�� [2][2] Art. 8o. da Lei 9279/96.Art. 8o. da Lei 9279/96.


•• Inventos industriais Inventos industriais –– solusoluçção tão téécnicacnica para um para um problema tproblema téécnico cnico

•• Como se mencionou, um invento, para ser patenteComo se mencionou, um invento, para ser patenteáável, vel, serseráá ttéécnico cnico

�� em seu objeto, em seu objeto, �� em sua aplicaem sua aplicaçção e ão e �� em seu resultadoem seu resultado

•• ssóó então esse invento serentão esse invento seráá então avaliado quanto então avaliado quanto àànovidade, inventividade e legalidade. novidade, inventividade e legalidade.

••[1][1] PollaudPollaud DullianDullian, La Brevetabilit, La Brevetabilitéé des Inventions, des Inventions, LitecLitec, 1997, p. 41 e , 1997, p. 41 e segseg. . ChavanneChavanne e e BurstBurst, Droit de la , Droit de la PropriPropriééttéé Industrielle, Dalloz, 1990, n.16 e Industrielle, Dalloz, 1990, n.16 e segseg., p. 33., p. 33--3434 : : : : ««Ora, a invenOra, a invençção, para ser patenteão, para ser patenteáável, deve ter vel, deve ter um carum carááter industrial, em seu objeto, sua aplicater industrial, em seu objeto, sua aplicaçção e ão e seu resultado. A enunciaseu resultado. A enunciaçção dos três termos ão dos três termos éécumulativa. Tanto sercumulativa. Tanto seráá, a , a expressexpressááoo mais importante mais importante estarestaráá sem dsem dúúvida desta aplicavida desta aplicaçção. Pois se a invenão. Pois se a invençção ão ééindustrialmente aplicindustrialmente aplicáável, era geralmente tervel, era geralmente teráá um um objeto e um resultado industrialobjeto e um resultado industrial»»..


•• Inventos industriais Inventos industriais –– AplicaAplicaçção tão téécnica cnica •• Com efeito, o requisito de determinar a Com efeito, o requisito de determinar a solusoluçção para o problema tão para o problema téécnico surge cnico surge em vem váárias instâncias.rias instâncias.

�� Para precisar o alcance do pedido do privilPara precisar o alcance do pedido do priviléégio, gio, éé necessnecessáário declinar o rio declinar o campo tcampo téécnicocnico no qual o no qual o invento se insere; invento se insere;

�� para que a publicapara que a publicaçção seja eficaz como ão seja eficaz como pressuposto da patente, pressuposto da patente, éé preciso assegurar preciso assegurar que o que o problema tproblema téécnicocnico e sua e sua solusoluççãoão sejam sejam entendidos; entendidos;

�� as reivindicaas reivindicaçções descrevem as ões descrevem as caractercaracteríísticas sticas ttéécnicascnicas do invento. do invento.


•• Inventos industriais Inventos industriais ––•• A primeira exigência A primeira exigência –– criacriaçção tão téécnica cnica

em seu objeto em seu objeto -- éé satisfeita com o satisfeita com o carcarááter tter téécnico do invento cnico do invento

•• Ou seja, ele deve resolver um problema Ou seja, ele deve resolver um problema utilitutilitáário rio por um meio estranho por um meio estranho ààsimples elaborasimples elaboraçção psicolão psicolóógica ou gica ou mental do ser humanomental do ser humano. .


•• Inventos industriais Inventos industriais –– solusoluçção tão téécnica cnica •• Não serNão seráá ttéécnico cnico -- como solucomo soluçção ão ---- o procedimento que o procedimento que

importe, para sua execuimporte, para sua execuçção, por exemplo, na mera ão, por exemplo, na mera atuaatuaçção humana subjetiva (inclusive em elaboraão humana subjetiva (inclusive em elaboraçção ão matemmatemáática ou esttica ou estéética do ser humano), quando se dê tica do ser humano), quando se dê meramente na instância psicolmeramente na instância psicolóógica. gica.

•• O carO carááter industrial da criater industrial da criaçção implica que a soluão implica que a soluçção não ão não se dê, exclusivamente, pelos processos mentais do ser se dê, exclusivamente, pelos processos mentais do ser humano. Não seria invento, assim, um evento da humano. Não seria invento, assim, um evento da kinestesiakinestesia em que a mente deslocasse um objeto, em que a mente deslocasse um objeto, implicasse em levitaimplicasse em levitaçção, ou entortasse colheres ão, ou entortasse colheres àà Uri Uri GellerGeller (não obstante o efeito t(não obstante o efeito téécnico).cnico).

•• Assim, a soluAssim, a soluçção tão téécnica presume que o meio onde a cnica presume que o meio onde a solusoluçção se processa seja externo ão se processa seja externo àà elaboraelaboraçção ão psicolpsicolóógica gica -- dele deve ser um meio extradele deve ser um meio extraíído da do da teknetekne ––da natureza objetiva. da natureza objetiva.


•• Inventos industriais Inventos industriais –– Problema tProblema téécnicocnico•• A soluA soluçção tão téécnica de um cnica de um problema especproblema especííficofico•• Não basta definir, dentro de um procedimento de Não basta definir, dentro de um procedimento de pesquisa, um conjunto novo de objetos ou informapesquisa, um conjunto novo de objetos ou informaçções, ões, resultantes de atividade humana. resultantes de atividade humana. ÉÉ preciso especificar preciso especificar qual o problema tqual o problema téécnico a ser resolvido pela definicnico a ser resolvido pela definiçção, ão, sob pena de não ser patentesob pena de não ser patenteáável. vel.

•• O problema tem de ser especO problema tem de ser especíífico fico –– não o serão os não o serão os problemas gerais da Humanidade. Num exemplo problemas gerais da Humanidade. Num exemplo clcláássico, Morse viu rejeitada pela Suprema Corte ssico, Morse viu rejeitada pela Suprema Corte Americana a oitava reivindicaAmericana a oitava reivindicaçção de sua patente do ão de sua patente do telteléégrafo que dizia: grafo que dizia:

�� ““Eu não proponho a me limitar a uma mEu não proponho a me limitar a uma mááquina especquina especíífica fica ou partes de uma mou partes de uma mááquina descritas nas especificaquina descritas nas especificaçções e ões e reivindicareivindicaçções anteriores; a essência de minha invenões anteriores; a essência de minha invençção ão ééo uso do poder de movimento da corrente elo uso do poder de movimento da corrente eléétrica e trica e galvânica(...) para fazer ou imprimir caracteres, letras ou galvânica(...) para fazer ou imprimir caracteres, letras ou signos suscetsignos suscetííveis de leitura, a qualquer distância (...)veis de leitura, a qualquer distância (...)


•• Inventos industriais Inventos industriais –– Problema tProblema téécnicocnico•• A soluA soluçção tão téécnica de um problema cnica de um problema especespecííficofico

•• Reivindicando, em abstrato, todos os meios Reivindicando, em abstrato, todos os meios concebconcebííveis para se chegar ao resultado, Morse veis para se chegar ao resultado, Morse teria tentado patentear uma idteria tentado patentear uma idééia abstrata, o ia abstrata, o que não que não éé uma soluuma soluçção tão téécnica. cnica.

•• Mais ainda, essa proposta de abranger numa Mais ainda, essa proposta de abranger numa ssóó patente todas as expressões prpatente todas as expressões prááticas que ticas que fossem concebfossem concebííveis a partir de uma lei da veis a partir de uma lei da natureza acumula um poder antinatureza acumula um poder anti--social em social em favor de um favor de um úúnico titular nico titular


•• Inventos industriais Inventos industriais –– para um para um problema tproblema téécnico cnico

•• O segundo requisito O segundo requisito –– APLICAAPLICAÇÇÃO ÃO TTéécnicacnica

••O efeito da soluO efeito da soluçção seja utilitão seja utilitáário, rio, mas não abstrato nem estmas não abstrato nem estéético.tico.


•• Inventos industriais Inventos industriais –– AplicaAplicaçção tão téécnica cnica �� Art. 10 da Lei 9.729/96.Art. 10 da Lei 9.729/96.�� Na lei em vigor, listamNa lei em vigor, listam--se como não sendo inventos:se como não sendo inventos:

•• I I -- descobertas, teorias cientdescobertas, teorias cientííficas e mficas e méétodos matemtodos matemááticos;ticos;•• II II -- concepconcepçções puramente abstratas;ões puramente abstratas;•• III III -- esquemas planos, princesquemas planos, princíípios ou mpios ou méétodos comerciais, conttodos comerciais, contáábeis, financeiros, educativos, beis, financeiros, educativos,

publicitpublicitáários, de sorteio e de fiscalizarios, de sorteio e de fiscalizaçção;ão;•• IV IV -- as obras literas obras literáárias, arquitetônicas, artrias, arquitetônicas, artíísticas e cientsticas e cientííficas ou qualquer criaficas ou qualquer criaçção estão estéética;tica;•• V V -- programas de computador em si;programas de computador em si;•• VI VI -- apresentaapresentaçção de informaão de informaçções;ões;•• VII VII -- regras de jogo;regras de jogo;•• VIII VIII -- ttéécnicas e mcnicas e méétodos operattodos operatóórios ou cirrios ou cirúúrgicos, bem como mrgicos, bem como méétodos terapêuticos ou de todos terapêuticos ou de

diagndiagnóóstico, para aplicastico, para aplicaçção no corpo humano ou animal; eão no corpo humano ou animal; e•• IX IX -- o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biolo todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biolóógicos encontrados na natureza, gicos encontrados na natureza,

ou ainda que dela isolados inclusive o genoma ou ou ainda que dela isolados inclusive o genoma ou germoplasmagermoplasma de qualquer ser vivo natural de qualquer ser vivo natural e os processos biole os processos biolóógicos naturais.gicos naturais.

•• Três distintas categorias estão listadas nesse artigo:Três distintas categorias estão listadas nesse artigo:�� a) O que a) O que não constitui uma solunão constitui uma soluçção ão úútiltil (incisos I, II, IV e (incisos I, II, IV e IX).IX).

�� b) O que b) O que pode constituir uma solupode constituir uma soluçção ão úútil, mas que não til, mas que não concretaconcreta (III, V, VI, VII).(III, V, VI, VII).

�� c) Uma hipc) Uma hipóótese de solutese de soluçção ão úútil e concreta, mas a que a lei til e concreta, mas a que a lei brasileira optou por não garantir patente (VIII).brasileira optou por não garantir patente (VIII).


•• Inventos industriais Inventos industriais –– AplicaAplicaçção ão utilutil•• I I -- descobertas, teorias cientdescobertas, teorias cientííficas e mficas e méétodos matemtodos matemááticos;ticos;•• II II -- concepconcepçções puramente abstratas;ões puramente abstratas;•• IV IV -- as obras literas obras literáárias, arquitetônicas, artrias, arquitetônicas, artíísticas e cientsticas e cientííficas ficas ou qualquer criaou qualquer criaçção estão estéética;tica;

•• IX IX -- o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biolbiolóógicos gicos encontrados na naturezaencontrados na natureza, ou ainda que dela , ou ainda que dela isolados....isolados....

•• A primeira constataA primeira constataçção ão éé de que a simples cogitade que a simples cogitaçção ão filosfilosóófica, a obtenfica, a obtençção ou utilizaão ou utilizaçção de conhecimento cientão de conhecimento cientíífico fico ou a ideaou a ideaçção artão artíística não são invento:stica não são invento:

•• ““Esta fEsta fóórmula afirma a linha de limite entre o que rmula afirma a linha de limite entre o que éé e o que e o que não não éé patentepatenteáável, na contraposivel, na contraposiçção entre ciência e tão entre ciência e téécnica, cnica, entre a atividade puramente entre a atividade puramente cogniscitivacogniscitiva e a atividade de e a atividade de transformatransformaçção do existenteão do existente”” [1][1]. .

••[1][1] VanzettiVanzetti e Cataldo, op. e Cataldo, op. citcit., p. 285. ., p. 285. ““Questa formula Questa formula affidaaffida la la linealinea didi confine confine tratra ciòciò èè e e ciòciò cheche non non èè in in ssèèbrevettabilebrevettabile allaalla contrapposizionecontrapposizione tratra scienzascienza e e tecnicatecnica, , tratraattivitattivitàà puramentepuramente conoscitivaconoscitiva e e attivitattivitàà didi trasformazionetrasformazionedelldell’’esistenteesistente””..


••Inventos industriais Inventos industriais –– AplicaAplicaçção ão utilutil ...mas s...mas sóó prpráática e não ttica e não téécnica cnica

�� 65. Finalmente, o art. 865. Finalmente, o art. 8ºº, n, nºº. 6. 6ºº, exclui da prote, exclui da proteçção ão legal "os sistemas de escrituralegal "os sistemas de escrituraçção comercial, de ão comercial, de ccáálculos ou de combinalculos ou de combinaçções de finanões de finançças ou de as ou de crcrééditos, bem como os planos de sorteio, ditos, bem como os planos de sorteio, especulaespeculaçção ou propaganda".ão ou propaganda".

�� Nada disso constitui invenNada disso constitui invençção, o que bastaria para ão, o que bastaria para impossibilitar a concessão da patente, sendo, pois, impossibilitar a concessão da patente, sendo, pois, ociosa a proibiociosa a proibiçção da lei. Trataão da lei. Trata--se, como jse, como jáá vimos vimos (n.(n.ºº 69 do 1. 69 do 1. ºº volume), volume), de inovade inovaçções que resultam ões que resultam exclusivamente da atividade intelectual, sem o uso exclusivamente da atividade intelectual, sem o uso ou aplicaou aplicaçção das forão das forçças da natureza e que se dirigem as da natureza e que se dirigem unicamente unicamente àà inteligênciainteligência. Embora possam ser . Embora possam ser úúteis teis para a indpara a indúústria, não visam stria, não visam àà solusoluçção de nenhum ão de nenhum problema tproblema téécnico. cnico.

�� Gama Cerqueira....Gama Cerqueira....


•• Inventos industriais Inventos industriais –– solusoluçção tão téécnica cnica para um problema para um problema ttéécnicocnico

Para a Suprema Corte da Para a Suprema Corte da Alemanha, tal seria o Alemanha, tal seria o controle controle das fordas forçças da natureza para as da natureza para atingir um fim determinadoatingir um fim determinado

Caso Caso RoteRote TaubeTaube, 27/3/69, GRUR , 27/3/69, GRUR 69, p. 672.69, p. 672.

GuidelinesGuidelines do Escritdo Escritóório Europeu rio Europeu de Patentes, a interpretade Patentes, a interpretaçção ão do art. 52 da respectiva do art. 52 da respectiva ConvenConvençção precisa que o ão precisa que o invento deva ser invento deva ser concreto e concreto e ttéécnicocnico. Em outras palavras, . Em outras palavras, não pode ser abstrato, nem não pode ser abstrato, nem nãonão--ttéécnico, entendidas nesta cnico, entendidas nesta úúltima expressão as crialtima expressão as criaçções ões estestééticas e as simples ticas e as simples apresentaapresentaçções de informaões de informaççõesões

�� Inventos...AplicaInventos...Aplicaçção ão utilutil

�� everythingeverything underunder thethe sunsunState Street Bank & Trust Co. State Street Bank & Trust Co.

v. Signature Financial v. Signature Financial Group, Inc,Group, Inc, 149 F.3d 1368 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998), cert. (Fed. Cir. 1998), cert. denied, 119 denied, 119 S.CtS.Ct. 851 . 851 (1999).(1999).

qualquer invento que qualquer invento que resultasse em resultasse em anyanytransformationtransformation ofofdata data thatthat producesproducesa a usefuluseful, , concreteconcrete, , andand tangibletangible resultresult..


•• Inventos industriais Inventos industriais ––•• Resultado TResultado Téécnico cnico •• O O resultado resultado de uma invende uma invençção são os efeitos produzidos pelos ão são os efeitos produzidos pelos meios que a constituem. meios que a constituem. ÉÉ o problema a ser resolvido. o problema a ser resolvido.

•• O efeito tem de ser tO efeito tem de ser téécnico, ou seja, concreto, real e cnico, ou seja, concreto, real e pressupondo alguma alterapressupondo alguma alteraçção nas forão nas forçças da Natureza. as da Natureza.

•• Assim, por exemplo, os mAssim, por exemplo, os méétodos de otimizatodos de otimizaçção de uma ão de uma campanha publicitcampanha publicitáária, atravria, atravéés da ordem de disposis da ordem de disposiçção de ão de outdoorsoutdoors numa estrada, ainda que a solunuma estrada, ainda que a soluçção envolva meios ão envolva meios ttéécnicos, com utilizacnicos, com utilizaçção de equipamento fão de equipamento fíísico, não têm sico, não têm resultado tresultado téécnico (exemplo das diretrizes japonesas) cnico (exemplo das diretrizes japonesas) [1][1]. .

••[1][1] EntendaEntenda--se: no exemplo o invento não estaria nos se: no exemplo o invento não estaria nos elementos felementos fíísicos, mas na otimizasicos, mas na otimizaçção da impressão que a ão da impressão que a publicidade causasse na perceppublicidade causasse na percepçção do pão do púúblico blico –– efeito efeito piscolpiscolóógicogico, mental, ret, mental, retóórico, mas não importando em rico, mas não importando em mutamutaçção dos estados da Natureza. ão dos estados da Natureza.


•• Inventos industriais Inventos industriais ––•• Resultado industrial Resultado industrial •• Falta de efeito tFalta de efeito téécnico cnico –– causas lcausas lóógicas ou insuficiência gicas ou insuficiência descritivadescritiva

•• Por exemplo, se entende como insuscetPor exemplo, se entende como insuscetíível de causar tvel de causar téécnico cnico as pretensas soluas pretensas soluçções tões téécnicas que afrontem as leis da cnicas que afrontem as leis da natureza. São exemplos clnatureza. São exemplos cláássicos de falta de utilidade ssicos de falta de utilidade industrial o moto contindustrial o moto contíínuo ou outros inventos contrnuo ou outros inventos contráários rios àà lei lei da fda fíísicasica

•• O art. 24 da Lei 9.279/96 exige, como um requisito do O art. 24 da Lei 9.279/96 exige, como um requisito do relatrelatóório do pedido de patente, que ele determine a melhor rio do pedido de patente, que ele determine a melhor forma de execuforma de execuçção da soluão da soluçção tão téécnica reivindicada. Assim, cnica reivindicada. Assim, alaléém do requisito da utilidade, a lei brasileira contempla m do requisito da utilidade, a lei brasileira contempla ––como exigência de suficiência descritiva como exigência de suficiência descritiva –– que a soluque a soluçção ão descrita seja efetivamente suscetdescrita seja efetivamente suscetíível de realizavel de realizaçção industrial ão industrial


•• Inventos industriais Inventos industriais ––•• Resultado tResultado téécnico cnico •• Tipos de efeito tTipos de efeito téécnico: coisas e atividadescnico: coisas e atividades•• Pelo menos duas modalidades de efeito tPelo menos duas modalidades de efeito téécnico podem se cnico podem se discernir:discernir:

�� ““Pelo texto do art. 15, verificaPelo texto do art. 15, verifica--se que a aplicase que a aplicaçção industrial ão industrial consiste em duas possibilidades: consiste em duas possibilidades: •• a utilizaa utilizaçção e ão e •• a produa produçção na indão na indúústria. stria.

�� As duas possibilidades são alternativas, logo, não são As duas possibilidades são alternativas, logo, não são cumulativas. O legislador menciona ser necesscumulativas. O legislador menciona ser necessáário que a invenrio que a invençção ão possa ser utilizada ou produzida na indpossa ser utilizada ou produzida na indúústria. stria. ÉÉ suficiente, suficiente, portanto, que o objeto da invenportanto, que o objeto da invençção possa ser fabricado ou ão possa ser fabricado ou utilizado. O objeto pode ser fabricado caso revistautilizado. O objeto pode ser fabricado caso revista--se da forma de se da forma de um produto ou de um dispositivo; e poderum produto ou de um dispositivo; e poderáá ser utilizado quando ser utilizado quando possuir as qualidades que possibilitem a obtenpossuir as qualidades que possibilitem a obtençção de um efeito ão de um efeito ttéécnicocnico”” [1][1]..

••[1][1] LABRUNIE, Jacques. Direito de patentes: condiLABRUNIE, Jacques. Direito de patentes: condiçções legais ões legais de obtende obtençção e nulidades. Barueri: Editora ão e nulidades. Barueri: Editora ManoleManole, 2006, p. 70., 2006, p. 70.


•• Inventos industriais Inventos industriais ––•• Resultado tResultado téécnico ....e industrial (Art. 15)cnico ....e industrial (Art. 15)•• Como se mencionou, um invento, para ser patenteComo se mencionou, um invento, para ser patenteáável, vel, serseráá ttéécnico em seu objeto, em sua aplicacnico em seu objeto, em sua aplicaçção e em seu ão e em seu resultado ; sresultado ; sóó então esse invento serentão esse invento seráá então avaliado então avaliado quanto quanto àà novidade, inventividade e legalidade. novidade, inventividade e legalidade.

•• A primeira exigência A primeira exigência –– criacriaçção tão téécnica em seu objeto cnica em seu objeto -- éésatisfeita com satisfeita com o caro carááter tter téécnicocnico do invento (como se viu do invento (como se viu acima). Ou seja, ele deve resolver: a) um problema acima). Ou seja, ele deve resolver: a) um problema utilitutilitáário, não abstrato e não estrio, não abstrato e não estéético e b) por um meio tico e b) por um meio estranho estranho àà simples elaborasimples elaboraçção psicolão psicolóógica ou mental do gica ou mental do ser humano. Vale repetir ser humano. Vale repetir –– esses são os dois requisitos esses são os dois requisitos construconstruíídos a partir do art. 10 do CPI/91. dos a partir do art. 10 do CPI/91.


•• Inventos industriais Inventos industriais ––•• Resultado tResultado téécnico ....e industrial (Art. 15)cnico ....e industrial (Art. 15)•• A outra exigência de tecnicidade se configura no requisito da utA outra exigência de tecnicidade se configura no requisito da utilidade ilidade

industrial industrial –– aplicabilidade industrial aplicabilidade industrial --, onde a no, onde a noçção de ão de ““industrialindustrial”” presume presume que a que a áárea de aplicarea de aplicaçção permita exploraão permita exploraçção em escala e forma industrial ão em escala e forma industrial [2][2]. A . A utilidade utilidade éé que o problema a ser resolvido deve ser resolvido que o problema a ser resolvido deve ser resolvido industrialmenteindustrialmente..

•• Assim, a utilidade industrial presumeAssim, a utilidade industrial presume•• a) que haja um efeito a) que haja um efeito ttéécnicocnico da aplicada aplicaçção dos meios tão dos meios téécnicos da solucnicos da soluçção ão

oferecida oferecida -- não um efeito abstrato, nem estnão um efeito abstrato, nem estéético;tico;

•• b) b) e que esse efeito seja suscete que esse efeito seja suscetíível de aplicavel de aplicaçção objetiva, ão objetiva, concreta, concreta, em escala e forma industrialem escala e forma industrial. .

•• Diretrizes de exame do INPI (outras Diretrizes de exame do INPI (outras ááreas), encontrado em reas), encontrado em http://denisbarbosa.addr.com/diretrizes2.pdfhttp://denisbarbosa.addr.com/diretrizes2.pdf. . ““1.5.3 Não suscet1.5.3 Não suscetíível de vel de aplicaaplicaçção industrial O conceito de aplicaão industrial O conceito de aplicaçção industrial deve ser analisado com a ão industrial deve ser analisado com a devida flexibilidade quanto a seu significado, sendo aplicdevida flexibilidade quanto a seu significado, sendo aplicáável tambvel tambéém m ààs s indindúústrias agrstrias agríícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou colas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais. O termo indnaturais. O termo indúústria deve ser compreendido, assim, como incluindo stria deve ser compreendido, assim, como incluindo qualquer atividade fqualquer atividade fíísica de carsica de carááter tter téécnico, isto cnico, isto éé, uma atividade que perten, uma atividade que pertençça a ao campo prao campo práático e tico e úútil, distinto do campo arttil, distinto do campo artíístico. A invenstico. A invençção deve pertencer ão deve pertencer ao domao domíínio das realizanio das realizaçções, ou seja, deve se reportar a uma concepões, ou seja, deve se reportar a uma concepçção operão operáável vel na indna indúústria, e não a um princstria, e não a um princíípio abstrato. Caso o examinador opine pela pio abstrato. Caso o examinador opine pela inexistência de aplicainexistência de aplicaçção industrial, emitirão industrial, emitiráá parecer desfavorparecer desfavoráávelvel””..


•• Inventos industriais Inventos industriais ––•• Resultado tResultado téécnico ....e industrial (Art. 15)cnico ....e industrial (Art. 15)•• AplicaAplicaçção industrial como ão industrial como repetibilidaderepetibilidade•• O invento, ainda que tenha O invento, ainda que tenha efeito tefeito téécnicocnico, não ser, não seráápatentepatenteáável se insuscetvel se insuscetíível de vel de aplicabilidade industrial. aplicabilidade industrial.

•• Diz o CPI/96:Diz o CPI/96:•• Art. 15. A invenArt. 15. A invençção e o modelo de utilidade são considerados ão e o modelo de utilidade são considerados suscetsuscetííveis de aplicaveis de aplicaçção industrial quando possam ser ão industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indutilizados ou produzidos em qualquer tipo de indúústria.stria.

•• A qualificaA qualificaçção de industrial, que terão de industrial, que teráá em tal contexto, em tal contexto, significa, assim, que a aplicasignifica, assim, que a aplicaçção serão seráá dotada de dotada de

repetibilidaderepetibilidade•• ou seja, a possibilidade da soluou seja, a possibilidade da soluçção tão téécnica ser repetida cnica ser repetida indefinidamente indefinidamente sem a intervensem a intervençção pessoal do homemão pessoal do homemCareceriam de utilidade industrial os mCareceriam de utilidade industrial os méétodos de tingir todos de tingir cabelo, etc. . cabelo, etc. .


•• Inventos industriais Inventos industriais ––•• Resultado tResultado téécnico ....e industrial (Art. 15)cnico ....e industrial (Art. 15)••MENDONMENDONÇÇA, JosA, Joséé Xavier Carvalho de. Tratado de direito Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial brasileiro. Atualizado por Ricardo Rodrigues comercial brasileiro. Atualizado por Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: Russell Editores, 2003. , (p. 153) , Gama. Campinas: Russell Editores, 2003. , (p. 153) , ““A A inveninvençção deve ser real, por outra, a possibilidade de ão deve ser real, por outra, a possibilidade de realizar, de executar a idrealizar, de executar a idééia do inventor ia do inventor éé condicondiçção ão essencial para o reconhecimento legal dela. essencial para o reconhecimento legal dela. Isso Isso significa que a invensignifica que a invençção deve ser apta a produzir, com ão deve ser apta a produzir, com os mesmos meios, resultados constantemente iguais; os mesmos meios, resultados constantemente iguais; que deve ser suscetque deve ser suscetíível de repetivel de repetiççãoão, estabelecendo o , estabelecendo o seu autor a relaseu autor a relaçção de causa e efeito entre os meios ão de causa e efeito entre os meios empregados e o resultado obtido e realizado na empregados e o resultado obtido e realizado na inveninvençção.ão.””..


•• Inventos industriais Inventos industriais ––•• Resultado tResultado téécnico ....e industrial (Art. 15)cnico ....e industrial (Art. 15)•• ExemplificaExemplifica--se com um excerto das Diretrizes de Exame se com um excerto das Diretrizes de Exame do INPI do INPI [1][1]: :

•• MMéétodos contraceptivos em seres humanos não são todos contraceptivos em seres humanos não são enquadrados como menquadrados como méétodo terapêutico, uma vez que todo terapêutico, uma vez que não curam nem previnem qualquer tipo de doennão curam nem previnem qualquer tipo de doençça, no a, no entanto, não são patenteentanto, não são patenteááveis por serem considerados veis por serem considerados não suscetnão suscetííveis de aplicaveis de aplicaçção industrial, uma vez que ão industrial, uma vez que são aplicados em carsão aplicados em carááter privado e pessoal. Devem ser ter privado e pessoal. Devem ser encarados da mesma forma, ou seja, como não encarados da mesma forma, ou seja, como não suscetsuscetííveis de aplicaveis de aplicaçção industrial, os tratamentos ão industrial, os tratamentos cosmcosmééticos que sticos que sóó possam ser aplicados em carpossam ser aplicados em carááter ter privado e individual.privado e individual.


••Inventos industriais Inventos industriais ––•• Resultado tResultado téécnico ....e industrial (Art. 15)cnico ....e industrial (Art. 15)•• As diretrizes de exame japonesas ainda As diretrizes de exame japonesas ainda indicam como exemplo: mindicam como exemplo: méétodos de emprego todos de emprego estritamente pessoal, como um processo de estritamente pessoal, como um processo de fumar charuto, ou de carfumar charuto, ou de carááter simplesmente ter simplesmente cientcientíífico ou experimental, como um fico ou experimental, como um determinado sistema de pesquisa cientdeterminado sistema de pesquisa cientíífica fica (mas um kit de testes para escola ser(mas um kit de testes para escola serááindustrializindustrializáável e, assim, patentevel e, assim, patenteáável).vel).


•• Atividade inventivaAtividade inventiva�� A Novidade não basta para justificar a mão A Novidade não basta para justificar a mão pesada do tributopesada do tributo””....o custo social da ....o custo social da patentepatente

�� ÉÉ preciso um CONTRIBUTO MÌNIMO ao preciso um CONTRIBUTO MÌNIMO ao conhecimento para se obter o monopconhecimento para se obter o monopóólio lio


•• RevelaRevelaççãoão•• Art. 24. O relatArt. 24. O relatóório deverrio deveráá descrever clara e descrever clara e suficientemente o objeto, suficientemente o objeto, de modo a de modo a possibilitar sua realizapossibilitar sua realizaçção por tão por téécnico no cnico no assunto e indicarassunto e indicar, quando for o caso, a , quando for o caso, a melhor forma de execumelhor forma de execuçção.ão.

•• ParParáágrafo grafo úúnico. No caso de material biolnico. No caso de material biolóógico gico essencial essencial àà realizarealizaçção prão práática do objeto do tica do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessdeste artigo e que não estiver acessíível ao vel ao ppúúblico, o relatblico, o relatóório serrio seráá suplementado por suplementado por depdepóósito do material em instituisito do material em instituiçção autorizada ão autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.pelo INPI ou indicada em acordo internacional.


•• Cobertura total das tCobertura total das téécnicas cnicas �� Efeito do Art. 27 de Efeito do Art. 27 de TRIPsTRIPs, segundo o qual tudo o , segundo o qual tudo o que for invento serque for invento seráá protegido. protegido.

�� ExceExceçções polões polííticas: As equivalentes ao nosso art. 18. ticas: As equivalentes ao nosso art. 18. �� Art. 18. Não são patenteArt. 18. Não são patenteááveis:veis:�� I I -- o que for contro que for contráário rio àà moral, aos bons costumes e moral, aos bons costumes e àà seguransegurançça, a, àà ordem e ordem e àà sasaúúde pde púúblicas;blicas;

�� II II -- as substâncias, matas substâncias, matéérias, misturas, elementos ou rias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espprodutos de qualquer espéécie, bem como a cie, bem como a modificamodificaçção de suas propriedades fão de suas propriedades fíísicosico--ququíímicas e micas e os respectivos processos de obtenos respectivos processos de obtençção ou modificaão ou modificaçção, ão, quando resultantes de transformaquando resultantes de transformaçção do não do núúcleo cleo atômico; eatômico; e

�� III III -- o todo ou parte dos seres vivos, exceto os o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos microorganismos transgênicostransgênicos que atendam aos três que atendam aos três requisitos de requisitos de patenteabilidadepatenteabilidade -- novidade, atividade novidade, atividade inventiva e aplicainventiva e aplicaçção industrial ão industrial -- previstos no art. 8previstos no art. 8ººe que não sejam mera descoberta.e que não sejam mera descoberta.


�� EstaEsta perspectivaperspectiva éé oficialmenteoficialmenteadotadaadotada: : •• "In return for temporary protection, the "In return for temporary protection, the owner agrees to make public the owner agrees to make public the intellectual property in question. intellectual property in question.

•• It is this trade It is this trade --off which creates a off which creates a public interest in the enforcement of public interest in the enforcement of protected intellectual property rights", protected intellectual property rights",

•• H.RepH.Rep. No. 40, 100t 0th Cong. 1s 1st. . No. 40, 100t 0th Cong. 1s 1st. SessSess., supra note 5, at ., supra note 5, at 156 (1987) (156 (1987) (relatrelatóóriorio sobresobre o Omnibus Trade and o Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988). Competitiveness Act of 1988).


�� Mas, na prMas, na práática, hoje em dia, como nota tica, hoje em dia, como nota Carlos Maria Correa, existe entre os paCarlos Maria Correa, existe entre os paííses ses desenvolvidos uma forte tendência desenvolvidos uma forte tendência ààrecuperarecuperaçção da velha idão da velha idééia de um direito ia de um direito natural natural àà patente. patente.

�� A tendência se expressa na noA tendência se expressa na noçção de que ão de que o simples fato de investir em pesquisas e o simples fato de investir em pesquisas e por por àà disposidisposiçção do pão do púúblico os resultados blico os resultados (não o conhecimento)(não o conhecimento) justifica a patente. justifica a patente.


��UtilidadeUtilidade�� EntfremdungEntfremdung...aliena...alienaçção ão + + coisificacoisificaççãoão..

Conhecimento Conhecimento

==Poder Poder

Barreiras Barreiras àà pesquisapesquisa

Os efeitos quanto Os efeitos quanto àà

prpráática de pesquisatica de pesquisa

�� Efeitos incidentais:Efeitos incidentais:•• O uso de uma tecnologia patenteada O uso de uma tecnologia patenteada sendo necesssendo necessáária para um ria para um aperfeiaperfeiççoamentooamento

�� Efeitos diretosEfeitos diretos•• Patentes sobre procedimentos de Patentes sobre procedimentos de pesquisa ou insumos de pesquisapesquisa ou insumos de pesquisa

ExceExceççãoão de de pesquisapesquisa e e ExceExceççãoão

BolarBolar

ExceExceççãoão de de pesquisapesquisa

�� RESEARCH EXCEPTION AND RESEARCH EXCEPTION AND ““BOLARBOLAR”” PROVISIONPROVISION�� Many countries use this provision to advance science and Many countries use this provision to advance science and technology. They allow researchers to use a patented technology. They allow researchers to use a patented invention for research, in order to understand the invention invention for research, in order to understand the invention more fully.more fully.

�� In addition, some countries allow manufacturers of generic In addition, some countries allow manufacturers of generic drugs to use the patented invention to obtain marketing drugs to use the patented invention to obtain marketing approval approval —— for example from public health authorities for example from public health authorities ——without the patent ownerwithout the patent owner’’s permission and before the patent s permission and before the patent protection expires. The generic producers can then market protection expires. The generic producers can then market their versions as soon as the patent expires. This provision their versions as soon as the patent expires. This provision is sometimes called the is sometimes called the ““regulatory exceptionregulatory exception”” or or ““BolarBolar””provision. {Article 30} (Site provision. {Article 30} (Site dada OMC) OMC)


�� This has been upheld as conforming with This has been upheld as conforming with the TRIPS Agreement in a WTO dispute the TRIPS Agreement in a WTO dispute ruling. In its report adopted on 7 April ruling. In its report adopted on 7 April 2000, a WTO dispute settlement panel said 2000, a WTO dispute settlement panel said Canadian law conforms with the TRIPS Canadian law conforms with the TRIPS Agreement in allowing manufacturers to do Agreement in allowing manufacturers to do this. (The case was titled this. (The case was titled ““Canada Canada ——Patent Protection for Pharmaceutical Patent Protection for Pharmaceutical ProductsProducts””) )


�� Art. 43. O disposto no artigo anterior Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:não se aplica:

�� II II -- aos atos praticados por terceiros aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade não autorizados, com finalidade experimental, relacionados a estudos experimental, relacionados a estudos ou pesquisas cientou pesquisas cientííficas ou ficas ou tecnoltecnolóógicas;gicas;

BolarBolar

�� Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica:�� VII VII -- aos atos praticados por terceiros não autorizados, aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados relacionados àà inveninvençção protegida por patente, destinados ão protegida por patente, destinados exclusivamente exclusivamente àà produproduçção de informaão de informaçções, dados e ões, dados e resultados de testes, visando resultados de testes, visando àà obtenobtençção do registro de ão do registro de comercializacomercializaçção, no Brasil ou em outro paão, no Brasil ou em outro paíís, para a s, para a exploraexploraçção e comercializaão e comercializaçção do produto objeto da patente, ão do produto objeto da patente, apapóós a expiras a expiraçção dos prazos estipulados no art. 40 ão dos prazos estipulados no art. 40 [1][1]

��

[1][1] Inciso acrescentado pela Lei 10.196, de 14 de fevereiro Inciso acrescentado pela Lei 10.196, de 14 de fevereiro de 2001, resultante da conversão da Medida Provisde 2001, resultante da conversão da Medida Provisóória ria 2.105.2.105.


�� A limitaA limitaçção diz respeito ão diz respeito àà prpráática de estudos e tica de estudos e pesquisas cientpesquisas cientííficas e tecnolficas e tecnolóógicas por terceiros gicas por terceiros não autorizados; a reprodunão autorizados; a reproduçção em laboratão em laboratóório de rio de um processo quum processo quíímico patenteado mico patenteado éé o exemplo o exemplo clcláássico. Esta limitassico. Esta limitaçção ão éé coco--essencial ao sistema essencial ao sistema da propriedade intelectual e merece a mais da propriedade intelectual e merece a mais irrestrito e abrangente interpretairrestrito e abrangente interpretaçção. ão. ÉÉexatamente para se conseguir o aumento de exatamente para se conseguir o aumento de velocidade das pesquisas que se faculta a velocidade das pesquisas que se faculta a publicapublicaçção do invento na fase inicial do ão do invento na fase inicial do procedimento de exame procedimento de exame


�� NoteNote--se que, como declarou a se que, como declarou a Corte Corte ContitucionalContitucional Alemã no Alemã no caso caso KlinikKlinik--VersuchVersuch ((BverfGBverfG, 1 , 1 BvRBvR 1864/95, de 10/5/2000), 1864/95, de 10/5/2000), esta limitaesta limitaçção tem são tem sóólidas ralidas raíízes zes constitucionais.constitucionais.

�� ““


�� Supreme Court in Brenner v. Manson(1966):

� Until the process claim [to a group of compoundswhose “utility” has not been demonstrated] hasbeen reduced to production of a product shown to be useful, the metes and bounds of thatmonopoly are not capable of precise delineation. It may engross a vast, unknown, and perhapsunknowable area. Such a patent may conferpower to block off whole areas of scientificdevelopment, without compensating benefit to thepublic.


�� NosNos EstadosEstados UnidosUnidos, , tambtambéémm se se veioveioa a entenderentender queque haviahavia umauma exceexceççãoão aoaomonopmonopóóliolio de de patentepatente quantoquanto ààpesquisapesquisa…… biotecnolbiotecnolóógicagica, , atravatravééss do do requisitorequisito de de utilidadeutilidade especespecííficafica

� In United States Court of Appeals for the Federal Circuit. 04-1465. (Serial No. 09/619643). IN RE DANE K. FISHER and RAGHUNATH V. LALGUDI, September 7, 2005


� As a final matter, we observe that the government and its amici express concern that allowing EST patents without proof of utility would discourage research, delay scientific discovery, and thwart progress in the “useful Arts” and “Science.” See U.S. Const. art. I, § 8, cl. 8. The government and its amici point out that allowing EST claims like Fisher’s would give rise to multiple patents, likely owned by several different companies, relating to the same underlying gene and expressed protein. Such a situation, the government and amicipredict, would result in an unnecessarily convoluted licensing environment for those interested in researching that gene and/or protein.

Uma licenUma licençça compulsa compulsóória ria

em favor da pesquisaem favor da pesquisa

LicenLicençça de a de

dependênciadependência�� Art. 70. A licenArt. 70. A licençça compulsa compulsóória serria seráá ainda ainda concedida quando, cumulativamente, se concedida quando, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipverificarem as seguintes hipóóteses:teses:

�� I I -- ficar caracterizada situaficar caracterizada situaçção de dependência de ão de dependência de uma patente em relauma patente em relaçção a outra;ão a outra;

�� II II -- o objeto da patente dependente constituir o objeto da patente dependente constituir substancial progresso tsubstancial progresso téécnico em relacnico em relaçção ão ààpatente anterior; epatente anterior; e

�� III III -- o titular não realizar acordo com o titular da o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para explorapatente dependente para exploraçção da patente ão da patente anterior.anterior.


dependênciadependência�� A noA noçção de ão de ““substancial progresso substancial progresso ttéécnicocnico”” claramente não se reduz claramente não se reduz ààatividade inventivaatividade inventiva, , o que seria o que seria simplesmente o indispenssimplesmente o indispensáável para obter a vel para obter a patente dependente em primeiro lugar. patente dependente em primeiro lugar.

�� Tal diferenTal diferençça a –– a nosso ver a nosso ver -- serseráá apurada apurada no ducto da tecnologia, por alguma no ducto da tecnologia, por alguma contribuicontribuiçção alão aléém da mera nãom da mera não--obviedade; e,obviedade; e, simultaneamente, por um simultaneamente, por um modicummodicum de necessidade pde necessidade púública a ser blica a ser atendida pela tecnologia dependente, o atendida pela tecnologia dependente, o que não ocorreria senão pela licenque não ocorreria senão pela licençça. a.


dependênciadependência�� Assim, objetivamente deverAssim, objetivamente deveráá haver a haver a possibilidade de um benefpossibilidade de um benefíício real cio real para a sociedade napara a sociedade na licenlicençça. A lei a. A lei menciona que o progresso deva ser menciona que o progresso deva ser substancial, mas não impõe que seja substancial, mas não impõe que seja excepcional ou revolucionexcepcional ou revolucionáário. rio. Substancial Substancial éé simplesmente o que simplesmente o que não não éé sem substância, ou sem substância, ou irrelevante. irrelevante.

ReferênciasReferências

�� Denis Borges BarbosaDenis Borges Barbosa

�� [email protected]@nbb.com.br�� (Site Acadêmico) (Site Acadêmico) http://denisbarbosa.addr.comhttp://denisbarbosa.addr.com

�� (Site Profissional) (Site Profissional) http://braziliancounsel.comhttp://braziliancounsel.com

�� Rua do Ouvidor, 121/6 Rio de Rua do Ouvidor, 121/6 Rio de Janeiro 20040Janeiro 20040--030030

�� (21) 3970(21) 3970--77047704

Patentes e Barreiras à pesquisa - ADDR.comA patente como uma solu ção Barreiras àpesquisa Exce ção de pesquisa e Exce ção Bolar Uma licen ça compulsória em favor da pesquisa

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