IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE Università di Bergamo, 16 maggio 2017 Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana 1 10/05/2016
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IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA VIOLAZIONE DI DIRITTI DI
PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE
Università di Bergamo, 16 maggio 2017
Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana
1 10/05/2016
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Proprietà intellettuale
Proprietà
industriale
Proprietà letteraria
e artistica
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Codice della Proprietà Industriale - D.lgs. n. 30 del 10.02.2005 (“CPI”)
• Invenzioni: brevetto; modello di utilità.
• Elementi distintivi e forma di un prodotto: marchio; design.
Legge sul diritto d’autore - L. n. 633 del 22.04.1941 (“LDA”)
• Opere dell'ingegno di carattere creativo.
Proprietà intellettuale
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Design:
la parte estetica
di una forma, un
pattern, colori o
combinazioni di
colori
Marchi:
Segni (disegni, lettere, font, loghi o
forme) apposti su prodotti o servizi
Brevetti:
Nuovi aspetti tecnici
Diritto d’autore:
Tutela le creazioni
letterarie, scientifiche,
artistiche/musicali
(pubblicità, forme con
particolari caratteristiche)
Pubblicità: Campagne pubblicitarie
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Diritti di proprietà intellettuale: un caso pratico
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La violazione
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Contraffazione
Plagio
Violazione
dell’esclusiva
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La violazione - Rimedi
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Rimedi
• Sequestro, distruzione, ritiro
• Inibitoria
• Risarcimento del danno
• Pubblicazione della sentenza, ecc...
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Art. 66 CPI
“ I diritti di brevetto per invenzione consistono nella facoltà
esclusiva di attuare l ’ invenzione e di trarne profitto nel
territorio dello stato.”
• Se oggetto del brevetto è un prodotto vietare a terzi di
produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare.
• Se un procedimento divieto di applicare il procedimento.
La violazione della proprietà industriale: la contraffazione di brevetto
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Art. 86 CPI
“Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali, oltre
che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei
modelli di utilità, in quanto applicabili.”
La violazione della proprietà industriale: la contraffazione di
modelli di utilità
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Art. 20 CPI
“I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono
nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. [...]
Il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di
apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i
prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini,
oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di
importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso;
di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella
pubblicità.”
La violazione della proprietà industriale: la contraffazione di marchio
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Art. 41 CPI
“La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il
diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo
senza il suo consenso. [...]
I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o
modello si estendono a qualunque disegno o modello che
non produca nell'utilizzatore informato una impressione
generale diversa.
Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del
margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o
modello.”
La violazione della proprietà industriale: la contraffazione di disegno o
modello
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Risarcimento del danno
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Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà
intellettuale
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Funzioni:
• Riparare il danno del titolare del diritto leso, reintegrandolo
nella posizione patrimoniale originaria e controbilanciando
tutti gli effetti negativi della contraffazione.
• Costituire un deterrente alla contraffazione stessa.
No funzione punitiva
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Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà
intellettuale
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Azione di condanna: ordine al convenuto di pagare una somma
a risarcimento del danno.
Condanna generica: pronuncia sulla violazione, disponendo con
ordinanza la prosecuzione del giudizio per la liquidazione
(eventuale provvisionale).
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Azione risarcitoria
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Obbligo di risarcire il danno viene comunemente ricondotto
nell’ambito della responsabilità extra contrattuale
Art. 2043 c.c. (“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”).
Prescinde dall’esistenza di un precedente rapporto tra le parti e sorge al verificarsi dei
presupposti previsti:
(i) fatto illecito (contraffazione diritti IP);
(ii) dolo (intenzionalità della condotta e conoscenza degli effetti) o colpa
(negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini o discipline);
(iii) nesso di causalità (danno provocato da comportamento del contraffattore
e non da altre circostanze);
(iv) danno (pregiudizio subito dal titolare del diritto leso).
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Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà
intellettuale
Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà
industriale ed intellettuale
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Art. 1223 Codice Civile: …. in quanto
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Riconducibilità al fatto
dell’autore della violazione
Nesso causale
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Art. 1223 Codice Civile
“Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il
ritardo deve comprendere così la perdita subita [c.d.
danno emergente] dal creditore come il mancato
guadagno [c.d. lucro cessante], in quanto ne siano
conseguenza immediata e diretta”.
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Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà
intellettuale
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Elemento soggettivo – presunzione relativa di colpa
• Per i soli diritti di proprietà industriale: obbligo di consultazione
ed una presunzione di conoscenza dei registri (regime di
pubblicità legale).
• Per i diritti d’autore: colpa in re ipsa - presunzione di colpa e
prova liberatoria sul piano del nesso causale.
• Per tutti: obbligo di diligenza consistente nel porre in atto
tutte le precauzioni possibili per evitare la lesione di diritti.
Presunzione di colpa in capo a produttore, rivenditore,
utilizzatore (che può chiamare in manleva i primi).
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Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà
intellettuale
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Concorso del danneggiato
Art. 1227 Codice Civile
“Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il
danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della
colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe
potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.”
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Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà
intellettuale
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Art. 125 CPI
Art. 158 LDA
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Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale
Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà
industriale: art. 125 CPI
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Art. 125 CPI - Risarcimento del danno e restituzione dei profitti
dell'autore della violazione
“1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le
disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto
conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali:
• le conseguenze economiche negative, compreso il mancato
guadagno, del titolare del diritto leso,
• i benefici realizzati dall'autore della violazione e,
• nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il
danno morale.
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(…segue) Art. 125 CPI
2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la
liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della
causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro
cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a
quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto
pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto
leso.
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Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà
industriale: art. 125 CPI
(…segue) Art. 125 CPI
3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione
degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al
risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi
eccedono tale risarcimento.”
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Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà
industriale: art. 125 CPI
Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà
intellettuale: art. 158 LDA
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Art. 158 LDA
“2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le
disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile.
Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla
base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto
essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse
chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.”
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Il lucro cessante è valutato dal giudice,
anche tenuto conto degli utili realizzati in
violazione del diritto.
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1. Danno emergente La perdita economica subita dal creditore
2. Lucro cessante Il guadagno che presumibilmente la vittima
dell’illecito avrebbe conseguito in assenza
della violazione
Quale danno risarcibile?
Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà
intellettuale
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• costi sostenuti dal titolare per acquisire le prove della
violazione e tutelare i propri diritti;
• costi per attività investigative, di vigilanza e di
documentazione della violazione;
• costi di consulenza legale e tecnica;
• costi per indagini di mercato;
• costi per analisi e prove tecniche;
• costi interni collegati alle risorse dedicate alla raccolta di
documenti e di informazioni funzionali alla difesa giudiziaria;
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1. Danno emergente (art. 125 co. 1 CPI; art. 158 co. 2 LDA)
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• costi per lanciare una determinata iniziativa poi vanificata
dall’attività illecita (ad es. campagna pubblicitaria, affitto
locali in fiera, ecc.);
• costi per riparare effetti della violazione (spese per
comunicati, pubblicazioni, ecc.);
• discredito commerciale causato dalla condotta e
disorientamento tra i clienti;
• perdita di valore dell’avviamento commerciale;
• costi per la costituzione di parte civile in processi penali
paralleli.
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(…segue) 1. Danno emergente (art. 125 co. 1 CPI; art. 158 co. 2 LDA)
1) Perdita di utile del titolare (“conseguenze economiche negative,
compreso il mancato guadagno”).
Riflette il pregiudizio effettivamente subito.
Presuppone l’esame dei libri contabili.
Quantificazione: numero dei pezzi contraffatti per prezzo di vendita
applicato dal titolare – costi operativi di produzione e vendita (solo
costi incrementali, no costi fissi come ammortamento, spese TFR,
spesi di amministrazione, leasing delle macchine, ecc.).
Prova di flessione del fatturato: clienti che annullano ordini o
chiedono sconti, riduzioni di prezzi per conservare clienti, passaggio di
quota di mercato, riduzione utili.
2. Lucro cessante (art. 125 co. 1 CPI; art. 158 co. 2 LDA)
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2) Profitto dell’autore della violazione (“benefici realizzati dall’autore
della violazione”).
Quanto meno in via teorica, le vendite effettuate dal
contraffattore corrispondono alle mancate vendite del titolare.
Parametri: (i) margine operativo lordo aziendale applicato al fatturato
relativo ai prodotti contraffattori (EBITDA); (ii) utile sui beni
contraffattori ottenuto detraendo dai ricavi i c.d. costi incrementali.
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Prova della riconducibilità del profitto del contraffattore
all’illecito, attraverso in particolare documentazione
contabile (ordine di esibizione).
(…segue) 2. Lucro cessante (art. 125 co. 1 CPI; art. 158 co. 2 LDA)
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3) Royalty (criterio residuale).
Percentuale su fatturato realizzato con vendita prodotti contraffattori
(incrementata in quanto non negoziata).
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(…segue) 2. Lucro cessante (art. 125 co. 1 CPI; art. 158 co. 2 LDA)
Liquidazione globale e criterio della royalty virtuale
(art. 125 co. 2 CPI; art. 158 co. 2 LDA)
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Lump sum stabilita in base ad atti di causa e presunzioni che ne
derivano.
In questo caso lucro cessante: importo non inferiore a quello dei
canoni che l’autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora
avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.
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Spetta al Giudice, in base alla propria
esperienza e alle circostanze del caso concreto.
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In ogni caso, il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione (o
retroversione) degli utili realizzati dall’autore della violazione
(i) in alternativa al risarcimento del lucro cessante,
(ii) o nella misura in cui gli utili eccedano tale risarcimento.
Apposita domanda. Applicata dalla giurisprudenza anche per diritti d’autore.
Ammissibile solo se il conflitto è in relazione ad una medesima opera (es.
edizione cover di un libro edito); se invece il contraffattore compie un utilizzo
dell’opera diverso da quello posto in essere dall’impresa titolare, non è
giustificata (es. utilizzo di un’opera derivata).
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Evitare che la violazione
sia arricchimento
per il suo autore Finalità
Restituzione degli utili (art. 125 co. 3 CPI)
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Elementi diversi da quelli patrimoniali:
Danno morale
Per le persone:
• valori inerenti la persona.
Per le società:
• turbamento provocato dalla presenza sul mercato di prodotti
contraffattori e della necessità di modificare i normali assetti
produttivi aziendali per far fronte all’illecito;
• pregiudizio alla reputazione (diminuita considerazione e
conseguente incidenza negativa su attività imprenditoriali).
Danno di immagine
Prodotti contraffatti di qualità inferiore, venduti ad un prezzo svilente.
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Danno non patrimoniale (art. 125 co. 1 CPI, art. 158 co. 3 LDA)
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Se il danno non può essere provato nel suo esatto ammontare, è
liquidato dal giudice equitativamente.
Deve esserci prova dell’esistenza di un pregiudizio economicamente
apprezzabile.
Obbligo di motivazione dei criteri utilizzati (anche se possibile basarsi
su fatti di comune esperienza).
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Liquidazione equitativa (art. 125 co. 1 CPI, art. 158 co. 2 LDA)
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La parte soccombente è ritenuta alla rifusione delle spese legali
sostenute dall’altra (salva compensazione in quanto entrambe
soccombenti su alcune domande o gravi ed eccezionali ragioni).
Se soccombente ha agito con mala fede, colpa grave o senza la
normale prudenza o inesistenza del diritto fatto valere, condanna
al pagamento di una somma equitativamente determinata (art. 96
CPC).
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Rifusione spese legali (art. 91 CPC)
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Ulteriori
rimedi
Penale
Inibitoria
Pubblicazione
della sentenza,
ecc.
Ulteriori rimedi
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