미국개정특허법(America Invents Act)의유예기간 · PDF filex)을하였으며현재2013년10월1일인경우를생각해 보자. 먼저,...

2011년 9월 16일 미국 오바마 대통령은 미국 개정특허

법(America Invents Act, AIA)에 서명하였다. 개정법

발효일로부터 18개월 후인 2013년 3월 16일부터 도입된

AIA의 섹션 3, 선출원주의(FIRST INVENTOR TO

FILE)의 유효 출원일(effective filing date) 및 신규성

의제의 유예기간(grace period)과 관련된 개정 사항을

알아본다.

1. AIA의 유효 출원일

35 U.S.C. 100 에서는 유효 출원일에 대해서 아래와

같이정의하고있다.

(i) 아래 서브단락 (ii)가 적용되지 않는 경우, 등록 특허

또는특허출원의실제출원일이유효출원일이됨.

(ii) 조약우선권(119, 365(a) 또는 365(b))에 의한 우선

권 주장의 기초 출원일 또는 분할출원(121), 계속출원

(120) 또는 PCT(365c)의 기초 출원일 중 가장 빠른 날짜

가유효출원일이됨.

2. AIA의 유예기간

그리고, 신규성 의제의 유예기간은 35 U.S.C. 102(b)

에서아래와같이정의하고있다.

(1)(A) 유효 출원일을 기준으로 1년 또는 그 전에 발명

자, 공동발명자또는발명자나공동발명자로부터직간접

적으로발명을지득한사람에의해공개된경우

(1)(B) 발표된 발명이 그 발표 이전에 발명자, 공동 발

명자 또는 발명자나 공동발명자로부터 직간접적으로 발

명을지득한사람에의해공중에공개된경우

즉유효출원일을기준으로, 유효 출원일이전 1년 이내

에 발명자(또는 공동 발명자)에 의해 공개된 내용은 선행

기술로사용되지않으며, 또한 제3자에의한발명공개가

있더라도제3자의공개행위이전에발명자(또는 공동발

명자)가 공개하였다면 공개일로부터 1년 이내에 유효 출

원일이있는한제3자에의한발명공개는선행기술로사

용될수없다.

미국 개정특허법의 이러한 변화는, 개정 전 미국특허법

(pre-AIA)의 102(b)에서 유예기간을 미국 출원일(the

date of the application for patent in the United

States)을 기준으로기산하던것과비교하면최대 1년 정

도 유예 기간이 연장된 것과 같은 효과를 가져온다. 아래

에서는 적용 사례를 들어 유예 기간의 연장 효과를 설명

한다.

3. 적용 사례

예를 들어, Z사의 연구원 A가 2012년 7월 31일에 발명

을공개하고, Z사는 2012년 11월 1일에신규성의제주장

(특허법 제30조)을 하지 않은 채 한국에 특허출원(출원

YOU ME NEWS 1

제90호 >>> 2014년 5월 25일 발행

특허해설

미국 개정특허법(America Invents Act)의 유예기간변리사 류도윤

특허해설 미국개정특허법(America Invents Act)의 유예기간·1

지식재산권 관련 정보

특허로무장한중소기업, 한데뭉친다!·2

신제품의특허·상표·디자인, 일괄심사로‘한방에’·3

국제특허출원, 세계 5위수성!·4

해외단신 STARBUCKS가 CHARBUCKS와의긴상표전쟁에서패소:

Trademark Dilution(상표가치희석)의기준요소및분석·5

YOU ME 변리사 동정

유종우변리사서울과학고등학교총동창회장당선·6

김지현변리사, 송인순변호사입사·6

승소사례

개인정보보호BM(컴퓨터프로그램) 특허분쟁승소사례·7

휴대폰케이스를둘러싼특허분쟁승소사례·8

이달의 판례

대법원 2014.3.20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결【권리범위확인

(실)】·10

대법원 2013.3.28. 선고 2011후835 판결【등록무효(상)】·11

X)을 하였으며 현재 2013년 10월 1일인 경우를 생각해

보자.

먼저, 출원 X는 A의공개일로부터 1년이경과한후출

원되었으므로이후심사과정에서 A의자기공개로인해

거절될 것이다. 이때, Z사가 출원 X의 출원일로부터 1

년 이내(2013년 11월 1일 이전)에 조약에의한우선권을

주장하며미국출원(출원 Y)을 완료한다면, 출원 Y는 A

의 자기 공개로 인해 거절되지 않고, 다른 거절이유가

없다면 Z사는 미국에서 특허권을 획득할 수 있다는 것

이미국개정법의효과이다.

pre-AIA에 따르면, 2013년 11월 1일 이전에 미국 출

원을 하더라도 A의 자기 공개일이 미국 출원일을 기준

으로 1년이경과된상태이기때문에출원 Y는 A의자기

공개로인해거절될것이다.

하지만, 출원 Y는 2013년 3월 16일 이후 출원에 적용

되는 AIA에 따르게되고, 출원 Y의유효출원일을출원

X의 출원일로 인정받을 수 있게 되어, 유효 출원일로부

터 1년이전에발명자가공개한내용은선행기술로사용

될 수 없으므로, 출원 Y는 A의 자기 공개로 인해 거절

되지않는다.

4. 결론

이와 같이, AIA에서는 유효 출원일을 기준으로 하여

유예기간을 계산하므로, 유예기간이 실질적으로 연장되

는 효과가 발생하였음을 알 수 있다. 따라서 미국 개정

법에 의하면 발명자가 공개한 후 신규성의제주장 없이

한국에출원한경우, 공개일로부터 1년이경과하면한국

에서는자기공개로인해거절될확률이높지만, 미국에

서는공개사실에영향을받지않고출원을진행할수있

게되었다.

5. 참고문헌

http://www.uspto.gov/aia_implementation/aia

-effective-dates.pdf

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/c

onsolidated_laws.pdf

http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/c

onsolidated_rules.pdf

2 YOU ME NEWS

특허해설

지식재산권 관련 정보

특허 기반의 중소기업, 지식재산서비스 업체, 유관기

관대표 150여명은 4월 15일(화), 서울 노보텔앰배서더

호텔에서‘지식재산 창조기업 협의회’를 발족하고, 지

식재산권(IP) 관점의 연구개발(R&D) 전략(이하‘IP-

R&D’)을 업계와 연구현장에 확산시키는데 앞장서기로

했다.

‘지식재산 창조기업 협의회’는 IP-R&D 사업에 참여

한 기업 및 산·학·연 유관 단체들이 모여 상호 간 소

통과협력하는민간중심의자율협의체로, IP-R&D 대

중화를위한연구와인력양성및일자리창출을위한노

력은물론, 기업 현장의애로나불합리한규제를발굴하

고제언하는역할도수행한다.

그간 특허청은 2009년부터 약 800여개의 기업과 대

학·공공(연) 등에 제공한‘IP-R&D 전략수립지원’컨

설팅경험을바탕으로 IP-R&D 활용서발간, 연구회및

우수사례 공유회 개최 등을 운영하며‘IP-R&D 대중

화’에 앞장서 왔으나, 한정된 예산과 인력만으로 IP-

R&D를 전체기업으로확산시키는데한계가있었고, 이

에 참여 기업 및 산·학·연 유관 단체들이 뜻을 모아

본협의회를출범하게되었다.

본 협의회는 최고의사결정기구인 운영위원회와 그 산

하에 기획·혁신분과, 교육·일자리분과, IP-R&D 연

구분과 이상 3개 분과로 구성되며, 각 분과는 ▲IP-

R&D 확산 전략 개발 및 정책 제언 ▲IP-R&D 전문인

력 양성 및 일자리 중개 ▲IP-R&D 우수사례 분석 및

신규방법론연구등을담당하게된다.

이 날 행사에는 특허청장을 비롯, 회장으로 위촉된 나

우주 ㈜엘엠에스 대표이사, 손욱 서울대 차세대융합기

특허로 무장한 중소기업, 한데 뭉친다!

-지재권 관점의 R&D 전략 확산을 위한「지식재산 창조기업 협의회」출범 -

YOU ME NEWS 3

특허 해설지식재산권 관련 정보

술연구원 센터장 등 산·학·연 연구관계자 등이 대거

참석하였다.

“혁신을 넘어 창조로 전진하라”라는 주제로 특별강연

을 한 손욱 차세대융합기술연구원 센터장은“개방 공유

그리고 특허를 비롯한 지식재산이 창조경제의 핵심 키

워드로, 우리 중소 중견기업도 특허관점에서 기술을 분

석하고 개발하여야 시장에서 성공할 수 있다.”며 IP-

R&D 전략수립의중요성을역설하였다.

한편, 특허청장은“본 협의회에서 제안되는 현장의 목

소리를잘수렴해규제개혁과정책개발에적극활용할

것”이라면서, “IP-R&D 사업의 유용성과 효과를 보다

많은 기업이 서로 공유하고 발전시켜 우리 기업이 지식

재산 기반의 글로벌 강소기업으로 도약할 수 있기를 기

대한다.”고밝혔다.

--- 2014년 4월 16일자 특허청 보도자료에서인용

특허청은기업의사업전략에따라다수의출원을원하

는 시기에 맞추어 심사해주는 일괄심사 제도를 4월 1일

부터 상표와 디자인까지 확대 시행하고 신청요건의 규

제를개선한다고밝혔다.

일괄심사 제도는 지난해 12월부터 특허·실용신안을

대상으로 시작하였고, SK이노베이션이 13건의 특허출

원을 신청하여 동시에 심사 진행 중이다. 4월부터는 신

청대상을 확대하고 신청을 편리하게 할 수 있도록 개선

하여본격적으로시행하게된다.

이 제도를 이용하게 되면 특허에서 상표, 디자인까지

한꺼번에 심사 결과를 받을 수 있게 되어, 창조경제의

핵심기반인 융·복합 기술의 지식재산권을 일괄하여 확

보할수있을것으로기대된다.

지금까지는 일괄심사신청을위해서모든출원의우선

심사 신청을 요건으로 하였으나, 필요한 경우에만 우선

심사를신청하도록하여출원인의부담을최소화시켰다.

또한 제품 사진과 거래 영수증 모두를 증명서류로 제

출해야 했으나, 출원인의 편의를 위해 그 중 하나만 제

출하도록규제를개선한다.

그리고기업의영업비밀보호를위하여필요한경우신

제품의사업준비증명자료를특허청에제출하는대신심

사관이열람하는것으로할수있도록제도를개선한다.

일괄심사 제도는 심사관들이 설명회를 통해 출원인과

능동적으로 소통·협력하게 하고, 한 번의 일괄심사 신

청으로 여러 지재권을 기업이 원하는 시기에 심사해주

는맞춤형·원스톱심사지원서비스이다.

동시에 특허·실용신안·상표·디자인 심사부서가 협

업하여 다양한 지재권에 대해 동시에 심사서비스를 제

공함으로써 특허청 내 부서 간의 칸막이를 없애는 정부

3.0의가치를실천하는제도이다.

일괄심사 신청대상은‘사업실시 또는 준비’, ‘해외 수

출’관련 출원이다. 중소기업 및 창업 지원을 위해‘벤

처기업’, ‘기술혁신형 중소기업’, ‘1인 창조기업’의 출

원도일괄심사신청이가능하다.

일괄심사 신청은 특허청이 운영하는 온라인 특허출원

사이트인‘특허로(www.patent.go.kr)’를 통해 하면

된다.

특허청 특허심사제도과장은“일괄심사 대상을 확대하

고 신청요건을 완화하여 기업의 특허전략 수립과 시기

적절한 신제품의 지재권 보호에 도움이 될 것으로 예상

된다.”라면서, “지금은 제도 시행 초기여서 신청건수가

적지만 많은 기업들의 문의가 잇따르고 있어 이 제도를

이용하여 혜택을 받는 기업들이 늘어날 것으로 기대한

다.”고밝혔다.

--- 2014년 3월 27일자 특허청 보도자료에서인용

신제품의 특허∙상표∙디자인, 일괄심사로‘한 방에’

- 특허청, 4월 1일부터 상표∙디자인까지 일괄심사 확 실시 -

4 YOU ME NEWS

지식재산권 관련 정보

2013년 우리나라의 특허협력조약(PCT)을 통한 국제

특허출원건수가전년대비 4.5% 증가하며 4년연속세

계 5위자리를유지했다.

지난 주말 UN 산하 세계지식재산기구(WIPO)가 발표

한‘2013년 잠정 출원통계 자료’에 따르면, 우리나라의

국제특허출원건수는 1만 2,386건으로전체20만 5,300

건의 6.0%를점유, 세계 5위를차지했다.

※ 한국 PCT 국제특허출원 건수 : (‘12년) 11,847건 →

(’13년) 12,386건

1위는 5만 7,239건(27.9%)을 출원한미국으로나타났

다. 미국은 금융 위기가 있던 2007년 이전 출원 건수

(54,046건) 이상으로 회복함으로써 부동의 1위를 지켰

다. 2위는 4만 3,918건(21.4%)으로 전년과동일한수준

에그친일본이차지했다.

4위였던 중국은 지난해 출원이 15.6%나 증가(21,516

건)하면서독일을제치고 3위로한계단올라섰다.

또한, 전 세계 출원건수는 미국, 중국, 우리나라의 급

속한출원증가에힘입어최초로 20만건을돌파하였다.

전체증가량중우리나라는미국 56%, 중국 29%에이

어 세 번째로 높은 비중(5.6%)으로 전체 증가량에 기여

했다.

기업별 출원건수를 살펴보면, 파나소닉(Panasonic)

이 2,881건으로 1위를차지했다. 2년연속 1위를지켰던

중국의 정보통신기업인 ZTE는 출원 건수가 급격히 줄

며, 2위로내려앉았다.

또 다른 정보통신기업인 화웨이(Huawei)까지 포함해

서 중국 기업이 2위, 3위를 차지하고 있는 사실은 주목

할 만하다. 전 세계 상위 10개의 특허출원 기업에는 일

본 기업이 3곳, 중국과 미국 기업이 2곳, 독일, 스웨덴,

네덜란드기업이각각 1곳이포함됐다.

우리 기업 중에서는 삼성전자의 국제특허출원 건수가

1,193건으로 전년 733건 대비 460건이 증가했다. 이는

글로벌 특허분쟁 가능성에 따라 미국 시장은 물론 주요

국을 대상으로 한 국제특허출원 강화에 따른 영향으로

파악된다. 이어 LG전자가 1,170건(15위), LG화학이

449건(34위)이었다.

국내 연구기관및교육기관들중에서는 KAIST가 105

건을 출원해 전 세계 연구기관 및 교육기관 순위에서 7

위(전체순위 197위)를 차지했다. 포스텍과 서울대학교

는 83건, 80건으로 각각 12위(전체순위 258위), 13위

(전체순위 266위)를차지했다.

특허청은 중소기업에 대한 국제특허출원 비용 지원과

PCT-PPH 확대 등의 다양한 제도 운영을 통해 국제특

허출원을 지원하고 있다. 또한, 관련 제도 개선 및 제도

설명회 개최를 통해 이러한 증가세가 지속적으로 이어

질것으로기대된다.

※‘특허협력조약-특허심사하이웨이(PCT-PPH)’란 국제

조사기관이나 국제예비심사기관의 견해서 또는 보고서에서

특허권을 받을 수 있다는 판단을 받은 뒤 제2청에 PCT-

PPH 신청을 하면 그 판단내용을 활용해 제2청이 해당출원

을 빨리 심사해주는 제도

한편, 마드리드 조약에 의한 국제상표출원과 헤이그

조약에 의한 국제디자인출원 역시 매년 증가하고 있다.

우리나라의 국제상표출원 역시 매년 증가하고 있다. 또

한, 우리나라가 세계 3위의 디자인 출원국인 점을 고려

하면, 헤이그 조약에 의한 국제디자인출원이 도입되는

올해 7월부터는 국제디자인출원도 더욱 늘어날 것으로

보인다.

--- 2014년 3월 19일자 특허청보도자료에서인용

국제특허출원, 세계 5위 수성!-‘13년 한국의 PCT 국제특허 출원 전년비 4.5% 증가, 전 세계 출원건

수 20만 건 돌파에도 기여 -

STARBUCKS가 2001년 Wolfe’s Borough Coffee

를 상대로 상표권침해, 불공정 경쟁(unfair compe-

tition), 상표가치희석(dilution) 등의 이유로 Wolfe의

마크 CHARBUCKS의 사용을 금지하는 소송을 제기하

였다. 본 판례는 미국의 연방법원에서 상표가치희석과

관련하여 14년이란 오랜 시간 동안 논란이 되었으며 지

난 10년 동안 상표가치희석관련 법률을 제정한 진정한

백과사전과도 같은 사건이다. 본 사건은 상표가치희석

화는 소송 시작부터 특별히 세심하고 주의 깊게 증거를

구축하고 제출해야 하는, 증명하기 어렵고 애매한 개념

이라는것을다시한번보여주었다.

사건의 배경 및 개요

Wolfe’s Borough Coffee a/k/a Black Bear Micro

Roastery(“Black Bear”)는 다크 로스트 커피를 파는

New Hampshire의 작은 커피숍으로 1997년“Black

Bear Mr. Charbucks Blend Coffee”라는 이름으로

프리미엄 다크 로스트 커피를 마케팅하기 시작했다. 얼

마 지나지않아 Starbucks는 Black Bear의 Charbu-

cks 사용에 이의를제기하고상표침해그리고상표가치

희석화의 이유로 2001년 미국 남부 뉴욕지역의 지방법

원에 Black Bear를상대로소송을제기하였다.

2005년 법원은 Black Bear의 Charbucks 사용은

Starbucks의 상표가치를 실질적으로 희석화하지 않았

고 침해 행위 또한 없다고 판단하였다. 이 당시 미국연

방법원들은 연방상표 희석화법(Federal Trademark

Dilution Act) 관련해서 상표 희석화로 인해 실제 경제

적 피해가 있었는지에 대한 증명과 단지 희석화의 가능

성이있었는지의증명에대한해석이엇갈리고있었다.

하지만 다음 해인 2006년 미국 국회는 희석화 금지법

TDRA(Trademark Dilution Revision Act)를 개정하

였고 상표 희석화법의 개정에 따라 유명상표 소유자는

상대방의 상표사용으로 인해 유명상표 가치의 희석가능

성여부에대해서만증명하게됨으로써상표가치희석에

대한 브랜드 소유자들의 입증 책임(burden of proof)

을상당히덜어주게되었다.

Starbucks는새로개정된상표희석화법에따라지방

법원의 2005년도 패소 판결에 항소하고 항소법원은

2007년 지방법원의판결을파기환송하였다. 하지만지

방법원의 판결은 새로 개정된 상표희석화법에 의해서도

바뀌지 않았고 다시 한번 Starbucks는 Black Bear를

상대로 상표희석화 및 침해 항소 소송에서 패소하였다.

이에 맞서 Starbucks는 항소법원의 판결에 다시 항소

하였고 2009년 제2순회 항소법원은 지방법원의 판결

중 상표의 약화에 의한 희석(Dilution by blurring)을

제외한모든판결에동의하고 dilution by blurring 관

련해서는 지방법원이 개정된 상표희석법 기준 요소들의

해석에 오해가 있다고 판단하여 그 부분에 대해 지방법

원에환송하여다시재심하기를주문하였다.

법원의 판결 및 해석

TDRA는 상표의 약화에 의한 희석가능성이 존재하는

지 여부를 판단하기 위하여 다음 6개 요소를 고려하도

록규정하였다.

1. 상표 사이의 유사성

2. 유명상표의 식별력이나 획득된 식별력

3. 유명상표의 독점적 사용 범위

4. 유명상표의 인지도

5. 상표 사용자의 의도

6. 상표 사이의 실제 연관관계

지방법원은 2,3 그리고 4번째요소와관련해서 Star-

bucks가 증명하여 주장한 것에 동의하였지만 1번째 요

소에 관련하여 두 상표는 대체적으로 유사하지 않기 때

문에 상표의 약화에 의한 희석가능성이 없다고 판결하

였다. 하지만 제2순회 항소 법원은 두 상표의 유사성의

정도는 상표의 약화에 의한 희소성 존재를 판단하는 데

에 주요 요소가 아니며 유명상표와 유사성으로부터 발

생하는 연관관계로 인해 유명상표의 식별력을 감소시키

는요소에집중하여판단해야한다고하였다.

항소법원은 지방법원의 5번째 요소의 분석 이유와 관

련해서 의문을 제기하였고 지방법원의 두 상표 사이에

YOU ME NEWS 5

해외단신

STARBUCKS가 CHARBUCKS와의 긴 상표전쟁에서 패소:

Trademark Dilution(상표가치희석)의 기준 요소 및 분석

유미특허법인 미국변호사 권현아

실질적인 연관관계가 없다는 판단은 6번째 요소를 잘못

해석한 것이라고 하였다. 이와 같은 이유로 항소법원은

지방법원에게 상표의 약화에 의한 희소성 기준 요소에

대해다시고려, 검토하기를요구하였다.

Starbucks는 2005년 항소 소송 시 두 상표 사이의

연관관계를 증명하기 위해 소비자들을 상대로 전화 설

문 조사자료를 증거로 제출하였다. 설문 조사 중“Ch-

arbucks”이름을 보고 제일 먼저 생각 나는 것이 무엇

이냐는 질문에 30%의 소비자가 Starbucks 라고 하였

고 9%는커피라고답하였으며 Charbucks 라는제품을

받는다면 생각나는 회사나 가게 이름이 있느냐는 질문

에 3.1%가 Starbucks라고 하였고 1.3%가 커피 하우스

라고 대답하였다. 지방법원은 이러한 Starbucks의 설

문 조사 결과 및 다른 증거자료들을 고려했을 때 두 상

표는 아주 미미하게 유사하고 설문 조사 결과에 근거하

여 소비자들에게 두 상표의 연관성은 거의 없다고 보여

지므로 상표의 약화에 의한 희석 가능성은 존재하지 않

는다고 판결하였다. 법원은 Starbucks의 식별력, 인지

도 그리고 독점적 사용에 관한 증거는 충분하였으나 두

상표를 비교한 부분은 결론적으로 부족하였다고 하였

다. 법원은 두 상표 자체의 비교보다 두 상표가 실제 상

업적으로 어떻게 사용되고 있는지에 따른 비교가 필요

하며 Charbucks의 경우 실제 상업적으로“Mr. Ch-

arbucks”, “Charbucks Blend”그리고 Charbucks와

Black Bear 로고등을사용하기때문에상표전체를고

려 했을 때 소비자들이 Starbucks와 구별할 수 있으므

로 Starbucks 상표가치의 약화 가능성은 없다고 판결

하였다. 따라서 2011년 지방법원은 Starbucks의 상표

희석화의 항소를 기각하였고 Starbucks는 이에 다시

항소하였지만패소하였다.

본 법원의 판결은 유명 상표 소유자들에게 상표의 유

명성과오랜시간동안의독점적사용그리고다른상표

사용자가 유명상표의 명성 및 유명세를 이용하려는 부

정직한 의도가 있었다 하더라도 상표의 약화에 의한 희

석 가능성을 증명하기에는 충분하지 않을 수도 있다는

강한 경고를 남기며 14년 동안의 긴 상표 전쟁을 끝냈

다.

REFERENCES

•http://sunsteinlaw.com/starbucks-absorbs-

another-loss-in-its-long-trademark-battle-

with-charbucks/

•http://www.pattishall.com/pdf/January%202

014%20Newsletter2.pdf

•http://www.marshalldennehey.com/media/

pdf-articles/O%20229%20by%20D.%20Shannon

%20%28Summer.10%29.pdf

6 YOU ME NEWS

해외 단신

YOU ME 변리사 동정

유종우 변리사가 제8대 서울과학고등학교 총 동창

회장에 당선되었습니다. 임기는 2014년 3월 30일부

터 2년간입니다. 유종우 변리사의 많은 활약을 기대

합니다.

김지현 변리사, 송인순 변호사 입사

김지현변리사가 2014년 4월 1일부터, 송인순변호

사가 5월 1일부터 유미특허법인에 합류하여 업무를

시작하였습니다.

김지현 변리사 프로필

학력: 이화여자대학교 약학대학 제약학과 졸업 (2002)

중앙대학교 의약식품대학원 산업약학전공 석사

수료 (2011)

경력: 약사자격증 취득 (2002)

변리사 시험 합격 (2005)

송인순 변호사 프로필

학력: 고려대학교 유전공학과 학사 (1996)

고려대학교 생명공학원 석사 (1998)

Indiana University School of Law-

Indianapolis (JD) (2006)

경력: 카톨릭의과대학 (1998~1999)

미국 캘리포니아 주 변호사 시험 합격 (2006)

미국 patent agent 시험 합격 (2012)

The Law Offices of PDC (2006~2014)

유종우 변리사 서울과학고등학교 총 동창회장 당선

I. 서론

최근 포털이나 통신사, 은행, 카드사 등에서의 연이은

개인정보 유출 사건으로 온 나라가 떠들썩하다. 개인정

보보호 문제가 큰 사회적 이슈다. 국내에서 가장 많은

개인정보를 보유한 곳이 바로 택배사다. 온라인 쇼핑의

활성화에 따라 대부분의 국민들이 국내 여러 택배사의

서비스를 거의 한번쯤은 모두 이용했을 가능성이 높다.

택배사가 보유한 전체 개인정보가 파일로 유출된다면,

그파급효과는대단할것으로예상된다.

등록특허 제0XXXXX호는“고객정보유출 방지를 위

한 인터넷 사이트를 통한 상품 주문처리 방법 및 그 방

법을 수행하는 장치”로서 특히 인터넷 쇼핑몰에서 상품

판매자와 택배사로의 개인정보 전송 없이도 배송이 가

능하도록 하여 개인정보 유출을 방지하는 방법 및 장치

에관한것이다. 위 특허권의권리자인주식회사 X는주

식회사 Y가 실시하려는 보안운송장을 이용한 배송시스

템이 위 특허권을 침해한다는 이유로 서울중앙지방법원

에특허권침해금지가처분을신청하였다.

본 법률사무소는위특허의침해금지를구하는가처분

사건에서채무자인주식회사 Y를대리하여소송을수행

하였고, 작년 말 가처분 기각결정을 이끌어냄으로써 주

식회사 Y가 이른바 보안운송장 사업을 차질 없이 진행

할수있도록하였다.

II. 사건의 경과

1. 사안의 개요

기존 배송시스템에서는 인터넷 쇼핑몰이 주문자의 개

인정보를 입력받아 저장하고 상품준비와 배송을 위해

상품 판매자와 배송업체에 해당 개인정보를 전달한다.

인터넷 쇼핑몰과 상품 판매자, 그리고 배송업체가 모두

주문자의 개인정보를 전달받아 보관하기 때문에 개인정

보유출의가능성이높을수밖에없다.

등록특허제0XXXXX호의기술적사상은인터넷쇼핑

몰만이 모든 개인정보를 보관하고, 상품 판매업자와 배

송업체에게는 일체의 개인정보를 전송하지 않는다는 것

이다. 특히, 배송업체(상품 판매자가운송장을출력하는

경우는 상품 판매자)가 배송에 필요한 개인정보를 전송

받는 대신 서비스제공 서버에 접속하여 서비스제공 서

버에서 생성된 운송장을 출력하도록 함으로써 개인정보

를전송받지않고도배송이가능하도록하였다.

반면, 채무자인주식회사 Y의보안운송장시스템은서

비스제공 서버가 배송업체나 상품 판매자에게 암호화된

개인정보를 전송하고, 이를 전달받은 협력업체(상품 판

매자 또는 배송업체)의 컴퓨터에서 이를 복호화하여 운

송장을 생성, 출력한 후 운송장 생성에 사용된 모든 개

인정보를삭제하도록구현되어있었다.

이 사건의 쟁점은 위와 같은 채무자 실시시스템이 채

권자 등록특허권의 권리범위에 포함되는지 및 채권자

등록특허가 무효인지 여부였다. 채무자는 위 신청이 제

기된 직후 채권자 특허발명에 대한 무효심판을 청구하

였다.

2. 당사자의 주장 및 법원의 결정

채권자는 채무자 실시시스템이 채권자 특허발명과 동

일하거나균등한것이라고주장하였다. 이에 대해, 채무

자는 채권자 특허발명은 서비스제공 서버에서 운송장을

생성함으로써 협력업체에 개인정보를 일체 전송하지 않

는 것인데 반해, 채무자 실시시스템은 암호화된 개인정

보를 협력업체에 전송하고 협력업체 컴퓨터에서 운송장

을생성한다는점에서양시스템은서로다를뿐만아니

라 채권자 특허발명은 이미 종래에 개시된 발명이어서

진보성이없다고주장하였다.

채무자는해당가처분으로인해사업활동에큰어려움

을 겪고 있었기 때문에 법원의 빠른 기각결정이 나오기

를희망했다. 그러나기술에익숙하지않은재판부가컴

퓨터프로그램에 관한 발명을 이해하고 쟁점을 정리하는

데는 시간이 필요할 수 밖에 없었다. 이에 채무자를 대

리한 본 법률사무소는 전략적으로 채권자 특허발명의

YOU ME NEWS 7

특허 해설승소사례

개인정보보호 BM(컴퓨터프로그램)

특허분쟁 승소 사례유미IP법률사무소 변호사 전응준, 신동환

[ 승소사례 I ]

I. 서론

월 200만대에 달하는 국내 휴대폰 시장의 성장과 함

께휴대폰케이스시장도급격하게성장하고있다. 종래

휴대폰 케이스는 값비싼 휴대폰의 보호가 그 주된 기능

이었으나 이제는 악세사리의 일종으로 그 디자인적 기

능도 강조되면서 휴대폰 사용자들의 필수품으로 자리잡

고있다.

디자인적요소가강하게부각되는휴대폰케이스분야

의특징상, 현재까지특허분쟁이생소한것이사실이지

만, 시장이급격히성장하고하루가다르게다양한휴대

폰 케이스가 출시되면서 해당 분야의 업체들도 특허의

중요성에대한인식이높아지고있다.

이와관련된대표적인사례로서최근본법률사무소가

수행하여 승소를 이끌었던 국내 휴대폰 케이스 1, 2위

업체간의특허분쟁에대하여소개하고자한다.

II. 사건의 경과

1. 사안의 개요

이 사건은 휴대폰 케이스 제조업체이자 등록실용신안

제40XXXX호(제1등록고안)와 제40XXXX호(제2등록

고안) 및 등록디자인제XXXXX호의권리자인주식회사

X(채권자)가 경쟁회사인 주식회사 Y(채무자)를 상대로

부천지원에 실용신안권 등 침해금지 가처분을 신청함으

로써시작되었다.

제1등록고안은기존에딱딱한경질의재질로이루어졌

던 휴대폰 케이스의 테두리에 이중사출을 통해 연질의

8 YOU ME NEWS

승소사례

무효에 관한 주장의 비중을 줄이고(무효심판이 제기되

어 있다는 사실도 재판부에 알리지 않았다) 그 대신 비

침해를 중점적으로 주장함으로써 재판부가 비침해 관련

쟁점만을 심리하여 빠른 결정을 내릴 수 있도록 소송을

진행하였다. 결과적으로 법원은 비침해 판단만으로 채

권자의신청을기각하였다.

한편, 채권자는소송과정에서채무자실시시스템이채

권자 특허발명의 보호범위에 속하는지 확인해야 한다는

이유로 재판부에 채무자 실시시스템의 소스코드와 관련

자료 제출을 명해줄 것을 요청하는 문서제출명령을 신

청하였다. 본 법률사무소는 시스템의 소스코드와 자료

들은 채무자의 영업비밀이므로 침해여부가 확실하지 않

은 상황에서의 문서제출명령은 부당하다는 주장으로 채

권자의 신청을 비판하였다. 이에 법원은 채무자의 주장

을 받아들여 채권자의 문서제출명령 신청을 기각하였

다.

III. 결정의 의의

채권자 특허발명의 보호범위가 채권자의 주장처럼 넓

게 해석된다면, 이른바 보안운송장 시스템은 채권자가

독점하는결과로귀결될수밖에없는상황이었다. 하지

만, 이 사건결정은채권자특허발명의보호범위를서비

스제공 서버가 개인정보를 협력업체 서버로 전송하지

않는시스템으로한정하였다. 따라서이사건결정의취

지에 따라, 개인정보 유출을 방지하는 배송시스템으로

서 채권자 특허발명을 우회할 수 있는 다양한 시스템의

실시가가능하게되었다.

IV. 마무리

특허소송은대부분현재해당기술을이용하여사업을

영위하는기업들간에벌어지는경우가많다. 소송의승

패도 중요하지만, 소송에 의한 영업상의 피해를 최소화

하는 것도 매우 중요하다. 소송에는 이기고 실제 시장

경쟁에서는 패배하는 경우도 비일비재하다. 본 가처분

소송의 이면에도 상대방의 사업방해 목적이 있었다. 이

에 대해 본 법률사무소는 적절한 소송전략을 통해 법원

의 신속한 결정을 이끌어내고, 상대방의 문서제출명령

신청을 기각시켰다. 특허소송이 경영전략의 일환으로

이용되고 있는 현실에서 소송대리인에게 반드시 필요한

역량이라고하겠다.

휴 폰 케이스를 둘러싼 특허분쟁 승소 사례유미IP법률사무소 변호사 전응준, 신동환

[ 승소사례 II ]

테두리부를 형성하는 것이고, 제2등록고안은 경질의 휴

대폰 케이스의 내부에 연질의 커버를 밀착시키는 것이

다. 제1등록고안에 대응하는 채무자의 실시제품은 테두

리부뿐만 아니라 케이스의 측면부 및 하면의 일부까지

연질로 구성되어 있었고 제2등록고안에 대응하는 실시

제품에대하여는채무자가이미그수입, 판매를중단한

상황이었다.

결국, 이 사건의주된쟁점은테두리이외의측면부등

까지 연질로 이루어진 채무자의 실시제품이 제1등록고

안의보호범위에포함되는지여부였다.

2. 1심(부천지원) 결정의 결과

1심 재판부는 제1등록고안의 구성요소를 경질의 커버

(구성요소1)와 연질의 테두리부(구성요소2)로 나눈 후,

경질의 소재로만 된 커버를 단순히 경질과 연질 소재의

혼합으로 바꾸는 것은 그 분야의 통상의 기술자가 쉽게

생각해낼수있으며그로인하여특별히효과가달라진

다고 볼 수도 없다고 하여 양 고안의 구성요소1이 실질

적으로동일하고, 아울러채무자의실시제품은구성요소

2도 구비하고 있다고 판단함으로써 채권자의 제1등록고

안에 대한 실용신안권침해 금지청구를 인용하였다. 다

만, 제2등록고안에대해서는보전의필요성이없음을이

유로, 등록디자인권에대하여는채무자실시디자인이공

지디자인임을이유로채권자의청구를각기각하였다.

이에채무자의소송대리인인본법률사무소는위와같

은 법원의 판단은 합리적인 이유없이 제1등록고안의 보

호범위를 지나치게 넓게 인정한 것이고, 출원경과금반

언의 원칙에 대한 판단을 유탈한 것임을 이유로 가처분

이의신청을 한 후, 이를 기각한 1심 법원의 결정에 대하

여 항고하였다. 채권자도 제2등록고안 및 등록디자인권

침해금지 가처분신청 부분에 대한 기각 결정에 항고하

였다.

3. 2심(서울고등법원) 결정의 결과

2심 재판부는 제1등록고안의 명세서 및 출원경과에서

채권자가 연질부분을 테두리부로 한정한 사실을 기초로

제1등록고안의 특징적인 구성이 테두리부만을 연질로

형성함에 있다고 판단하고, 측면부까지 연질인 채무자

의 실시제품은 이와 같은 특징적인 구성을 가지지 아니

하므로 양 고안은 균등관계에 있지 않다고 판시하여 이

부분에 관한 원심 결정을 취소하였다. 아울러 제2등록

고안 및 등록디자인권과 관련된 채권자의 항고는 모두

기각하였다.

4. 3심(대법원) 결정의 결과

채권자는 고등법원의 결정에 대하여 재항고하였으나,

이는 대법원에서 심리불속행 기각되었다. 이로써 이 사

건 소송에서 채무자의 소송대리인인 본 법률사무소의

모든 주장이 법원에 의해 받아들여지고 그대로 확정되

었다.

III. 결정의 의의

이 사건 채권자는 이른바‘이중사출 케이스’라는 제1

등록고안의 권리자임을 근거로 연질과 경질로 이루어진

휴대폰 케이스 제품을 판매하는 업체에 대하여 그것들

이 모두 해당 실용신안의 권리범위에 포함된다고 주장

하며경고장을발송하고, 침해금지소를제기하는한편,

합의하는 경우 상당한 금액의 실시료를 부과하여 왔다.

채권자의위와같은조치에대해, 특허소송경험이없는

많은 중소규모의 업체들은 제1등록고안의 권리범위를

따져 볼 생각도 하지 못한 채, 해당 제품의 판매를 중단

하거나막대한로열티를지불하여왔다.

따라서 휴대폰 케이스 업계는 이 사건 소송의 결과에

주목하고있었는바, 금번 대법원결정에의해채권자제

1등록고안의 보호범위는 전체가 경질인 케이스에서 테

두리부만이 연질로 형성된 제품에 미칠 뿐, 측면부까지

연질인 제품에는 미치지 못한다는 사실이 확인되었고,

이에따라휴대폰케이스업체들은자신들의제품이제1

등록고안의 보호범위에 포함되는지 여부를 보다 객관적

으로 판단해봄으로써 침해소송에 휘말릴 위험에서 어느

정도자유로워질수있게되었다는점에이사건결정의

의의가있다.

IV. 마무리

이 사건은 서울지역 법원에 비해 특허침해 소송 경험

이 상대적으로 적을 수 밖에 없는 부천지원에서 시작되

었다는점에서소송수행과정상고려할점이많았다. 실

제로 본 법률사무소가 보기에, 부천지원 재판부(1심)의

판단은 청구항 해석에 있어서 상세한 설명의 참작이나

출원경과에 대한 고려가 부족했던 것이 아닌가 하는 아

쉬움이남는다. 하지만, 결국 서울고등법원에서는본법

률사무소의 법리적 주장이 모두 받아들여졌는바, 이러

한 사례는 특허침해소송에 있어서 관할에 관한 전략에

대해시사하는바가크다할것이다.

YOU ME NEWS 9

특허 해설승소사례

10 YOU ME NEWS

이달의 판례

대법원은 2014년 3월 20일 선고 2012후4162 전원합

의체 판결을 통하여, 특허권 또는 실용신안권의 권리범

위확인심판에서 특허발명 또는 등록실용신안의 진보성

이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안

된다고 판시하면서, 종래의 대법원 판결(대법원 1991.

3.12. 선고 90후823 판결, 대법원 1991.12.27. 선고 90

후1468, 1475(병합) 판결, 대법원 1997.7.22. 선고 96

후1699 판결, 대법원 1998.2.27 선고 97후2583 판결)

의 취지를 본 전원합의체 판결의 견해에 배치되는 범위

내에서변경하였다.

사안의 개요

피고(피상고인)는‘사료 운반차량용 사료 반송장치’의

실용신안권자로서, 원고(상고인)가 실시하고 있는 확인

대상고안이 등록실용신안의 권리범위에 속한다는 권리

범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 심판청구를

인용하는심결을하였다.

이에원고는‘등록실용신안은진보성이없어무효이므

로 그 권리범위가 인정될 수 없다’며 특허법원에 심결

취소의 소를 제기하였고, 특허법원은‘권리범위확인심

판에서는 진보성이 없는 경우라고 하더라도 그 권리범

위를부정할수없다’는이유로원고의청구를기각하였

으며, 이에원고는판결에불복하여상고하였다.

대법원의 판단

이사건에대한대법원의판결요지는다음과같다.

[1] 특허법은 특허가 일정한 사유에 해당하는 경우에

별도로 마련한 특허의 무효심판절차를 거쳐 무효로 할

수있도록규정하고있으므로, 특허는 일단등록이되면

비록 진보성이 없어 당해 특허를 무효로 할 수 있는 사

유가 있더라도 특허무효심판에 의하여 무효로 한다는

심결이확정되지않는한다른절차에서그특허가무효

임을전제로판단할수는없다.

[2] 나아가 특허법이 규정하고 있는 권리범위확인심판

은 심판청구인이 그 청구에서 심판의 대상으로 삼은 확

인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 객관적인 범위에

속하는지 여부를 확인하는 목적을 가진 절차이므로, 그

절차에서 특허발명의 진보성 여부까지 판단하는 것은

특허법이 권리범위확인심판 제도를 두고 있는 목적을

벗어나고그제도의본질에맞지않다. 특허법이심판이

라는 동일한 절차 안에 권리범위확인심판과는 별도로

특허무효심판을 규정하여 특허발명의 진보성 여부가 문

제되는 경우 특허무효심판에서 이에 관하여 심리하여

진보성이 부정되면 그 특허를 무효로 하도록 하고 있음

에도 진보성 여부를 권리범위확인심판에서까지 판단할

수 있게 하는 것은 본래 특허무효심판의 기능에 속하는

것을 권리범위확인심판에 부여함으로써 특허무효심판

의 기능을 상당 부분 약화시킬 우려가 있다는 점에서도

바람직하지 않다. 따라서 권리범위확인심판에서는 특허

발명의 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부

정하여서는안된다.

[3] 다만 대법원은특허의일부또는전부가출원당시

공지공용의 것인 경우까지 특허청구범위에 기재되어 있

다는 이유만으로 권리범위를 인정하여 독점적·배타적

인 실시권을 부여할 수는 없으므로 권리범위확인심판에

서도 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를

부정할 수 있다고 보고 있으나(대법원 1983.7.26. 선고

81후56 전원합의체 판결 등 참조), 이러한 법리를 공지

공용의 것이 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가

진자가선행기술에의하여용이하게발명할수있는진

보성이부정되는경우까지확장할수는없다.

[4] 원심은그판시와같은이유로원고가실시하고있

는 원심 판시 확인대상고안의 명칭을‘사료 운반차량용

사료 반송장치’로 하는 이 사건 등록고안(등록번호 생

략)의 실용신안등록청구범위(특허심판원 2012.9.24.자

2012정83호심결로정정된것) 제1항과제3항의권리범

위에속한다는취지로판단하면서, 위 각 고안은진보성

이없어무효이므로그권리범위가인정될수없다는원

대법원 2014.3.20. 선고 2012후4162 전원합의체판결【권리범위확인(실)】

유미특허법인 변리사 유지호

특허권또는실용신안권의권리범위확인심판에서특허발명또는등록실용신안의진보성여부를심리, 판

단할수있는지여부에대한판시

YOU ME NEWS 11

특허 해설이달의 판례

고의 주장을 권리범위확인심판에서는 진보성이 없는 경

우라고 하더라도 그 권리범위를 부정할 수 없다는 이유

로배척하였다. 위 법리에비추어원심의판단은정당하

고, 거기에 상고이유 주장과 같이 권리범위확인심판에

서 진보성 여부를 심리·판단할 수 있는지에 관한 법리

를오해하는등의위법은없다.

본 판결의 의의

종래에는 특허발명 또는 등록실용신안이 신규성은 있

으나 진보성이 없는 경우 이에 관한 권리범위확인심판

에서당연히그권리범위를부정할수있다는취지로판

시한 대법원 1991.3.12 선고 90후823 판결, 대법원

1991.12.27. 선고 90후1468, 1475(병합) 판결, 대법원

1997.7.22. 선고 96후1699 판결, 대법원 1998.2.27.

선고 97후2583 판결 등이 있었다. 그러나 대법원은 이

번 전원합의체 판결에서 특허권 또는 실용신안권의 권

리범위확인심판에서 특허발명 또는 등록실용신안의 진

보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는

안 된다고 판시하고, 이 판결의 견해에 배치되는 종래

판결을변경하였다.

이와같이, 이번 판결은권리범위확인심판에서특허발

명의 진보성 여부를 심리·판단할 수 있는지에 대하여

긍정과 부정 입장이 병존하던 판례를 통일한 의의가 있

는 것으로 판단된다. 이에 따라, 특허가 무효심판에 의

하여 무효로 될 것임이 명백한 경우라면 특허권의 침해

가인정될수없다는전원합의체판결(대법원 2012.1.19

선고 2010다95390 전원합의체 판결)의 취지를 고려하

면, 특허발명의 신규성 여부는 특허침해소송이나 권리

범위확인심판에서 심리·판단할 수 있지만, 특허발명의

진보성 여부는 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배

상 등의 청구가 권리남용에 해당하는지 판단하기 위한

전제로서 특허침해소송에서는 심리·판단할 수 있지만

권리범위확인심판에서는심리·판단할수없게되었다.

이에 대하여 1) 신규성 결여와 진보성 결여는 모두 특

허의 무효사유라는 점에서 본질적으로 차이가 없으므

로, 권리범위확인심판에서 권리범위를 판단하기 위한

전제로서 발명의 신규성을 심리·판단하는 것과 진보성

을 심리·판단하는 것 사이에 차등을 둘 이유가 없다는

점, 2) 특허가 무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명

백한 경우라면 특허권의 침해가 인정될 수 없다는 것이

전원합의체판결(대법원 2012.1.19. 선고 2010다95390

전원합의체 판결)의 취지이고, 이러한 논리를 특허권의

권리범위확인심판에 대하여 적용하면 특허권의 침해 여

부를 판단하기 위한 선결문제로서의 의미를 갖는 권리

범위의 확인을 청구할 이익도 부정된다고 보아야 한다

는 점, 3) 특허가 진보성이 없어 무효로 될 것임이 명백

함에도 권리범위확인심판을 허용하는 것은 특허권에 관

한 분쟁을 실효적으로 해결하는 데 도움이 되지 아니하

고 당사자로 하여금 아무런 이익이 되지 않는 심판절차

에 시간과 비용을 낭비하도록 하는 결과를 초래한다는

점을 고려하면, 진보성이 없다는 이유로 특허발명에 대

한 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 적어도

그특허가진보성이없어무효로될것임이명백한경우

라면, 그러한특허권을근거로하여적극적또는소극적

권리범위 확인심판을 청구할 이익이 없다고 보아야 하

고, 그러한 청구는 부적법하여 각하하여야 한다는 반대

의견이있다.

대법원 2013.3.28. 선고 2011후835 판결【등록무효(상)】

유미특허법인 변리사 전은경

1. 사안의 개요

원고(인터내셔날 ○○○)가 피고(주식회사 □□)의 등

록상표“coffee bean cantabile”가 상표법 제7조 1항

11호 등에 위배된다며 상표등록무효심판을 청구한 사안

임. 특허심판원은‘coffee bean’부분은 원재료 표시로

서식별력이없는부분에해당하므로, 이 사건등록상표

는 선사용상표들( , )과

비유사하다고 판단하여 심판청구를 기각하였음. 이에

원고는 특허법원에 심결취소소송을 제기하였으나, 특허

법원은‘coffee bean’부분은 원재료 표시에 해당하며,

선사용상표의 등록결정 당시 식별력이 없는 부분이었으

므로, 그 이후식별력을취득하였다하더라도상표유사

12 YOU ME NEWS

이달의 판례

제호 등록번호 마 2606호 / 2014년 5월 25일 발행 제90호 / 1996년 6월 18일 등록 / 발행인 겸 편집인: 김원호 / 발행처: 유미특허법인 / 인쇄: 후디자인

서울특별시 강남구 테헤란로 115 (우) 135-912 (역삼동, 서림빌딩) TEL: 02)3458-0100 FAX: 02)553-5254

E-mail: [email protected] Ⓒ2014 유미특허법인

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판단 시 요부가 될 수 없으므로 이 사건 등록상표는 선

사용상표들과 비유사하다고 판단하여 원고의 청구를 기

각하였음. 이에, 원고는다시대법원에상고를제기하였

고, 대법원은 상표법 제7조 제1항 제11호의 판단시점은

등록결정 시이고, 선사용상표의‘coffee bean’부분은

이 사건 등록상표의 등록결정 시 식별력을 취득하였으

므로, 상표유사판단시요부가될수있다고보아이사

건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호의 무효사유

가있는것으로판단하였다.

2. 대법원의 판단

[1] 등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 상표

법제7조제1항제11호 후단의‘수요자를기만할염려가

있는 상표’에 해당하는지를 판단하는 기준 시점은 등록

결정시이므로, 선사용상표가 거래사회에서 오랜 기간

사용된 결과 등록상표의 등록결정 시에 선사용상표의

구성 중 애초에는 식별력이 없었거나 미약하였던 부분

이 수요자 간에 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는

것인가가 현저하게 인식되어 있는 경우에는 선사용상표

가사용된상품에관하여그부분을식별력있는요부로

보아 등록상표와 선사용상표 간의 상표 유사 여부를 살

피고 등록상표가 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에

해당하는지여부를판단할수있다. 이러한법리는서비

스표의경우에도마찬가지로적용된다.

[2] 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호의‘수요자

를기만할염려가있는상표’에해당하는지를판단할때

에는 선사용서비스표 1 “ ”과 선사용서비스표 2

“ ”의 구성 중 등록상표의 등

록결정 시에 식별력을 취득한‘coffee bean’부분을 그

사용서비스업인‘커피전문점경영업, 커피전문점체인

업’에 관하여 요부로 보아 상표의 유사 여부를 살피고

등록상표가 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당

하는지를 판단할 수 있음에도, 선사용서비스표들을 따

로살피지아니하였고선사용상표들의구성중‘Coffee

Bean’부분이 등록상표의 등록결정 시가 아니라 선사용

상표들의 등록결정 시에 식별력이 있던 부분이 아니어

서 상표의 유사 판단에서 요부로 될 수 없다는 이유로

등록상표가위규정의‘수요자를기만할염려가있는상

표’에 해당하지 않는다고 본 원심판결에 심리미진 또는

법리오해의위법이있다.

3. 본 판결의 의의

본 판결에서 대법원은 상표법 제7조 1항 11호의‘수요

자를기만할염려가있는상표’는등록여부결정시를기

준으로 판단해야 하는 것이므로, 선사용상표의 식별력

여부판단시점도이사건등록여부결정시를기준으로

판단해야 하는 것이지, 선사용상표의 등록결정 시를 기

준으로 판단해야 하는 것이 아니라는 점을 명확히 하였

다.

상표는 그 사용형태나 시장의 상황 등에 의하여, 식별

력의유무나강약이변동될수있는유동적인것이므로,

선사용상표가 식별력이 있는지 여부 및 그에 따른 선사

용상표의 등록배제 효과가 미치는 범위는 상표 유사여

부 판단 기준시점에서 구체적으로 판단되어야 하는 것

이 타당하며, 본 판결은 이와 같은 점을 명확히 확인하

였다.

특히, 대법원은 선사용상표의 일부 구성부분 중 식별

력이 미약한 부분이 있더라도 상표법 제7조 1항 11호의

판단시점인 등록여부 결정 시를 기준으로 식별력을 취

득하였다면상표유사판단시식별력있는요부가될수

있다는 점을 구체적으로 판시한 점에서 이 판결의 의의

가있는것으로판단된다.