Wpływ tzw. uwłaszczenia uczonych na komercjalizację wyników badań naukowych. Uwagi na gruncie projektu nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym (W:) A. Karbownik (red.) Paradygmat

Piotr Stec1

WPŁYW TAK ZWANEGO „UWŁASZCZENIA” UCZONYCH NA KOMERCJALIZACJĘ WYNIKÓWBADAŃ NAUKOWYCH. UWAGI NA GRUNCIE PROJEKTU NOWELIZACJI PRAWA OSZKOLNICTWIE WYŻSZYM

1. Wprowadzenie

Nie ulega wątpliwości, że uczelnie przestały być już dawno temumiejscami, w których oderwani od życia intelektualiści zajmują siębytami wyższymi. Przeciwnie, zadaniem uczelni jest obecnie nietylko prowadzenie badań naukowych i kształcenie, ale takżewspółpraca z otoczeniem zewnętrznym, w tym komercjalizacja wynikówbadań naukowych. Nie jest ona oczywiście absolutną nowością, awizja uczonego zamkniętego w wieży z kości słoniowej jest raczejromantyczną mrzonką, niż rzeczywistością. Nie szukając dalekomożna wskazać, że w wielu dyscyplinach zaangażowanie w praktykęjest oczywistością, jeśli nie obowiązkiem uczonego2. Tak jest „odzawsze” w naukach medycznych – wszak pracownicy wydziałówlekarskich udzielają się nie tylko w szpitalach uniwersyteckich,ale i w prywatnych praktykach, stały związek z praktyką mająwydziały prawa, których pracownicy są nierzadko zatrudnieni worganach wymiaru sprawiedliwości, administracji publicznej lubprowadzą własne biznesy. Podobnie jest w przypadku nauktechnicznych, a nawet tak wydawałoby się niebiznesowych dziedzin,jak geografia. By nie być gołosłownym wystarczy przytoczyć dwaprzykłady dość starych krajowych spin - offów: InstytutuKartograficznego Atlas (Książnica – Atlas) założonego przezwybitnego polskiego kartografa Eugeniusza Romera w trakcie pracyna Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie czy utworzonego wlatach osiemdziesiątych ubiegłego wieku przez dr Irenę Erislaboratorium kosmetycznego. Pierwszy z tych biznesów akademickichzostał przejęty przez państwo i działa do dziś nosząc imię swojegozałożyciela. Drugi z niewielkiego zakładu rzemieślniczegoprzekształcił się w jedną z najbardziej znanych polskich firmkosmetycznych, utrzymującą własne centrum naukowo – badawcze3. Jak

1 Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji2 Pojęcia „uczony” będę używał jako substytutu określeń ustawowych „pracownik naukowy” i „pracownik naukowo – dydaktyczny.”3 http://www.drirenaeris.com/badania/publikacje/ (odsłona 28.07.2013).

1

zatem widać, choćby po tych dwóch, naprawdę niebędących niczymniezwykłym, przykładach przedsiębiorczość akademicka ma u nasbogate, choć nie zawsze uświadomione, tradycje, zaś jejrzeczywisty zakres wymagałby szczegółowych badań4.

W ramach reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego naszustawodawca postanowił wesprzeć przedsiębiorczość akademicką,dając uczelniom instrumenty pozwalające na aktywną komercjalizacjęwłasności intelektualnej, jak również wprowadzając zachęty dokomercjalizacji, choćby przez uwzględnienie przychodów z tegotytułu w ramach ewaluacji jednostek naukowych. Nadto wsparcietakich działań ze strony publicznej przejawia się istnieniemszeregu programów mających dofinansować przedsiębiorczychakademików5. Jednocześnie w środowiskach odpowiedzialnych zapolitykę naukową kraju panuje przekonanie, że pomimo tych środkówszanse na aktywność gospodarczą uczonych są niewielkie. Zareprezentatywną można tu uznać opinię T. Szulca, w myśl której„znaczna część pracowników i jednostek organizacyjnych uczelni nieprowadzi nowoczesnych i utylitarnych badań, co powoduje, że nie mado zaoferowania innowacyjnych projektów.6” Jako barierykomercjalizacji wskazuje się też konserwatyzm uczonych,niesprawność uniwersyteckiej biurokracji, ale także niechęć lubbrak zainteresowania ze strony przemysłu współpracą z uczelniami.Po części ze względu na brak środków, po części zaś ze względu nato, że polscy przedsiębiorcy nie widzą takiej potrzeby, azagraniczni mają własne centra badawcze i uczelnie partnerskie wkrajach macierzystych7. Wskazuje się też, że Polska w światowychrankingach innowacyjności zajmuje końcowe pozycje8.

4 Czasami chodzi tu o niewielkie biznesy wykorzystujące doświadczenie badawcze uczonego. Już krótkie poszukiwanie w Internecie pozwala znaleźć stosowne przykłady, jak choćby pracownika jednej z uczelni prowadzącego specjalistyczny warsztat samochodowy http://www.iccg.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=54 (odsłona 28.07.2013)5 Analiza tych programów, jak również ocena ich skuteczności wykracza poza ramy niniejszego artykułu.6 T. Szulc, Prawo o jakości szkolnictwa wyższego [w:] A. Szadok - Bartuń (red.) , „Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta”, Wrocław 2007.7 W. M. Orłowski, Komercjalizacja badań naukowych w Polsce. Bariery i możliwości ich przełamania [w:] Warszawa 2013.8 The Global Innovation Index 2013, http://www.globalinnovationindex.org (odsłona 28.07.2013).

2

Należy jednak zauważyć, że instytucjonalne ramy komercjalizacji wich obecnym kształcie funkcjonują od września 2007 r. Nieco ponadpięć lat to zbyt mało, by uzyskać spektakularne i mierzonegwałtownym skokiem w rankingach sukcesy. W tym czasie uczelniepodjęły wielki wysiłek stworzenia własnych regulaminów zarządzaniawłasnością intelektualną, powstają centra transferu technologii ispółki celowe, rozwijają się klastry i parki technologiczne. Nawetnieuzbrojonym okiem widać, że uczelnie traktują współpracę zgospodarką poważnie, widząc w niej szansę rozwoju. Te wszystkieokoliczności nie mają znaczenia dla ustawodawcy, który uznał,zaledwie po kilku latach, że próba zmuszenia uczelni do współpracyz biznesem zakończyła się fiaskiem. W konsekwencji postanowił onzmienić diametralnie politykę państwa w zakresieprzedsiębiorczości akademickiej, przerzucając ciężarkomercjalizacji na barki uczonych, studentów i doktorantów. Matemu służyć „uwłaszczenie” członków korporacji akademickiej nawynikach ich badań. Ustawodawca wychodzi bowiem z założenia, żepracownik naukowy znacznie lepiej, niż uczelnia poradzi sobie zwdrożeniem wynalazku, jego wyceną czy negocjowaniem z inwestoram.Przedmiotem niniejszego tekstu jest analiza propozycji zmian wustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym (p.s.w.) oraz próbawstępnej oceny skutków wejścia w życie ustawy w proponowanymbrzmieniu9.

2. Pojęcie, przedmiot i modele komercjalizacji

Pojęcie komercjalizacji nie ma obecnie swojej definicji ustawowej,choć można je wyinterpretować z przepisów ustawy. Projekt zawieradefinicję legalną komercjalizacji i jej poszczególnych rodzajów.Definicję jak sądzę potrzebną, choć nie wolną od niezręcznościterminologicznych. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 35 – 37 p.s.w. wproponowanym brzmieniu komercjalizacja to udostępnianie praw dowyników badań naukowych i prac rozwojowych. Dzieli się ona nakomercjalizację bezpośrednią i pośrednią. Ta pierwsza polegać mana sprzedaży wyników badań naukowych i prac rozwojowych orazoddawaniu do używania praw do wyników badań naukowych i prac

9 Projekt wraz z uzasadnieniem dostępny pod adresem http://bip.nauka.gov.pl/projekty-aktow-prawnych/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-o-szkolnictwie-wyzszym-oraz-o-zmianie-niektorych-innych-ustaw.html (odsłona 28.07.2013).

3

rozwojowych, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmui dzierżawy. Natomiast komercjalizacja pośrednia polega naobejmowaniu udziałów lub akcji w spółkach kapitałowych lubtworzeniu spółek kapitałowych, które powstają w celu wdrożenia lubprzygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych lubrozwojowych.

Wyliczenie to, wbrew intencjom projektodawców, nie jestwyczerpujące. Nie obejmuje ono tworzenia spółek cywilnych,osobowych spółek handlowych, w tym komandytowych i komandytowo –akcyjnych powoływanych w celu wdrożenia lub przygotowania dowdrożenia wyników badań naukowych i prac rozwojowych, choćczynności te mieszczą się w definicji komercjalizacji.

Problemem może być też ustalenie, co jest przedmiotemkomercjalizacji. Samo bowiem pojęcie „wyników badań naukowych” niema swojej definicji ustawowej, również doktryna nie ustaliłajednoznacznie zakresu znaczeniowego tego pojęcia10. Jak sięwydaje, ustawodawcy chodziło nie tyle o wyniki prac sensu stricto,czyli ustalenia prawd naukowych, co o prawa na dobrachniematerialnych powstałe w związku z prowadzeniem prac badawczychi wdrożeniowych. Wyniki sensu stricto mogą być jednak, co do zasady,bodźcem do podjęcia komercjalizacji pośredniej. Szczegółowaanaliza tej kwestii wykraczałaby poza ramy niniejszego artykułu.

Jeśli chodzi o modele komercjalizacji, to na kwestię tę należyspojrzeć przez pryzmat uczelnianego systemu zarządzania własnościąintelektualną. Teoretycznie może on przybrać postać modeluotwartego, półotwartego lub zamkniętego11.

Pierwszy z tych modeli w zasadzie ma w naszych warunkach znaczenieczysto teoretyczne. Polega on na rezygnacji przez uczelnię zmodelu własnościowego i udostępnianie dóbr niematerialnychwytworzonych w toku działalności uczelni na zasadach openaccess/open content. Model ten byłby szczególnie atrakcyjny dlauczelni humanistycznych, które nie dysponują poddającymi siękomercjalizacji wytworami intelektu własnych pracowników. Byłby ontakże interesujący dla uczelni przyjmujących w swojej „filozofii”

10 A. Niewęgłowski, Wyniki prac badawczych w obrocie cywilnoprawnym, Warszawa 2010, s. 123 i n.11 P. Stec, Uczelnia jako podmiot praw na dobrach niematerialnych [w:] „Państwo i Prawo”, 2008, s. 46 i n.

4

działania udostępnianie bez ograniczeń dóbr intelektualnychwytworzonych przy udziale pieniędzy publicznych. Wadą tego systemujest to, że otwartość dostępu nie jest premiowana przy ewaluacjijednostek naukowych. Wbrew temu, co się potocznie sądzi, otwartośćnauki wiąże się z kosztami, które ponosi „wytwórca” wiedzy(uczelnia), a nie jej konsument. To również może odstręczaćuczelnie od wdrażania takiego modelu.

Model zamknięty nadaje się bardziej do stosowania przez uczelnietechniczne i medyczne. Zmierza on do objęcia jak najszerszegospektrum dóbr intelektualnych wytworzonych w toku działalnościuczelni. Ten model dobrze sprawdza się, jeśli uczelnia chceaktywnie komercjalizować te dobra. Wiąże się jednak z nim ryzykoograniczenia wolności akademickiej i to w dwóch aspektach: wmodelu zamkniętym publikowanie wyników badań może być ograniczaneprzez uczelnię ze względu na obawę pozbawienia potencjalniezyskownego rozwiązania zdolności patentowej. Nadto wynikające zregulaminu automatyczne nabycie praw do materiałów dydaktycznych,w szczególności programów przedmiotów, prezentacji multimedialnychczy materiałów e-learningowych może pozbawić pracownika naukowegomożliwości swobodnego wykładania poszczególnych przedmiotów unowego pracodawcy. Musiałby on bowiem od nowa przygotowywaćkoncepcję dydaktyczną przedmiotu i komplet materiałówpomocniczych12.

Większość uczelnianych regulaminów balansuje gdzieś pomiędzy obomaskrajnościami, przy czym przewagę mają, jak się wydaje, modelezbliżone do zamkniętego.

3. Podmiot praw własności intelektualnej stworzonych przezczłonków korporacji akademickiej

Ustalenie podmiotu praw na dobrach niematerialnych w działalnościgospodarczej podlega jasnym, wyraźnie określonym przepisami prawazasadom. Nie wchodząc w szczegóły, obojętne ze względu naprzedmiot i zakres niniejszego tekstu ograniczę się w tym miejscudo zasygnalizowania podstawowych reguł rządzącychprzyporządkowaniem praw własności intelektualnej w obrociepowszechnym i handlowym. Zasadniczo możemy przyjąć, że priorytetem

12 Ibid., s. 56 i n.

5

w przypadku większości dóbr intelektualnych jest przyznanie prawdo dobra niematerialnego jego twórcy. Sytuacja, w której prawaprzypadają innej osobie, niż ta, która dane dobro stworzyła mającharakter wyjątkowy, choć nie należą do rzadkości.

W prawie autorskim i patentowym prawa majątkowe do stworzonychdóbr intelektualnych przysługują zasadniczo twórcy. Zasada „prawawynalazcy” czy „prawa autora” odnosi się jednak przede wszystkimdo sytuacji, gdy przejawia on kreatywność na własny rachunek. Jestto dość oczywiste w przypadku twórczości literackiej czyartystycznej, natomiast w przypadku twórczości technicznej regułata jest spadkiem po czasach, gdy wielcy wynalazcy pracowalisamotnie w swoich warsztatach. Dziś, gdy osoby zajmujące siędziałalnością kreatywną tworzą na zamówienie, prawo wynalazcy mamniejsze znaczenie i ustępuje uprawnieniom inwestora. Tam bowiem,gdzie przedmioty własności przemysłowej powstają w wynikurealizacji umowy, prawa do nich będą przysługiwały temu, ktoponiósł nakład inwestycyjny na ich powstanie13. Zatem inżynier –wynalazca realizujący swoje obowiązki umowne i to niezależnie odtego, czy ich źródłem jest umowa cywilnoprawna, czy stosunekpracy, musi liczyć się z utratą praw do owoców własnej twórczościtechnicznej na rzecz zamawiającego lub pracodawcy. Rekompensatą ito względną, z tego tytułu jest otrzymane przez wynalazcęwynagrodzenie uzupełnione o ewentualną „premię” proporcjonalną dokorzyści ze stosowania wynalazku14. Odmiennie kwestię tęuregulowano w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tuustawodawca przyjął jako zasadę, że także w przypadku utworówtworzonych na zamówienie prawa autorskie pozostają przy twórcy.Zamawiający co do zasady uzyskuje tylko licencję na korzystanie zutworu na określonych polach eksploatacji. Należy jednak pamiętać,że strony w ramach przysługującej im autonomii woli mogązmodyfikować treść łączącego je stosunku prawnego tak, bynastąpiło przeniesienie praw autorskich na kontrahenta twórcy.Oczywiście przeniesienie to nigdy nie będzie całkowite, choćby zewzględu na obowiązek specyfikacji pól eksploatacji w umowie czyzakaz przenoszenia praw majątkowych do korzystania z utworu na

13 Pomijam tu specyficzną sytuację wynalazków tworzonych przy pomocy przedsiębiorcy.14 P. Kostański [w:] P. Kostański (red.) , „Prawo własności przemysłowej. Komentarz”, Warszawa 2010 i n. M. Du Vall, Prawo patentowe, Warszawa 2008, s. 216 i n.

6

polach eksploatacji nieznanych w chwili zawarcia umowy. W praktyceobrotu, niezależnie od istnienia przepisów chroniących twórcę,jest on zazwyczaj stawiany w sytuacji przymusowej – jegokontrahent będzie dążył do nabycia praw majątkowych do utworu wjak najszerszym zakresie, nawet jeśli nie są mu one do niczegopotrzebne. Jest to szczególnie widoczne w umowach oprzeprowadzenie jednorazowych szkoleń, w których od trenera –szkoleniowca wymaga się przeniesienia autorskich praw majątkowychdo prezentacji i materiałów dydaktycznych przygotowanych napotrzeby szkolenia. Przeniesienie to, gdyby je traktować z całąsurowością prawa, pozbawiałoby autora możliwości prowadzeniapodobnych szkoleń przy wykorzystaniu tych samych lub podobnychmateriałów bez zgody nabywcy autorskich praw majątkowych.Natomiast w przypadku utworów pracowniczych prawa do nichprzypadają zasadniczo pracodawcy, przy czym zakres nabycia prawmajątkowych jest wyjątkowo szeroki w przypadku najbardziej„technicznych” utworów, jakimi są programy komputerowe. Dziwi przytym, że ustawodawca nie przyjął dokładnie tej samej reguły wodniesieniu do programów komputerowych tworzonych w wykonaniuumowy cywilnoprawnej. Podlegają one regułom ogólnym15.

Część dóbr niematerialnych przyporządkowywana jest wedługodmiennych zasad, co uzasadniane jest tym, że do ich powstaniapotrzebny jest nakład inwestycyjny, a nie wysiłek twórczy. Takbędzie między innymi w przypadku baz danych, fonogramów,wideogramów, czy pierwszych wydań (editio princeps). Prawa do tych dóbrnabywa z mocy ustawy podmiotowi, który poniósł nakład inwestycyjnyna ich powstanie. Jeszcze inaczej rzecz się ma w przypadkuoznaczeń geograficznych. Nie mają one twórcy jako takiego, sąbowiem wynikiem naturalnie wytworzonej u odbiorców asocjacji nazwygeograficznej z określonym produktem wysokiej jakości. Przysługująwięc arbitralnie wskazanemu w ustawie dysponentowi16,występującemu jako reprezentant środowiska posługującego sięoznaczeniem i swego rodzaju „prywatny regulator.”

15 A. Nowicka, Podmiot prawa autorskiego [w:] J. Barta (red.) , „System Prawa Prywatnego. Tom 13. Prawo autorskie”, Warszawa 2003 i n. i tam cyt. literatura.16 P. Stec, Dobra niematerialne - kryteria wyodrębnienia [w:] P. Stec (red.) , „Własność intelektualna w przedsiębiorstwie. Wybrane problemy prawne i ekonomiczne”, Gliwice 2010 i n. i tamcyt. literatura.

7

Jeśli chodzi o sytuację prawną pracowników naukowych, studentów idoktorantów jako twórców i wynalazców, to w obecnym stanie prawnymkształtowana jest ona przede wszystkim wewnętrznym prawemstatutowym uczelni. Wzorzec ustawowy jest w tej mierze dalekoniewystarczający, stąd też efektywne zarządzanie własnościąintelektualną wymaga określenia własnej polityki przez uczelnię.Ten ustawowy model można scharakteryzować następująco:

Prawa autorskie do utworów stworzonych przez pracowników uczelni,doktorantów i studentów co do zasady pozostają przy nich. Uczelniama jednak prawo pierwszeństwa publikacji utworu pracowniczego ipracy dyplomowej. Rozwiązanie to, mocno ograniczające gwarantowanąkonstytucyjnie swobodę badań naukowych, jest mocno anachroniczne.W dobie, gdy publikowanie poza uczelnią jest niemalże obowiązkiemuczonego istnienie przepisu, który spowalnia proces publikacji, comoże wpłynąć na ewaluację jednostki naukowej, wydaje sięniepotrzebne. W doktrynie sporne jest, czy prawo pierwszeństwaobejmuje także utwory dydaktyczne i programy komputerowe, odmawiasię im bowiem często naukowego charakteru17. Reszta twórczościpracowniczej podlega zasadom ogólnym, podobnie jak i wynalazczośćakademicka. Trudniejsza do oceny jest sytuacja studentów idoktorantów. Jeśli chodzi o tworzone przez nich prace w wieluprzypadkach, choć nie jest to regułą, do ich powstaniaprzyczyniają się w sposób twórczy pracownicy uczelni. Utwory takienależałoby uznać za współautorskie, a zatem prawa do nichprzysługiwałyby studentowi oraz pracownikowi naukowemu lubuczelni. Tam, gdzie student lub doktorant uczestniczy w pracachzleconych o przyporządkowaniu praw decyduje zawarta z nim umowa. Wjej braku kwestię tę należy rozstrzygać de casu ad casum, posiłkującsię przepisami ogólnymi.

W przypadku utworów, przedmiotów praw pokrewnych oraz prawwłasności przemysłowej wytworzonych przy realizacji grantu prawado nich przysługują podmiotom wskazanym w umowie grantowej.

W odniesieniu do dóbr intelektualnych stworzonych przy realizacjiprac zleconych przyporządkowanie „własności” praw na dobrachniematerialnych następuje na zasadach ogólnych, uczelnie dążą

17 P. Stec, Uczelnia....., op. cit., ss. 50 – 51 i tam cyt. literatura.

8

jednak zazwyczaj do zapewnienia sobie w umowach tych praw, aprzynajmniej do uzyskania licencji.

Jednocześnie należy pamiętać o nałożonym na uczelnie obowiązkuwdrożenia systemu zarządzania własnością intelektualnąokreślającego między innymi przyporządkowanie praw własnościintelektualnej i to nie tylko w stosunkach pracowniczych, ale iwobec studentów i doktorantów. Ta ostatnia kwestia jest jednakproblematyczna o tyle, że otwartym pozostaje pytanie, czyregulamin ochrony własności intelektualnej wiąże osoby niebędącepracownikami uczelni proprio vigore, czy też wymagają one włączenia doumowy zawartej ze studentem czy doktorantem tak, jak ogólnewarunki umów i regulaminy. Przyjęcie pierwszego stanowiskauzasadniałoby to, że uczelnię tradycyjnie traktuje się jako zakładadministracyjny mogący tworzyć własne prawo wewnętrzne wiążąceosoby korzystające z jego usług. Pogląd ten jest coraz częściejkrytykowany ze względu na specyficzny, bliższy przedsiębiorstwupodlegającemu zwykłym regułom biznesowym charakter uczelni18. Tenostatni pogląd wydaje się trafny, choćby dlatego, że relacjemiędzy studentem a uczelnią mają coraz bardziej kontraktowycharakter, o czym świadczy między innymi obowiązek zawierania umówo nauczanie czy traktowanie studenta jako konsumenta, a uczelnijako przedsiębiorcy. Należy zatem przyjąć, że regulamin ochronywłasności intelektualnej wiąże studentów i doktorantów, o ilezostał im doręczony przed zawarciem umowy, a wzmianka o jegostosowaniu znalazła się w jej treści.

Należy zauważyć, że obowiązujące dziś przepisy dotyczące ochronywłasności intelektualnej nie pozwalają w sposób satysfakcjonującyuniknąć konfliktu interesów. Niezmiernie liberalny systemzatrudnienia uniwersyteckiego sprawia, że możliwa jest sytuacja, wktórej uczony pozostaje w stosunku pracy z dwoma uczelniami,względnie prowadzi działalność gospodarczą jednoosobowo lub wramach spółki, tudzież przypadki, gdy realizuje prace zlecone na

18 T. Brzezicki, Ustrój szkolnictwa wyższego w Polsce, Toruń 2010, s. 73 i n. B. Dolnicki, Pozycja prawna studenta i doktoranta uniwersytetu [w:] A. Szadok - Bartuń (red.) , „Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta”, Wrocław 2007 i n. E. Ochendowski, Pojęcie i charakter prawny publicznej szkoły wyższej [w:]A. Szadok - Bartuń (red.) , „Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta”, Wrocław 2007 i n.

9

własną rękę. W każdej ze wskazanych tu sytuacji możliwe jeststworzenie przezeń dóbr intelektualnych, do których rościć sobieprawa może uczelnia i podmiot trzeci. Jeśli pominąć stosunkoworzadkie przypadki, w których pozauczelniana działalność uczonegonie rodzi konfliktu interesów ze względu na to, że uczony zajmujesię czym innym na uczelni, czym innym prowadząc biznes(przykładowo – profesor filozofii prowadzący restaurację albomatematyk dorabiający jako DJ) lub uregulowanie tej kwestii wumowie z uczelnią, pojawia się tu pole potencjalnych konfliktów.Jeżeli pozauczelniana19 działalność uczonego jest tożsama z tym,czym zajmuje się na uniwersytecie konflikt jest nieunikniony.Wskazanie wszystkich przypadków i sposobów ich rozstrzygnięciawykraczałoby poza szczupłe ramy niniejszego tekstu. Dlatego teżograniczę się w tym miejscu do wskazania najważniejszych z nich20.Przede wszystkim możliwe jest, że prawa do dóbr niematerialnychnabędą wspólnie wszyscy pracodawcy uczonego, względniezatrudniająca go uczelnia i spółka, przykładowo jeśli dokona onwynalazku w ramach wykonywania obowiązków służbowych u obupracodawców. Możliwe jest też, choć raczej rzadkie, wystąpieniewspólności praw pomiędzy uczelnią a prowadzącym indywidualnądziałalność gospodarczą uczonym. Wreszcie możliwe jest, że ztreści łączących uczonego z uczelnią i innym podmiotem stosunkówprawnych wynikać będzie niekolizyjny sposób przyporządkowania prawwłasności intelektualnej, pomimo że uczony działa w sytuacjipotencjalnego konfliktu interesów21. Last but not east należy pamiętaćo możliwości potraktowania uczelni jako przedsiębiorcy przypomocy którego uczony dokonał wynalazku „pozauczelnianego” a takżeo sytuacji odwrotnej - potraktowania firmy uczonego jakoprzedsiębiorcy pomagającemu uczelni w stworzeniu wynalazków.

Ustawodawca, choć zapewne dostrzega te problemy, nie podjął sięich rozwiązania. Oznacza to, że kwestie te powinny zostaćuregulowane w mniej lub bardziej szczegółowy sposób przez uczelnię

19 Dla uproszczenia przyjmuję, że chodzi tu o działalność poza uczelnią stanowiącą jego podstawowe miejsce pracy20 Ze względu na rozmiary tekstu nie dokonuję tu szczegółowego rozgraniczenia ze względu na charakter więzi prawnej łączącej uczonego z jego drugim chlebodawcą.21 Na gruncie akademickim konflikt taki jest niwelowany w odniesieniu do osiągnięć naukowych – na potrzeby ewaluacji jednostek naukowych uczony składa oświadczenie o zaliczeniu ich do dorobku tylko jednego pracodawcy.

10

w regulaminie ochrony własności intelektualnej. Tym samym możemystwierdzić, że tam, gdzie pojawił się problem, ustawodawcaabdykował, uznając, że z kwestiami trudnymi uczelnie poradzą sobieznacznie lepiej, niż on. Sama problematyka treści regulaminówrównież spotkała się z niewielkim zainteresowaniem doktryny.Badałem ją w początkowym okresie obowiązywania ustawy22, wodniesieniu do – skromnej wówczas – praktyki krajowej i wzorcówzagranicznych. Od tego czasu nie pojawiła się, o ile mi wiadomo,podobna analiza dotycząca regulaminów ochrony własnościintelektualnej. Sama zaś problematyka wydaje się byćniedostrzegana przez doktrynę. Świadczy o tym choćby to, żenajnowsze komentarze do p.s.w. albo ograniczają się dostreszczenia obowiązujących przepisów23, albo do ogólnegozalecenia, że „przed przystąpieniem do opracowania regulaminuuczelnie powinny się zapoznać z przepisami ustawy (…) prawowłasności przemysłowej (…) oraz ustawy (…) o prawie autorskim iprawach pokrewnych (…), aby nie tworzyć zasad, które mogłyby byćsprzeczne z przepisami tych ustaw.24” Zatem, dla komentatorówproblem po prostu nie istnieje.

4. Przyporządkowanie praw własności intelektualnej de lege ferenda

Ten, wypracowywany od kilku lat, system ochrony uczelnianejwłasności intelektualnej może niebawem ulec gwałtownej zmianie.Ogłoszony w połowie lipca 2013 r. projekt nowelizacji prawa oszkolnictwie wyższym zmierza do pozbawienia uczelni praw do dóbrniematerialnych stworzonych przez członków korporacjiakademickiej. Miałyby one przysługiwać samym uczonym.Zatrudniająca ich uczelnia miałaby jedynie prawo do udziału wzyskach z komercjalizacji, jako podmiot przyczyniający się dopowstania konkretnego wyniku naukowego.

22 P. Stec, Uczelnia....., op. cit., s. 52 i n.23 M. Lenard [w:] W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.) , „Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz”, Warszawa 2013, s. 166 i n.24 H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym. Komentarz do nowelizacji, Warszawa 2011, s. 205; M. Pyter [w:] M. Pyter (red.), „Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz”, Warszawa 2012. Oba cytowane źródła zawierają niemal identyczne zdanie.

11

Przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższegoprojekt przewiduje uregulowanie kwestii praw do dóbrniematerialnych stworzonych przez członków społecznościakademickiej w art. 86d – 86h p.s.w. Przepisy te odnoszą się dopracowników naukowych, naukowo – dydaktycznych oraz w ograniczonymzakresie do studentów i doktorantów. Z nieznanych przyczynustawodawca nie zdecydował się objąć nim pracowników dydaktycznychi inżynieryjno – technicznych zatrudnionych przy prowadzeniubadań naukowych.

Zgodnie z projektem pracownikowi naukowemu lub naukowo –dydaktycznemu przypadają prawa do dóbr własności przemysłowej(wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, topografiiukładu scalonego), nowych odmian roślin oraz niektórych kategoriiutworów stworzonych w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunkupracy w uczelni, będących przy tym wynikami badań naukowych lubprac rozwojowych w rozumieniu przepisów o zasadach finansowanianauki.

Na pierwszy rzut oka przepis ten wydaje się dość jasny, jednakjego uważniejsza lektura prowadzi do wniosku, że ustawodawca albochciał zawęzić zakres nabycia praw do niektórych tylko dóbr,pozostawiając pozostałe w domenie uczelni, albo powodowanypośpiechem niestarannie zredagował przepis.

Przede wszystkim wypada zapytać, dlaczego projekt przewidujeprzyznanie uczonym wyłącznie niektórych praw własnościprzemysłowej. Pominięte zostały prawa do znaku towarowego orazoznaczenia geograficzne. Oczywiście, mają one charakter oznaczeńodróżniających i ich tworzenie nie kojarzy się nam zazwyczajwprost z działalnością naukową, niemniej jednak takich samychskojarzeń nie wywołują wzory przemysłowe będące przecież, jakoodzwierciedlenie nowej zewnętrznej postaci wytworu, rozwiązaniamiczysto estetycznymi. Dziwi także pominięcie praw do know – how. Oile, co wynika wprost z art. 86c pkt 5 p.w.p. w projektowanymbrzmieniu, pracownik musi poinformować o jego stworzeniu25, o

25 Należy tu zaznaczyć, że brzmienie projektowanego przepisu nie pozwala jednoznacznie odgadnąć intencji ustawodawcy: „zasady i tryb na jakich pracownik (…) przekazuje informację uczelni o dokonanym wynalazku (…), dokonanej [sic! – PS] topografii układu scalonego (…) oraz utworze powstałym w związku z tym wynalazkiem (…), w szczególności know – how.” Przy takiej redakcji tekstu równie prawdopodobne jest, że ustawodawcy chodziło o poinformowanie uczelni o stworzeniu know – how, jak i utworu

12

tyle prawa do rozwiązań objętych tajemnicą przypadałyby dalejuczelni. Pominięto także prawa do baz danych i prawa pokrewne, jakchoćby prawa do wideogramu i fonogramu, tzw. editio princeps, czyprawa do utworu audiowizualnego. We wszystkich wskazanych tuprzypadkach prawa majątkowe do dobra niematerialnego przysługująinwestorowi, czyli podmiotowi, który poniósł nakład inwestycyjnyna jego powstanie. W przypadku twórczości akademickiej takie prawadotyczyłyby między innymi dzienników badawczych, zbiorów wynikówpomiarowych, badań ankietowych, nagrań wywiadów, materiałówfolklorystycznych czy przygotowanych do publikacji wydańkrytycznych i pierwszych wydań dzieł dawnych, nie mówiąc już owykładach online. Wszystkie one mają wartość majątkową i mogąpotencjalnie stanowić przedmiot komercjalizacji. Na pewnoargumentem za ich wyłączeniem z przywileju akademickiego nie jestto, że nakład inwestycyjny na ich stworzenie ponosi uczelnia. Takąsamą sytuację mamy przecież przy dokonaniu wynalazku czystworzeniu innego dobra niematerialnego chronionego prawemwłasności przemysłowej. Można zatem przyjąć, że autorzy projektupo prostu zapomnieli o ich istnieniu, względnie uznali, że trudnotu będzie zidentyfikować konkretnego uczonego, któremu powinnyprzysługiwać te prawa.

Jeszcze ciekawiej projekt reguluje kwestię praw autorskich.Mianowicie, zgodnie z proponowanym art. 86d ust. 1 pkt 2 p.s.wuczonemu przysługiwałyby tylko prawa do utworów wymienionych wart. 86c pkt. 5 p.s.w., to jest utworów powstałych w związku zestworzonym w ramach stosunku pracy wynalazkiem, wzorem użytkowym,wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego, wyhodowanąalbo odkrytą i wyprowadzoną odmianą rośliny, w szczególności know– how (verba legis!). Wnioskując a contrario musielibyśmy dojść downiosku, że prawa do wszystkich innych utworów pracownikównaukowych przysługują pracodawcy z mocy prawa. Tymczasem nie jestto prawdą. Jak już wspomniałem, prawa do utworów naukowychprzysługują samym uczonym, uczelnia zaś ma prawo pierwszeństwa ichpublikacji. Przepisu tego nie można też moim zdaniem traktowaćjako lex specialis zmierzającej do pogorszenia sytuacji prawnejpracowników naukowych, a tylko jako potwierdzenie istniejącej

powstałego w związku z jakimkolwiek know – how, przykładowo tekstu o składzie chemicznym Coca – coli. W tym ostatnim przypadku pracownik nie byłby zobowiązany do informowania pracodawcy o uzyskaniu wyników badań, które mogłyby być chronione jako know – how.

13

reguły. Jedyny przypadek, w którym potencjalnie może on znaleźćzastosowanie to stworzenie przez pracownika naukowego lub naukowo– dydaktycznego w ramach obowiązków służbowych tekstu reklamowego,popularnonaukowego lub dydaktycznego poświęconego wynalazkowipracowniczemu. Jednocześnie należałoby wskazać, że projekt nierozwiązuje dwóch istotnych kwestii – przyporządkowania praw domateriałów dydaktycznych oraz do programów komputerowych.Zwłaszcza ta ostatnia kwestia jest istotna ze względu napowszechny, acz nie w pełni trafny, pogląd, że prawa dostworzonych przez pracowników naukowych programów zawszeprzypadają uczelni. Projekt nowelizacji nie wprowadza zmian w tymzakresie, choć trudno wskazać, dlaczego. Przecież programykomputerowe są równie istotną częścią gospodarki, co wynalazki, aich komercjalizacja jest nie tylko możliwa, ale i wskazana.Tymczasem projekt wyraźnie dyskryminuje informatyków. Jeśli zaśchodzi o utwory dydaktyczne, to również i tu obowiązują zasadyogólne, co oznacza, że uczelnia nabywa prawa do materiałówdydaktycznych, które mogłyby być wykorzystane przez uczonego wramach działalności biznesowej (np. szkoleniowej czy trenerskiej).

Przywilej akademicki wyłączony jest w przypadku dóbrintelektualnych wytworzonych w ramach badań prowadzonych napotrzeby obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządkupublicznego. Nie obowiązuje on także w przypadku badań zleconychprzez podmioty trzecie, jeśli umowa przewiduje przeniesienie prawdo wyników lub jeśli prace były realizowane we współpracy zzagraniczną jednostką naukową (art. 86d ust. 2 p.s.w. wprojektowanym brzmieniu).

Projekt nowelizacji w interesujący sposób reguluje sytuacjęstudentów i doktorantów. Zgodnie z art. 86d ust. 3 p.s.w. wprojektowanym brzmieniu do dóbr własności przemysłowej, utworówpowstałych w związku ze stworzeniem takiego dobra i nowych odmianroślin stosuje się ust. 2 komentowanego przepisu. Paradoks polegana tym, że wskazana norma reguluje przypadki, kiedy przywilejakademicki nie obowiązuje. Gdyby art. 86d ust. 3 zawierał normęnakazującą stosowanie art. 86d ust. 1 i 2 do twórczości studentówi doktorantów sprawa byłaby jasna – przysługiwałyby im prawa doowoców własnej pracy, acz z pewnymi wyjątkami. W braku takiegoodwołania wypada przyjąć, że, o ile nic innego nie wynika z umowyłączącej studenta i doktoranta z uczelnią, pozostaje on

14

dysponentem owoców własnej pracy, chyba że umowa stanowi inaczej.Tym samym art. 86d ust. 3 p.s.w. należałoby uznać za niepotrzebny,bo stwierdzający to, co i tak już dziś wynika z przepisów. Jegowprowadzenie będzie jednak miało dodatkową konsekwencję,najprawdopodobniej nieprzewidzianą przez ustawodawcę. Mianowicie,w stosunku do pracowników naukowo – dydaktycznych i dydaktycznychmają one charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, żeuczelnia nie może w umowie o pracę lub regulaminie uregulowaćkwestii przyporządkowania praw do dóbr niematerialnych odmiennie,pogarszając sytuację pracownika. Natomiast w przypadku studentów idoktorantów możliwe jest wprowadzenie zasady, że prawa do dóbrniematerialnych, które stworzą w trakcie studiów lub studiówdoktoranckich przypadają uczelni.

Dziwi także pominięcie kwestii twórczości pracownikówdydaktycznych i inżynieryjno – technicznych. Oczywiście, możnatwierdzić, że ze względu na charakter wykonywanej pracy nie są onitwórczy i nie biorą udziału w badaniach, teza ta jednak byłabynieco naciągana. Wiadomo, że pracownicy dydaktyczni mogą prowadzićbadania. Wielu z nich jest czynnych naukowo. Wiadomo także, żepolityka zatrudnienia i możliwości kadrowe uczelni powodująprzenoszenie adiunktów na stanowiska dydaktyczne. Zdaje sobie ztego ustawodawca, który przewidując w prawie autorskim prawopierwszeństwa publikacji odnosi je do utworów pracownikówinstytucji naukowych, niezależnie od tego, na jakim stanowiskuzostali zatrudnieni. Nieuwzględnienie tej okoliczności wprojekcie budzi zdziwienie.

5. Prawo pierwokupu i prawo pierwszeństwa

Wbrew temu, co wynika z uzasadnienia do projektu, tudzież zinformacji przekazywanych przez MNiSW prasie, przewidzianeprojektem nabycie praw do wyników własnych badań przez uczonychnie ma wcale charakteru definitywnego. Uczelni przysługiwać będziebowiem prawo pierwokupu wyników badań naukowych, tudzież tzw.„prawo pierwszeństwa,” o trudnej do zdefiniowania treści. Oznaczato, że uczelnia będzie mogła, nawet wbrew woli uczonego, przejąćowoce jego pracy, czasami nie płacąc mu z tego tytułuwynagrodzenia.

15

Prawo pierwokupu będzie przysługiwało uczelni w przypadkukomercjalizacji polegającej na sprzedaży praw własnościintelektualnej przez pracownika uczelni (art. 86f ust. 1 p.s.w. wproponowanym brzmieniu). Do sprzedaży takiej, a w konsekwencjitakże do prawa pierwokupu, stosuje się odpowiednio przepisyKodeksu cywilnego o umowie sprzedaży. Zatem, za każdym razem, gdypracownik naukowy lub naukowo - dydaktyczny przenosi odpłatnieprawa do będących w jego gestii dóbr niematerialnych, uczelnibędzie przysługiwać prawo złożenia oświadczenia o skorzystaniu zprawa pierwokupu w ciągu miesiąca od zawiadomienia o umowiesprzedaży. Ta sama zasada stosuje się do twórczości studentów idoktorantów (art. 86f ust. 2 p.s.w. w projektowanym brzmieniu). Wodniesieniu do tej regulacji wypada podnieść dwa zastrzeżenia.Pierwsze jest natury czysto formalnej, drugie zaś ma znaczniebardziej poważny charakter.

W przypadku zastrzeżenia prawa pierwokupu umowa zawarta przezpracownika naukowego lub naukowo – dydaktycznego z osobą trzeciąmusi mieć charakter warunkowy. Powstaje więc pytanie, co będzie,jeśli umowa przenosząca prawa zostanie zawarta bez zastrzeżeniawarunku zawieszającego, że uczelnia nie skorzysta zprzysługującego jej prawa pierwokupu? O ile w przypadku pierwokupuprzysługującego Skarbowi Państwa umowa bezwarunkowa byłabynieważna, o tyle uczelnię należałoby traktować tak, jak każdegoinnego uczestnika obrotu. Zatem umowa byłaby ważna, uczelni zaśprzysługiwałoby co najwyżej roszczenie odszkodowawcze, względnie oubezskutecznienie czynności prawnej w drodze realizacji roszczeniaz art. 59 k.c.

Drugi zarzut dotyczy nieprecyzyjnego określenia przez ustawodawcę,których konkretnie praw na dobrach niematerialnych dotyczy prawopierwokupu, a w konsekwencji także prawo pierwszeństwa. Ratio legiszapewne miało być takie, że uczelnia może nabyć prawa do dóbrstworzonych w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy zuczelnią lub przez studenta czy doktoranta w ramach ichdziałalności uczelnianej. Wniosek taki wypływa z art. 86f ust. 5p.s.w. w proponowanym brzmieniu, wskazującego, że uprawnienie tomoże być wykonywane w trakcie trwania stosunku prawnego, w ramachktórego doszło do powstania dobra i po jego ustaniu. Lege nondistinguende należy przyjąć, że prawo to dotyczy wszystkichpracowniczych dóbr intelektualnych, w tym praw do utworów

16

naukowych, co do których w normalnym toku rzeczy uczelniprzysługuje tylko prawo pierwszeństwa publikacji.

Zawarta w projekcie nowelizacji konstrukcja ustawowego prawapierwszeństwa na rzecz uczelni również budzi daleko idącewątpliwości. Istota tego prawa polega na wstąpieniu uczelni wmiejsce nabywcy prawa komercjalizowanego przez pracownika. Zuprawnienia tego uczelnia może skorzystać w przypadkukomercjalizacji w inny sposób, niż przez sprzedaż prawa lub wprzypadku nieodpłatnego udostępnienia dobra intelektualnego.Wykładnia przepisu prowadzi do wniosku, że ustawodawca miał tu namyśli zarówno komercjalizację bezpośrednią, na przykład przezudzielenie licencji, najem, dzierżawę praw czy ustanowienie nanich użytkowania, jak i pośrednią przez objęcie udziałów lub akcjiw spółkach kapitałowych. Zakresem zastosowania komentowanegoprzepisu objęte są też nienazwane sposoby komercjalizacji, jak naprzykład wniesienie praw na dobrach niematerialnych tytułem wkładudo spółki osobowej czy spółdzielni pracy, względnie wyposażenie wte prawa fundacji będącej wspólnikiem takiej spółki. Co więcej,prawo pierwszeństwa dotyczy także czynności nieodpłatnych, takichjak darowizna praw, czy w skrajnym przypadku ich przeniesienie(nieodpłatne przecież) w drodze zapisu czy dziedziczenia. Wzasadzie prawo pierwszeństwa przysługuje także w przypadkuudzielenia licencji open content czy open source, jednak w tymprzypadku uczelnia może być co najwyżej jednym z wieluuprawnionych do korzystania. Złożenie oświadczenia o korzystaniu zprawa pierwszeństwa nie może moim zdaniem prowadzić tu dopozbawienia innych podmiotów możliwości korzystania z dobraintelektualnego. Podobnie będzie, jeżeli uczony, student lubdoktorant złożą oświadczenie o udzieleniu licencji otwartej nakorzystanie z wynalazku.

Skutkiem złożenia przez uczelnię oświadczenia o skorzystaniu zprawa pierwszeństwa jest wstąpienie przez uczelnię w miejscenabywcy praw własności intelektualnej (art. 86f ust. 4 p.s.w. wwersji projektowanej). Widać tu pewną niekonsekwencję ustawodawcy,który odnosi prawo pierwszeństwa także do sytuacji, w którychkontrahent uczonego, studenta lub doktoranta uzyskuje jedynieuprawnienie do korzystania z dobra niematerialnego. Także i w tymprzypadku skutkiem skorzystania przez uczelnię z prawapierwszeństwa będzie wstąpienie uczelni w miejsce nabywcy praw.

17

Gdyby dokonywać wykładni literalnej analizowanego przepisu, wprzypadku komercjalizacji polegającej na udzieleniu zgody nakorzystanie z dobra niematerialnego oświadczenie woli oskorzystaniu z prawa pierwszeństwa nie wywoływałoby żadnegoskutku. Nie nastąpiło tu nabycie praw, a tylko uzyskanieuprawnienia do korzystania z nich. Gdyby jednak interpretować tęnormę zgodnie z (hipotetyczną) intencją ustawodawcy, należałobyprzyjąć, że uczelnia wstępuje w ogół praw i obowiązkówwynikających z umowy zawartej przez uczonego lub doktoranta zosobą trzecią. Powstaje tu pytanie, czy skorzystanie z prawapierwszeństwa jest możliwe zawsze, czy też, podobnie jak przyprawie pierwokupu, tylko, jeśli umowa miała charakter warunkowy? Wprzypadku tego ostatniego rzecz została rozstrzygnięta wyraźnieprzez ustawodawcę w art. 597 par. 1 k.c. Natomiast p.s.w. niewprowadza odpowiednika tego przepisu dla prawa pierwszeństwa.Podobieństwo obu stanów faktycznych nakazywałoby przyjęcie wdrodze analogii, że umowa taka musiałaby mieć charakter warunkowy.Jednakże równie uprawniony byłby pogląd, że z uprawnienia tegouczelnia będzie mogła skorzystać w każdym czasie. Słabościądrugiej z proponowanych wykładni jest to, że w wielu przypadkachkontrahent uczonego, studenta lub doktoranta nabędzie z chwilązawarcia umowy określone uprawnienia. Pozbawienie ichjednostronnym aktem woli uczelni miałoby charakter wywłaszczenianie na cele publiczne, a zatem niekonstytucyjnego. Wypada więcprzyjąć, że z prawa pierwszeństwa uczelnia będzie mogła skorzystaćtylko, jeżeli umowa miała charakter warunkowy. Należy dodać, że wbraku przepisu nakazującego zastrzeżenie warunku nieskorzystaniaprzez uczelnię z prawa pierwokupu, zawarcie umowy bezwarunkowejnie będzie dawało uczelni możliwości dochodzenia odszkodowania oduczonego, studenta lub doktoranta. Możliwe będzie zapewnezastosowanie w takich przypadkach roszczenia o ubezskutecznienie zart. 59 k.c.

Kolejnym problemem jest dopuszczalność skorzystania z prawapierwszeństwa i pierwokupu przy wniesieniu wyników badań naukowychjako wkładu do spółki. Przy przyjętej przez ustawodawcękonstrukcji tego prawa oznaczałoby to, że uczelnia wchodzi w prawai obowiązki spółki związane z wniesieniem wkładu. Byłoby tomożliwe, gdyby uczelnia była zawiązywaną przez uczonego spółką, cojednak jest irracjonalne. Wypada zatem przyjąć, że uczelniawykonująca prawo pierwszeństwa lub pierwokupu nie mogłaby od

18

samego początku wykonać ciążących na niej zobowiązań, coprowadziłoby do nieważności zobowiązania.

Pomijalną kwestią jest natomiast to, czy prawo pierwszeństwaprzysługuje także przy dziedziczeniu. Ze względu na niezmierniepojemną definicję komercjalizacji można by prima facie przyjąć, żetak. Jednakże stanowiłoby to moim zdaniem nieuprawnioneograniczenie swobody testowania. Nadto, co także należy mieć nauwadze, wstąpienie w prawa spadkobiercy byłoby zasadniczoniemożliwe, ze względu na to, że dziedziczone są udziały w masiespadkowej, a nie konkretne przedmioty należące do masy.Teoretycznie natomiast możliwe byłoby skorzystanie z prawapierwszeństwa wobec zapisobiercy zwykłego i windykacyjnego.

Kolejnym problemem jest ustalenie adresata oświadczenia woli oskorzystaniu z prawa pierwszeństwa. Jest nim uczony, student lubdoktorant. Oznacza to, że, przy wynikającej z projektu konstrukcjiprawa pierwszeństwa możliwe jest, że kontrahent uczonego, któryskutecznie nabył dobro niematerialne, nie będzie wiedział, żeprawo pierwszeństwa zostało wykonane, a w konsekwencji o quasi-wywłaszczeniu. Wydaje się, że ustawodawca założył, że uczeni,studenci i doktoranci będą informować uczelnię o każdej próbiezawarcia umowy, a z prawa pierwszeństwa będzie się korzystać przedzawarciem umowy definitywnej, co w odniesieniu do komercjalizacjiwydaje się dość niepraktyczne26.

6. Udział w zyskach z tytułu komercjalizacji

W obecnym stanie prawnym kwestię wynagrodzenia twórców dóbrintelektualnych regulują przede wszystkim przepisy regulaminówochrony własności intelektualnej. W ich braku zmuszeni jesteśmysięgnąć do przepisów ogólnych, przyznających, co do zasady,twórcom pracowniczych projektów wynalazczych prawo do udziału wkomercyjnym sukcesie ich wynalazków. Uprawnienie takie nie

26 Może natomiast działać tam, gdzie rzecz wystawiana jest na sprzedaż i uprawniony z prawa pierwszeństwa może zeń skorzystać przed zawarciem umowy z innym podmiotem.

19

przysługuje twórcom utworów pracowniczych27, w tym programówkomputerowych, tudzież baz danych.

Przyznanie uczonym, studentom i doktorantom praw do niektórychdóbr intelektualnych stworzonych w ramach stosunku pracy pozbawiauczelnię wpływu na to, czy i w jaki sposób dobro intelektualnebędzie komercjalizowane. Pozbawia ją także możliwości rozwojudanej technologii i to nie tylko w sensie komercyjnym, ale inaukowym. Co prawda uczelnia może wykorzystywać wyniki badańpracowników dla celów naukowych i dydaktycznych (art. 86g p.s.w. wproponowanym brzmieniu), a nawet korzystać z cudzych patentów iutworów dla tych samych celów, to granice tego uprawnienia sąbardzo nieostro zarysowane. Praktyka obca zna procesy wytaczaneprzez pracowników uczelniom komercjalizującym ich patenty, a takżepozwów przeciwko uczelniom z tytułu wykorzystywania patentówwielkich korporacji. Dodatkowym problemem jest to, że dysponentemdóbr intelektualnych jest nie uczelnia, ale uczony. Zatem, nawetjeśli uczelnia będzie wykorzystywać cudze dobra intelektualne wgranicach licencji ustawowej, powstaje pytanie możliwość zakazaniauczonemu komercjalizacji i poszukiwania ochrony dóbrintelektualnych stworzonych przy wykorzystaniu przez uczelnięcudzych technologii w ramach prac badawczych i dydaktycznych.Problematyczne będzie też ustalenie zakresu tej licencji zewzględu na to, że uczelnie z założenia mają dziś dążyć dokomercyjnego wykorzystania swoich zasobów intelektualnych, cobędzie się często odbywać przy wykorzystaniu obcych technologii, wtym wyników prac pracowników. Należy podkreślić, że ze względu nakształt licencji ustawowej z art. 86g pracownik naukowy musigodzić się z tym, że uczelnia korzysta z jego własnościintelektualnej bez wynagrodzenia, nawet, jeśli uczelnia uzyskuje ztego tytułu niebagatelne przychody28. Można by jednak przyjąć, żetaka licencja, nawet w wariancie poszerzonym o możliwośćkomercyjnego korzystania przez uczelnię z twórczości iwynalazczości pracowniczej, stanowi uczciwą odpłatę za wkładwłożony przez uczelnię w powstanie danego dobra intelektualnego,

27 Jedynym wyjątkiem, i to o marginalnym znaczeniu, jest wynagrodzenie z tytułu droit de suite. Pomijam też sytuację, gdy umówione wynagrodzenie autorskie zależy od liczby sprzedanych egzemplarzy. 28 W obecnym stanie prawnym pracownik ma prawo do dodatkowegowynagrodzenia proporcjonalnego do korzyści uzyskiwanych przez uczelnię z tytułu stosowania wynalazku.

20

choćby w postaci udostępnienia laboratoriów i odczynników.Tymczasem zgodnie z przepisem art. 86e ust. 1 p.s.w. wproponowanym brzmieniu uczelni przysługuje dodatkowo prawo doczęści dochodów z tytułu komercjalizacji. Wysokość należnegouczelni ułamka określa uczelniany regulamin ochrony własnościintelektualnej. Może on wynosić, według projektu, od 10% do 25%tych dochodów. Należy dodać, że dochód ten rozumiany jest jakonadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania liczona wedługprzepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Szczegółowaanaliza możliwości uzyskania przez uczelnię dochodu z tego tytułuwymagać będzie dalszych studiów. Tu ograniczę się do wskazaniakilku wątpliwości. Po pierwsze, umowa, w ramach której następujekomercjalizacja obejmuje często więcej elementów, niż tylko„oddanie do korzystania” dobra intelektualnego. Powstaje zatempytanie, jak w takim przypadku wyodrębnić dochody z tytułukomercjalizacji sensu stricto od pozostałych? Po drugie,problematyczne może być liczenie kosztów uzyskania przychodu ztego tytułu, w tym zryczałtowanych, 50% kosztów uzyskania. Potrzecie wreszcie, w przypadku wniesienia dobra intelektualnegotytułem wkładu do spółki trudno mówić o osiągnięciu przezpracownika zysku z tego tytułu – otrzymane udziały w spółce sąmajątkowym ekwiwalentem wkładu. Przychody, jakie z tytułustosowania dobra intelektualnego osiągnie spółka nie sąprzychodami pracownika, studenta lub doktoranta. Uczelnia niebędzie miała więc prawa do wynagrodzenia z tego .

Szczególnym rodzajem wynagrodzenia jest wynagrodzenie z tytułukorzystania z infrastruktury badawczej uczelni. Zgodnie z art. 86gprojektu zasady wykorzystywania infrastruktury określa osobnyregulamin wydany przez uczelnię. Winien on określać prawa iobowiązki pracowników naukowych, naukowo – dydaktycznych,studentów i doktorantów prowadzących badania i prace rozwojoweprzy wykorzystaniu infrastruktury uczelni oraz zasady korzystaniaz niej przez inne podmioty.

Oczywiście, dyskusyjne może być to, czy ustawodawca musi nakazywaćuczelni wprowadzenie dość oczywistej, choćby ze względu naprzygotowywanie kosztorysów, regulacji wewnętrznej. Nie ulegawątpliwości, że regulamin w odniesieniu do pracowników dotyczyprzede wszystkim prowadzenia przez nich badań i prac rozwojowych wramach obowiązków służbowych. Otwartym pozostaje pytanie, czy

21

powinien on regulować także zasady (w tym odpłatność) korzystaniaprzez uczonego, studenta lub doktoranta z uczelnianejinfrastruktury na potrzeby prac realizowanych przezeń na mocyumowy z osobą trzecią? Moim zdaniem brak podstaw do wyodrębnianiaw sposób szczególny takich przepisów, poza generalnym zakazemkorzystania z zasobów uczelni do robienia „fuch.” Jeżelidziałalność taka pracownika mogłaby być wykonana jako pracazlecona za pośrednictwem uczelni, pojawiałby się tu nieuniknionykonflikt interesów. W ostateczności można takiego pracownikapotraktować jako „inny podmiot” – korzysta on bowiem zinfrastruktury uczelni jak przedsiębiorca lub osoba fizyczna,która chce wynająć np. laboratorium dla własnych celów. Po razkolejny zwraca tu uwagę dyskryminacja przez ustawodawcępracowników dydaktycznych – prowadzenie przez nich badańtraktowane jest na potrzeby tego przepisu jak korzystanie zinfrastruktury przez inne podmioty i może być uzależnione oduiszczenia opłat z tego tytułu.

Oczywistym jest, że przejęcie dobra intelektualnego na własnośćczy pobieranie wynagrodzenia będzie możliwe, jeżeli uczelniabędzie wiedzieć o dokonaniu wynalazku czy stworzeniu innego dobraintelektualnego podlegającego rekwizycji. Tudzież jeśli będziewiedzieć, że pracownik osiągnął dochód z tytułu komercjalizacji.Dlatego też, jak już wspomniałem wyżej, kluczową kwestią jestzapewnienie uczelni szczegółowego dostępu do informacji. Regulowaćte kwestie ma regulamin uczelniany, z tym, że uczelni nie będąprzysługiwały żadne środki prawne pozwalające na wyegzekwowanieobowiązków informacyjnych od pracowników. Problematyczne jesttakże to, czy postanowienia regulaminu będą wiązać byłychpracowników, studentów czy doktorantów.

7. Instytucjonalne formy komercjalizacji

Przepisy prawa o szkolnictwie wyższym, już w wersji obowiązującej,przewidują istnienie uczelnianych jednostek organizacyjnychmających za zadanie wspieranie komercjalizacji. Mowa tu ouczelnianych inkubatorach przedsiębiorczości, centrach transferutechnologii oraz tzw. „spółkach celowych.” Szczególną formą

22

wsparcia komercjalizacji jest zaangażowanie się uczelni wprowadzenie działalności gospodarczej wyodrębnionej z podstawowej(statutowej) działalności uczelni. Projekt nowelizacjiuszczegóławia przepisy w tym zakresie, choć, jak postaram sięwykazać, ich istnienie w proponowanej formie jest trudne douzasadnienia w sytuacji, gdy to uczony, a nie uczelnia będziepodmiotem praw do dóbr intelektualnych.

W obecnym stanie prawnym centra transferu technologii orazinkubatory mogą być tworzone „w celu lepszego wykorzystaniapotencjału intelektualnego i technicznego uczelni oraz transferuwyników prac naukowych do gospodarki (art. 86 ust. 1 p.s.w). Jasnajest jednak tylko rola inkubatora, mającego wspierać „działalnośćgospodarczą środowiska akademickiego lub pracowników uczelni istudentów będących przedsiębiorcami” (art. 86 ust. 2 p.s.w).Pozostawiając na boku pytanie o podmiotowość prawną „środowiskaakademickiego” jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą,o to, czy pracownik uczelni – przedsiębiorca nie jest częścią tegośrodowiska oraz o to, dlaczego inkubator może wspierać działalnośćpracownika – przedsiębiorcy ale już nie pracownika – jedynegowspólnika spółki kapitałowej, możemy stwierdzić, że inkubatorpełni funkcje doradczo – koordynacyjno – szkoleniowe. Udzielatakże wsparcia w postaci udzielenia adresu, wynajmu pomieszczeńitd. Krótko mówiąc – pomaga wystartować przedsiębiorcyakademickiemu. Natomiast zadaniem centrów transferu technologiijest, jak sama nazwa wskazuje, współpraca z otoczeniem zewnętrznymw zakresie udostępniania potencjału intelektualnego uczelni itransferu technologii – sprzedaży lub nieodpłatnego przekazywaniawyników badań i prac rozwojowych do gospodarki (art. 86 ust. 4).Centra mogą być wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi uczelni,spółkami handlowymi lub fundacjami.

Natomiast spółki celowe tworzone są de lege lata w celukomercjalizacji wyników badań naukowych jako spółki z ograniczonąodpowiedzialnością. Na tym tle pojawiają się dwa pytania: popierwsze, czy utworzenie spółki jest obowiązkiem uczelni? Podrugie – czym komercjalizacja różni się od transferu technologii?Pierwsza kwestia albo w ogóle nie wzbudziła zainteresowaniakomentatorów ustawy, albo też ograniczyli się oni do wskazania, żeuczelni przysługuje uprawnienie do tworzenia takich spółek.Tymczasem ustawodawca posługuje się zwrotem „uczelnia (…) tworzy

23

spółkę,” co w języku prawniczym oznacza obowiązek jej powołania.Za taką wykładnią przemawia też to, że w przypadku centrumtransferu technologii ustawodawca daje uczelni uprawnienie do jejtworzenia „uczelnie mogą prowadzić (…) centra transferutechnologii.” Należy jednak dodać, że ustawodawca nie wskazałterminu do utworzenia spółki ani sankcji z tytułu jejniepowołania29.

Jeśli chodzi o odpowiedź na drugie pytanie, to, jak się wydaje,transfer technologii jest jednym ze sposobów komercjalizacji.Dlatego w przypadku powołania przez uczelnię spółki celowej iutworzenia centrum transferu technologii ich zadania będą siękrzyżować. De lege ferenda ustawodawca chce sprawę rozwiązać tak, żecentra transferu technologii będą odpowiadały za komercjalizacjębezpośrednią, a spółki celowe – pośrednią.

Tę mozaikę wzbogaca dodatkowo przewidywana w projekcie możliwośćpowoływania przez uczelnie spółek dla prowadzenia działalnościgospodarczej30. Będą one mogły także wykorzystywać w toku swojejdziałalności własność intelektualną uczelni.

Zarówno istniejącą, jak i proponowaną regulację należy ocenićkrytycznie i to z kilku przyczyn. Przede wszystkim trudnouzasadnić konieczność prowadzenia komercjalizacji bezpośredniej ipośredniej przez dwie różne jednostki. Zdrowy rozsądek nakazywałbypowierzenie całości spraw związanych z zarządzaniem własnościąintelektualną i komercjalizacją jednemu podmiotowi, choćbydlatego, ze zakresy ich zadań, potrzeby kadrowe i informacje, zktórych korzystają muszą się w znacznej mierze pokrywać. Cowięcej, może się zdarzyć, że obie jednostki w tym samym czasiespróbują na dwa różne sposoby skomercjalizować to samo dobrointelektualne. Pewnym wyjściem z tej sytuacji jest możliwośćpowierzenia spółce celowej także komercjalizacji bezpośredniej(art. 86a ust. 4 p.s.w.31).

29 H. Izdebski, J. Zieliński, Prawo....., op. cit., s. 200 i n. M. Lenard, Prawo....., op. cit., s. 166 i n. M. Pyter, Prawo....., op. cit., s. 328 i n.30 Na marginesie należy zauważyć, że prawa do twórczości i wynalazczości pracowniczej w tych spółkach będą podlegały zasadom ogólnym, nie obejmie ich więc ani uwłaszczenie, ani zarząd przez spółkę celową.31 Projekt tylko doprecyzowuje przepis dotychczasowy.

24

Sprawy komplikują się, jeśli uczelnia chce utworzyć spółkęprowadzącą działalność gospodarczą polegającą na wdrażaniu pracrozwojowych i wyników badań prowadzonych na uczelni. Otóż, wskrajnym przypadku, powołanie tej spółki będzie wymagało działaniauczelni, zawarcia umowy z centrum transferu technologii będącymspółką lub fundacją i objęcia udziałów w spółce przez spółkęcelową. Ustawodawca nie rozstrzygnął bowiem, czy uczelnia, którasama komercjalizuje wyniki swoich badań może mieć udziały w takiejspółce, czy też winna je powierzyć spółce celowej.

Problemy te w przypadku wejścia w życie nowelizacji będą jednaktraciły na znaczeniu. Spółki i centra będą bowiem zarządzaływłasnością intelektualną uczelni powstałą do momentu wejścia wżycie nowelizacji. Potem nastąpi uwłaszczenie uczonych i podmiotyte nie będą miały nowych dóbr intelektualnych do komercjalizacji.Trudno bowiem założyć, że uczelnie masowo będą korzystały z prawapierwokupu i pierwszeństwa. Oczywiście, uczelni pozostaną jeszczew zarządzie prawa nabyte na mocy umów z osobami trzecimi iprzepisów szczególnych. Można jednak przypuszczać, że pula dóbrintelektualnych, którymi będą zarządzać uczelnie w przyszłości sięzmniejszy. Czy do poziomu, w którym utrzymywanie spółek celowych icentrów transferu technologii będzie nieopłacalne – pokaże czas.

8. Wnioski

Jeszcze niedawno, z perspektywy piszącego te słowa dosłownie kilkadni temu, istniała klarowna, jednoznaczna wizja polityki państwa wzakresie komercjalizacji i ochrony uczelnianej własnościintelektualnej. Uczelnie starały się objąć jak najszersze spektrumpracowniczych dóbr intelektualnych, podejmowały też staraniazmierzające do ich komercjalizacji. Proces ten mógł wywrzeć skutkidopiero po kilkunastu latach, wymagał też zmiany nastawienia nietyle uczonych, co przedsiębiorców do rozwijania nowych technologiiwe współpracy z nauką. Do tego potrzebne było nie tylko nawiązaniewspółpracy, ale przełamanie wzajemnych uprzedzeń, jakie w sposóbnaturalny praktyk ma wobec teoretyka i odwrotnie. Nawiązaniuwspółpracy z biznesem mogłoby też posłużyć jej finansowanie zestrony państwa. Wprowadzenie uwłaszczenia uczonych, niezależnie odinnych, wskazanych wyżej skutków, przekreśli kilkuletnie wysiłkiuczelni w tym zakresie. Zmusi je także do stworzenia od nowa zasad

25

ochrony uczelnianej własności intelektualnej i komercjalizacji, wzwiązku z wyodrębnieniem trzech kategorii praw na dobrachniematerialnych powstałych w związku z wykonywaniem prac naukowo –badawczych i wdrożeniowych. Uczelnia będzie mieć bowiem po wejściuw życie nowelizacji do czynienia ze „starymi” prawami, nabytymi napodstawie przepisów dotychczasowych, dobrami „uwłaszczonymi” orazprawami na dobrach niematerialnych, do których prawa przysługująuczelni z mocy przepisów szczególnych lub umowy. Do tego dojdziejeszcze czysto praktyczny problem wskazania, do której kategoriizalicza się dane dobro. Przykładowo, jeśli uczony rozpocząłbadania pod rządami starych przepisów, pod rządami nowej ustawyuzyskał grant na pokrycie tylko części badań, uzyskał patentowalnywynik i będzie chciał się na nim uwłaszczyć.

Sytuacja ta może doprowadzić, wbrew intencjom ustawodawcy, dozamarcia przedsiębiorczości akademickiej, w tym komercjalizacjiwyników badań. Ta ostatnia, w najlepszym razie, ograniczy się dopoboru opłat od twórczych pracowników. Należy jednak pamiętać, żeuczeni zwykle nie są w stanie ponieść kosztów uzyskania ochronypatentowej, większość nowatorskich rozwiązań pozostanie więc„wiedzą wolną” albo zostanie sprzedana na wczesnym etapieprzedsiębiorcom, którzy niekoniecznie będą zainteresowanirozwijaniem ich w Polsce. Skutki całego przedsięwzięcia mogą więcbyć odwrotne od zamierzonych.

Należy też zauważyć, że wprowadzając uwłaszczenie uczonych cofamysię do lat 80-tych ubiegłego wieku i idziemy wbrew międzynarodowymtrendom32. Od przeszło trzydziestu lat światowe uczelnie,wspierane w tym przez prawo, rezygnują z prawa wynalazcy na rzecznabycia praw przez uczelnię. Uczelnia lub jej spółka zależna,niezależnie od tego, czy same wdrażają nowe technologie, czy tylkoposzukują licencjobiorców, są organizacyjnie i finansowo lepiej dotego przygotowane, niż poszczególni uczeni. Moim zdaniemproponowana reforma polegająca na uwłaszczeniu uczonych jestchybiona tym bardziej, że zamierzony rezultat można osiągnąć bezstawiania uczelnianych systemów ochrony własności intelektualnejna głowie. Wystarczy umożliwić uczonym, którzy sami chcą prowadzićdziałalność gospodarczą, łatwe pozyskiwanie licencji nakorzystanie ze stworzonych przez nich dóbr intelektualnych.Wystarczającą zachętą byłyby niskie, wynoszące np. około 5%

32 P. Stec, Uczelnia....., op. cit., s. 49.

26

korzyści uzyskanych ze stosowania danego rozwiązania, opłatylicencyjne33. Współpracę z przemysłem rozruszałyby zapewneprogramy zbliżone do angielskich „knowledge transferpartnerships.34” Nadto należałoby też mieć na względzie to, żeduże reformy systemowe udają się tylko wtedy, gdy ustawodawca majasną wizję własnej polityki, a przynajmniej, jeśli podjęcieprzezeń decyzji poprzedzone jest badaniami nad funkcjonowaniemsystemu dotychczasowego, rozwiązaniami obcymi i badaniem możliwychskutków regulacji35. Tego przy obecnej reformie reformy zabrakło.

33 Ibid., s. 58.34 http://www.ktponline.org.uk/ (odsłona 28.07.2013).35 Zob. np. The triple helix model of innovation. A University-industry-government interaction, [w:] „Tech Monitor” t. nr Jan - Feb, 2007 Należy zauważyć, że każdy z analizowanych w przywołanej pracy modeli komercjalizacji da się z sukcesem wdrożyć, co wskazuje, że ramy prawne mogą co najwyżej stworzyć pole gry dla uczelni ibiznesu, nie wystarczą jednak do zmuszenia graczy do wyjścia naboisko, ani tym bardziej do zapewnienia widzom widowiska na właściwym poziomie.

27