UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNAFACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS
POLTICAS
ESTUDIANTES : Guillermo Javier Salazar Gil Hans Jairo Quenaya
Layme Andrea Urdanivia Adriazola Zamir Lin Machaca Condori Carlos
Vidal Mamani Choque Bryan Jess Matos Rivera
DOCENTE : Daniel Arturo Arias ASIGNATURA : Derecho del
consumidorTEMA : Derecho MarcarioCICLO : IIITURNO : Maana - 205
Tacna, 04 de marzo del 2015
DEDICATORIAEste trabajo va dirigido a nuestras madres por todo
el apoyo incondicional que nos han y siguen brindando da a da, en
el transcurso de nuestra formacin educativa y profesional.As tambin
dedicamos las pginas de la presente monografa, a la juventud que
desea progresar y cambiar su futuro a travs del estudio y prctica
del derecho.
NDICEINTRODUCCINCAPTULO I: NOCIONES GENERALES1. Aspecto histrico
del derecho marcario2. Antecedentes de Amrica Latina y la comunidad
andina....3. Derecho Marcario4. Concepto y naturaleza jurdica de la
marca5. Funciones de las marcas5.1. Funcin indicadora de
procedencia empresarial5.2. Funcin indicadora de calidad5.3. Funcin
condensadora de goodwill o reputacin.....5.4. Funcin publicitaria6.
Tipos de marcas6.1. Marcas de fantasa.6.2. Marcas arbitrarias6.3.
Marcas sugestivas.. 7. Signos genricos..8. Signos descriptivos..9.
Prohibiciones de registro10. Requisitos para el registro de una
marca10.1. Distintividad10.2. Representacin grfica10.3. Perceptible
por los sentidos11. Beneficios de registrar una marca 12.
Diferencia entre nombre comercial y una marca13. Por qu no se puede
registrar un signo genrico como una marca?.....14. Por qu no se
puede registrar un signo descriptivo como una marca?..15.
Clasificacin de Niza.16. Se puede utilizar una marca sin
registrarla?..........................................17. Despus de
la publicacin en que tiempo otorgan el certificado de una
marca?....................................................................................................18.
Registro de marcas denominativas.19. Registro de marcas
figurativas.20. Registro de marcas mixtas21. Registro de marcas
tridimensionalesCAPTULO II: ANLISIS LEGISLATIVO1. Convenio de Paris
..2. Convenio de Washington 3. Acuerdo sobre los aspectos de los
Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
ADPIC4. Acuerdo de Promocin Comercial Per Estados Unidos5. La
Decisin 486 de la Comunidad Andina de Naciones.CAPTULO III:
TENDENCIAS EN LA COMUNIDAD ANDINA, EN ESTADOS UNIDOS Y EN EL PERU
EN CUANTO A LAS DENOMINACIONES GENERICAS, DESCRIPTIVAS Y USUALES1.
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.1.1.
Proceso 26-IP-2008. Marca AMERICA TELECOM2. Anlisis jurisprudencial
en Estados Unidos..2.1. Caso COCOA BUTTER FORMULA. Sentencia Nos.
06-4543 &06-46583. Resoluciones de la Sala de Propiedad
Intelectual del INDECOPI3.1. Caso SUNCARE (mixta). Resolucin N
0675-2011/ TPI- INDECOPICONCLUSIONESBIBLIOGRAFA.ANEXOS.
INTRODUCCINEn el ordenamiento peruano rige el sistema
constitutivo de derechos en materia de propiedad industrial. Es
decir, el derecho de una persona sobre un signo distintivo (ms
especficamente, sobre una marca) nace con el registro de la
misma.La autoridad administrativa encargada de efectuar dicho
registro tiene la obligacin de analizar que el signo presentado
cumpla con los requisitos de forma y de fondo contemplados en la
normativa nacional y comunitaria. Entre los requisitos de fondo
tenemos que el signo debe cumplir, esencialmente, con poseer una
aptitud distintiva.Sin embargo, la exigencia de la distintividad se
encuentra presente en la norma como carencia o ausencia de la
misma, es decir, la normativa no se ocupa de desarrollar dicho
concepto si no que, por el contrario, seala en qu casos se debe
considerar que el signo debe ser denegado.Dentro de dichos
supuestos de denegacin, hemos verificado que en la prctica
administrativa, la aplicacin de dichas prohibiciones absolutas de
registro (llamadas as por la doctrina al tratarse de condiciones
inherentes al signo) ha generado cuestionamientos por parte de los
particulares que buscan proteger su signo. Esto toda vez que muchos
de los pronunciamientos emitidos por la primera instancia (la
Direccin de Signos Distintivos) han llegado a la segunda y ltima
instancia (la Sala de Propiedad Intelectual) para discutirse si
efectivamente no se ha cumplido con el requisito de aptitud
distintiva.Si entramos a analizar las causales especficas por las
cuales ambas instancias han denegado los signos presentados a
registro, tenemos que en la mayora de los casos se alega que las
denominaciones solicitadas son calificadas como descriptivas, es
decir, informan acerca de cualidades del producto o servicio y no
pueden ser otorgadas a un empresario en particular pues las mismas
pertenecen al dominio pblico y, de concederse, se estara afectando
la competencia, colocndose en situacin de desventaja al resto de
comerciantes.Sin embargo, y toda vez que depender de la apreciacin
subjetiva de la autoridad el determinar cmo entender el consumidor
peruano el trmino presentado, cabe preguntarnos si los criterios
que se estn empleando son objetivos o si por el contrario existe un
amplio margen de discrecionalidad, inclinndose la autoridad por
realizar una interpretacin restrictiva, excediendo la percepcin del
consumidor medio que tendra que regir el anlisis, ms aun
considerando que el lmite entre las denominaciones descriptivas con
aqullas que se aproximan al producto o servicio, sin llegar a
describirlo, resultan sumamente tenues. Nos referimos en concreto a
los trminos sugestivos y arbitrarios que, a pesar de contar con un
nivel de distintividad menor o dbil, s son capaces de cumplir la
funcin para la cual el signo est llamado.Sobre el particular,
varios autores se han pronunciado sobre las dificultades que
presenta el anlisis. A manera de ejemplo, Otamendi nos dice que
deslindar el campo entre las denominaciones descriptivas y las
sugestivas o evocativas no es fcil as como Arean Laln el cual seala
que es innegable que resulta difcil trazar la lnea divisoria entre
las denominaciones genricas y las denominaciones altamente
descriptivas.Adicionalmente, tenemos tambin el problema de la
percepcin de la autoridad en cuanto al tema del lenguaje pues del
universo de las resoluciones mencionadas, un nmero considerable son
denominaciones en idioma extranjero (en lengua inglesa) y la
segunda instancia peruana, no obstante la complejidad de dichos
trminos, ha considerado que el pblico consumidor s los entendera en
su significado conceptual.Es en este punto en que procedemos a
preguntarnos cules deben ser los criterios para determinar que la
prohibicin se ha configurado? Cmo estn resolviendo las dos
instancias encargadas del tema? Se estn protegiendo debidamente los
intereses de los consumidores, los usuarios y los competidores en
el mercado?Consideramos que es posible establecer, a la luz de los
pronunciamientos emitidos a nivel de Estados Unidos y de la
Comunidad Andina, una respuesta jurisprudencial a la presente
problemtica a travs de una elaboracin conceptual de los tres
principales supuestos de ausencia de distintividad marcaria: los
signos genricos, los descriptivos y los usuales. Por ltimo el
presente trabajo se basar adems en una revisin de casos del
INDECOPI para determinar si existen criterios al momento de aplicar
esta prohibicin absoluta de registro, de manera tal que predomine
un estndar a la hora de decidir o si, por el contrario, se est
produciendo un caos por parte de la autoridad.
CAPTULO INOCIONES GENERALES1. Aspecto histrico del derecho
marcarioGreciaLos griegos, por ejemplo, utilizaban un nombre para
identificar sus obras de arte. Especialmente alfarera, esa forma de
marcar la denominaron sigilla.RomaLos romanos lo aplicaban en
productos como vino, quesos y materiales de construccin. En la Ley
CORNELIA encontramos las primeras normas que determinan algn tipo
de disposicin sancionadora.Penaba el uso de un nombre Falso, siendo
Roma la cuna del uso de marcas.Se define a la marca como una
especie de identificacin de tipo comercial sobre el producto que se
elaboraba (marca); o, sobre el establecimiento de comercio (nombre
comercial).Edad MediaGuillermo Cabanellas: Desarrollo de las marcas
en este perodo se vincula especialmente con las corporaciones, las
que dieron frecuente carcter obligatorio al uso de tales signos.
Este uso tena propsitos muy diversos: identificar al artesano de
forma de determinar si haba cumplido con las normas de su oficio o
arte: proteger al consumidor, al servir como mecanismo de control
de las mercaderas por los oficiales corporativosEdad moderna Siglo
XVI: Expiden normas que tienen directa relacin con la proteccin de
determinados signos distintivos; en 1512 el Consejo de
Nurembergemite un decreto con el objeto de proteger el signo AD,
mismo que sera utilizado por Alberto Durero. En 1554 un Edicto de
Carlos V protege tapices flamencos. Francia y Gran Bretaa normas
que protegan a los titulares de una marca de la falsificacin por
parte de terceros.2. Antecedentes en Amrica Latina y Comunidad
Andina En Amrica Latina, con la prohibicin del libre comercio en
las colonias en el siglo XVI, no haba necesidad de marcas, en 1778
se expidi el reglamento de aranceles reales para el comercio libre
de Espaa e indias, siendo este el primer instrumento legal conocido
como un antecedente remoto, en l se pautaba que todos los productos
que se embarcaban a Indias deban estar provistos de marcas.A partir
de la segunda mitad del siglo XIX, casi todos los pases
latinoamericanos, promulgan leyes marcaras, con fuerte influencia
del sistema francs, que contempla el nacimiento del derecho de la
marca con su uso, a diferencia del sistema alemn que la condiciona
a su inscripcin en la oficina registral. Estas leyes concedan un
amplio apoyo a los titulares de las marcas en perjuicio de los
consumidores.En la dcada de 1970, influido por el movimiento
comunista y el rechazo a lo extranjero, se modificaron muchas leyes
de marca en Amrica Latina (Brasil 1971, Mxico 1975, Pacto Andino
D85, 1979) pero a partir de la segunda mitad de los 80, el cambio
de los sistemas econmicos origin reformas en los sistemas
marcarios. Se elimin las prohibiciones a los productos extranjeros,
facilitando la cesin y transferencia de marcas; entre otros
aspectos (Brasil, 1996 acaba de modificar su cdigo de propiedad
industrial; Mxico, 1991, crea su Ley, y en el caso de la comunidad
Andina la Decisin 344 de 1994).En Latinoamrica no se ha dado la
prohibicin de marcas farmacuticas. Se observa un estrecho
paralelismo entre la evolucin de la economa y el significado de la
marca, por lo cual el objetivo que sta tiene hoy en da puede
cambiar en el futuro.Es incuestionable que la Propiedad Industrial
tiene un connotacin eminentemente internacional, por el simple
hecho del cada vez mayor comercio internacional y la proclamada
globalizacin de la economa, desde el ao de 1883, tena plena
existencia el Convenio de Paris al cual se hizo parte Colombia en
el ao de 1.996.En la actualidad los derechos que integran el
derecho de marcas se protegen por cuanto son fundamentales en la
actividad econmica nacional e internacional, con el fin de evitar
obstculos y distorsiones al comercio de bienes y servicios, el
acuerdo que establece la Organizacin Mundial del comercio (OMC) es
el ltimo de carcter multilateral que contiene normas sobre la
materia.Un estamento importante para la consolidacin de la
Comunidad andina, se encuentra referenciado en la "Asociacin
Latinoamericana de Libre Comercio" ALALC, creada con el Tratado de
Montevideo firmado el 18 de febrero de 1960 por Argentina, Brasil,
Mxico, chile, Per y Uruguay, posteriormente Colombia y Ecuador se
adhieren en el ao de 1961 cuyo objetivo era un programa de
liberacin de intercambio, eliminacin de las barreras existentes
para el comercio, el establecimiento de listas nacionales para la
reduccin de gravmenes.La ALADI est conformada por 11 pases
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Mxico,
Paraguay, Per, Uruguay y Venezuela, cuya finalidad es lograr la
integracin comercial estimulando las acciones de complementacin
entre los pases, esta idea era la que tena en sus orgenes la ALALC
y se consolida en el marco de la Integracin Sub-regional del Grupo
Andino.3. Derecho MarcarioEl derecho marcario comprende de manera
general la proteccin legal de todos aquellos signos distintivos que
permiten distinguir un producto o un servicio en el mercado. El
objetivo principal del derecho marcario fue el de distinguir las
mercancas de un fabricante o de un comerciante.4. Concepto y
naturaleza jurdica de la marcaSi nos remontamos a la historia de
las marcas, tenemos que las mismas han sido empleadas desde tiempos
inmemoriales. Uno de los primeros usos que se les dio a las mismas
en Amrica del Norte fue el de identificar la pertenencia del ganado
a un determinado criador. En un momento inicial, dicho smbolo sera
una forma de impedir que los bienes de un comerciante se confundan
con los de otro pero, una vez que el animal entrase al comercio, la
identificacin pasara a informar sobre la procedencia del bien.Si
retrocedemos algunos aos, tenemos que en Egipto se han encontrado
vasijas de adobe en las cuales figuraban inscripciones conocidas
como jeroglficas. En Grecia, los artistas igualmente utilizaban
smbolos para distinguir sus producciones. Probablemente la mayor
cantidad de casos provengan de Roma en donde el comercio era
abundante, emplendose signos para distinguir desde productos
comestibles tales como vinos y quesos, hasta ladrillos empleados en
construcciones militares.En la Edad Media aparecieron las House
Marks conocidas hoy en da como familias de marcas, las cuales, como
su nombre lo indica, servan para identificar los bienes
pertenecientes a un hombre que hubiese contrado matrimonio,
procediendo a formar un hogar. En dicha poca, la sancin por usar
fraudulentamente una marca era la pena de muerte. Es en esta poca
en la que se configura la doctrina del common law y se contempla en
distintas legislaciones a lo largo del mundo el concepto de marca,
pero no como es entendida en la actualidad. Sobre la definicin de
la marca, podemos comenzar sealando que la misma se encuentra
comprendida dentro de la categora de los signos distintivos, los
cuales han sido entendidos por distintos estudiosos en la materia
dentro del conjunto de los bienes inmateriales.5. Funciones de las
marcasAs como el concepto de distintividad se ha modificado a lo
largo del tiempo, las funciones marcarias tambin han ido cambiando
a lo largo de la historia.En efecto, Baylos Corroza seala que en un
comienzo el signo cumpla con indicar la pertenencia del objeto a
una persona determinada, la autora sobre el mismo de un artista o
la atribucin de responsabilidades dentro del proceso de produccin.
Dichas funciones, si bien tendran un valor dentro del comercio de
la poca, no seran las mismas que desempea la marca de la
modernidad.5.1. Funcin indicadora de procedencia empresarialSobre
el particular podemos comenzar sealando que la funcin indicadora de
procedencia se encuentra vinculada con la operacin de diferenciar
que vimos dentro del concepto de distintividad marcaria. En otras
palabras, la marca permite al comerciante separar sus productos o
servicios de otros en el mercado, brindndole al consumidor la
informacin de que los mismos son propios de su empresa y no de
otra. Esto a pesar de que dicho consumidor no tenga la informacin
exacta sobre dicha compaa.Sobre este punto, Cornejo Guerrero
sostiene que El desconocimiento del origen del producto por parte
de los consumidores, no implica que la funcin referida sea
inexistente, por cuanto el consumidor sabe en cualquier caso, que
los productos distinguidos con la marca provienen de una empresa en
particular. De igual manera, Rangel Ortiz seala: La marca cumple la
funcin de indicacin de procedencia cuando sta se aplica a una serie
de productos de manera que el consumidor encuentra que los
productos de la serie tienen un elemento comn: la marca; de ah que
el consumidor legtimamente suponga que todos los productos que
ostentan la marca tienen un origen o procedencia comn. Esto ltimo,
a pesar de que dicha procedencia sea annima.En consecuencia,
resulta irrelevante para el pblico la informacin precisa sobre el
fabricante del producto o el prestador del servicio de su inters,
siendo suficiente el contar con la certeza de que se trata del
mismo empresario que con anterioridad satisfizo sus expectativas de
consumo.5.2. Funcin indicadora de calidad Tambin conocida como
funcin de garanta o funcin social, esta atribucin de la marca hace
referencia a la idea que proporciona la misma al consumidor sobre
las cualidades del producto o servicio. Es as que las personas
buscarn aquellas marcas que asocian con ciertas caractersticas que
en su momento les resultaron positivas, ya sea por experiencia
personal o por recomendacin de terceros, esperando que las mismas
sean iguales o incluso mejores. Consideramos que dentro de este
rubro se encuentra la denominada funcin de proteccin al consumidor
pues mediante la informacin que brinda el signo las personas podrn
realizar mejores decisiones de consumo y a travs de sus
preferencias, desplazar del mercado a aquellos empresarios que no
cumplan con ciertos estndares de calidad.De lo dicho hasta el
momento no se debe inferir que el producto o servicio ofertado deba
necesariamente contar con elevadas caractersticas que lo posicionen
por encima del resto. En consecuencia, se debe entender el trmino
calidad asocindolo con la homogeneidad, constancia o uniformidad en
las cualidades o caractersticas del producto o servicio que se
tiene a la vista.5.3. Funcin condensadora del goodwill o
reputacinLa funcin condensadora de goodwill se aprecia de manera
evidente en el caso de las marcas notorias por su especial
posicionamiento y prestigio en el mercado. Esta cualidad hace
referencia a la buena reputacin con la que cuenta una marca y que
lleva a los consumidores a optar por los productos o servicios a
los que est asociada y no a otros, por considerarlos
superiores.Pero as como la reputacin de una marca puede ser
positiva, la misma puede devenir en un desprestigio o mala fama. De
acuerdo a Fernndez Novoa:Aunque sta es la principal funcin que la
marca desempea en defensa de los intereses del empresario titular,
hay que puntualizar, sin embargo, que lejos de ser constante, la
funcin condensadora del goodwill es tan slo eventual. En efecto, la
marca de un producto o servicio puede poseer un goodwill o buena
fama, o bien un illwill o mala fama, porque las asociaciones
evocadas por la marca en el consumidor pueden ser favorables o bien
desfavorables.Es por este motivo que el titular no debe descuidar
sus esfuerzos por captar la preferencia de los consumidores pues la
misma no se encuentra asegurada, pudiendo variar en el tiempo por
distintas circunstancias.5.4. Funcin publicitariaAdems de las
funciones ya sealadas, la marca cuenta adems con la capacidad de
dar a conocer al producto o servicio al que acompaa, contribuyendo
directamente a su posicionamiento en el mercado, ya sea comunicando
caractersticas propias de aquel o evocando ideas o sentimientos
deseables por parte del pblico. Esto depender, por ejemplo, del
producto en s mismo, de su forma de presentacin o de las palabras
singulares que lo acompaan.Rangel Medina explica esta atribucin de
la siguiente manera:La atraccin de la clientela se opera en forma
directa por el conocimiento que el pblico tiene de los artculos,
precisamente por medio de la marca que los identifica. Si de una
manera especfica e inmediata la finalidad de la marca consiste en
identificar las mercancas, dicha identificacin implcitamente
produce la formacin de la clientela. Este sealamiento de la
procedencia constituye a su vez un modo de llamar al consumidor, es
un vehculo de rclame.De lo sealado se desprende que la funcin
publicitaria se encuentra relacionada con la funcin de indicacin de
procedencia pues con la sola asociacin a un origen empresarial se
va obteniendo una cuota de mercado. Adicionalmente a esta funcin,
tambin hay una vinculacin con la funcin indicadora de calidad y
condensadora de goodwill. 6. Tipos de Marcas
Dentro del conjunto de signos distintivos que tienen vocacin
marcaria, podemos encontrar dos sub grupos: aquellos aptos para
registro que cuentan con distintos grados de distintividad y
aquellos que no alcanzan el registro por condiciones inherentes al
signo.
6.1. Marcas de fantasa En lo que se refiere a niveles de
distintividad, tanto la doctrina como la jurisprudencia reconocen a
este tipo de marcas un nivel elevado debido a la distancia
existente entre el producto o servicio que se designa y el signo
que se le atribuye, el cual adems carece de significado.Sobre el
particular, Arean Laln seala que:Las denominaciones caprichosas o
de fantasa son palabras acuadas con el expreso propsito de
emplearlas como marcas; o bien, trminos lejanos en el tiempo o en
el espacio que los consumidores no conocen y que se usan como
marcas.Esto quiere decir que no hace falta que el signo carezca de
todo significado desde un punto de vista tcnico sino que bastar con
que no cuente con uno para el consumidor en particular, ya sea
porque ha cado en desuso o incluso por pertenecer a otro
idioma.6.2. Marcas arbitrariasUn segundo grupo de signos que
presentan una distintividad elevada es aquel conformado por
elementos que poseen un significado conocido por el consumidor pero
que no guardan relacin con el producto o servicio. Mansani los
define de la siguiente manera:Constituidos por trminos dotados de
significado propio, incluso coincidentes con el nombre comn de un
producto, pero desligado de las caractersticas del producto
distinguido (ej. Panda para automviles, Fruit para ropa de abrigo).
Son siempre tutelables, en una medida proporcional a la distancia
conceptual entre su significado y el nombre del producto que
distinguen.En la doctrina norteamericana, tenemos que Halpern, Nard
y Port nos dicen lo siguiente:Las marcas arbitrarias son palabras o
smbolos que ya existen en el lenguaje, pero que son usadas como
marcas en bienes o servicios a los cuales no son normalmente
asociados. Por ejemplo PPLE para computadoras o IVORY para jabn.
Las marcas arbitrarias no describen el bien o el servicio de
ninguna manera y no comunican ninguna caracterstica, ingrediente o
funcin del bien. Las marcas arbitrarias son consideradas
inherentemente distintivas y no requieren de un significado
secundario para ser registradas.6.3. Marcas sugestivasDentro de
esta ltima categora de signos registrables tenemos a aquellas
denominaciones que sugieren o evocan caractersticas del producto o
servicio al que acompaan pero de manera indirecta, sin llegar a
describirlos por completo, siendo necesario el empleo de un cierto
esfuerzo mental por parte del consumidor para realizar la
asociacin. La mayora de estudiosos en la materia aborda el tema de
los signos sugestivos en oposicin a los descriptivos dado que entre
ambos grupos los lmites no siempre resultan claros. A manera de
ejemplo, Arean Laln seala lo siguiente:Desde entonces hasta
nuestros das, tanto la jurisprudencia como la doctrina han venido
elaborando diversos criterios que podemos sintetizar del modo
siguiente: 1) Mientras las denominaciones descriptivas comunican
directamente al pblico de los consumidores las cualidades o
caractersticas del producto, las denominaciones sugestivas obligan
al consumidor a hacer uso de su imaginacin y de su razn para
relacionar la marca con el producto. 2) Una denominacin es
descriptiva de un producto, y no sugestiva, si los empresarios del
sector necesitan usarla para describir sus productos a los
consumidores. 3) Una denominacin es descriptiva de un producto, y
no sugestiva, si ha sido usada con frecuencia para designar
productos similares. 4) En todo caso el carcter descriptivo de una
denominacin debe entenderse en sentido amplio.7. Signos genricosLas
denominaciones genricas son aquellas que nombran desde un principio
o que con el tiempo llegan a nombrar la especie o el gnero al que
pertenecen los productos o servicios que les son asignados. En este
punto es importante diferenciar el momento en que se presenta la
genericidad: si la misma se da desde el inicio, se tratara de una
genericidad originaria pero si la misma se da con posterioridad, es
el caso de la genericidad sobrevenida.
No se puede analizar la genericidad del signo en forma aislada
sino en relacin al producto o servicio, no siendo suficiente que el
signo sea una especie o gnero cualquiera sino aquella a la que
pertenecen los mismos.
8. Signos descriptivos Los signos descriptivos son aquellos que
informan directamente y de manera precisa acerca de ciertas
caractersticas o condiciones importantes del producto o servicio.
En efecto, si se tratase de una referencia indirecta estaramos ante
signos sugestivos y si las caractersticas fuesen secundarias, no
habra una identificacin por parte del consumidor entre la
denominacin y las propiedades del producto.
Las marcas descriptivas no son protegibles porque consisten en
informacin que los competidores necesitan para vender los productos
o servicios. En este sentido, se dice que las marcas descriptivas
son incapaces de identificar el origen de bienes o servicios porque
la marca podra figurar en los bienes o servicios de otros con la
finalidad de describir los bienes o un atributo de los bienes o
servicios.
9. Prohibiciones de registroDependiendo de si el anlisis se
realiza de manera aislada o en funcin a otras marcas ya
registradas, tenemos dos tipos de prohibiciones: lasabsolutas y las
relativas.
Bercovitz las explica de la siguiente manera:Para que un signo
pueda ser protegido como marca, esto es, atribuir a su titular el
derecho exclusivo a su utilizacin, es preciso que rena ciertos
requisitos. Esos requisitos son de distinta naturaleza. Unos son
requisitos absolutos, que debe reunir el signo en s mismo
considerado, sin compararlo con otros signos ya protegidos, cuya
titularidad corresponda a otras personas. Otros requisitos son
relativos, puesto que su concurrencia se establece relacionando y
comparando el signo que se pretende proteger con los signos ya
protegidos a favor de otras personas.
El autor contina sealando que la razn de ser de ambas
prohibiciones radica en las exigencias del inters pblico, en el
caso de los requisitos o prohibiciones absolutos, y en la proteccin
de intereses particulares cuando se trata de prohibiciones
relativas.Por un lado, los intereses particulares seran propios de
los titulares de marcas idnticas o semejantes a las que un tercero
pretendiera registrar. En el otro extremo, se encontraran los
intereses de los distintos competidores y de los consumidores en el
mercado.
10. Requisitos para registrar una marca10.1. DistintividadQue se
trate de un signo distintivo. No puede existir un signo que no
guarde este principio as.Ej. No ser distintivo el signo PEXI (para
colas) ya que puede ser objeto de confusin con PEPSI. Lo que busca
este principio es el evitar que el consumidor se confunda, respecto
del producto que est solicitando.Radica en su capacidad de
distinguir en el mercado los productos o servicios que pretende
identificar; doble enfoque:a) Suficiente aptitud diferenciadora (no
ser genrica o de uso comn)b) No debe afectar derechos de terceros*
Distinguir en los mercados los productos o servicios que pretende
identificar, con el propsito que el signo sea un verdadero
indicador de la naturaleza del producto o servicio.
10.2. Representacin GrficaCapacidad que tiene el signo de ser
reducido a un papel. Esto es escribirlo o dibujarlo. Bsicamente,
para efectos de archivo en el Registro Pblico.Ej. As, como
escribimos la marca MICROSOFT o dibujamos el arco de Mac donalds o
el gancho de NIKE, podemos decir que estamos representando
grficamente a la marca.Implica que cualquier signo que tenga este
atributo, puede ser considerado como marca, siempre y cuando cumpla
la distintividad. Para algunos tratadistas, muy modernos, el sonido
del len de la MGM puede ser representado escribiendo sobre un
papelRUAAAAUUUUU 10.3. Perceptible para los sentidos Un signo
distintivo puede ser percibido por uno cualquiera de los sentidos.
As, es registrable como marca no slo lo que vemos (una etiqueta de
un cartn de leche) sino tambin, un sonido, un olor o un sabor.Ya en
USA se ha registrado el sonido del motor de la moto Harley
Davidson, el rugido del len de la MGM y en el Ecuador la cancin
caracterstica de la marca Deja.
11. Beneficios de registrar una marcaCon el registro de una
marca se obtiene: Un derecho de exclusividad. Incorpora un activo a
su empresa o negocio: bien intangible susceptible de valoracin
econmica en el mercado. Garantiza la distincin de sus productos y
servicios diferencindolos de sus competidores. La posibilidad de
poder accionar contra quienes utilicen su marca o una similar
induciendo a error o confusin al pblico consumidor.12. Diferencia
entre nombre comercial y una marcaEl Nombre Comercial es el signo
distintivo que identifica a su empresa, establecimiento comercial o
negocio. Mientras que la marca es el signo que sirve para
identificar en el mercado los productos o servicios.
Ejemplos: A) MARREROJX es el nombre comercial de una compaa que
se dedica a la fabricacin de prendas de vestir y MARIPOXAS es la
marca con la que distinguen la lencera que fabrican.B) BRETINO
ROJAS & ASOCIADOS es el nombre comercial de una compaa que se
dedica a la venta de bienes races. Ellos han desarrollado un
servicio va Web Side que permite atender los pedidos y
requerimientos de sus clientes y lo distinguen bajo la marca
BRETONLINE. 13. Por qu no se puede registrar un signo genrico como
una marca? Unas de las condiciones indispensables para que un signo
se constituya en una marca es que goce de distintividad y pueda
diferenciarse de los otros signos que convergen en el mercado. La
prohibicin que establece el marco legal vigente se fundamenta en
que un signo que constituya exclusivamente en un genrico no podra
otorgarse en exclusiva por que constituye la designacin e
identificacin necesaria del producto o servicio en el mercado y
esto generara problemas en el trfico comercial.Es por ello, por
ejemplo que si una empresa desea registrar la marca CAMISA para
vender camisas estas se deniega por ser una denominacin genrica del
producto que se desea identificar. En todo caso es bueno destacar
que un signo genrico puede ser registrado si est dotado de
elementos adicionales sean denominativos o figurativos que le
otorguen distintividad.14. Por qu no se puede registrar un signo
descriptivo como una marca?El requisito de distintivita de una
marca es fundamental para reconocerla como tal. Es importante
destacar que en el caso de los signos descriptivos estamos ante la
presencia de signos que proporcionan informacin sobre las
caractersticas, cualidades o describen el producto o servicio en s
mismo, por lo que no se podra reconocer un derecho de exclusividad
sobre estos.
15. Clasificacin de NizaEs la clasificacin internacional de
productos y servicios que se utiliza para el registro de las marcas
de productos o servicios.
16. Se puede utilizar una marca sin registrarla?S, pero no tiene
proteccin legal y corre el riesgo de que otra persona la utilice y
la registre con las consecuentes perdidas econmicas que puede
generarle esta situacin.
17. Despus de la publicacin, En que tiempo otorgan el
certificado de una marca?Realizada la publicacin se debe esperar 45
das para que cualquier tercero que se sienta afectado presente una
oposicin, cumplido dicho plazo sin que medie oposicin la Direccin
de Signos Distintivos podr trabajar el certificado definitivo.
18. Registro de marcas denominativasEste registro protege
palabras, denominaciones de fantasas, nombres, letras, nmeros,
seudnimos, entre otros.
19. Registro de marcas figurativasEste registro protege diseos,
retratos, escudos, estampados, vietas, orlas, lneas y bandas,
etc.
20. Registro de marcas mixtasEste registro protege combinaciones
de los dos conceptos anteriores; es decir, la combinacin de
figuras, diseos y denominaciones, tales como etiquetas.
21. Registro de marcas tridimensionalesEste registro protege las
formas en sus tres dimensiones (alto, ancho y profundidad). Aplica
tanto al producto mismo, como a los embalajes, los estuches, entre
otros.
CAPTULO II ANLISIS LEGISLATIVO1. Convenio de Pars El Convenio de
Pars para la Proteccin de la Propiedad Industrial fue aprobado el
20 de marzo de 1883, revisado por ltima vez en Estocolmo en 1967 y
entr en vigor en el Per el 11 de abril de 1995. En la actualidad
cuenta con 173 partes contratantes. El convenio est compuesto adems
por 30 artculos, los cuales a criterio de Bodenhausen, se pueden
clasificar en cuatro grupos:A.-Disposiciones de derecho
internacional pblico: regulan los derechos y obligaciones de los
Estados miembros, establecen los rganos de la Unin, comprenden
disposiciones de carcter administrativo.B.-Disposiciones que exigen
o permiten a los Estados miembros legislar C.-Legislacin sustantiva
en cuanto a los derechos y obligaciones de las partes privadas,
pero nicamente en la medida en que lo exija la ley interna de los
Estados miembros que se haya de aplicar a esas partes. D.-Normas de
derecho sustantivo relativas a los derechos y obligaciones de las
partes privadas cuyo contenido puede regir directamente la situacin
en cuestin (art. 1 sobre la definicin de propiedad industrial, art.
4 sobre el derecho de prioridad, art. 4bis sobre la independencia
de las patentes, entre otros).Es importante sealar que los arts. 1
al 12 y el art. 19 del presente convenio son aplicables no slo a
las partes contratantes sino tambin a los estados miembros de la
Organizacin Mundial de Comercio, esto en virtud del apartado 1 del
art. 2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio. A continuacin,
revisaremos algunos de los artculos ms importantes del mencionado
convenio.Mediante el art. 1 se constituye la Unin de Pars la cual
es una entidad jurdica de derecho internacional conformada por los
Estados contratantes. La misma cuenta, a su vez, con tres rganos
para su funcionamiento: la Asamblea, el Comit Ejecutivo y la
Oficina Internacional.El art. 2 contempla el principio del trato
nacional, cada pas miembro de la Unin debe aplicar a los
extranjeros la misma normativa que a sus nacionales, no siendo
posible realizar discriminacin alguna, por lo que el pas en cuestin
no podr exigir reciprocidad de trato. De acuerdo a Bertone y
Cabanellas, esto implica que el titular de un derecho de propiedad
industrial que provenga de un pas en el cual dicho derecho se
encuentra restringido no podr ser tratado de manera limitada por
parte del resto de estados, encontrndose los mismos en la obligacin
de aplicar su propia legislacin, a pesar de que la misma le resulte
ms favorable, ello teniendo en consideracin, el principio de trato
nacional.El art. 4 regula el derecho de prioridad. A travs de este
derecho, el solicitante de uno de los pases miembros puede invocar
la fecha de una solicitud anterior, considerndose que la segunda
solicitud ha sido presentada el mismo da que la primera. Para poder
invocar este derecho, el solicitante tiene un plazo de 12 meses en
el caso de patentes de invencin y modelos de utilidad y de 6 meses
para los diseos industriales y para las marcas, lo que se busca es
otorgar proteccin a la peticin y se logre el uno de los fines del
derecho marcario, como es dar proteccin a un distintivo.Este
derecho presenta una serie de ventajas. Siguiendo lo sealado por
Rubio, gracias al derecho de prioridad no hace falta que se
presenten todas las solicitudes en los distintos pases
simultneamente, lo cual le permite al solicitante tener ms tiempo
para recabar la documentacin necesaria y as cumplir con los
requisitos que le exige la norma. Adicionalmente, el derecho de
prioridad se mantiene aun cuando la primera solicitud haya dejado
de existir. Finalmente, ningn acto cumplido durante el plazo de la
prioridad afectar los derechos que son objeto de la segunda
solicitud.El art. 6 y sus siguientes revisiones contienen
disposiciones que ameritan ser evaluadas. En primer lugar, el mismo
art. 6 contiene el principio de la independencia de los registros.
De acuerdo a esta norma, el registro realizado en un pas de la Unin
no se ver afectado por lo que le pudiese suceder al registro
otorgado en su pas de origen y en virtud al cual se realiz aquel,
as como por lo que le pudiese acontecer a los registros realizados
en otros estados miembros.Por otro lado, el art. 6 contiene la
clusula tal cual es o telle quelle. En funcin a ella, toda marca
que haya sido regularmente registrada en su pas de origen deber ser
admitida en los dems estados contratantes, salvo que incurra en
alguna de las tres prohibiciones establecidas en el apartado
siguiente. De acuerdo a Fernndez Novoa, hay dos maneras de
solicitar en otro pas una marca ya registrada, por ejemplo el signo
distintivo de Mc Donalds, puede existir en varios pases dichos
locales, pero deben cumplir ciertas exigencias ya que lo que se
trata es de un contrato de know how, ms no se patentiza esa marca
como tal en el pas en el cual se encuentra dicho local, de all que
se debe tener en cuenta : Antes al contrario, a la hora de
solicitar en otro pas de la Unin una marca paralela a la registrada
en el pas de origen, un ciudadano unionista puede elegir bien la va
de la solicitud directa de la marca o bien la va de solicitar el
registro de la marca tal y como la misma est registrada en el pas
de origen.
La diferencia entre ambas alternativas, radica en que en la
solicitud directa esta se rige exclusivamente por las normas
nacionales del pas donde se solicita mientras que con la proteccin
telle quelle el signo slo podr ser denegado si incurre en alguna de
las causales previstas en el propio convenio, las cuales se
enuncian a continuacin:Artculo 6quinquies B.Las marcas de fbrica o
de comercio reguladas por el presente artculo no podrn ser
rehusadas para su registro ni invalidadas ms que en los casos
siguientes:1. cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos
por terceros en el pas donde la proteccin se reclama;2. cuando estn
desprovistas de todo carcter distintivo, o formadas exclusivamente
por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para
designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor,
el lugar de origen de los productos o la poca de produccin, o que
hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las
costumbres leales y constantes del comercio del pas donde la
proteccin se reclama;3. Cuando sean contrarias a la moral o al
orden pblico y, en particular, cuando sean capaces de engaar al
pblico. Se entiende que una marca no podr ser considerada contraria
al orden pblico por el solo hecho de que no est conforme con
cualquier disposicin de la legislacin sobre marcas, salvo en el
caso de que esta disposicin misma se refiera al orden pblico.
Como podemos apreciar, el numeral 1 hace referencia a los signos
que ya se encuentran protegidos en el pas donde se pretende el
registro y con las cuales el nuevo signo pudiese incurrir en
confusin, asociacin, aprovechamiento indebido de la reputacin ajena
o dilucin. Tambin comprendera otros derechos de la propiedad
industrial (por ejemplo, el derecho de autor).El numeral 2 hace
mencin a cuatro casos de ausencia de distintividad del signo:1.
Cuando estn desprovistos de todo carcter distintivo, se debe tener
en cuenta que uno de los requisitos es la distintividad y que no
conlleve a confusin, ej. Mc Donald s que es lo original y Mc Dowell
que sera objeto de no permitir que la gente distinga como debe ser
el producto.2. Cuando el signo designe la especie. Volvemos al
ejemplo sealado, pues el signo Mc de por s solo genera o da idea
que se trata de la franquicia Mc Donald s.3. Cuando el signo
designe la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de
origen de los productos o la poca de produccin.4. Cuando hayan
llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres
leales y constantes del comercio del pas donde la proteccin se
reclama.Sobre los signos que han llegado a ser usuales, Di
Guglielmo afirma lo siguiente:
() siempre he sostenido que una denominacin deja de ser
distintiva no slo cuando es la genrica del producto que distingue,
sino cuando, a pesar de los cambios que se le introducen, evoca esa
designacin, alguno de sus componentes o cualquier caracterstica del
producto o las trasformaciones fsicas o qumicas que stos hayan
sufrido en virtud de determinado procedimiento de fabricacin. Es lo
que ahora establece la Convencin. Slo cuando la imaginacin o la
fantasa no estn ausentes la marca es vlida.Lo que se busca es que
el consumidor pueda distinguir el producto que busca, y que ello
adems le permita distinguir su naturaleza, que la representacin
visual, sea realmente el producto que se busca.Entendemos que para
el autor una marca se convierte en usual no slo cuando deviene en
genrica, es decir, cuando designa directamente al producto, sino
tambin cuando lo describe, ya sea refirindose a alguno de los
elementos que lo integran o a alguna otra caracterstica del mismo.
A pesar de que Di Guglielmo emplea el trmino evoca, entendemos que
quiso hacer referencia a una descripcin del producto y no a una
evocacin o sugerencia pues en ambos casos s habra distintividad:
tanto al evocar como al sugerir se hace uso de la imaginacin.Sobre
estos mismos signos, Bodenhausen considera:
Se puede rehusar o invalidar tambin el registro si la marca de
fbrica o de comercio de que se trate est constituida por un nombre
genrico, o sea una designacin corriente de los productos de que se
trate en el pas en el que se reclama la proteccin. Eso ha de ser
determinado de conformidad con los criterios de buena fe y las
prcticas establecidas en el comercio de ese pas.
En conclusin, una vez presentado el signo para su
correspondiente registro en el segundo pas, es necesario analizar
por segunda vez si el mismo cuenta con la distintividad necesaria,
pudiendo incurrir en alguna de las causales sealadas dependiendo de
cmo es interpretado el signo en dicho pas.En cuanto a nuestra
apreciacin sobre el numeral 2, consideramos que la frase:para
designar la especie hace referencia a la prohibicin de registrar
signos genricos dado que, como vimos en su momento, los mismos
nombran la especie o el gnero al que pertenecen los productos o
servicios que les son asignados, de ah el recurrente ejemplo de la
prctica administrativa nacional (que cita a Manuel Pachn y Zoraida
Snchez vila) segn la cual se considera tan irregistrable la palabra
silla para distinguir sillas como la palabra mueble para distinguir
sillas.El numeral 3 contempla los casos en que el signo solicitado
sea contrario a la moral, el orden pblico, o pudiese provocar engao
entre las personas. Esta disposicin implicara una ventaja de los
nacionales frente a los extranjeros. Siguiendo lo sealado por
Bertone y Cabanellas, () la ventaja de los titulares de marcas
registradas en el exterior es que podrn registrarlas tal cual, en
tanto no infrinjan disposiciones que no sean de orden pblico,
mientras que los depositantes nacionales debern cumplir tanto con
las disposiciones de orden pblico como con las que no lo
son.Finalmente, concluyendo con la revisin de esta norma y del
Convenio de Paris, cabe sealarse que la clusula tal cual es implica
una excepcin al mencionado principio de independencia de los
registros pues impone a los estados la obligacin de registrar un
signo anteriormente registrado, salvo que incurra en alguna de las
prohibiciones ya vistas. Adicionalmente, Rubio considera que la
exigencia tiene un carcter formal lo cual explica de la siguiente
manera:Debe sealarse que esta regla slo se aplica al aspecto formal
del signo que constituye la marca. Este artculo no afecta a las
cuestiones relativas a la naturaleza o funcin de las marcas. As,
los pases miembros no estn obligados a registrar ni a dar proteccin
a un objeto que no quepa dentro del concepto de marca conforme a la
ley del pas respectivo.
En conclusin, un signo que de acuerdo a la normativa nacional no
pueda acceder a registro por condiciones inherentes al mismo o en
relacin con otros derechos de propiedad industrial podr ser
vlidamente denegado.2. CONVENCION DE WASHINGTON:La Convencin
General Interamericana de Proteccin Marcaria y Comercial fue
firmada en Washington, y por el Per el 20 de febrero de 1929
entrando en vigencia para nuestro pas en 1937. Ello con la
finalidad de hacer compatibles los distintos sistemas jurdicos en
materia de proteccin marcaria y comercial as como la represin de la
competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen
geogrfico que rigen en varias de las repblicas americanas.Entre los
artculos ms importantes en materia de proteccin marcaria debemos
mencionar los siguientes: el art. 1 sobre el principio de igualdad
de nacionales y extranjeros ante la proteccin marcaria y comercial,
el art. 3 sobre los requisitos y las prohibiciones de registro, el
art. 7 sobre la accin de oposicin, el art. 8 sobre la accin de
nulidad y el art. 9 sobre la accin de cancelacin.Comenzando por las
acciones reguladas en la convencin, el art. 7 contempla los
requisitos para iniciar una accin de oposicin que, a criterio de
Carmen Arana, son los siguientesPrimer requisito: Que la marca est
registrada en uno de los pases miembros;Segundo requisito: Que haya
confusin o riesgo de confusin entre la marca registrada y la
solicitada;Tercer requisito: Probar que la persona que pretende
registrar la marca tena conocimiento de la existencia de la marca
registrada; yCuarto requisito: Probar el uso de la marca registrada
y que sta contina usndose.En cuanto al segundo y tercer requisito,
continuando con la autora en mencin, si la marca es de fantasa y el
tercero es un comerciante habitual en el sector, se considera que
ha conocido la marca. Cuando la marca no es de fantasa o no es
idntica, se puede probar que el solicitante tena conocimiento de su
existencia a travs de su relacin comercial, por ejemplo, cuando el
solicitante era un distribuidor del titular de la marca. Esto
debido a que resulta difcil aceptar que dos personas en dos lugares
remotos pudiesen imaginar un mismo signo con caractersticas de
fantasa que no tuviesen un correlato en la realidad, ms an en el
caso de las denominaciones acompaadas por una figura
peculiar.Continuando con nuestro anlisis, podemos apreciar que el
art. 8 regula la accin de nulidad de la marca, a pesar de mencionar
simultneamente la posibilidad de cancelacin o anulacin del
registro. En este caso, son dos los requisitos que exige la norma
para que proceda la nulidad del registro: que el accionante gozara
de proteccin legal en alguno de los pases miembros de la Convencin
con anterioridad al registro que trata de anular y que se logre
acreditar que el titular de la marca infractora tena conocimiento
del registro o del uso de la marca del accionante o que el titular
de esta ltima haya comercializado en el pas donde se est
solicitando la nulidad. La ltima parte de este artculo responde al
principio de buena fe dado que el titular de la marca infractora
estara empleando los conocimientos que ha adquirido en el mercado
(posiblemente en una relacin comercial mantenida previamente con el
accionante) para obtener una ventaja de manera desleal,
aprovechndose del trabajo y de la inversin realizadas por un
tercero.Seguidamente tenemos el art. 9 que regula la accin de
cancelacin de la marca. En este caso, se exige que el accionante,
previamente a la presentacin de esta medida, haya solicitado y se
le haya denegado el registro de su signo por existir otra marca ya
registrada en el pas en donde se encuentra, siempre y cuando logre
probar que el titular de la marca infractora la ha abandonado. La
Convencin concede a los pases la posibilidad de regular los plazos
de abandono en cuyo defecto operan los lmites de uno y dos aos (ms
un da, en ambos casos) dependiendo de si la marca se us o nunca fue
usada, respectivamente. En el caso peruano, la Decisin 486
contempla en su art. 165 un plazo de tres aos consecutivos de no
uso precedentes a la fecha en que se inicie la accin.Finalmente, el
art. 3 regula los casos en los cuales un signo podr ser denegado o,
habiendo sido ya otorgado, proceder la anulacin de su registro
(nuevamente se hace mencin, de manera imprecisa, a la cancelacin
del mismo). Es as que el artculo en mencin establece lo
siguiente
Artculo 3o.- Toda marca debidamente registrada o legalmente
protegida en uno de los Estados Contratantes, ser admitida a
registro o depsito y protegida legalmente en los dems Estados
Contratantes, previo al cumplimiento de los requisitos formales
establecidos por la ley nacional de dichos Estados.Podr denegarse o
cancelarse el registro de depsito de marcas:1.- Cuyos elementos
distintivos violen los derechos previamente adquiridos por otra
persona en el pas donde se solicita el registro o depsito.2.- Que
estn desprovistas de todo carcter distintivo o consistan
exclusivamente en palabras, signos o indicaciones que sirven en el
comercio para designar la clase, especie, calidad, cantidad,
destino, valor, lugar de origen de los productos, poca de
produccin, o que son o hayan pasado a ser genricas o usuales en el
lenguaje corriente o en la costumbre comercial del Pas al tiempo en
que se solicite el registro o depsito, cuando el propietario de las
marcas las reivindique o pretenda reivindicarlas como elementos
distintivos de la misma.Para determinar el carcter distintivo de
una marca, debern tomarse en consideracin todas las circunstancias
existentes, en especial la duracin del uso de la marca y si dicha
marca ha adquirido de hecho en el Pas en que se solicite el
depsito, registro o proteccin, una significacin distintiva de la
mercanca del solicitante.3.- Que ofendan a la moral pblica o sean
contrarias al orden pblico.4.- Que ridiculicen o tiendan a
ridiculizar personas, instituciones, creencias o smbolos nacionales
o de asociaciones de inters pblico.5.- Que contengan
representaciones de tipos raciales o paisajes tpicos o
caractersticos de cualquiera de los Estados Contratantes distinto
al de origen de la marca.6.- Que tengan entre sus elementos
distintivos principales, frases, nombres o lemas que constituyan el
nombre comercial o la parte esencial o caracterstica del mismo,
perteneciente a alguna persona dedicada a la fabricacin, comercio o
produccin de artculos o mercancas de la misma clase a que se
destine la marca, en cualquiera de los dems pases contratantes.
3. ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD
INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO - ADPICEn el marco de la
creacin de la Organizacin Mundial de Comercio (en adelante, OMC) el
acuerdo por el que se establece el mismo (Acuerdo sobre la OMC)
contena, a su vez, otro convenio: el Acuerdo sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(A-ADPIC). Esto fue producto de las negociaciones realizadas en la
Ronda de Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT).Sobre las normas contenidas en el A-ADPIC,
siguiendo la clasificacin planteada por Bertone y Cabanellas,
tenemos que las mismas pueden ser dispuestas en dos grupos: Normas
y principios generales y Normas y principios especficamente
aplicables a las marcas.Dentro del primer grupo cabe destacar, en
primer lugar, el art. 1 inc. 1 segn el cual los miembros podrn
prever en su legislacin una proteccin ms amplia que la exigida por
el mencionado acuerdo. Esto es conocido en la doctrina como una
proteccin de mnimis o nivel piso lo cual, a criterio de Gmez
Segade, () no obliga a rebajar el nivel de proteccin, si ste haba
alcanzado cotas ms elevadas en un par. Por el contrario, el acuerdo
establece un nivel mnimo de proteccin por encima del cual los pases
estn en libertad de otorgar mayores derechos.En segundo lugar, como
mencionramos lneas arriba, el art. 2 inc. 1 obliga a los miembros a
cumplir con los arts. 1 al 12 y con el art. 19 del Convenio de
Pars. Por su parte, Ana Mara Pacn comenta que el inc. 2 del art. 2
(conocido tambin como el Principio-Pars-Ms) establece que las
obligaciones asumidas por una parte en virtud del Convenio de Pars
permanecen vigentes y no deben entenderse derogadas por el
A-ADPIC.En tercer lugar, el acuerdo contiene dos principios
importantes: el Principio de Tratamiento Nacional y el Principio de
Trato de la Nacin Ms Favorecida. Con respecto al primero de ellos,
Pacn define de la siguiente manera.Conforme al primero, cada Estado
miembro conceder a los nacionales de los dems Estados miembros un
trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios
nacionales en relacin con la proteccin de la propiedad intelectual.
Este principio coincide con el principio de tratamiento nacional
establecido en las existentes convenciones internacionales.En
cuanto al segundo principio, Rubio seala:
Este principio prev que toda ventaja, favor, privilegio o
inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro
pas (sea o no Miembro) se otorgar inmediatamente y sin condiciones
a los nacionales de todos los dems Miembros con algunas excepciones
especificadas (Artculo 4).
En cuarto y ltimo lugar, resulta interesante analizar el art. 6
el cual contiene el tema del agotamiento del derecho, debido a las
discusiones que el mismo ha suscitado. En efecto, a diferencia de
lo que ocurre con los principios arriba sealados, los autores del
A-ADPIC se han abstenido de regular esta materia. Pero para
entender mejor en qu consiste la presente problemtica, cabe
recurrir a una breve definicin. Pacn entiende que el agotamiento
del derecho se da en el siguiente caso: () con la fabricacin y
primera introduccin en el mercado del producto con marca, el
titular de la marca hace uso de su derecho, quedando la marca
agotada, de modo que los productos con marca pueden ser objeto
ulteriormente de sucesivos actos de comercialiin.Adicionalmente,
tenemos que el agotamiento puede ser nacional o internacional,
dependiendo de si la puesta en comercio se ha realizado o no en
territorio nacional. En ambos casos, a criterio de Gmez Segade, se
presentan desventajas pues, por un lado, el agotamiento nacional
perjudica a los consumidores al prohibir las importaciones
paralelas que ofrecen los productos ms baratos y, por otro lado, el
agotamiento internacional no termina de satisfacer al titular de
los derechos el cual desea obtener el mximo beneficio.Como se puede
apreciar, el agotamiento internacional de los derechos resulta ms
beneficioso para los pases en vas de desarrollo pues no slo permite
el acceso a productos ms baratos sino que adems brinda una mayor
oferta de bienes y servicios. Pero dado que el legislador dej un
vaco en esta materia, depender de cada pas la regulacin que se de a
la misma.En el segundo grupo, es decir, el de las Normas y
principios especficamente aplicables a las marcas tenemos, en
primer lugar, el art. 15 el cual regula en su primer inciso los
signos susceptibles de constituir una marca de la siguiente
manera:Artculo 15Materia objeto de proteccin1. Podr constituir una
marca de fbrica o de comercio cualquier signo o combinacin de
signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una
empresa de los de otras empresas. Tales signos podrn registrarse
como marcas de fbrica o de comercio, en particular las palabras,
incluidos los nombres de persona, las letras, los nmeros, los
elementos figurativos y las combinaciones de colores, as como
cualquier combinacin de estos signos. Cuando los signos no sean
intrnsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios
pertinentes, los Miembros podrn supeditar la posibilidad de
registro de los mismos al carcter distintivo que hayan adquirido
mediante su uso. Los Miembros podrn exigir como condicin para el
registro que los signos sean perceptibles visualmente.El mencionado
numeral comienza sealando como requisito del signo la capacidad de
distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras
empresas. A continuacin enumera, a ttulos ejemplificativo, los
tipos de signos que son registrables (denominativos, figurativos,
mixtos). Luego este primer inciso recoge la figura del secondary
meaning. Finalmente, se indica como requisito opcional que los
signos sean perceptibles visualmente, quedando los pases miembros
en libertad de exigir o no dicha condicin.Un tema adicional que se
dej a los miembros, a criterio de Botana Agra94, fue el de los
tipos de marca segn quien sea su titular, es decir, el de la marca
individual, colectiva o de certificacin, habindose sealado
nicamente el requisito de la capacidad distintiva.En segundo lugar,
el inciso 2 del art. 15 autoriza expresamente a los pases miembros
a establecer prohibiciones distintas a las contempladas en el
inciso 1 siempre que no se vulnere lo dispuesto en el Convenio de
Pars. En realidad, el inciso 1 se limita a sealar los requisitos
que debe cumplir un signo para su registro y no los casos en los
cuales no proceder el mismo, como en cambio s lo hace el Convenio
de Pars.En tercer lugar, en relacin con el art. 15, tenemos el art.
17 el cual autoriza a los miembros a establecer excepciones
limitadas de los derechos conferidos por una marca a su titular. El
ejemplo que plantea el legislador es el del uso leal de trminos
descriptivos. Con esto entendemos el empleo de un signo por un
tercero distinto a su titular, pero no a ttulo de marca sino con la
finalidad de brindar informacin sobre su propio producto o
servicio. No obstante, consideramos que la presente redaccin
resulta confusa dado que un signo descriptivo no sera susceptible
de registro, por lo que interpretamos que la norma se refiere en
realidad a los signos sugestivos o evocativos mas no a los
meramente descriptivos.Como ltimo punto a tratar, hay dos temas
sobre el Acuerdo ADPIC, visto esta vez en su integridad, que vale
la pena mencionar. El primero de ellos hace referencia a la
aplicabilidad del mismo. Dado que el art. 1 inc. 3 establece que
cada miembro aplicar el acuerdo a los nacionales de los dems pases
miembros, parecera que el mismo no podra beneficiar a los
nacionales del propio pas. En esta lnea se encuentra Iglesias el
cual sostiene que en aquellos casos en los cuales el pas miembro no
haya transpuesto normas del acuerdo que sean claras y auto
ejecutivas, los nacionales del pas no podrn ampararse en el
acuerdo.De opinin contraria es Fernndez Novoa el cual recurre al
apartado 3 del art. 3 de la Ley espaola de Marcas de 2001 para
afirmar que los nacionales espaoles pueden invocar tanto las
disposiciones del Convenio de Pars como de cualquier otro tratado
internacional ratificado por Espaa entre los que se ubica el
A-ADPIC.En conclusin, salvo que haya una disposicin expresa como es
el caso en la legislacin espaola, los nacionales de un pas miembro
no podrn acudir en su pas al acuerdo.El segundo y ltimo tema a
tratar es el de la aplicacin directa del acuerdo, es decir, el de
si son o no necesarias normas nacionales de desarrollo para la
puesta en prctica del A-ADPIC. Sobre este tema, Iglesias es de la
siguiente opinin:() no puede efectuarse una afirmacin taxativa
sobre la directa aplicabilidad del Acuerdo, sino que deber
ponderarse, en primer trmino, si el Miembro admite la posibilidad
de invocacin directa ante sus rganos y Tribunales de disposiciones
contenidas en un Tratado internacional. Y si as sucede, habr que
examinar, despus, aisladamente, cada norma del Acuerdo, excluyendo
la directa aplicabilidad de aquellas normas del mismo que sean
indeterminadas.Por consiguiente, de acuerdo con este autor, la
aplicabilidad del acuerdo depender tanto de las caractersticas del
pas miembro como de la naturaleza de la norma que se pretende
aplicar.4. ACUERDO DE PROMOCION COMERCIAL PERU EE.UU.El Acuerdo de
Promocin Comercial Per EE.UU. (en adelante, APCPE) fue promulgado
en Estados Unidos el 17 de diciembre del 2007 y entr en vigencia en
el Per en enero del 2009. Con motivo de dicho acuerdo, el Congreso
del Per deleg (en diciembre del 2007) facultades al Poder Ejecutivo
para que dictara normas con rango de ley para su implementacin
(disposicin que fue cumplida por el Per a fines de junio del
2008).Dentro de este proceso de implementacin se emiti (en agosto
del 2008) la Decisin 689 la cual les permite a los pases de la
Comunidad Andina de Naciones realizar cambios en su legislacin
interna con respecto a ciertos artculos de la Decisin 486. Esto con
la finalidad de concordar la legislacin nacional con las normas del
Captulo XVI del APCPE sobre Propiedad Industrial.Asimismo, en junio
del 2008 se public el Decreto Legislativo 1075 (el cual ya se
encuentra en vigencia) que en su momento derog al Decreto
Legislativo 823. Dicha norma se caracteriza por contener ms normas
de procedimiento que regulaciones sustantivas. Un ejemplo de dichas
normas procedimentales, a propsito del tema de la presente
investigacin, es el art. 50 sobre la solicitud de registro de una
marca.En efecto, a diferencia del Decreto Legislativo 823 que en
sus arts. 128 y 129 aborda el tema de la distintividad, el Decreto
Legislativo 1075 se limita a enunciar en el mencionado art. 50 el
requisito de la representacin grfica, conforme se puede apreciar a
continuacin:Artculo 50.- Solicitud de registro de una marcaLa
solicitud de registro de una marca deber presentarse ante la
Direccin competente. Podr incluir productos y servicios
comprendidos en una o varias clases de la clasificacin, y deber
comprender los siguientes elementos:a) Petitoriob) La reproduccin
de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafa,
forma o color, o de una marca figurativa, mixta con o sin color; o
una representacin grfica de la marca cuando se trate de una marca
tridimensional o una marca no perceptible por el sentido de la
vista ()Pero volviendo al tema del captulo XVI del APCPE, una
primera precisin que podemos realizar, siguiendo lo sealado por
Carmen Arana, es que tanto el contenido como la estructura de dicho
captulo recogen gran parte de la estructura y el contenido del
A-ADPIC (como por ejemplo, en materia de Marcas e Indicaciones
Geogrficas).
Artculo 16.2: Marcas ()3. En vista de las obligaciones
establecidas en el Artculo 20 del Acuerdo de los ADPIC, cada Parte
garantizar que las disposiciones que obliguen al uso del trmino
consuetudinario en el lenguaje comn, como el nombre comn para una
mercanca o servicio (nombre comn) incluyendo entre otros,
requerimientos relativos al tamao, ubicacin o estilo de uso de la
marca en relacin con el nombre comn, no menoscabe el uso o
efectividad de las marcas utilizadas en relacin con dicha mercanca
o servicio.Concordando el presente numeral con lo sealado en el
art. 20 del A-ADPIC, tenemos que la norma no se refiere con nombre
comn a lo que en el presente trabajo entendemos como designaciones
comunes o trminos usuales sino ms bien a la forma en que en la
prctica comercial se viene a emplear a la marca.Finalmente, resulta
interesante destacar que, al igual que en el art. 17 del A-ADPIC,
el numeral 5 del art. 16.2 del APCPE nos habla del uso justo de
trminos descriptivosArtculo 16.2: Marcas ()5. Cada Parte podr
establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una
marca, tales como el uso justo de trminos descriptivos, siempre y
cuando dichas excepciones tomen en cuenta el inters legtimo del
titular de la marca y de terceros.
Toda vez que no encontramos una diferencia sustancial entre los
conceptos de uso leal (como lo denomina el A-ADPIC) y uso justo (de
acuerdo al APCPE) de trminos descriptivos, nos remitimos a lo ya
analizado lneas arriba a propsito del Acuerdo ADPIC.5. LA DECISION
486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONESComo hasta este punto se habr
podido apreciar, tanto el art. 134 como el art.135 de la Decisin
486 son las regulaciones fundamentales de la norma andina para los
propsitos de la presente investigacin. Dado que dichos artculos han
sido abordados con anterioridad, en esta parte slo cabra realizar
una breve precisin sobre el art. 135 (para efectos del art. 134,
nos remitimos al captulo I,2 el cual desarrolla el tema de las
Caractersticas de la Marca).Si analizamos el inciso b) del art. 135
en relacin al resto de numerales de dicho artculo, se nos presenta
una interrogante y esta gira en torno a la interpretacin que se le
debe dar a la existencia de dicho numeral. En otras palabras,
nuestro cuestionamiento se centra en la pertinencia o no de dicho
numeral. En efecto, si como bien entiende la doctrina la intencin
del legislador en este artculo fue regular una serie de
prohibiciones absolutas de registro (a pesar de que ciertos
numerales parecieran inclinarse mas bien a prohibiciones relativas
de registro a manera de ejemplo, el inciso j)101 que hace mencin al
riesgo de confusin) surge la duda de cul sera la utilidad de
contener una prohibicin tan amplia.Como se ver en el siguiente
captulo a propsito de la prctica administrativa, dicho numeral ha
sido empleado en reiteradas ocasiones por la Direccin de Signos
Distintivos para fundamentar sus resoluciones denegatorias, prctica
que ha sido corregida por la Sala de Propiedad Intelectual del
Tribunal del INDECOPI, la cual ha procedido a precisar (aunque no
en todos los casos) la prohibicin aplicable. Tanto la efectividad o
no de dichas prcticas administrativas as como otros temas del
ejercicio por parte de nuestra autoridad sern tratados a
continuacin.
CAPTULO III: TENDENCIAS EN LA COMUNIDAD ANDINA, EN ESTADOS
UNIDOS Y EN EL PERU EN CUANTO A LAS DENOMINACIONES GENERICAS,
DESCRIPTIVAS Y USUALES1. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de
la Comunidad AndinaTanto a nivel nacional como extranjero se han
emitido diversos pronunciamientos en torno a las prohibiciones
absolutas de registro que hemos tratado a lo largo del presente
trabajo.A nivel nacional, contamos con las resoluciones emitidas
por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI. A nivel
extranjero, resultan de particular importancia las sentencias
emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de
Naciones.Es por lo expuesto que procederemos a analizar algunos
pronunciamientos del Tribunal Andino sobre el tema de los signos
genricos, descriptivos y usuales.1.1. Proceso 26-IP-2008. Marca
AMERICA TELECOM
El Tribunal de la Comunidad Andina realiza Interpretacin
Prejudicial en el proceso 26-IP-2008 entre Colombia
Telecomunicaciones S.A. E.S.P. vs. la Superintendencia de Industria
y Comercio de la Repblica de Colombia, sobre la marca AMERICA
TELECOMLa discusin se da porque Amrica Mvil S.A. de C.V. solicita
el registro de la marca AMERICA TELECOM y la Superintendencia de
Industria y Comercio otorga el registro, concesin que luego es
objetada por Colombia Telecomunicaciones S.A. de E.S.P. al existir
el registro de la marca TELECOM. El Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, en la Consulta de Interpretacin Prejudicial del
17 de abril del 2008, a solicitud del Consejo de Estado de la
Repblica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccin
Primera, concluye en su numeral segundo lo siguiente:El Juez
Consultante deber tomar en cuenta que un signo que contenga una
denominacin compuesta ser registrable en el caso de que se
encuentre integrado por uno o ms vocablos que lo doten por s mismo
de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos
vocablos tambin le otorguen distintividad suficiente frente a
signos de terceros.A esta conclusin llega el Tribunal Andino con
base a las siguientes consideraciones:En el caso de solicitarse el
registro como marca de un signo denominativo compuesto, como en el
presente, que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusin de dicho
signo con una marca previamente registrada, habr de examinarse
especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que
formen parte de aquel signo y no de esta marca ().A. Comentario En
esta sentencia el Tribunal considera que en el caso particular de
un signo denominativo compuesto se debern analizar los vocablos que
lo conforman para determinar si los mismos, en primer lugar, lo
dotan de la distintividad suficiente y, en segundo lugar, le
permiten diferenciarse frente a signos de terceros. Suscribimos lo
resuelto por el Tribunal en este caso pues consideramos que se
encuentra dentro del concepto de la distintividad que sealamos en
el primer captulo de la presente investigacin, siendo coherente con
las funciones que cumple la marca: la de identificar y la de
diferenciar los productos o servicios en el mercado.2. Anlisis
jurisprudencial en Estados UnidosA continuacin revisaremos algunas
sentencias provenientes de la experiencia norteamericana sobre los
signos genricos y descriptivos, pas en cuyo ordenamiento rige el
Acta de Lanham de 1946 en materia marcaria. La importancia de
dichos pronunciamientos radica en que, al estar regido por el
sistema del common law, las sentencias dan origen a nuevos
criterios para la resolucin de futuros casos.2.1. Caso COCOA BUTTER
FORMULA. Sentencia Nos. 06-4543 & 06-4658.
El presente caso se origina con la demanda interpuesta por E.T.
Browne Drug Co. contra Cococare Products, Inc. en la Corte
Distrital de los Estados Unidos de Norteamrica en el Distrito de
New Jersey por el uso del trmino Cococare Cocoa Butter Formula en
base a su marca Palmers Cocoa Butter Formula inscrita en el
Registro Principal de la Oficina Estadounidense de Patentes y
Marcas (en adelante, OPM). Dicha marca se empleaba para distinguir
productos de cuidado personal y belleza que contenan mantequilla de
cacao (cocoa butter). La Corte Distrital concluy que Cocoa Butter
Formula era un trmino genrico y fall a favor de Cococare por lo que
Browne present recurso de apelacin.La Corte de Apelaciones del
Tercer Circuito de los Estados Unidos de Norteamrica seal que la
Corte Distrital no aplic el test del significado primario (primary
significance test) sino el test establecido en el caso Canfield. En
dicho caso se encontraba en discusin si el fabricante, al haber
creado un nuevo producto, haba creado tambin un nuevo gnero de
productos. El test del significado primario, en cambio, se enfocaba
en el entendimiento del consumidor. La Corte de Apelaciones
consider que la Corte Distrital no debi alejarse del test del
significado primario.Por otro lado, Browne condujo una encuesta que
se adhera en lo general al modelo de la Encuesta Thermos. En ella
se present una cantidad de preguntas con final abierto pidiendo a
las personas identificar o describir la categora del producto en la
cual los productos estaran comprendidos. Se les pregunt a 154
personas qu palabra o palabras usara para identificar o describir
un producto para el cuidado de la piel que contenga cocoa butter? y
si usted necesitara identificar o describir un producto para el
cuidado de la piel que contenga cocoa butter, que palabra o
palabras usara en lugar o en adicin a cocoa butter, en caso usase
alguna?. Ni Cocoa Butter Formula ni ninguna otra forma de la
palabra Formula apareci entre las respuestas.Sobre la referida
encuesta, la Corte de Apelaciones seal que la misma estaba dirigida
a revelar si es que los consumidores usaban la denominacin Cocoa
Butter Formula para describir productos del cuidado de la piel y
lociones con cocoa butter, enfocndose la disputa entre las partes
sobre la genericidad del signo en dicha pregunta. La Corte consider
adems que Browne no hubiese podido develar la interrogante sobre la
genericidad del signo sin el empleo de las palabras cocoa butter.
Sin embargo, la Corte tambin critica la encuesta al sealar que slo
el 30% de las respuestas vlidas emplearon un sustantivo para
identificar el gnero de los productos (por ejemplo, locin, crema)
mientras que la mayora de respuestas o bien contenan un adjetivo
describiendo la clase del producto (por ejemplo, curador,
humectante) o no contenan respuesta alguna.A criterio de la Corte
dichas fallas, sin embargo, no privaban a la encuesta de valor
probatorio, obteniendo como inferencia razonable que la denominacin
Cocoa Butter Formula no describa al gnero de productos en la opinin
de 46 personas quienes describieron la clase del producto. Browne
evidenci adems que los competidores usaban trminos distintos a
Cocoa Butter Formula, evidencia que tenda a probar que el trmino no
era genrico.Finalmente, la Corte de Apelaciones confirm la
sentencia de la Corte Distrital, considerando que Browne no tena un
derecho marcario protegible sobre la denominacin Cocoa Butter
Formula.A. ComentarioSobre la encuesta realizada por Browne, Thomas
McCarthy seala que existen dos modelos de encuestas sobre la
genericidad: la Encuesta Thermos y la Encuesta Tefln.En cuanto a la
primera de ellas, el profesor seala:Dos modelos generales de
encuestas sobre genericidad han evolucionado. El primero se ha
hecho conocido como la Encuesta Thermos debido a que se basa en una
encuestada empleada para probar que Thermos era un nombre genrico.
Una Encuesta Thermos generalmente presenta preguntas que describen
el producto, colocando a los encuestados en una situacin imaginaria
en la que entran en una tienda y se les pregunta cmo pediran el
producto. En este caso en particular, el autor presenta, a manera
de ejemplo, las siguientes preguntas: Se encuentra familiarizado
con el tipo de contenedor que se usa para mantener lquidos, tales
como la sopa, el caf, el t o la limonada, calientes o fros por un
periodo de tiempo? y Qu es lo que pedira es decir, qu le dira al
empleado que desea?.En este sentido, coincidimos con el criterio de
la Corte de Apelaciones en cuanto a que la encuesta realizada por
Browne se realiz de manera correcta, no obstante lo cual dicha
compaa no poda reivindicar el trmino Cocoa Butter Formula ya que el
mismo era genrico con respecto a los productos para el cuidado de
la piel, no pudiendo evitar el empleo del mismo por parte de otros
competidores. Esto toda vez que la denominacin Cocoa Butter Formula
(formula de mantequilla de cocoa) designaba a los productos que
pretenda distinguir, no pudiendo ser empleada sin el trmino
Palmers.3. Resolucin de la Sala de Propiedad Intelectual del
INDECOPI
A continuacin revisaremos un pronunciamiento de la Sala de
Propiedad Intelectual sobre signos genricos, descriptivos y
usuales.3.1. Caso SUNCARE (mixta). Resolucin N
0675-2011/TPI-INDECOPIMediscience S.A.C. (Per) solicita el registro
de la marca SUNCARE en la combinacin de colores rojo y anaranjado,
acompaada al lado izquierdo por la figura de tres soles, para
distinguir productos de proteccin solar; cremas cosmticas, cremas
para aclarar la piel, decolorantes para uso cosmtico y productos
para el cuidado de la piel (clase 3 de la Clasificacin
Internacional).A dicha solicitud se opone Jafer Limited (Bermuda),
empresa dedicada a la produccin y comercializacin de productos de
la clase 3 bajo la marca UNIQUE, argumentando que el signo
solicitado careca de la distintividad requerida, siendo descriptivo
y con elementos figurativos que no le otorgaban distintividad.
Mediscience S.A.C., a su vez, absuelve el traslado de la oposicin
sealando que el signo solicitado s goza de la distintividad
necesaria, ya que est conformado por la conjuncin de trminos en
idioma ingls, siendo evocativo de los productos que va a
distinguir. Adems, alega que se encuentran registradas las marcas
NON SUN, SUN BLOCK, BODY SPA NATURAL CARE, SUN ACTIVE UV, entre
otras.La Comisin de Signos Distintivos declar infundada la oposicin
y otorg el registro del signo solicitado considerando que, a pesar
de que el signo SUNCARE est conformado por partculas que no haban
perdido su individualidad y cuyo significado informa al consumidor
sobre las caractersticas del producto (productos destinados al
cuidado de la piel contra los efectos del sol), la figura
estilizada de tres soles y el tipo de escritura caracterstica logra
conformar un signo que en su conjunto goza de capacidad
distintiva.Jafer Limited interpuso recurso de apelacin reiterando
sus argumentos respecto a la irregistrabilidad del signo y
agregando que los elementos grficos tambin resultaban descriptivos.
La Sala de Propiedad Intelectual consider que, adems de que la
expresin SUNCARE resulta descriptiva de los productos que pretende
distinguir, los elementos figurativos y cromticos que acompaan al
signo pasan desapercibidos dentro del mismo y no contribuyen a
darle distintividad por lo que el signo se encontrara incurso en
las causales de prohibicin establecidas en el artculo135 incisos b)
y e) de la Decisin 486.A. ComentarioEn este caso tenemos una
denominacin en idioma extranjero conformada por las palabras SUN
(sol) y CARE (cuidado). En aplicacin de la Doctrina de los
Equivalentes Extranjeros, consideramos que la misma puede ser
objeto de traduccin, dando como resultado la expresin cuidado
contra el sol, lo cual describe una de las propiedades de los
productos a los que pretende distinguir el signo en cuestin. En
consecuencia, nos encontramos ante un trmino descriptivo y, por
consiguiente, carente de distintividad.En cuanto a los elementos
adicionales que acompaan al signo, al tratarse nicamente de las
figuras de tres soles en la combinacin de dos colores alusivos a
las mismas (rojo y anaranjado) no le otorgara mayores elementos de
identificacin y diferenciacin, por lo que coincidimos con el
pronunciamiento de la segunda instancia administrativa que revoc la
resolucin que otorg el registro.
CONCLUSIONES1. Los signos de fantasa son aquellos que se
originan en la mente de su creador y que por tanto no cuentan con
un significado. Los signos arbitrarios s tienen un significado pero
este no se relaciona con el producto o servicio que van a
distinguir. Los signos sugestivos evocan caractersticas del
producto o servicio pero requieren de un razonamiento por parte del
consumidor para que se realice la vinculacin.2. Las designaciones
comunes se identifican con las designaciones usuales y pueden ser
consideradas como sinnimas pero ambas son distintas a los trminos
genricos. Esto se debe a la mayor cercana de las palabras comunes
con el lenguaje popular.3. Cuando nos encontremos ante productos
farmacuticos o medicinales la rigurosidad del examen deber de ser
mayor debido a que se encuentran en juego temas como la salud y la
vida de las personas.4. En el ordenamiento peruano, a diferencia de
lo que ocurre en el rgimen norteamericano, el tema de la
vulgarizacin de la marca se encuentra dentro del sistema subjetivo
o mixto. El sistema objetivo, a diferencia del subjetivo o mixto,
slo toma en consideracin el comportamiento de los consumidores, no
siendo importante la actividad o permisin del titular en la prdida
de distintividad de su signo.5. El Convenio de Pars, la Convencin
de Washington y el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio regulan el tema de la
presente investigacin sin contradecir lo estipulado en la Decisin
486, Rgimen Comn de la Propiedad Intelectual.6. A diferencia del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de las Cortes de
Apelaciones de los Estados Unidos de Norteamrica, la Sala de
Propiedad Intelectual del INDECOPI carece de conceptos claros al
momento de resolver, lo cual se ha verificado de los casos
analizados.7. El empleo de encuestas de mercado sera la herramienta
ms til para dotar de objetividad al examen de distintividad cuando
se encuentre en duda si nos encontramos ante un signo genrico,
descriptivo o usual. Este mecanismo se ha venido empleando por las
cortes norteamericanas desde hace muchos aos.8. El Estado debera de
implementar un mecanismo de pago de las encuestas de manera
conjunta con los particulares, para lo cual una parte de los
ingresos de algn procedimiento (por ejemplo, de los procesos de
infracciones) se destinara a un fondo comn.
BIBLIOGRAFA
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