SUBDEPARTA ENTO JURIDICO

SUBDEPARTA ENTO JURIDICO

MATERIA: Nl.)LIDA.D DE MARCA

DEMANDANTEApoderadoDomicilio

DEMANDADOApoderadoDomicilio

MARCAN° SolicitudN° Reuistroo

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JORGE ROLAN'q ..HALABI NACRUR r_~="==,=~o:

AV. MEXICO 798,

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_~.~~JFecha de Ingreso~b\)~~\\\) lnformante:echa distribuci6necha FalJo

GOBIERNO DE CHILESUBSECRETARIA DE ECONOMIA

129943Demanda de nulidad Exp. 2737-02Marca denominativa "O'NEAL".Registro 523.286, de 01-10-98.

16 JUL, 20D4Juan Pablo Silva Dorado, abogado, domicliado en esta ciudad, Hendaya 60, Piso 4,Condes, en representaci6n de O'Neill Europe B.Y., demand6 la nulidad del registro

en la suma, que se encuentra a nombre de Inmobiliaria e Inversiones Oasis S.A. v-'

'ngueproductos de la clase 25. Este registro es renovaci6n del N° 334.130, de 1988,otitularera don Jorge Halabi Nacrur, quien Ie transfiri61a marca ala sociedad seftalada.

ion de nulidad se fund6 en los articulos 19 y 20 letras g), 0, y j) de la Ley 19.039, 6Y 8del Convenio de Paris, 22 y 23 letras t) y k) del D.L. 958, de 1931, toda vez que lacaimpugnada seria engaftosamente similar a la marca "O'NEILL", creada por la actorae gozariade fama y notoriedad, la que estaria registrada en varios paises europeos paralase25, entre otras, segun consta de los documentos acompaftados en el primer otrosi.go que evidenciaria la mala fe de la parte demandada el hecho de que, adem as del

'strocuestionado en autos, sea propietaria de otros iguales a los creados por la actora.

emandase notific6 con fecha 13-09-02 a la parte demandada, que con el patrocinio deldo don Hugo Alfonso Alarc6n Mendez, domiciliado en esta ciudad, Av. 11 de

. mbre 2214, Of. 169, Providencia, opuso la excepci6n dilatoria de litis pendencia y lapeion perentoria de cosa juzgada. Subsidiariamente, contestando el libelo, laandadaargument6 que la actora no puede pretender la anulaci6n del registro objetado'NEAL") fundada en la semejanza con la marca "O'NEILL", ya que ambas son depiedadde la demandada, que mantuvo la titularidad de ellas mediante sentencias firmes,er, la N° 70.173 Y la N° 64.371, las que pide tener a la vista en el cuarto otroS1.'endo alas excepciones, planteo la litis pendencia por existir un juicio de nulidad'entecontra el mismo registro, en que la acci6n se dedujo por O'Neill Inc. con fecha2-01,apenas siete meses antes de deducirse la presente demanda por O'Neill EuropeEn lo concemiente a la cosa juzgada, su procedencia constaria de la precitadaneiaN° 70.173, dictada por este Departamento con fecha 06-08-93, que rechaz6 la

de nulidad interpuesta por O'Neill Inc. contra el registro 334.130 (hoy N°86) de la marca "O'NEAL" para la clase 25, perteneciente a la saz6n a don JorgeiNacrur. Adujo las razones por las cuales en su opini6n concurriria en autos laidad legal de personas, la identidad de la cosa pedida y la identidad de la causa der.

39 se recibi6 la causa a prueba sobre la efectividad de que la demandante es lara de la marca "O'NEILL" para la clase 25, data de dicha creaci6n, fama y

riedadque haya alcanzado la marca.

GOBIERNO DE CHILESUBSECRETARIA DE ECONOMIA

1'5. 46 Y 53 la actora rindi6 prueba instrumental, pidiendo tener por acompafiadoserosos documentos agregados al expediente 4183-01 sobre nulidad de la marca

'NEILL" registro N° 409.929.

Quehabiendose opuesto la excepci6n de cosa juzgada, corresponde pronunctarsepreviamenteal respecto.Quede conformidad con el articulo 177 del C6digo de Procedimiento Civil laexcepci6nde cosa juzgada puede alegarse por ellitigante que haya obtenido en el juicioy por todos aquellos a quienes segun la ley aprovecha el fallo, siempre que entre lanuevademanda y la anteriormente resuelta haya identidad legal de personas; identidaddela cosa pedida; e identidad de la causa de pedir. Agrega la disposici6n en comentoquese entendeni por causa de pedir el fundamento inmediato del derecho deducido enJUlC10.

Que,en otras palabras, es menester que quien opone la excepci6n de cosa juzgada en unjuiciohaya sido beneficiado por sentencia ejecutoriada recaida en un juicio anterior,siempreque entre ambos litigios concurra la triple identidad referida.Que,en cuanto a la identidad legal de personas, es irrelevante al efecto que en el primer

o el sujeto pasivo haya sido el senor Jorge Halabi Nacrur y ahora 10 sea la empresaobiliaria e Inversiones Oasis S.A., toda vez que ello no obsta ala identidad legal departe demandada, puesto que la mencionada empresa adquirio la marca mediantesferencia que Ie hizo el senor Halabi por acto entre vivos, sucediendo aquella a esteterminos juridicos. En cuanto al sujeto activo, es indudable que O'Neill Inc.andante en el juicio ya resuelto) y la actora de autos O'Neill Europe RV. son unaa persona en 10 referente a su identidad legal, ocupando igual lugar y ostentandomisma posicion en relacion al beneficio que pretenden en la especie. En efecto,eill Europe B.V. constituye, en calidad de filial, la rama europea de la empresa'z O'Neill Inc., unica circunstancia que permite justificar y hacer presentable queas, representadas por el mismo estudio profesional, impugnen la validez de los

'smos registros invocando haber creado y afamado las marc as en litigio ympafiando pruebas en tal sentido. A mayor abundamiento, es dable agregar la'ncidenciadel domicilio de ambas sociedades en los Estados Unidos, pais de origenla empresa matriz O'Neill Inc., hecho que se desprende de la demanda de O'Neill

c.corriente a fs. 9 del expediente 4187-01 y del poder agregado a fs. 2 de autos, yaen ambos casos las aludidas empresas figuran como domiciliadas en 1071 41 st., Santa Cruz, California. Para finalizar este considerando, conviene subrayar quequier teoria en contrario sentaria un precedente de aceptacion de subterfugios

ocesalesconducentes a eludir el senti do natural y logico de la ley, situacion que seria

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GOBIE.RNO DE. CHILE.SUBSECRETARIA DE ECONOMIA

. incompatiblecon el espiritu de equidad; con el amilisis consecuente y racional de las£normas;y con la debida ponderaci6n de las reglas aplicables a la hermeneutica legal,ipilaresbasicos que orientan nuestro ordenamiento juridico."Quela cosa pedida sin duda es la misma en ambos juicios, que persiguen por igual lafanulaci6n del registro cuestionado; y respecto a la causa de pedir, esto es, al....fundamentoinmediato del derecho deducido en juicio, cabe entender que no incide en'. unadeterminada causal de nulidad, aspecto de mera procesabilidad, sino que tiene uncanictermas re1evante, en el sentido que dicho fundamento del derecho reclamado estaconstituidopor la pretensi6n 0 interes de que sea declarada la nulidad del registro que

; seImpugna.JQue, atendido 10 expuesto, en la especie concurre la triple identidad legalmente exigida

paraque opere la cosa juzgada, procediendo en consecuencia acoger dicha excepcion. opuestapor la demandada.) Queal acogerse la excepci6n de cosa juzgada, resulta inoficioso pronunciarse sobre elrestodel asunto debatido

merito de 10 expuesto y visto 10 dispuesto en los articulos 177, 309 Y siguientes del, igo de Procedimiento Civil, PROPONGO acoger la excepci6n de cosa juzgadaesta por la demandada y rechazar la demanda de nulidad deducida en autos,teniendo la vigencia del registro impugnado.

Santiago, 16 de julio de 2004Vistos el informe precedentede fecha 16-07-04 escrito a fjs. 70 del Abogado JefeSubdepartamento Juridico y que se ha dado por reproducido.

Acoger la excepci6n de cosa juzgada opuesta por la demandada y Rechazar la demandanulidad interpuesta a fojas 09 por Don Juan Pablo Silva Dorado, en representaci6n de O'NEEurope RV. Mantengase la vigencia del registro N° 523.286, correspondiente a la ill

denominativa O'NEAL, que distingue productos de la clase 25.Fallo dictado por el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial,Sr. Eleazar Bravo Manriquez

LEAZAR BRAVO MA QUEZJefe del Departamento de P piedad Industrial

MINISTERIO DE CONOMIA

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IribUnal de~tropiedadIndustrial

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ana dos mil nueve.Marca: O'NEALReg. 334.130 - 523.286.O'neill Europe BV. vIs IN. e Inv. Oasis

0,' Que, en autos ha comparecido O'NEILL EUROPE BV demandando la;nuh.daddeo la marca O'NEIL~, ?en~minativa, registro N° 523.286, renovaci6n del,reglstr? ~ 334.130,. para dlsttngUir productos de la clase 25 de propiedad de••In~oblhana e Inverslones Oasis SA; funda la demanda en 10 dispuesto por los.~rtl~UI~S19 Y,20 letras g), f) y j) de la Ley 19.039, articulo 6 bis y 8 del Convenio; e ans y artlculos 22 y 23 letras f) y k) del DL 958, de 1931.

j . llB~sicam~nte el d~n:'~ndan~e.~xpone que es el creador en el extranjero.;delslgno 0 NEILL, que eXlstlna poslblhdad de error 0 confusi6n e infracci6n a lal moral, b~enas costum.bre~ y etica mer~antil. Argumenta el demandante que laFmarca 0 N~ILL ~eno.mtnatlv~ como asoclada a diversos logotipos ha sido creada y; usada,por el a mvel mternaclOnal. Para fundar Ja creaci6n en eJ extranjero invocafos artl.cu/os 20' letra g) de la Ley 19.039 y 23 letra f) del DL 958. En apoyo a susalegaclones s~bre error 0 confusi6n cita el articulo 20 letra f) de la misma ley y 23

; letra f) del mlsmo Decreto Ley. En cuanto a la infracci6n a la moral, buenas\ costumbres y etica mercantil, justifica su demanda en los articulos 20 letra j) de lai Ley 19.039 y 23 letra k) del DL 958. Comp/eta la justificaci6n juridica de su accion• lIamando el articulo 6 bis y 8 del Convenio de Paris sobre la protecci6n de marcas

notoriamente conocidas y argumentando la mala fe del demandado.

Por su parte, en 10 central, el demandado se defiende oponiendoexcepci6n de litis pendencia; subsidiariamente, de cosa juzgada; yen nuevamenteen subsidio, contestando la demanda para rechazarla en todas sus partes.

EI sentenciador a quo, por su parte, acoge la excepci6n de cosajuzgada, estimando ademas, innecesario pronunciarse sobre el resto de lasacciones y excepciones deducidas en autos.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la primera excepci6n deducida por el demandado fue la de litispendencia, sobre la cual no se pronunci6 el fallo a quo, sin embargo, el apelantede autos no ha objetado esta manera de proceder en su recurso de apelaci6nsometiendolo a la revisi6n de este Tribunal, por 10 cual, no corresponde que enesta instancia procesal se revise la sentencia recurrida en aquello que no fueimpugnado por las partes.

SEGUNDO: Que atendida la oportunidad y forma en que se han deducido lasdiferentes acciones y excepciones en autos, es necesario pronunciarse antes quenada sobre la excepci6n de cosa juzgada. En este sentido, se debe atender a 10dispuesto por el articulo 177 del C6digo de Procedimiento Civil que establece laexcepci6n de cosa juzgada, exigiendo como requisitos: 1° Identidad legal depersonas; 2° Identidad de la cosa pedida; y 3° Identidad de la causa de pedir, y ala sentencia en juicio de Nulidad N° 70.173 del Departamento de PropiedadIndustrial del Ministerio de Economia, de 06 de agosto de 1993, que recae sobreel registro 334.170, tenida a la vista en estos autos.

TERCERO: En cuanto a la identidad legal de personas se puede apreciar que elIitigio original invocado por el demandado se trab6 entre O'Neill INC. y don Jorge

~ribunalderrOPiedad Industrial

~alabi Nacrur. En el caso sublite las partes son Inmobiliaria e Inversiones OasispA. y O'Neill Europe BV. En consecuencia siendo diferentes los actores~orresponde analizar su vinculaci6n.

~n 10 que a Inmobiliaria e Inversiones Oasis SA corresponde, adquiri6 de donJorge Halabi por medio de tradici6n, hecho que resulta relevante al momenta dedeterminar si existe identidad legal de personas entre ellos. En efecto, conforme al~rticulo 717 del C6digo Civil, el poseedor puede agregarse la posesi6n de susantecesores con todas sus calidades y vicios, 10que debe lIevarnos a concluir queel actual poseedor Inmobiliraria Oasis SA, tiene en su acervo la posibilidad deInvocar todas las acciones y excepciones que beneficiaron a su antecesor en el~ominio, de suerte que, aun sin ser legalmente la misma persona juridica,~ebemos entender que concurren las condiciones para establecer una identidadlegal de personal, en el sentido del articulo 177 del C6digo de Procedimiento Civil.I~o sucede 10mismo con la demandante que por una parte es O'Neill INC. -segun~asentencia N° 70.173, antes citada- y por otra, O'Neill Europe BV; ya que, si bien~e ha alegado en autos y sostenido por el sentenciador de primera instancia que'se trata de dos ramas de un mismo grupo empresarial, ello en nada altera el~echo de que se trate de dos personas juridicas distintas cuyos intereses sonpropios y particulares. En este sentido, a diferencia de la conexi6n juridica que se~roduce en el caso de la demandada; no se ha acreditado en autos que la~emandante haya adquirido 0 sucedido en el dominio a O'NEIL INC, respecto de~osregistros en que funda la creaci6n internacional que alega en estos autos.

!Porotra parte, en cuanto a la supuesta vinculaci6n estructural entre O'NEIL INC. YO'NEIL Europe B.V., revisada la legislaci6n nacional podemos encontrar que laregulaci6n de filiales, coligadas y relacionadas que se hace, entre otros, en losarticulos 86 y 87 de \a Ley 19.046 sobre Sociedades An6nimas, s610 estaestablecida para determinar inhabilidades y prohibiciones tendientes a asegurar latransparencia del mercado. No conoce nuestra legislaci6n una sanci6n general yunificante de todos los efectos legales existentes entre personas juridicasrelacionales, semejante a la teoria conocida como "Del Levatamiento del Velo". Enconsecuencia, se estima que el sentenciador no puede superar la identidadjuridica de cada uno de los demandantes sin norma legal expresa que 10autorice,por 10que debe entenderse que respecto de los demandantes invocados no se dala identidad legal de personas que exige la Ley.

CUARTO: Enfrentando el analisis de la identidad de cosa pedida, la soluci6n nopresenta dificultades, ya que, tanto en la sentencia N° 70.173, antes citada, comoel caso sublitis, se ha solicitado la nulidad de un mismo registro, no obstante sudiferente numeraci6n: N° 334.130 Y N° 523.286 0 aparente, diferente cobertura.

En efecto la diferente numeraci6n de los registros se produce por dos razones,ambas independientes de la voluntad del titular, tales son: necesidad del sistema ypago de tasas de renovaci6n.

En cuanto alas necesidades del sistema de registro que genera el cambio denumero al momenta de la renovaci6n de una marca, tiene por objeto que los librosregistros contengan, unicamente, inscripciones de marcas vigentes.

En 10que se refiere alas tasas de renovaci6n, el sistema marcario sup~ne ~~e lasmarcas no son infinitas, por ello, impone al titular de una marca la obhgaclon de,cada cierto tiempo, manifestar su voluntad de continuar en el dominio 0abandonarlo para que entre al "dominio pUblico". Esta filosofia ha estado presentesiempre en nuestro sistema marcario y se manifiesta en I? que se c?noce como"tasas de renovaci6n". Sobre este punto en nuestro sistema reglstral no seextiende un nuevo registro si no se pagan las tasas.

bunal depiedad Industrial

.endido10 expuesto, se estima que el objeto pedido en este juicio y en el, eeesorque nos ocupa, es el mismo, la nulidad del registro de la marca O'NEALraproductos y establecimiento industrial.

INTO: Tercer objeto de analisis es la causa de pedir. Definida por ellegisladormoel fundamento inmediato del derecho deducido en juicio, sobre el particularestraCorte Suprema ha tenido oportunidad de pronunciarse con ocasi6n de laareaCalvin Klein. En este, al igual que en autos, la marca habia sido registrada•.Chile por Isaac Motles, transferida a una empresa chilena y demandada de. lidadpor la persona juridica Calvin Klein Trademark Trust. En el fallo del recurso

Revisi6n Rol N° 1975-2000 de 16 de septiembre de 2002, en su considerando2') la Corte Suprema, establece: "Que, en 10tocante a la identidad de la causa

pedir... Esto es, el fundamento inmediato del derecho del primer asunto selefierea la titularidad del registro marcario de la demandante de nulidad en su pais

origeny a la falta de autorizaci6n de la misma, para que se efectuara en Chile,inscripci6n cuestionada". Es decir, independiente de la norma legal especifica

"voeada,para la Corte Suprema, la causa de pedir se funda en el registro previoenelextranjero y la falta de autorizaci6n para solicitar el registro nacional.

Correspondeentonces determinar, cual es el fundamento del derecho deducido enautospor el actor y compararlo con el juicio anterior. En este sentido, como se'expuso,las alegaciones del actor se pueden organizar en cinco grupos, atendidoelfundamento esgrimido: 1° creaci6n en el extranjero, para 10 cual invoca losartieulos20) letra g) de la Ley 19.039 y 23 letra f) del DL 958; 2° error 0 confusi6n,acuyoobjeto cita el articulo 20 letra f) de la Ley 19.039 y 23 letra f) del mismo DL958; 3° infraccion a la moral, buenas costumbres y etica mercantil, justificados enIosartlculos 20 letra j) de la Ley 19.039 y 23 letra k) del DL 958; 4° marcanotoriamente conocida, fundado en el artIculo 6 bis del Convenio de Paris; y, 5° lamalafe del demandado, apoyado en diversas disposiciones.

Ahorabien, la primera observaci6n que debe hacerse presente es que si bien lasnormas citadas se encuentran contenidas en dos estatutos juridicos distintos,producto de la reorganizaci6n que sufre la Ley de propiedad industrial en el ana1991, basicamente son equivalentes, tienen el mismo objetivo y contenido. Aslpues, las letras f) del articulo 23 del DL 958 Y 20 de la Ley 19.039, tratan de lainducci6n a error 0 engano; la letra k) del articulo 20 del DL 958 Y j) del articulo 20de la Ley 19.039, con algunas modificaciones que no inciden en el fonda de laeuesti6n debatida, se refieren a la moral y buenas costumbres. Ausente en estaenumeracion la letra g) del articulo 20 de la Ley 19.039 vino a tratarespecfficamente el caso de la marca previamente registrada en el extranjero, noobstante, esto no constituye un elemento diferenciador, por cuanto lajurisprudencia uniforme habia entendido esta hip6tesis contenida en el articulo 23letra f) del DL 958.

En consideraci6n a 10 expuesto, se aprecia con c1aridad que el fundamentoinmediato de las acciones deducidas en juicio, fundadas en las normas legaleseitadas en el parrafo precedente, 10 encontramos en el registro extranjero, laereaci6n previa y la falta de autorizaci6n que alega el demandante de nulidad, por10 que a este respecto y s610 respecto de las disposiciones legales citadas,eoncurre la identidad legal de causa de pedir.

SEXTO: En merito de 10 expuesto, en opini6n de este Tribunal, no existiendoidentidad legal de partes y concurriendo s610 parcialmente la identidad de causade pedir, corresponde desestimar la excepci6n de cosa juzgada invocada por eldemandado.

ribunal deopiedad Industrial

EPTIMO: Desechada la excepci6n de cosa juzgada, corresponde entrar al fondala cuesti6n debatida, que se reduce a determinar la existencia de semejanzas

ntre los signos en conflicto y el registro previa en el extranjero de la marca'NEILL del demandante de nulidad.

especto de las semejanzas entre los signos, nada cabe argumentar, por cuantoel propio demand ado quien a fs. 25 declara: "Respecto de las aseveraciones

ue seiiala la demandante coincidimos con ellas en el sentido que ciertamentexisten semejanzas graficas y foneticas entre los signos "O'NEILL" y "O'NEAL",

por 10 que s610 cabe a este Tribunal entender que las marcas se semejan enlerminos de poder confundir al consumidor.

Noobstante 10 anterior, el demandado sostiene que el asunto s610' interesa a el,porque por medio de sentencias N° 64.371 Y N° 70.173, se ha resueltofavorablemente la titularidad de su dominie sobre la marca "O'NEILL" en Chile; enconsecuencia, siendo el el dueiio en Chile de la marca O'NEILL, el es la (micapersona que pudiera tener interes en el registro de la marca "O'NEAL". Ahorabien,este planteamiento, aparentemente 16gico y coherente en si mismo, debe servisto desde una perspectiva estrictamente juridica. En efecto, el demandante denulidad ha invocado basicamente la creaci6n y registro previa en el extranjero, queimpide el registro de una marca, cuando exista otra previamente registrada en elextranjero y que goce de fama y notoriedad.

La prueba rendida en autos, acredita suficientemente, el registro previa deldemandante de nulidad en numerosos paises del mundo, tales como, Alemania,Francia, Estados Unidos, etc. y, tambien el hecho de tratarse de una marcafamosa y notoria, varias decadas antes de su registro en Chile. En este sentido, secumplen los requisitos del articulo 20 letra g) de la Ley del Ramo, ya que existe unregistro previa en el extranjero, fama y notoriedad de la marca fundamente de lanulidad y adem as hay semejanza determinantes entre los signos en conflicto .

. En nada altera las conclusiones anteriores, el hecho que el demand ado de nulidadsea el titular en Chile de la marca "O'NEILL", circunstancia que seria relevantepara la letra f) del articulo de la ley del ramo, pero no es un requisito que exija lanorma de la letra g) del articulo citado. En el mismo sentido, en autos, eldemandado ha side incapaz de acreditar la creaci6n del signa "O'NEILL", por /0que, si bien, no se discute su titularidad, tampoco puede discutirse la titularidad enel extranjero del demandante de nulidad. En consecuencia, no existiendo normaalguna en la Ley 19.039, que obligue a no aplicar el articulo 20 letra g) de la leydel ramo cuando el demandado posea registro en Chile, a juicio de estossentenciadores, s610 cabe aplicar la Ley, en 10que se refiere a la causal que sirvede fundamento a la nulidad de autos, esto es el referido articulo 20 letra g), citado.

A mayor abundamiento, la existencia del registro previo en Chile, puede ser utilpara alegar la prescripci6n -cuesti6n que no ha hecho el demandado- no obstante,aun en ese caso, se debe considerar que la prescripci6n extinguiria la acci6n denulidad en Chile, pero no el derecho de dominio originario del creador en elextranjero , por 10 que, no se ve raz6n juridica alguna para que la protecci6n queconfiere la ley alas marcas extranjeras, se vea afectada por el estatuto legal queregula la prescripci6n de las acciones marcarias en nuestro derecho positivo.

OCTAVO: En cuanto alas otras alegaciones del demandante, deben serdesestimadas. En efecto, las argumentaciones sobre infracci6n a los articulos 20letra f) de la ley N° 19.039 Y 23 letra f) del mismo Decreto Ley, no son proced~ntesporque el registro en Chile para la marca "O'NEILL" es, actualmente, de pr~pledaddel demandado. Las alegaciones sobre infracci6n a los articulos 20 letra J) de laLey 19.039 y 23 letra k) del D~ 958, no pueden entenderse cumplidas, todas vez

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Tribunal dePropiedad Industrial

que, siendo el solicitante titular de un registro en Chile, Ie es licito planificar elregistro de marcas de resguardo, semejantes a su marca registrada. En cuanto alos articulos 6 bis y 8 del Convenio de Paris sobre la protecci6n de marcasnatoriamente conocidas y mala fe del demandado, tampoco resultan procedentes,par las mismas consideraciones previamente senaladas.

SE RESUELVE:Par las consideraciones y normas mencionadas precedentemente, especialmentecan 10 preceptuado por los articulos 20 letra g) de la Ley 19.039, 177 Y 186 Ysiguientes del C6digo de Procedimiento Civil, se revoca la sentencia en alzada; y,en su lugar se declara que se rechaza la excepci6n de cosa juzgada y se acoge lademanda de nulidad interpuesta, debiendo anularse el registro impugr.lado.

Acordada con la prevenci6n del Ministro Sr. Torres, quien estuvo por acoger lademanda fundado en las letras f) y g) del articulo 20 de la Ley del ramo.

Se deja constancia que corresponde la devoluci6n de la suma consignada por elapelante.

An6tese y devuelvanse los autos.

Redact6 el Ministro Marco Arellano Quiroz .

...ti";'''

~ronunciada por los Ministros senores FlorenZy Marco iellano Q.

JUICIO DE NULIDAD A MARCA COMERCIAL "0' NEAL" (DENOMINATIVA),REGISTRO NO 334.130, CLASE 25, ROL N° 1118-2004, INSCRITA ANOMBREDE INMOBILIARIA E INVERSIONESOASIS S.A..

EN LO PRINCIPAL:INTERPONERECURSODE CASACIONEN EL FONDOPRIMEROTROsi: EN SUBSIDIO SOUCITA CASACIONDE OFICIO. SEGUNDOOTROsi:ACOMPANADOCUMENTOSCON CITACION TERCEROTROSI: PATROCINIOYPODER.

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H. TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL:

HUGO ALFONSO ALARCON MENDEZ, RUT.: 9.105.245-8, abogadohabilitado para el ejercicio de Ja profesion, patente municipal al dia, numero300.776-6 de la I. Municipalidad de La Reina, inscrito en el Colegio deAbogados bajo el Registro NO10.740-2, domiciliado en Santa Magdalena N°75 Oficina 607, Providencia, Santiago, en nombre y en representacion deINMOBILIARIA E INVERSIONES OASIS S.A., comerciantes, domiciliados enAvenida Las Torres NO 1425, Huechuraba , Santiago, al H. TRIBUNAL DEPROPIEDADINDUSTRIAL con respeto digo:

En la representacion que invisto y encontrandome dentro del plazolegal establecido en el articulo 770 del Codigo de Procedimiento Civil, enrelacion con 105 articulos 11 y 17 bis B inciso 3° de la ley 19.039,interpongo recurso de casacion en el fondo para la ante Excelentisima CorteSuprema, en contra de la sentencia definitiva de segunda instancia dictadapor el H. Tribunal de Propiedad Industrial con fecha 29 de Enero de 2009, ynotificada en esa misma fecha, la que mas adelante se transcribe, a travesde la cual se acogio el recurso de apelacion interpuesto por la recurrida,revocandose la sentencia definitiva de primera instancia.

EI presente recurso de casacion en el fondo 10 interpongo en razon deque la sentencia de segunda instancia ha sido dictada con infraccion de ley10 que ha influido substancialmente el 10 dispositivo del fallo, todo ellosegun 105 fundamentos de derecho que paso a exponer en 10 sucesivo.

Con finalidad que la Excelentisima Corte Suprema pueda tenerla certeza respecto del merito del proceso, paso a exponer una breveexplicacion respecto de la controversia de autos.

Mi representada , INMOBILIARIA E INVERSIONES OASIS S.A. adquiriopor tradicion de don Jorge Rolando Halabi Nacrur Jamarca "0' NEAL" la Que

ampara productos de la clase 25 del Clasificador Internacional de Productosy Servicios , cuyo primer registro es el NO334.130 , concedido con fecha25 de Agosto de 1988 .

En contra de dicho registro, con fecha 22 de Julio de2002, la recurrida 0' NEILL EUROPE B.V. dedujo demanda de nulidadfundandose para ello en ser la creadora de la marca "0' NEILL" 10 que seprestaria para error 0 confusion e infraccion a la moral , buenas costumbresy etica mercantil , invoca como argumentos legales el articulo 20 , letras f), g) Y j) de la Ley 19.039 , tambien invoca el DL 958 , articulo 23 letra k) ,por ultimo invoca el articulo 6 bis y 8 del Convenio de Paris.

En virtud de que este tema ya estaba y estaabsolutamente zanjado judicialmente por sentencia ejecutoriada NO70.173,de fecha 6 de Agosto de 1993 , la que consta en autos, esta parte en 10principal del escrito de contestacion de la demanda opuso 16gicamente laexcepcion perentoria de cosa juzgada y subsidiariamente contesto lademanda de autos a fin de que esta fuera rechazada en toda y cada una desus partes.

1.2. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA DEL DEPARTAMENTO DEPROPIEDAD INDUSTRIAL.

En primera instancia, el Sub Departamento Juridico del Departamentode Propiedad Industrial emitio un informe que, en sus partes considerativay resolutiva indico:

l)Que habiendose opuesto la excepclon de cosa juzgada I correspondepronunciarse previamente al respecto.

2)Que de conformidad con el articulo 177 dell Codigo de Procedimiento Civilla excepcion de cosa juzgada puede alegarse por el Iitigante que hayaobtenido en eljuicio y por todos aquellos a quienes segun la ley aprovecha el fallo,siempre que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta hayaidentidad legal de personas; identidad de la cosa pedida; e identidad de lacausa de pedir. Agrega la disposicion en comento que se entendera porcausa de pedir el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio.

3) Que, en otras palabras, es menester que quien opone la excepcion decosa juzgada en un juicio haya sido beneficiado por la sentenciaejecutoriada recaida en un juicio anteriorl siempre que entre ambos Iitigiosconcurra la triple identidad referida.

4) Que, en cuanto a la identidad legal de personas,es irrelevante al efectoque en el primer caso el sujeto pasivo haya sido el senor Jorge HalabiNacrur y ahora 10 sea la empresa Inmobiliaria e Inversiones Oasis S.A., todavez que ella no obsta a la identidad legal de la parte demandada, puestoque la mencionada empresal adquirio la marca mediante transferencia queIe hizo el senor Halabi por acto entre vivos, sucediendo aquella a este enterminos juridicos . En cuanto al sujeto activo I es indudable que 0' Neilllnc. (demandante el juicio ya resuelto) y la actora de autos 0' Neill EuropeB.V. son una misma persona en 10 referente a su identidad legal, ocupandoigual lugar y ostentando una misma posicion en relaci6n al beneficia quepretenden en la especie . En efecto I 0' Neill Europe B.V. constituye , encalidad de filial, la rama europea de la empresa matriz 0' Neill Inc. ,unicacircunstancia que permite justificar y hacer presentable que ambas ,representadas por el mismo estudio profesional , impugnen la validez de 105

mismos registros invocando haber creado y afamado las marcas en litigio yacompanado pruebas en tal sentido 0 A mayor abundamiento , es dableagregar la coincidencia del domicilio de ambas sociedades en 105 EstadosUnidos , pais de origen de fa empresa matriz 0' Neill lne. , hecho que sedesprende de la demanda de 0' Neill Ine. corriente a fso 9 del expediente4187-01 y del poder agregado a fs. 2 de autos, ya que en ambos casas lasaludidas empresas figuran como domiciliadas en 1071 41st Ave, SantaCruz, California . Para finalizar este considerando , conviene subrayar quecualquier teoria en contrario sentaria un precedente de aceptaci6n desubterfugios procesales conducentes a eludir el sentido natural y logico dela ley , situacion que seria incompatible con el espiritu de equidad , con elan<3lisisconsecuente y nacional de las normas , y con la debida ponderacionde las reglas aplicabtes a la hermeneutica legal , pilares basicos queorientan nuestro ordenamiento juridico 0

5) Que la cosa pedida sin duda es la misma en ambos juicios, quepersiguen por igual la, anulacion del registro cuestionado; y respecto a lacausa de pedir, esto es, al fundamento inmediato del derecho deducido enjuicio, cabe entender que no incide en una determinada causal de nulidad,aspecto de mera procesabilidad, sino que tiene un caracter mas relevante,en el sentido que dicho fundamento del derecho reclamado esta constituidopor la pretension 0 interes de que sea declarada la nulidad del registro quese impugna.

6) Que, atendido 10 expuesto, en la especie concurre la triple identidadlegalmente exigida para que opere la cosa juzgada, procediendo enconsecuencia acoger dicha excepcion opuesta por la demandada.

7) Que al acogerse la excepcion de cosa juzgada, resulta inoficiosopronunciarse sobre el resto del asunto debatido.

En merito de 10 expuesto y visto 10 dispuesto en 105 articulos 177 , 309 Ysiguientes del C6digo de Procedimiento Civil , PROPONGO acoger laexcepcion de cosa juzgada opuesta por la demandada y rechazar lademanda de nulidad deducida en autos , manteniendo la vigencia delregistro impugnado"

Y a continuacion el Jefe del Departamento de PropiedadIndustrial, al momento de fallar en primera instancia hizo suyo el informepropuesto por el Sub Departamento Juridico del Departamento de PropiedadIndustrial.

Ante la sentencia adversa fa demandante y recurrida de autos 0' NEILLEUROPEB.V. interpuso recurso de apelacion para ante el H. Tribunal dePropiedad Industrial a fin de que dicho tribunal de alzada enmendaraconforme a derecho la resolucion recurrida, el recurso se baso en 105mismos fundamentos ya esgrimidos en la demandao

AI conocer el recurso de apelaci6n deducida por la recurrida, el H.Tribunal de Propiedad Industrial, con fecha 29 de Enero de 2009, revoco la

Que, en autos ha comparecido O'NEILL EUROPEB.V demandando la nulidadde la marca O'NEILL, denominativa, registro N° 523.286, renovacion delregistro N° 334.130, para distinguir productos de la c1ase25 de propiedadde Inmobiliaria e Inversiones Oasis SA; funda la demanda en 10 dispuestopor 105articulos 19 y 20 letras g), f) y j) de la Ley 19.039, articulo 6 bis y 8del Convenio de Paris y articulos 22 y 23 letras f) y k) del DL 958, de 1931.Basicamente el demandante expone que es el creador en el extranjero delsigno "O'NEILL", que existiria posibilidad de error 0 confusion e infraccion a!a moral, buenas costumbres y etica mercantil. Argumenta el demandanteque la marca O'NEILL denominativa como asociada a diversos logotipos hasido creada y usada por el a nivel internacional. Para fundar la creacion enel extranjero invoca 105articulos 20) letra g) de la Ley 19.039 y 23 letra f)del DL 958. En apoyo a sus alegaciones sobre error 0 confusion cita eiarticulo 20 letra f) de la misma ley y 23 letra f) del mismo Decreto Ley. Encuanto a la infraccion a la moral, buenas costumbres y etica mercantil,justifica su demanda en 105articulos 20 letra j) de la Ley 19.039 y 23 letrak) del DL 958. Completa la justificacion juridica de su accion lIamando elarticulo 6 bis y 8 del Convenio de Paris sobre la proteccion de marcasnotoriamente conocidas y argumentando la mala fe del demandado.

Por su parte, en 10central, el demandado se defiende oponiendo excepcionde litis pendencia; subsidiariamente, de cosa juzgada; y en nuevamente ensubsidio, contestando la demanda para rechazarla en todas sus partes.EI sentenciador a quo, por su parte, acoge la excepcion de cosa juzgada,estimando ademas, innecesario pronunciarse sobre el resto de las accionesy excepciones deducidas en autos.

PRIMERO: Que la primera excepcion deducida por el demandado fue la delitis pendencia, sobre la cual no se pronuncio el fallo a quo, sin embargo, elapelante de autos no ha objetado esta manera de proceder en su recurso deapelacion sometiendolo a la revision de este Tribunal, por 10 cual, nocorresponde que en esta instancia procesal se revise la sentencia recurridaen aquello que no fue impugnado por las partes.SEGUNDO: Que atendida la oportunidad y forma en que se handeducido las diferentes acciones y excepciones en autos, es necesariopronunciarse antes que nada sobre la excepcion de cosa juzgada. En estesentido, se debe atender a 10 dispuesto por el articulo 177 del Codigo deProcedimiento Civil que establece la excepcion de cosa juzgada, exigiendocomo requisitos: 1° Identidad legal de personas; 2° Identidad de la cosapedida; y 3° Identidad de la causa de pedir, y a la sentencia en juicio deNulidad N° 70.173 del Departamento de Propiedad Industrial del Ministeriode Economla, de 06 de agosto de 1993, que recae sobre el registro334.170, tenida a la vista en estos autos.TERCERO: En cuanto a la identidad legal de personas se puede apreciarque el litigio original invocado por el demandado se trabo entre O'Neill INC.y don Jorge Halabi Nacrur. En el caso sublite las partes son Inmobiliaria eInversiones Oasis S.A. y O'Neill Europe B,V. En consecuencia siendodiferentes 105actores corresponde analizar su vinculacion.

En 10 que a Inmobiliaria e Inversiones Oasis SA corresponde, adquirio dedon Jorge Halabi por medio de tradicion, hecho que resulta relevante almomenta de determinar si existe identidad legal de personas entre ellos. Enefecto, conforme al articulo 717 del C6digo Civil, el poseedor puedeagregarse la posesion de sus antecesores con todas sus calidades y vicios,10 que debe lIevarnos a concluir que el actual poseedor Inmobiliraria OasisSA, tiene en su acervo la posibilidad de invocar todas las acciones yexcepciones que beneficiaron a su antecesor en el dominio, de suerte que,aun sin ser legalmente la misma persona juridica, debemos entender queconcurren las condiciones para establecer una identidad legal de personal,en el sentido del articulo 177 del C6digo de Procedimiento Civil.No sucede 10 mismo con la demandante que por una parte es O'Neill INC. -segun la sentencia N° 70.173, antes citada- y por otra, O'Neill Europe B.V;ya que, si bien se ha alegado en autos y sostenido por el sentenciador deprimera instancia que se trata de dos ramas de un mismo grupoempresarial, ello en nada altera el hecho de que se trate de dos personasjUridicas distintas cuyos intereses son propios y particulares. En estesentido, a diferencia de la conexion juridica Que se produce en el caso de lademandada; no se ha acreditado en autos que la demandante hayaadquirido 0 sucedido en el dominio a O'NEIL INC, respecto de los registrosen que funda la creacion internacional Que alega en estos autos.

Por otra parte, en cuanto a la supuesta vinculacion estructural entre O'NEILINC. Y O'NEIL Europe B.V., revisada la legislacion nacional podemosencontrar que la regulacion de filiales, coligadas y relacionadas que se hace,entre otros, en los articulos 86 y 87 de la ley 19.046 sobre SociedadesAnonimas, solo esta establecida para determinar inhabilidades yprohibiciones tendientes a asegurar la transparencia del mercado. Noconoce nuestra legislacion una sancion general y unificante de todos losefectos legales existentes entre personas juridicas relacionales, semejante ala teoria conocida como "Del levatamiento del Velo". En consecuencia, seestima que el sentenciador no puede superar la identidad juridica de cadauno de los demandantes sin norma legal expresa que 10 autorice, por 10 quedebe entenderse que respecto de los demandantes invocados no se da laidentidad legal de personas que exige la ley;CUARTO: Enfrentando el analisis de la identidad de cosa pedida, la solucionno presenta dificultades, ya que, tanto en la sentencia N° .70.173, antescitada, como el caso sublitis, se ha solicitado la nulidad de un mismoregistro, no obstante su diferente numeraci6n: N° 334,130 y N° 523,286 0aparente, diferente cobertura.En efecto, la diferente numeraci6n de los registros se produce por dosrazones, ambas independientes de la voluntad del titular, tales son:necesidad del sistema y pago de tasas de renovacion.En cuanto alas necesidades del sistema de registro que genera el cambiode numero al momenta de la renovaci6n de una marca, tiene por objeto quelos libros registros contengan, unicamente, inscripciones de marcasvigentes.En 10 que se refiere alas tasas de renovaci6n, el sistema marcario suponeque !as marcas no son infinitas, por ello, impone al titular de una marca !aobligacion de, cada cierto tiempo, manifestar su voluntad de continuar en eldominio 0 abandonarlo para que entre al "dominio publico", Esta filosofia haestado presente siempre en nuestro sistema marcario y se manifiesta en 10

que se conoce como "tasas de renovaci6n". Sobre este punta en nuestrosistema registral no se extiende un nuevo registro si no se pagan las tasas.

Atendido 10 expuesto, se estima que el objeto pedido en este juicio y en elantecesor que nos ocupa, es el mismo, la nulidad del registro de la marcaO'NEALpara productos y establecimiento industrial.QUINTO: Tercer objeto de analisis es la causa de pedir. Definida por ellegislador, como el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio,sobre el particular nuestra Corte Suprema ha tenido oportunidad depronunciarse con ocasi6n de la marca Calvin Klein. En este, al igual que enautos, la marca habia sido registrada en Chile por Isaac Motles, transferidaa una empresa chilena y demandada de nulidad por la persona jurfdicaCalvin Klein Trademark Trust. En el fallo del recurso de Revision Rol N°1915-2000 de 16 de septiembre de 2002, en su considerando 12°) la CorteSuprema, establece: "Que, en 10 tocante a la identidad de la causa depedir .. : Esto es, el fundamento inmediato del derecho del primer asunto serefiere a la titularidad del registro marcario de la demandante de nulidad ensu pais de origen y a la falta de autorizacion de la misma, para que seefectuara en Chile, la inscripcion cuestionada". Es decir, independiente de lanorma legal especifica invocada, para la Corte Suprema, la causa de pedirse funda en el registro previo en el extranjero y la falta de autorizaci6n parasolicitar el registro nacional.Corresponde entonces determinar, cual es el fundamento del derechodeducido en autos por el actor y compararlo con el juicio anterior. En estesentido, como se expuso, las alegaciones del actor se pueden organizar encinco grupos, atendido el fundamento esgrimido: 1 0 creaci6n en elextranjero, para 10 cual invoca los articulos 20) letra g} de la Ley 19.039 y23 letra f) del DL 958; 2° error 0 confusion, a cuyo objeto cita el articulo 20letra f) de la Ley 19.039 y 23 letra f) del mismo DL 958; 3° infraccion a famoral, buenas costumbres y etica mercantil, justificados en 105 articulos 20letra j) de la Ley 19.039 y 23 letra k) del DL 958; 4° marca notoriamenteconocida, fundado en el articulo 6 bis del Convenio de Paris; y, 50 la malafe del demandado, apoyado en diversas disposiciones.Ahora bien, la primera observacion que debe hacerse presente es que sibien las normas citadas se encuentran contenidas en dos estatutos jurfdicosdistintos, producto de la reorganizaci6n que sufre la Ley de propiedadindustrial en el ana 1991, basicamente son equivalentes, tienen el mismoobjetivo y contenido. ASI pues, las letras f) del articulo 23 del DL 958 y 20de la Ley 19.039, tratan de la induccion a error 0 engafio; la letra k} delarticulo 20 del DL 958 Y j) del articulo 20 de la Ley-19.039, con algunasmodificaciones que no inciden en el fonda de fa cuesti6n debatida, serefieren a 1a moral y buenas costumbres. Ausente en esta enumeracion laletra g} del articulo 20 de la Ley 19.039 vino a tratar espedficamente elcaso de la marca previamente registrada en el extranjero, no obstante, estono constituye un elemento diferenciador, por cuanto la jurisprudenciauniforme habia entendido esta hipotesis contenida en el articulo 23 letra f)del DL 958.En consideracion a 10 expuesto, se aprecia con c1aridadque, el fundamentoinmediato de las acciones deducidas en juicio, fundadas en las normaslegales citadas en el parrafo precedente, 10 encontramos en el registroextranjero, la creacion previo y la falta de autorizacion que alega eldemandante de nulidad, por 10 que a este respecto y solo respecto de lasdisposiciones legales citadas, concurre fa identidad legal de causa de pedir.

SEXTO: En merito de 10 expuesto, en opinion de este Tribunal, noexistiendo identidad legal de partes V concurriendo solo parcialmente laidentidad de causa de pedir, corresponde desestimar la excepcion de cosajuzgada invocada por el demandado.

SEPTIMO: Desechada la excepcion de cosa juzgada , corresponde entrar alfonda de la cuestion debatida, que se reduce a determinar la existencia desemejanzas entre los signos en conflicto y el registro previo en el extranjerode la marca 0' NEILL del demandante de nulidad.

Respecto de las semejanzas entre los signos, nada cabe argumentar, porcuanto es el propio demandado quien a fs. 25 declara: "Respecto de lasaseveraciones que senala la demandante coincidimos con elJas en el sentidoque ciertamente existen semejanzas gn3ficas V foneticas entre los signos"O'NEILL" V "O'NEAL", por 10que solo cabe a este Tribunal entender que lasmarcas se semejan en terminos de poder confundir al consumidor.No obstante 10 anterior, el demandado sostiene que el asunto solo interesaa el porque por medio de sentencias N° 64.371 V N° 70.173, se ha resueltofavorablemente la titularidad de su dominio sobre la marca "O'NEILL" enChile; en consecuencia, siendo el el dueno en Chile de la marca O'NEILL, eles la lmica persona que pudiera tener interes en el registro de la marca"O'NEAL". Ahora bien, este planteamiento, aparentemente logico Vcoherente en Sl mismo, debe ser visto desde una perspectiva estrictamentejuridica. En efecto, el demandante de nulidad ha invocado basicamente lacreaci6n V registro previo en el extranjero, que impide el registro de unamarca, cuando exista otra previamente registrada en el extranjero y quegoce de fama V notoriedad.

La prueba rendida en autos, acredita suficientemente, el registro previo deldemandante de nulidad en numerosos paises del mundo, tales como,Alemania, Francia, Estados Unidos, etc. V, tambien el hecho de tratarse deuna marca famosa V notoria, varias d(kadas antes de su registro en Chile.En este sentido, se cumplen los requisitos del articulo 20 letra g} de la Levdel Ramo, ya que existe un registro previa en el extranjero, fama ynotoriedad de la marca fundamente de la nulidad V ademas hay semejanzadeterminantes entre los signos en conflicto.En nada altera las conclusiones anteriores, el hecho que el demandado denulidad sea el titular en Chile de la marca "O'NEILL", circunstancia que seriarelevante para la letra f) del articulo de la lev del ramo, pero no es unrequisito que exija la norma de la letra g) del articulo citado. En el mismosentido, en autos, el demandado ha sido incapaz de acreditar la creaciondel signo "O'NEILL", por 10 que, si bien, no se discute su titularidad,tampoco puede discutirse la titularidad en el extranjero del demandante denulidad. En consecuencia, no existiendo norma alguna en la Ley 19.039,que obligue a no aplicar el articulo 20 letra g) de la lev del ramo cuando eldemandado posea registro en Chile, a juicio de estos sentenciadores, solocabe aplicar la Lev, en 10que se refiere a la causal que sirve de fundamentoa la nulidad de autos, esto es el referido articulo 20 letra g), citado.A mayor abundamiento, la existencia del registro previo en Chile, puede serutil para alegar la prescripcion -cuestion que no ha hecho el demandado- noobstante, aun en ese caso, se debe considerar que la prescripcionextinguiria la accion de nulidad en Chile; pero no el derecho de dominiooriginario del creador en el extranjero, por 10 que, no se ve razon juridica

alguna para que la proteccion que confiere la ley alas marcas extranjeras,se vea afectada por el estatuto legal que regula la prescripcion de lasacciones marcarias en nuestro derecho positivo.

OCTAVO: En cuanto alas otras alegaciones del demandante, deben serdesestimadas. En efecto, las argumentaciones sobre infraccion a 105artlculos 20 letra f) de la ley N° 19.039 Y 23 letra f) del mismo Decreto Ley,no son procedentes porque el registro en Chile para la marca "O'NEILL" es,actualmente, de propiedad del demandado. Las alegaciones sobreinfraccion, a 105 articulos 20 letra j) de la Ley 19.039 y 23 letra k) del DL958, no pueden entenderse cumplidas, todas vez que, siendo el solicitantetitular de un registro en Chile, Ie es llcito planificar el registro de marcas deresguardo, semejantes a su marca registrada. En cuanto a los articulos 6 bisy 8 del Convenio de Paris sobre la proteccion de marcas notoriamenteconocidas y mala fe del demandado, tampoco resultan procedentes, por lasmismas consideraciones previamente senaladas.

Por las consideraciones y normas mencionadas precedentemente,especial mente con 10 preceptuado por 105 articulos 20 letra g) de la Ley19.039, 177 Y 186 Y siguientes del Codigo de Procedimiento Civil, se revocala sentencia en alzada; y, en su lugar se decJara que se rechaza laexcepcion de cosa juzgada y se acoge la demanda de nulidad interpuesta,debiendo anularse el registro impugnado .•.•.

Son hechos fijados por ambas instancias y a estas alturas del debateinimpugnables, 105 siguientes:Que existe un juicio ya afinado judicialmente y ejecutoriado , segun constaen la sentencia NO70.173 de fecha 6 de Agosto de 1993.Que la cosa pedida I en ambos juicios es la misma (NO2 del articulo 177 delCodigo de Procedimiento Civil) yQue la causa de pedir en ambos pleitos tambh~n es la misma (NO 3 delarticulo 177 del Codigo de Procedimiento Civil ).Que tanto 0' Neill Inc. , sujeto activo en el juicio afinado por sentenciaejecutoriada NO 70.173 I de fecha 06 de Agosto de 1993 , como 0' NeiIIEurope B.V. sujeto activo de este juicio , se atribuyen la creacion , uso ,fama y notoriedad de la marca 0' NEILL cuestion que resulta una aberraci6nsostener toda vez que la recurrida de autos no existia juridicamente en efana 1970 , fecha de la supuesta creacion de la marca 0' NEILL.Que tanto 0' Neill Inc. demandante en el juicio ya fallado por sentencia NO70.173 como 0' Neill Europe B.V. actora del presente Iitigio han allegado lasmismas pruebas para probar sus dichos .Que tanto 0' Neill Inc. demandante en el juicio ya fallado por sentencia NO70.173 como 0' Neill Europe B.V. tienen el mismo domicilio legal.Que 0' Neill Europe B.V. demando la nulidad del registro de fa marca0' NEAL siete meses despues de haberlo hecho 0' Neill Inc.

1.5. FORMA EN QUE HA OPERADO LA INFRACCION DE LEYLa doctrina y la jurisprudencia han senalado que existen tres maneras

de infringir la ley: a) Contravencion formal de la ley, es decir, aquellos enque el tribunal a quo prescinde de la ley 0 falla en oposicion a texto expresode esta; b) erronea interpretacion de la ley, esto es, cuando el tribunal aquo da un alcance diverse al que deberia haber dado por la aplicacion de lasnormas de interpretaciony; c) falsa aplicacion de la ley, que puede producirse cuando la ley seaplica a un caso no regulado por la norma; 0 cuando el tribunal prescindede la aplicacion de la ley para 105 casas en que aquella se ha dictado.

A la luz de 105 hechos inimpugnables en autos fijados enambas instancias y que ya han sido senalados en el acapite 1.4, letras a),b), c), d) ,e), f) y g) inclusive se colige inequivocamente que el Tribunal aquo ha contravenido abiertamente la ley, especialmente en no aplicar el NO1 del articulo 177 del Codigo de Procedimiento Civil debiendo hacerlo yaque los hechos acreditados e ininpugnables que se senalan en acapite 1.4 10obligaban hacerlo .

Por otra parte el articulo 20 , letra g) de la ley 19.039no debe y no puede ser aplicada al caso sublite como se explica en 10sucesivo.

EI fallo de segunda instancia yerra abiertamente alentrar a analizar el fondo del asunto toda vez que a 105 sentenciadores de laalzada les esta absolutamente vedado hacerlo , ello como consecuencia dehaber acogido la excepcion perentoria de cosa juzgada , 105 falladores parafundar su decision discurren sobre la base de analizar el articulo 20 letra g)de la Ley de Propiedad Industrial, disposicion legal inexistente al dia 25 deAgosto de 1988 , fecha en que fue concedido el registro NO 334.130correspondiente a la marca 0' NEAL .

Lo senalado precedentemente contraviene uno de losprinCiplos mas fundamentales de nuestro ordenamiento juridico : LAIRRETROACTIVIDAD DE LA LEY A LA QUE ALUDE EL ARTICULO 9 DENUESTROCODIGO CIVIL.

En consecuencia , habiendose acogido la excepcion decosa juzgada los falladores de segunda instancia no deben y no puedenanalizar el fondo de 10 debatido , y mas aun , aplicar una disposicion legalque no estaba en vigor a la fecha de concesion del registro cuya validez seimpugna en autos.

As, es , el articulo 20 , letra g) de la Ley 19.039 entroen vigencia en el ano 1991 , esto es tres anos despues de haberseconcedido el registro NO334.130 referido a la marca comercial 0' NEAL.

1.6 MODO EN QUE LA INFRACCION DENUNCIADA HA INFLUIDO EN LODISPOSITIVO DEL FALLO.

En caso de haberse aplicado e interpretado correctamentela norma legal invocada por esta parte en 10 principal del escrito decontestacion de la demanda de autos, esto es el NO 1 del articulo 177 delCodigo de Procedimiento Civil y con ello no discurrir sobre el fondonecesariamente V.S.l. hubiera confirmado el fallo de primer grade .

POR TANTO; en merito de 10 expuesto, disposiciones invocadas y 10dispuesto en los articulos 766, inciso segundo y 767 Y siguientes del Codigode Procedimiento Civil,

SIRVASE 5.5. ILTMA, tener por interpuesto el recurso de casaclOn en elfonda en contra de la sentencia ya individualizada para que, en definitiva, laExma. Corte Suprema, declare que ha lugar el presente recurso en todassus partes, invalidando el fallo de segunda instancia por haber sido dictadocon infraccion de Ley que influye substancialmente en 10 dispositivo delmismo y acto continuo, sin nueva vista, pero separadamente proceda adictar la sentencia de reemplazo en la que se senale expresamente que seacoge la excepci6n perentoria de cosa juzgada .

PRIMEROTROSI: De conformidad en establecido en el articulo 785 incisosegundo del C6digo de Procedimiento Civil y articulo 17 bis b de la Ley19.039, y en subsidio de 10 solicitado en 10 principal de esta presentaci6n ypara el evento de que el recurso de casaci6n en el fonda alii deducido noprospere, solicito a la Exma. Corte Suprema, en ejercicio de la facultad queIe confieren las disposiciones legales citadas invalide de oficio el falloimpugnado motivo del presente recurso, atendiendo al hecho objetivo einequivoco que en los autos se ha dictado una sentencia definitiva desegunda instancia con infracci6n de Ley la Que ha influido substancialmenteen 10 dispositivo de la misma.

SEGUNDO OTROSI: Hago presente al H. Tribunal de Propiedad Industrialque tenga por acompanados con citacion 105 documentos que dan cuenta demi personeria y mi calidad de abogado habilitado para el ejercicio de laprofesi6n .

TERCEROTROsf: Hago presente que actuo y patrocino personalmente esterecurso para todos los efectos legales.

Tribunal de PropiedadIndustrial

tl-vJ:.~e.-ev{~ (YvO~- 2 't7 £~7

Resolviendo la presentaci6n de fojas doscientos ochenta y uno y siguientes:

A 10 principal: Atendido que el recurso de casaci6n en el fondo deducido en contra

de la sentencia de veintinueve de enero de dos mil nueve, escrita a fojas doscientos setenta

y dos y siguientes, 10 ha sido en tiempo y patrocinado por abogado habilitado para el

ejercicio profesional y de conformidad, ademas, con 10 dispuesto en los articulos 770 y

siguientes del C6digo de Procedimiento Civil , tengase por interpuesto y concedese el

Elevense los autos a la Excma Corte Suprema para su conocimiento y ulterior

resoluci6n.

Al primer y segundo otrosi: Ocurrase ante quien corresponda.

Al tercer otrosi: Otrosi: Tengase presente.

Rol T.P.1. N° 1118-2004

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PODER JUDICIALRtF' 1J B Lie f.. i) [- C 1< I

'.',del registro N° 334.130, que distingue productos de la clase 25,\cuyo titular es

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diS\ingue productos de la c1ase 25, cuyo titular era don Jorge Rolando Halabi

Nac~

En el fallo del juez a quo. que da por reproducido el Informe del

configura en la especie la triple identidad ~ue exige el articulo 177 del C6digo-, ./

~. -de Procedimiento Civil, tanto ~espect~ del sujeto pasivo 0 la parte demandada,

identidad legal, ocupando igual lugar y ostentando una misma posici6n en

relaci6n al beneficio que pretenden en la especiJ. En efecto, O'Neill Europe \

PODER JUDICIAL

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Par 10 demas, 10 anterior resulta acorde con 10 afirmado por °los jueces de

juridica alguna para que la pr?tecci6n que confiere la ley alas marcas

extranjeras, se vea afectada por el estatuto legal que regula la prescripci6n de

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Par 10 demas, 10 anterior resulta acorde con 10 afirmado por °los jueces de

juridica alguna para que la protecci6n que confiere la ley alas marcas

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Pronunciado par la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Nibaldo

Segura P., Jaime Rodriguez E., Ruben Ballesteros C., Hugo Dolmestch U. y el

abogado integrante Sr. Luis Bates H. No firma el abogado integrante Sr. Bates,

no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo d 110,por estar\

En Santiago, a veintiuno de enero de dos mil once, notifique r. ~Secretaria par el

Estado Diario la resoluci6n precedente. lp