Registrare il proprio marchio

Odra Papaleo

Registrareilpropriomarchio

Funzioni del marchio

ü indicazione di provenienza del prodotto/servizio (funzione essenziale)

ügarantire la qualità del prodotto/servizio

üattrattiva-pubblicitariaVPM LEGAL

Vantaggi del marchio

üpermette al consumatore di distinguere prodotti/servizi simili, provenienti da soggetti differenti

üè strumento di marketing

üstimola le imprese/i professionisti ad investire nel mantenimento o nel miglioramento della qualità dei prodotti/servizi

üpuò facilitare l’ottenimento di finanziamenti/agevolazioni

üpuò essere concesso in licenza e quindi costituire una fonte di reddito addizionale (royalties)

VPM LEGAL

Il marchio individuale

VPM LEGAL

Art. 15 TRIPs (Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale)

Art. 4 Reg. UE 207/2009

Art. 7 CPI (Codice della Proprietà Industriale)

ü Segno che permette di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese: in generale, qualunque parola, lettera, numero, disegno, forma, colore, logotipo, etichetta o combinazione di questi segni

È possibile registrare:

VPM LEGAL

Marchi denominativi Marchi figurativi

FIAT 500

ADIDAS

GIORGIO ARMANI

JUST DO IT

È possibile registrare:

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Marchi complessi

È possibile registrare:

VPM LEGAL

Marchi tridimensionali Marchi di colore

È possibile registrare:

VPM LEGAL

Marchi sonori Marchi di posizione Marchi olfattivi

THE SMELL OFFRESH CUT GRASS

Tipologie di marchio:

VPM LEGAL

Di servizio: contraddistinguono l'attività di produttori di servizi

Di fabbrica: distinguono i prodotti relativi ad un'attività industriale

Tipologie di marchio:

VPM LEGAL

Di commercio: identificano i prodotti di un commerciante

Collettivi: garantiscono origine, natura e qualità di prodotti/servizi provenienti da imprese diverse

Un unico prodotto, tanti marchi

COCO POPS

Il marchio deve essere:

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ü nuovo- NON uguale/simile ad altri segni distintivi di terzi (marchio, ditta, insegna, denominazione sociale, nomi a dominio) per prodotti identici/affini

ü dotato di capacità distintiva:- NO denominazione/forma generica del prodotto/servizioEsempio: pane per pane- NO segni costituiti esclusivamente da indicazioni che descrivono

qualità, quantità, origine geografica o altre caratteristiche del prodotto.

Esempio: cremoso per yogurt

Eccezione: secondary meaning (= capacità distintiva acquisita con l’uso)Esempi: il quotidiano Il Giornale

Il marchio deve essere:

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ülecito- NO contrarietà a legge, ordine pubblico, buon costumeEsempio:

[esame in corso]

- NO ingannevolezza per il pubblico di riferimento in ordine a natura, qualità, provenienza del prodotto/servizio

Esempio: marchio BIO-ENE per prodotti alimentari provenienti da agricoltura convenzionale (Cass. 6234/2009)

Quando richiedere la protezione

Momento creativoü analisi del prodotto/servizioü valutazione mercati di destinazioneü ricerche di similitudine, ricerche di anteriorità

Dove richiedere la protezione

Strategie di protezione devono tenere conto di:ü mercati di attuale/futuro interesse commerciale ü Paesi in cui sono presenti concorrenti ü Paesi con elevato tasso di contraffazione

Come richiedere la protezione (I)

DepositiüItalia (UIBM)

üEstero:

- marchio dell’Unione Europea - marchio internazionale (sistema di Madrid)- marchi nazionali esteri

Come richiedere la protezione (II)

La Classificazione di Nizza

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45 classi di prodotti e servizi:

ü 34 classi di prodotto (da 1 a 34)

Esempi:Classe 3 Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifriciClasse 25 Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria

ü 11 classi di servizi (da 35 a 45)

Esempi:Classe 41 Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturaliClasse 43 Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei

Vantaggi del deposito

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Marchio di fattoü Il diritto di esclusiva nasce con il

deposito

ü Tutela garantita a livello nazionale/estero (a seconda del tipo di deposito)

ü Tutela forte (anche con marchio allo stato di domanda)

ü Possibilità di inserire a bilancio il valore del marchio

ü Non trova riconoscimento in tutti i Paesi

ü Il diritto di esclusiva nasce, ove previsto, con l’uso che dev’essere dimostrato

ü Tutela limitata

Marchio registrato

Come tutelarsiServizi di sorveglianza nei territori di interesseDifesaü Stragiudiziale (lettera di diffida – accordi coesistenza)ü Opposizioni amministrative ü Azioni legali civili:

- giudizi di merito - procedimenti d’urgenzacontraffazione descrizione

nullità del titolo avversario inibitoria

rivendica sequestro

risarcimento danni (consulenza tecnica preventiva)

inibitoria, pubblicazione sentenza

ritiro dal mercato, distruzione

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Competenza: i Tribunali delle Imprese

Sfera di protezione del marchio

Art. 16 TRIPs (Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale)

Art. 20 CPI (Codice della Proprietà Industriale)

ü Il marchio registrato attribuisce al titolare il diritto di

vietare a terzi l’uso di marchi identici/similiper prodotti/servizi identici/affiniquando da detta identità/somiglianza deriva un rischio di confusione che può consistere anche in un rischio di associazione

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Caso: Tribunale di Milano, 10.05.2016

ü CONTRAFFAZIONE del marchio figurativo "Arbre Magique” da parte del marchio “Forest Fresh” utilizzato per prodotti identici.

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Un caso curioso

M** BUN

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Conclusioni e suggerimenti

üOccorre una strategia di scelta e protezione del proprio marchio

ü Il marchio deve essere oggetto di uso nel commercio

ü La raccolta e la conservazione di documentazione inerente a pubblicità ed esposizioni aiutano a far valere e sostenere i propri diritti

ü Prestare attenzione alle agevolazioni MiSE

Grazie per l’[email protected]

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