NUEVO SISTEMA MARCARIO EN COLOMBIA Elaborada por: Guillermo Navarro Conferencista: Giancarlo Marcenaro Jiménez Implementación TLT / TLC / PROTOCOLO DE.

NUEVO SISTEMA MARCARIO EN COLOMBIA

Elaborada por: Guillermo Navarro

Conferencista: Giancarlo Marcenaro Jiménez

Implementación TLT / TLC / PROTOCOLO DE MADRID

AGOSTO DE 2012

INTRODUCCIÓN

•NUEVA REALIDAD NORMATIVA

•CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS A NIVEL INTERNACIONAL

•NECESIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS

•NECESIDAD DE ESTANDARIZACIÓN INTERNACIONAL

REALIDAD NORMATIVA

•DECISIÓN 486 DE 2000: (Art. 276) Posibilidad de reglamentación. (Art. 6, 8, 32 y 35) adoptar reglamentaciones.

•DECISIÓN 689 DE 2008: Faculta a los Países Miembros para desarrollar y profundizar la D. 486 de 2000.

•DECRETO 4886 DE 2011: Modificó la estructura de la SIC. Designación de funciones complementarios.

•LEY 1429 DE 2010: (Formalización de empleo) Exclusión del requisito de presentación personal para asuntos de IP.

REALIDAD NORMATIVA

•LEY 1455 DEL 2011: Por medio de la cual se aprueba el Protocolo de Madrid.

•DECRETO LEY 19 DE 2012: (Ley anti-trámites) reglamentación de solicitudes multiclase (167), división de solicitudes (168), registro de marcas (169) y fecha de presentación (170).

•RESOLUCIÓN 21447 DE 2012: Modifica la Circular Única de la SIC.

•RESOLUCIÓN 20963 DE 2012: Redefine las tarifas aplicables en la SIC.

RESOLUCIÓN 21447/2012SIGNOS DISTINTIVOS

•IDIOMAS Y MEDIDAS•PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS•PODERES•DUDA RAZONABLE•FECHA DE PRESENTACIÓN •INSCRIPCIONES

•CAMBIO DE NOMBRE •AFECTACIONES •LICENCIAS

•MODIFICACIONES EN TRAMITE•DIVISIÓN DE SOLICITUDES•REDUCCIÓN DE TASAS OFICIALES•OPOSICIONES•AUDIENCIA DE FACILITACIÓN

RESOLUCIÓN 21447/2012SIGNOS DISTINTIVOS

•SOLICITUDES MULTICLASE•MARCAS TRIDIMENSIONALES•CARACTERES ESTÁNDAR•REIVINDICACIÓN DE COLOR•TRADUCCIÓN O TRANSLITERACIÓN •DIVISIÓN DE SOLICITUD •RENOVACIÓN DE MARCA•CANCELACIÓN DE MARCA •RENUNCIA DE DERECHOS•CLASIFICACIÓN DE NIZA (VERSIÓN 10ª)•SOLICITUDES INTERNACIONALES (MADRID)

•SOLICITUD INTERNACIONAL •FASE NACIONAL •MONEDA Y TASAS

•PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES•EXAMEN DE FORMA•CONVERSIÓN, DIVISIÓN Y FUSIÓN DE SOLICITUDES•EXAMEN DE PATENTABILIDAD•REQUERIMIENTO POR NO PATENTABILIDAD•SUSPENSIÓN DEL TRÁMITE

RESOLUCIÓN 21447/2012NUEVAS CREACIONES

IDIOMAS Y MEDIDAS

•IDIOMA OFICIAL: CASTELLANO

DOCUMENTOS EN OTROS IDIOMAS: SÓLO REQUIEREN TRADUCCIÓN SIMPLE SIN LEGALIZACIÓN ALGUNA

•MEDIDAS: SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES

FORMA DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

•FÍSICO / ELECTRÓNICO (ANEXOS EN CD/DVD – PDF/TIFF)(presentación posterior físico)

•NO SE REQUIERE:•LEGALIZACIÓN •ATESTACIÓN •AUTENTICACIÓN •CERTIFICACIÓN •FIRMA

No + requisitos

• No se pueden exigir requisitos diferentes a los contenidos en este tratado.

• No certificados de registro mercantil• No declaración sobre actividad comercial• No necesidad de registros extranjerosEXCEPCIÓN: PRUEBAS (Ley 019/2012)

Pero… SI la Oficina tiene duda razonable, podrá

exigir pruebas complementarias.

¡¡¡PODER!!!

Comunicación separada, indicando el nombre del solicitante, del titular o de la otra persona, según proceda, y firmada.

– Podrá referirse a una o más solicitudes y/o registros identificados.

– Podrá limitar las facultades del representante a ciertos actos.

– Posibilidad de Gestor Oficioso.– Formulario oficial de poder.– Transmisión por telefacsímile

+ poder

• Referencia a Poder: podrá exigir que cualquier comunicación efectuada por un representante contenga una referencia al poder sobre cuya base actúa. (registro de poderes)

FORMULARIO DE PODER• SE PROHÍBEN OTROS REQUISITOS.

(notaría, apostille, legalización)

EXCEPCIÓN: Renuncia // P.P. + LEG.

¿DUDA RAZONABLE?

• CONTRADICCIONES• INCONSISTENCIAS• IDENTIDAD• EXISTENCIA• REPRESENTACIÓN• DOMICILIO• DIRECCIÓN • APODERADO

REQUERIMIENTOREQUERIMIENTO

Fecha De Presentación

• Cuando la oficina haya recibido: – Petición de solicitud de registro– Identidad del solicitante – Datos de contacto– Reproducción de la marca– Lista de productos / servicios– Declaración de uso / intención– Pago

SIC // asigna fecha de presentación cuando se reciban todos los requisitos. (Aplica = para NC).

Excepción / Afectaciones y renovación.

REGISTRO ÚNICO

Una solicitud puede versar sobre varios registros siempre que sean de la misma naturaleza y

del mismo titular.

INSCRIPCIÓN DE CAMBIOS: Titularidad

• Presentación de solicitud de modificación cumpliendo requisitos.

– Original o Copia del contrato;– Extracto del contrato certificado o;– Sentencia Judicial– Documento que acredite la cesión.

• ÚNICA SOLICITUD X REGISTROS (Naturaleza)– Requerimiento totales / parciales – Admite recurso de apelación únicamente

INSCRIPCIÓN DE CAMBIOS: Nombre / Domicilio / Dirección

• Presentación de solicitud de modificación cumpliendo requisitos.

• Es posible presentar una ÚNICA solicitud para todos los registros (Naturaleza).

• Requerimiento totales / parciales • Admite recurso de apelación únicamente

TAMBIÉN APLICA PARA LICENCIAS

¡ERROR!

• La Oficina deberá aceptar que la petición de corrección de un error que se haya cometido en la solicitud o en otra petición comunicada a la Oficina y que se refleje en su registro de marcas y/o en cualquier publicación de la Oficina se efectúe en una comunicación firmada por el titular o su representante, en la que se indique el número del registro en cuestión, el error que se ha de corregir y la corrección que se ha de efectuar

• Cumplimiento de los requisitos. • Solicitud única• Es posible también la corrección Ex-Oficio.

• PAGO = Error no atribuible a SIC.

MODIFICACIONES / CORRECCIONES(en trámite)

NUEVA PUBLICACIÓN

ÚNICAMENTE PROCEDE NUEVA PUBLICACIÓN CUANDO:

• ERROR O DEFICIENCIA SEA FUNDAMENTAL PARA QUE LOS TERCEROS PRESENTEN OPOSICIÓN:

• CARENCIA DE “P & S”• DIFERENCIA EN “P & S”• DIFERENCIA CON DIBUJO / LOGO • DIFERENCIA EN INFORMACIÓN (RESUMEN NC)

Posibilidad de petición ÚNICA.

DIVISIÓN DE LA SOLICITUD

SOLICITUD INICIAL• Solicitud que incluye productos /servicios de

diferente clase - podrá ser dividida en dos o mas solicitudes y pasará a ser

SOLICITUD FRACCIONARIA• Mantiene la fecha de presentación de la solicitud

inicial y el beneficio del derecho de prioridad, si lo hubiere.

¿Cuando se podrá dividir?

• Por lo menos hasta la decisión de la Oficina sobre el registro de la marca. • Durante cualquier procedimiento de oposición. • Durante cualquier procedimiento de apelación contra la decisión relativa

al registro de la marca POR:

Solicitud del solicitante Solicitud de la oficina

*Podrá generarse la obligación de pagos.

DIVISÍÓN

• Se aplicará el Principio “mutatis mutandis” 'cambiando lo que se deba cambiar'

La división debe permitirse:

• Durante cualquier procedimiento en el que un tercero impugne la validez del registro ante la Oficina.

• Durante cualquier procedimiento de apelación contra una decisión adoptada por la Oficina

OPOSICIONES

• Continúa normalmente (cambio en formulario)

• Representación x Apoderado / Requerimiento.

• OPOSICIÓN CONTRA MULTICLASES: – Un solo formulario– PAGOS: proporcionales al # de

clases a las que se opone

¿AUDIENCIA DE FACILITACIÓN?

• SIGNO DISTINTIVO / SIN OPOSICIÓN: Si se requiere del concurso de un tercero para superar el obstáculo que impide el registro.

• SIGNO DISTINTIVO / CON OPOSICIÓN: Si es con fundamento en: – Engaño – Denominación de Origen (productos relacionados)– Denominación de Origen (Bebidas espirituosas)

PROPONER ACUERDOS VINCULANTES (DIRECTOR SD)

OPORTUNIDAD

• Una vez vencido el término de oposiciones, hasta antes de la decisión de primera instancia.

• CITACIÓN: – De oficio – A solicitud conjunta de las partes

• SIC podrá sugerir MODIFICACIONES

• IMPROCEDENCIA: Después de decisión 1ª

TRÁMITE

• SOLICITUD– 5 días

• CITACIÓN A LAS PARTES– Fija fecha, hora y lugar

• DURACIÓN– 1 hora (máximo) – 15 minutos c/parte– Acta

• NUEVA AUDIENCIA– Por una sola vez & por ausencia de una de las partes– Justa causa– Si la audiencia fue convocada por la SIC

• EFECTOS– Cumplimiento dentro de los 10 días siguientes– No se puede ampliar la protección.

SIGNOS DISTINTIVOS

• SOLICITUD MULTICLASE– Dos o mas clases– Enlistar (de menor a mayor) – Agrupar “P & S”

• DESCRIPCIÓN– Indicar expresamente– Clasificación de Niza (Versión 10)

• REQUERIMIENTO (Total / Parcial)• OPOSICIÓN (Total / Parcial)• LEMAS COMERCIALES (Total / Parcial)• CERTIFICADO DE REGISTRO (Ú)

MARCAS TRIDIMENSIONALES

REPRODUCCIÓN GRÁFICA O FOTOGRÁFICA BIDIMENSIONAL

Que demuestre suficientemente la tridimensionalidad

REQUERIMIENTO: Seis vistas y/o descripción de marca; CD / DVD con la información;Muestra física.

CARACTERES ESTÁNDAR

ARIAL TIMES NEW ROMAN

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKk AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKk

FIRMA

• Firma manuscrita • Firma impresa / estampada / sellos• Firma por telefacsímile• Comunicación por medios electrónicos.

PROHIBICIÓN DE CERTIFICACIÓN

• NO SE PODRÁ EXIGIR la atestación, certificación por notario, autenticación, legalización o cualquier otra certificación de una firma u otro medio de identificación personal referido en los párrafos anteriores, salvo cuando la firma se refiera a la renuncia de un registro.

PRODUCTOS / SERVICIOS

• Designar los productos y/o servicios por sus nombres, agrupándolos según las clases de la Clasificación de Niza, y cada grupo deberá ir precedido por el número de la clase de esa Clasificación a que pertenezca

– No podrán considerarse similares entre si por razón de que, en cualquier registro o publicación de la Oficina, figuran en la misma clase de la Clasificación de Niza.

– No podrán considerarse diferentes entre si por razón de que, en cualquier registro o publicación de la Oficina, figuran en diferentes clases de la Clasificación de Niza

DURACIÓN / RENOVACIÓN

• Presentación de solicitud con requisitos. • Renovación TOTAL / PARCIAL. – TOTAL: Todos los productos / servicios. – PARCIAL: Algunos productos / servicios

• Con ocasión de la renovación la Oficina no podrá hacer un nuevo examen de fondo / substantivo.

• Duración: 10 AÑOS.

VARIOS.

• Art. 14: el rechazo de las modificaciones deberá estar sustentado y se permitirá formular observaciones.

• Art. 15: Obligación de Cumplir el Convenio de Paris. ¿Colombia lo cumple?

• Art. 16: Marcas de Producto = Servicio• Art. 17: Implementación de reglamento.

• Art. 18: Posibilidad de revisión del tratado.

VARIOS

• Art. 19: Procedimiento para adherir al tratado. • Art. 20: Ratificación y Adhesiones. • Art. 21: Reservas. • Art. 22: Disposiciones transitorias. Posibilidad de

establecer excepciones a los términos de la ley. • Art. 23. Denuncia del tratado. • Art. 24. Idiomas y Firma. • Art. 25. Depositario.

TIPS Y RECOMENDACIONES PRÁCTICAS

•NECESIDAD DE ANALIZAR DETENIDAMENTE LA MARCA QUE SERVIRÁ DE BASE PARA EL REGISTRO TENIENDO EN CUENTA:

•Que sea una marca registrada preferiblemente; •Que su vigencia al momento de elevar la solicitud tenga más de 5 años; •Que no se encuentre en procesos de cancelación y/o nulidad; •Si existen marcas en países catalogados como PMA, aprovechar dichos descuentos; •Si es con fundamento en una marca solicitada o “en trámite”, haber verificado oportunamente las posibilidades de lograr el registro;

•COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES: existe la posibilidad de que varios países que sean miembros de la Unión de Madrid, creen una Oficina Común, cuando cuenten con normatividad uniforme.

TIPS Y RECOMENDACIONES PRÁCTICAS

•ANALIZAR DETALLADAMENTE LAS MARCAS QUE SE PRESENTAN EN COLOMBIA, EN ESPECIAL:

•Clasificación de NIZA – Listado de productos y/o servicios•Componente gráfico (reivindicación de colores)•Expresiones “Explicativas”

•REVISIÓN DE GACETA: Nos permitirá determinar con mucha antelación las marcas que van a ser solicitadas en Colombia vía Protocolo de Madrid, informar a los afectados, contactar a los solicitantes para que retiren la solicitud, ofrecer representación ante denegaciones provisionales.

TIPS Y RECOMENDACIONES PRÁCTICAS

•VIGILANCIA DE LA GACETA DEL SISTEMA DE MADRID: •Comercialización en Español: sólo dos países de habla hispana (por ahora) Colombia y España•Países potenciales: Brasil / Costa Rica / Perú•Identificar previamente los países en los que se van a publicar las marcas internacionales•Labor de información previa•Contacto directo con solicitantes / apoderados para informar sobre eventuales oposiciones globales (estilo cease & desist)•Utilización como fuente de información para búsquedas marcarias•Marcas no renovadas – Ofrecer su registro a interesados•Ofrecimiento de servicios jurídicos para:

•Defensa en acciones de Nulidad, •Contestación a oposiciones,•Presentación de recursos

TIPS Y RECOMENDACIONES PRÁCTICAS

•ACCIONES POSTERIORES A LA CONCESIÓN•RENOVACIÓN DE MARCAS: Identificar marcas que están próximas a vencimiento, ofrecer servicios de renovación de dichas marcas;

•AFECTACIONES: Cambios de Nombre / Cambios de Dirección / Cambios de Domicilio / Cambios de Titular / Limitaciones / Renuncias;

•NULIDADES: (Invalidaciones) suministrar información a los interesados sobre las acciones de nulidad que afectan o pueden ser relevantes a nuestros clientes;

•CANCELACIONES: fuente de información para determinar usos y posibilidades de que prospere una acción de Cancelación

TIPS Y RECOMENDACIONES PRÁCTICAS

•EN EL ÁMBITO COMERCIAL•Ofrecer Seminarios, simposios y capacitación a clientes y colegas; •Preparar publicaciones oficiales para divulgación en Colombia y en los demás países de América Latina; •Ofrecer a los colegas internacionales, la posibilidad de escoger Colombia como un país Base para sus solicitudes internacionales (ya que es el primero en Centro – Suramérica;•Comunicaciones dirigidas a titulares de marcas en Colombia informando sobre las marcas con las que se pueden iniciar las solicitudes internacionales; •Análisis de los países miembros del Sistema de Madrid, determinación de oportunidades comerciales;

TIPS Y RECOMENDACIONES PRÁCTICAS

•EN EL ÁMBITO ACADÉMICO•Utilizar nuestros conocimientos para transmitir en los escenarios académicos las oportunidades que ofrece el Sistema de Madrid a los titulares de marcas;

•Potencializar las estrategias comerciales (en Facultades de Comercio Exterior, Relaciones Internacionales, etc.), para que vean la utilidad de este tipo de herramientas;

•Publicación de Libros / Manuales prácticos del Sistema de Madrid.

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