M44. 특허분쟁대응 ( 특허심판 , 소송 , 대응전략 )

M44. 특허분쟁대응

카테고리 교육모듈 No. 교육모듈명 난이도 교육방법

지식재산

관리법

(C12)

M44 특허분쟁대응 ( 특허심판 , 소송 , 대응전략 ) 고급 이론

M53특허 라이선스 협상 및 계약

( 계약서 작성 포함 )고급

이론 /실습

M121지식재산경영

( 지식재산 관리체계 , IP 리스크관리 , IP 사업화 및

자산화 )

고급 이론

M15영업비밀의 보호 및 관리

( 영업비밀보호제도 및 관리방안 )고급 이론

2. 지식재산 관리법

1-1. 특허보호에 대한 입장차이

잘사는 정도

특허보호의 정도

후진국

선진국

PRO-PATENT

ANTI-PATENT

후진국은 생계유지도 어려우므로 특허보호가 어려운 반면에 , 선진국은 타국에 비해 먼저 개발된 신기술 보호를 위해 특허보호에 적극적임PRO-PATENT 정책의 악영향

PATENT TROLL 등장 (INVENTION CAPITAL)강제실시권 발동 어려움 예외 ) 타미플루

1-2. 국가별 특허보호수준

좋음보통나쁨?

특허권 보호의 정도

2-1. 특허소송계통도

형사

지방법원 고등법원 대법원

특허심판원 특허법원 대법원

지방법원 고등법원 대법원관할경찰서

결정계당사자계

특허침해금지청구손해배상청구부당이득반환청구신용회복청구가처분신청

검사공소제기

심결취소소송

30일

30일

2주

2주

7일

7일

KTC 무역구제신청

무효심판기일추정

무효심판기일추정

민사

2-2. 특허소송시의 공격수단 및 방어수단

특허침해자의 방어수단특허권자의 공격수단

특허포트폴리오 ( 기본 ) 경고장 가처분신청 특허침해금지청구 손해배상청구 부당이득반환청구 신용회복청구 적극적 권리범위확인심판 증거보전신청 형사고소

무효심판 → 기일추정효과 소극적 권리범위확인심판 자유실시기술의 항변 답변서 라이센싱 회피설계 DJ action ( 美 )

특허심판원

“ 준비는 치밀하게 대응은 여유있게”

2-3. 경고장의 내용

등록특허의 실체화등록특허의 침해를 주장하는 제품의 특정특허침해에 대한 내용 ( 증거제시는 불필요 특허권자에게 입증책임 有 )“ 경고장” 명의로 오지 않기도 함 미국에서 침해업체가 확인소송을 구함 경고장 접수 후 침해행위 계속시 침해행위에 대한 고의 인정 효과

경고장에서의 단계별 요구액

특허분쟁기간

if 바로 협상시

if 응소후

if 특허권자 승소시

if 소제기 직후

특허분쟁의 적극적 대응을 위한 Power Patenting 전략 (KEA, i-PAC)

특허적 검토

법률적 검토

사업적 영향 검토

소송 경제 검토

등록특허의 유효 여부 검토

등록특허의 권리범위 파악

제품의 등록특허 침해여부검토

특허침해주장의 하자 여부 검토

경제적 관점에서 고려

답변서 작성

2-4. 경고장 내용 검토 및 대응

청구권에 대한 집행을 보전하거나 권리관계의 다툼에 대하여 임시적인 지위를 정하기 위하여 법원이 행하는 일시적인 명령채권자 ( 원고 ) 및 채무자 ( 피고 ) 로 용어를 사용통상적으로 3~6 개월 소요가처분신청의 이점

가처분에 따른 보전 요건

지식과 권리 2008 년 가을호 변호사 최승재

본안소송에서의 승소 가능성 ( 신청법원에서도 특허성 판단 可 ) 공공의 이익 ( 결제서비스ㆍ교통카드 사용중단 , 제품해외수출 등 ) 채무자의 태도 ( 더이상의 특허침해행위 ×)

본안소송보다 가처분이 더 필요한 경우특허침해증거가 명확하고 , 무효사유가 없으며 , 빠른 시일내에 결론 필요시

특허권자

특허침해자의 시장에서의 명성저해( 도덕성에 치명적 )

특허침해자특허침해자의 제품 유통망 교란

특허침해품의 제조 , 생산 및 판매금지 可

협상력 최대화

2-5. 가처분신청

서울반도체 이츠웰

1

2

3

1-1. 특허침해금지청구 가처분1-2. 가처분 결정

2-1. 가처분에 대한 이의신청2-2. 특허무효심판 청구2-3. 특허무효심판 기각2-4. 심결취소소송2-5. 심결취소소송 기각2-6. 이의신청 기각

3. 특허라이센스 계약가처분신청 부당시 특허권자에게 손해배상책임을 전가 (2007 나 105732, 2007 나 105749)→ 특허권자의 고의과실 추정 ( 가처분 법적행사 위험 )

해당 가처분의 피보전권리 부존재가 밝혀진 경우특허무효판결시피보전권리와 동일한 내용의 권리범위확인심판청구에 대해 소극적 권리범위확인 취지의 판결 확정시

LED 납품

2-6. 가처분신청 및 특허심판의 예

2-7. 본안소송 및 특허심판

등록특허

특허침해금지청구

특 허 권 의 대 항 을 받 는 자

무효심판소극적 권리범위확인심판

특허발명을 실시할 정당한 권한이 없을 것특허권의 보호범위에 속할 것특허발명을 업으로서 실시할 것

특허침해성립요건

적극적 권리범위확인심판

무효심판

( 특허법 제 133 조 )

소극적 권리범위확인심판

( 특허법 제 135 조 )

특허청구범위

등록특허

최초 출원일 전에 공개된 선행문헌에 의한 신 규 성 진 보 성 결 여 에 의 한 무 효 주 장 이 ∙일반적기재불비에 의한 무효주장은 부수적으로 주장이 해 관 계 인 에 한 해 무 효 심 판 청 구 가 가 능 하 지 만 , 특 허 권 의 설 정 등 록 이 있 는 날 부 터 등 록 공 고 일 후 3 월 이 내 에 는 누구든지 可

선행문헌각 청구항마다

등록특허

확인대상발명( 실시내용 )

⊃ 주장/

구 성 요 소 상 이 , 특 허 발 명 이 공 지 기 술 , 확인대상발명이 자유실시기술에 해당함을 주장확인대상발명의 특정 필요권리 대 권리에 대한 권리범위확인심판은 일반적으로 불인정하나 이용발명에 대해서는 인정됨

특허청구범위

2-8. 특허분쟁시 주요대응방안

완성품업체

부품업체

타이어특허권

특허권자

납품

완성품업체가 선의를 주장하여도 소용없음 → 특허침해행위는 과실을 추정 ( 특허법 제 130 조 )

양측 모두 특허침해소송 可

완성품업체에서 특허보증을 요구하는 이유 특허보증을 하더라도 미래까지 보장한 것은 아니므로 한계완성품업체가 특허권을 가진 부품업체를 오히려 좋아하지 않는 경향이 있음 (∵ 부품 공급 차질 우려 )설비납품업체는 수리 등을 위해 공장출입시 타사납품설비를 쉽게 볼 수 있으므로 타사는 특허침해소송에 무방비로 노출될 수 있음

2-9. 부품업체의 완성품 업체에 대한 특허소송

2-10. 완성품 업체에 대한 특허분쟁사례

부품업체

완성품업체

다국적 기업 (PCB 제조 )

특허회피 어려움

PCB 납품

1

PCB 에 대한 경고장 발송 2

3

특허분쟁 해결을 위해 거래처를 바로 다국적 기업으로 변경시영업 목적이 아닌 특허료 획득이 목적 , 오히려 공세 심화

반드시 침해증거요구 필요

검토사항

부품업체의 특허보증 (patent indemnity) 조항의 유무 : 부품업체에 통보 필요 PCB 특허에 대한 라이센스 현황 대응특허의 발굴 및 매입 ( 보유하고 있는 특허들 중 대응특허를 검토중 ) 비침해 / 무효 논리의 개발 특허료의 조정논리 개발

ITC

납품ITC 에 특허침해제소

삼성전자 ( 완성품업체 ) 및 퀄컴 ( 납품업체 )퀄컴이 브로드컴에 의해 ITC 에 특허침해로 제소되어 퀄컴칩의 수입금지결정이 내려짐퀄컴칩을 사용하는 삼성전자의 휴대폰의 미국수입이 금지됨

수출

2-11. 부품업체 및 완성품업체의 특허소송사례

납품하는 부품에 대한 지적재산권 확보

출원인명 ( 사장 or 회사 ) 으로 확인 可 특허검색 DB 를 이용해 조사

A 납품업체

B 납품업체

피납품업체특허권 확보에 의한 market share

조절

납품

경쟁사의 경쟁 제품에 대한 특허권 존재 여부 확인

특허권 존재시 이에 대응하기 위한 선행기술조사를 실시 경쟁사의 특허권 존재시 변리사를 통한 특허회피설계추진 납품하는 부품에 대한 감정서 등을 통해 특허보증 ( 고의적 침해 사전차단 ) 설계도 등의 자료를 피납품업체에 제공시 NDA(non disclosure agreement) 작성 피납품업체와의 우호관계 유지

2-12. 부품업체의 특허전략

2-13. KTC 무역구제제도

특허침해품수출

특허침해품수입

지식경제부 산하 무역위원회 (www.ktc.or.kr) 지적재산권 침해에 의한 불공정무역행위 관세제도 WTO/TRIPs 51 조에 근거상표권 · 저작권 침해물품은 반드시 통관보류를 적용하고 다른 지재권에 대해서는 통관보류를 임의로 적용 可

단기간 (5.5 개월 ), 저비용이나 손해배상 ⅹ

조사신청 접수

서면신청 or 직권조사

조사개시 여부 결정

신청 후 30 일 이내

잠정조치

회복불가능한 피해 우려시 (1 개월이내 )

지재권 침해행위 조사

서면 · 현지조사 , 전문가 감정

심의 · 의결

출석위원 50% 이상 찬성시

제재조치 시행

시정조치 및 과징금 부과

2-14. 무역구제제도 특허분쟁사례

동경세관

1

23

1-1. 마 쓰 시 타 전 기 가 특 허 권 침 해 를 이 유 로 동 경 세 관 에 LG 전 자 의 PDP 를 통 관 보 류 신 청 (04.11.01)

2-1. LG 전 자 는 특 허 권 침 해 를 이 유 로 KTC 에 파나소닉코리아의 PDP 에 대한 불공정무역행위 조사신청 (2004.11.02)

2-2. KTC 의 조사개시 (2004.11.04)

1-2. 동경세관이 LG 전자의 PDP 통관보류결정 (04.11.11)

2-3. LG 전자가 파나소닉코리아의 PDP 에 대한 잠정조치를 KTC 에 신청 (04.11.12)

2-4. KTC 는 파나소닉코리아 PDP 에 대한 수입 및 국내판매를 금지하는 잠정조치결정 (04.11.29)

3. 이후 LG 전자와 마쓰시타전기가 cross-license 계약을 체결하고 양사관련 소송 및 KTC/ 동경세관 제소를 취하하기로 합의 (05.04)

KTC

지재권 관련소송수입제품에 대한 특허소송

연방지방법원 (94 개소 )

연방순회항소법원 (CAFC) 항소법원 (12 개소 )

국제무역위원회 (ITC)

대법원

특허관련분쟁

행정기관

저작권ㆍ상표권ㆍ불공정무역

2-15. 미국특허소송구조

3-1. 손해배상개요

특허등록 침해입증 손해배상

손해배상요건

침해자의 고의 ·과실 ( 특허법 제 130 조에 의해 특허침해는 과실을 자동 추정 ) 특허권 침해행위의 존재 특허권자에게 손해가 발생했을 것 특허침해행위와 손해발생에 인과관계가 있을 것

특허권자

3-2. 손해배상 청구액의 계산방법

특허법 제 128 조 ( 손해액의 추정 등 )

1 항 : 침해자의 판매수량 ⅹ 특허권자의 단위수량당 이익액 2 항 : 침해자의 이익액 ( 추정 ) 3 항 : 실시료 상당액 4 항 : 초과손해 청구 가능 ( 고의 또는 중대한 과실이 없으면 이를 참작 ) 5 항 : 법원의 재량적 손해액

3-3. 특허소송 TIP

특허침해자가 복수인 경우 전부에게 특허침해금지청구의 소를 제기하는 것이 좋은가 ?

NO (∵ 공동대응우려 및 대리인의 업무량이 늘어남 )

전국에 있는 모든 법원의 특허소송처리 실무역량이 동일한가 ?

예외적으로 , 제조자 , 판매자 , 유통자로 이루어진 침해자는 전부에게 소를 제기하는 것이 좋을 수도 있음 (∴ 항변사유가 공통되고 , 자중지란을 유도 可 )승소 가능성만 높다면 자금력이 열악한 부품업체보다는 자금력이 풍부한 완성품 업체에 특허침해금지청구의 소를 제기하는 것이 바람직

NO (∵ 원활한 재판절차진행을 위해서 서울중앙지방법원이 바람직 )서울중앙지방법원 11-13 부 , 서울고등법원 4 ㆍ 5 부 : 지재권 전담 재판부서울중앙지방법원 11-13 부 : 지재권 가처분 전담 재판부

특허침해소송의 관할

가처분 : 피고 소재지 법원 관할특허금지침해청구 , 손해배상청구 : 피고 소재지 및 불법행위지 법원 관할

소송비용

소송기간

가처분

협상

손해배상

승소확률 낮음 → ∵ 보전 필요성 입증

if 승소시

3-4. 소송기간 및 소송비용 그래프

3-5. 특허협상절차

클레임을 제시한 측에서 해당특허에 대해 설명하고 침해증거를 제시

1

상호간의 침해여부 및 무효여부에 대해 논쟁 ( 미국특허법 기준 )

2

라 이 센 스 협 상 ( 특 허 료 를 포 함 한 계약조건조정 )

3

협상 결렬시 소송단계로 발전

4

TECHNICAL DISCUSSION

BUSINESS DISCUSSION

양사의 특허포지션 확인

계약 협상

3-6. 특허협상전략

상대방 입장에서 논리를 개발 : 약한 부분에 대한 대응 준비

질문을 통해 주장 : 좋은 질문을 통해 자기 주장을 피력하는 우회 방안을 모색

윈 -윈 솔루션 : 소송에 따른 리스크를 상호 share 할 수 있는 타협 방안을 모색

사전 준비 : 롤플레잉을 통해 준비한 논리를 검증 ( 상대방 역할 담당자가 더 중요 )

특허분쟁의 적극적 대응을 위한 Power Patenting 전략 (KEA, i-PAC)

크로스 라이센스등록특허

특허권자 甲

등록특허

특허권자 乙

3-7. 라이센스 계약서의 구성

표제

전문

후문

당사자 표시 , 계약목적 , 계약범위 , 계약체결의사

당사자 명칭 및 소재지 = 등기부 및 특허등록원부상의 기재와 일치정의조항실시허락조항 – 수출 , 하청실시 , 재실시허락 , 실시권설정등록실시료 조항 – 최저실시료 , 실시료의 계산 ·보고 ·지불 , 회계감사특약사항 – 실시권 허락자의 담보책임 , 실시조항 , 개량발명 , 원재료∙부품의 구입 , 경쟁품 등의 취급제한 , 부쟁의무 , 비밀유지 , 특허표시 · 실시표시 , 침해조항 , 최혜대우조항실시기간과 해지 – 계약기간 및 갱신 , 해지조항 , 종료조항일반조항 – 불가항력 조항 , 양도조항 , 통지조항 , 계약변경 , 완전합의조항 , 분쟁해결

말미문언 , 당사자 표시 , 서명 , 계약체결일

발명의 중요성 – 기본발명 , 개량발명 , 대체기술유무발명의 개발 정도 – 완성기술 , 연구를 더 요하는 기술발명완성부터 라이센싱까지의 소요경비수요전망실시로 얻어지는 이익 또는 절약액실시권의 종류와 범위 (독점 ·비독점 , 지역적 범위의 광협 , 계약기간의 장단 여부 )개량발명의 취급법노하우의 수반 여부보증 조항의 유무

관행적 실시료율

이익액법

각 산업분야에서의 오랜 경험축적으로 자연고정된 일정폭의 실시율을 데이터베이스로 활용

특허발명의 실시로 기업이 받을 수 있는 이익액을 3 분 /4분하여 계산

3-8. 실시료 산정의 고려 요소 및 실시료 산정 방법

4-1. 특허분쟁 대응전략

사전조사

특허침해주장이부당한 경우

특허침해주장이정당한 경우

특허권의 대항을 받는 경우의 대응전략

특허침해자에 대한 대응전략

사전조사

특허출원중인경우

특허등록후인경우

4-2. 특허권의 대항을 받는 경우의 사전조사

등록여부확인

등 록 원 부 를 조 사 하 여 소멸여부를 확인

정보제공실용신안인 경우

등록시

출원 中

무심사등록 적용기간이므로 기술평가를 신청한 후 유지결정을 받아야 등록실용신안에 대한 권리행사 가능

출원시점 확인

소멸되지 않는 기간 중 동일실시여부 확인

소멸시

동일실시여부 확인 정당한 권원이 존재 ?

특허권자 or 전용실시권자 ?

99.07.01 07.06.30

출원시점

4-3. 특허침해주장 부당시의 대응방안

특 허 가 아 직 등록되지 않은 경우 특허가 등록된 경우

정보제공

특 허 결 정 전 누구 든 지 가능하 며 회수의 제한도 없음심사관 면 담도 필요하면 추진

특 허 권 실 시 에 정당한 권원 有 주장

무효심판

권리범위확인심판

업으로서의 실시 ⅹ정당한 권리자로부터 구입 ( 특허권 소모이론 )법정실시권 有 주장– 선사용권 등

선행기술조사출원전 공지공용여부

권리범위에 속하지 않는다는 주장의 확인을 통해 인용심결 확보확인대상발명의 특정 필요

특허권 남용무효시 업무방해죄 성립 ( 형법 제314 조 제 1 항 )손해배상책임

4-4. 특허침해주장 정당시의 대응방안

실시 중지

회피설계를 통한 특허권 침해 방지

특허권자의 실시제품을 타겟으로 함 특허권자의 실시제품에 대한 특허를 제 3 자가 보유시 매입 검토

대응특허검토

실시권 계약 또는 특허 매입 특허권자와 라이센스 계약 체결 특허권자의 특허를 매입 대응특허를 이용한 cross-license 체결

특허 협상 감정적 대응보다는 협상을 통한 타협이 바람직 소송비용 및 소송기간 고려

4-5. 특허침해자에 대한 대응전략

특허출원중인 경우 특허등록후인 경우

침해여부판단특 허 침 해 품 의 특허침해여부판단특허권자의 침해입증필요보상금청구권

특허등록 손해배상

손해배상기간 증대

경고장 발송출원공개

우선심사청구

우선심사청구요건 → 특허법시행령 제 9 조특허출원인이 특허출원된 발명을 실시 / 실시준비중 (w/간략검색필요 )전문기관의 선행기술조사 요청에 따른 심사

경고장 발송

침 해 금 지 · 손 해 배 상 ·실시료 요구내용증명우편침해자의도파악 ·고의입증

심판 ·소송 ·가처분적극적 권리범위확인심판침해금지 가처분특허침해금지청구손해배상청구침해죄 → 친고죄

4-6. 특허분쟁관련 소송지원제도의 예

특허무효조사 ( 지역지식재산센터 , www.ripc.org, 선행기술조사 )특허법률구조지원사업 ( 한국지식재산보호협회 ((www.kipra.or.kr)), 심판비용 /심결취소소송 비용 지원 )

국제특허분쟁 ( 한국지식재산보호협회 , 소송비용지원 )국제특허분쟁 ( 한국전자산업진흥회 특허지원센터 (www.ipac.kr), 소송지원 )소송보험가입 ( 한국지식재산보호협회 , 정부지원금 보조 )IP desk특허청 ( 외국에 특허관 파견 )