M37. 화학발명 ( 수치한정 , 파라미터 , 선택발명 , Markush type)

M37. 화학발명 ( 수치한정 , 파라미터 , 선택발명 , Markush

type)카테고리 교육모듈 No. 교육모듈명 난이도 교육방법

특허의

창출

(C3)

M31 특허요건 초급 이론

M32 특허출원 및 심사제도 초급 이론

M33 직무발명제도 중급 이론

M34 해외특허제도 중급 이론

M35 BM 및 소프트웨어 특허 고급 이론

M36 의약관련특허제도 고급 이론

M37 화학발명 고급 이론

3. 특허의 창출

실시예의 구체적인 효과 기재 구성에 있어서 차이점이 적으므로 , 선택발명의 효과를 구성처럼 취급하여 명세서에

기재 구체적인 수치 등을 제시하여 우수성을 강조 필요

실시예의 효과를 엄격히 입증 필요 당업자가 선행발명 및 선택발명의 대비 실험 없이도 선택발명이 특별하고 현저한

효과가 있음을 알 수 있을 정도로 기재 효과의 현저성은 추후 실험자료 등을 통해 입증해도 무방 (2001 후 2740)

1. 화학발명 명세서 작성 방법 예시

금속 원소의 특정 합금에 포함된 원소의 조성범위를 특정하여 기재 합금에 포함된 금속 함유량에 따라 합금의 성질이 크게 달라지므로 당업자가

명세서에 기재된 발명을 용이하게 실시할 수 있도록 하기 위해

2-1. 선택발명 개요

선택발명의 정의 선행 또는 공지의 발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되고 , 상위개념에

포함되는 하위개념만을 구성요건 중의 전부 또는 일부로 하는 발명

선행발명 / 공지발명선택발명

금속분야에서의 선택발명 금속에 함유된 원소의 함량을 기재 선행문헌의 원소의 함량이 넓게 기재된 경우의 특허성 인정여부 문제

NO 발명 발명 내용 목적

1 선행발명 10wt% ≤ Cr ≤ 90wt% 금속의 내식성 확보

2 선택발명 30wt% ≤ Cr ≤ 80wt% 금속의 내식성 확보

선택발명의 신규성 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하지 않을 것 신규성이 없는 선택발명의 예

선택발명의 진보성 선행발명에 포함된 하위개념들 모두 선행발명의 효과와 질적으로 다른

효과를 가지거나 양적으로 현저한 차이를 가져야 함 발명의 유리한 효과 참작 91 후 1298 판결 – 경제성과 완제품의 품질이 현저히 향상 / 진보시 진보성

有

2-2. 선택발명의 특허요건

선택발명의 신규성을 부정하기 위해서는 선행발명이 선택발명의 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시 필요 ( 대판 2011 후 2375, 대판 2005 후3338)선행발명을 기재한 선행문헌에 선택발명에 대한 문언적인 기재가 존재하는 경우에는 신규성을 부정이외에도 당업자가 선행문헌의 기재 내용과 출원 당시의 기술 상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있는 경우에도 신규성을 부정

대판 2008 후 736

2-3. 선택발명의 신규성 판단

확대된 선원주의 관련특허법 제 29 조제 3 항에서 규정하는 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 두 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지 · 관용기술의 부가 · 삭제 · 변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 두 발명은 서로 실질적으로 동일

2-4. 선택발명의 동일성 판단

대판 2010 후2179

선택발명의 진보성에 대해 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 가져야 함또는 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고 선택발명의 발명의 상세한 설명에 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재 필요 ( 대판 2001 후 2740, 대판 2005 후 3338 등 )효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용 기재 필요또는 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 필요

대판 2008 후 736

2-5. 선택발명의 진보성 판단

선행기술에 의해 용이하게 발명할 수 있는 것인지에 따라 발명의 진보성 유무를 판단시 적어도 선행기술의 범위와 내용 , 진보성 판단의 대상이 된 발명과 선행기술의 차이 및 통상의 기술자의 수준에 대하여 증거 등 기록에 나타난 자료에 기하여 파악이를 기초로 통상의 기술자가 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 발명이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 발명의 용이하게 발명할 수 있는지를 살펴봐야 됨진보성 판단의 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단해서는 안됨

대판 2008 후3551

2-6. 사후적 고찰 금지

수치한정발명의 정의 청구항에 기재된 발명의 구성에 없어서서는 아니되는 사항의 일부를

수량적으로 표현한 발명

금속분야에서의 수치한정발명 금속에 함유된 원소의 함량을 권리범위로 설정 수치한정발명의 예

청구항 1 – 중량 기분으로 25% 내지 40% 의 구리 (Cu); 20% 내지 25% 의 아연 (Zn); 및 나머지 은을 포함하는 모합금에 2% 내지 5% 의 망간 (Mn) 또는 코발트 (Co) 를 첨가하여 은합금을 제조하는 방법 .

3-1. 수치한정발명의 개요

수치범위의 의의에 따른 분류 필수범위 – 심사과정에서 특허청구범위화될 가능성이 있는 수치한정 호적범위 – 특허청구범위로 특정될 예정이 아닌 수치한정 필수 / 호적범위의 분류 의의 – 효과 현저성 판단시 임계적 / 수치한정

의의 필요 여부

수치한정의 이유에 따른 분류 긍정적인 이유 기재 – 수치한정범위 내의 수치에 대해 부정적인 이유 기재 – 수치한정범위 외의 수치에 대해

3-2. 수치한정발명의 종류

수치한정발명의 신규성 판단 수치한정발명의 수치범위가 선행발명의 수치범위에 포함하는 경우 - △

수치한정발명의 수치범위가 선행발명의 수치범위를 포함하는 경우 - Ⅹ

수치한정발명의 수치범위와 선행발명의 수치범위가 다른 경우 -

선행발명 : Ca

수치한정발명 : Ca

2wt% 10wt%

4wt% 6wt%

선행발명 : Ca

수치한정발명 : Ca

2wt% 10wt%

4wt% 6wt%

선행발명 수치한정발명10wt%2wt% 12wt% 15wt%

3-3. 수치한정발명의 특허성 판단

수치한정발명의 진보성 판단 수치한정발명의 수치범위가 선행발명의 수치범위에 포함하는 경우 - △

수치한정발명의 수치범위와 선행발명의 수치범위가 다른 경우 - △

선행발명은 수치한정이 없는데 수치한정발명이 새롭게 수치한정을 한 경우 -

△ ( 선행발명이 개시된 명세서에 동기나 암시가 있는지 확인 필요 )

선행발명 : Ca

수치한정발명 : Ca

2wt% 10wt%

4wt% 6wt%

선행발명 수치한정발명10wt%2wt% 12wt% 15wt%

3-4. 수치한정발명의 특허성 판단

선행발명과 그 과제 및 효과가 상이한 수치한정발명 수치한정이유를 명세서에 기재할 필요 없음 수치한정범위는 수치한정발명을 실시함에 있어서 적절하게 실시 가능한 범위로

해석됨

선행발명과 그 효과가 동질인 수치한정발명 수치한정에 대한 기술적 의의 기재 필요 (2000 후 1689) 수치한정은 설계변경사항에 불과하다고 판단되어 진보성이 결여되었다고 지적받을

가능성이 크므로 이에 대한 대비 필요 한정치를 경계로 한 작용효과 및 이를 뒷받침하는 데이터 데이터가 한정치 부근에서 임계적으로 변화되어야 함

데이터의 평가기준 및 특정방법의 명확한 기재 필요

A B임계적 의의 임계적 의의

3-5. 수치한정발명의 명세서 기재 방법

특허청구범위에 “약 , 대략 , 거의 , 바람직하게는” 등의 표현을 쓰지 말 것 성분의 조성범위는 그 상한 및 하한을 명확하게 기재할 것 성분을 구성하는 조성범위의 총합은 100% 가 되도록 기재할 것 100% 가 되지 않은 예

불가피한 경우 , 수치한정된 조성성분을 도면 표시 可

모든 성분의 최대량의 합이 100% 에 미달하는 경우모든 성분의 최소량의 합이 100% 를 초과하는 경우임의의 한 성분의 최대량과 나머지 성분의 최소량의 합이 100% 를 초과임의의 한 성분의 최소량과 나머지 성분의 최대량의 합이 100% 에 미달

Fe

Ni Cr

A

B

C

D

3-6. 수치한정발명의 명세서 기재 방법

특허발명의 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무만 차이가 있는 경우 그 한정된 수치범위내에서 현저한 효과가 없다면 당업자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성을 부정다만 , 그 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적 사항에 불과한 경우 수치한정의 임계적 의의가 없다고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되지 않음수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 공지된 발명과 상이한 과제를 달성하기 위한 기술 수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우 특허발명의 진보성이 부정되지 않음수치한정발명에 항상 임계적 의의가 필요한 것은 아니라는 것을 선언한 점에 의의를 가짐

대판 2008 후 4998

3-7. 수치한정발명의 진보성 판단

파라미터발명의 정의 출원인이 임의로 창출한 파라미터 및 이들 복수의 변수간의 상관관계를 이용하여

조합시킨 연산식으로서의 발명

금속분야에서의 파라미터발명의 등장 이유 금속분야제품의 최종 산출물애 대한 침해 적발이 어려움 최종 산출물에 대한 침해 적발이 가능한 파라미터발명이 도출됨

제품및

제조방법

~1980년대

제조방법

1990년대

제조방법에 따른제품

파라미터

2000년대 ~

4-1. 파라미터 발명의 개요

기본파라미터 재료의 구조 또는 구성을 직접적 또는 일의적으로 규정한 파라미터 재료의 물성을 객관적으로 특정할 수 있는 파라미터 ex) 강판의 평균 결정 입경이 30㎛ 이상

유도파라미터 재료의 구조 또는 구성을 간접적으로 규정한 파라미터 효과에 의해 표현되는 파라미터 – 점도 , 융점 , 비점 , 굴곡강도 , 유전율 등 ex) 경도 HR 30T 가 51±3

창작파라미터 기본파라미터 또는 유도파라미터를 임의로 조합한 파라미터 유도파라미터의 한 부류 – 직접 / 일의적으로 물의 구조 / 구성 특정 불가능 ex) 응력확대계수범위 및 피로균열전파속도를 함께 수치한정

4-2. 파라미터 발명의 유형

특허를 받기 쉬웠음 계측 기술의 발전에 따라 금속의 물성을 특정할 수 있는 새로운 파라미터들이 개발됨 선행발명에서 개시되지 않은 파라미터들이 후행발명에 제시되어 후행발명에 대한

특허성을 판단하기가 어려움 파라미터 자체가 새로운 것은 관찰 및 측정 방식이 새로운 것일뿐 물 자체가

신규하다고 인정하기는 어려움

공지물을 포함하기 쉬운 특성 금속의 본질적 특성을 파라미터화한 경우 , 단순히 그 효과를 발견하고 추인하는 것에

지나지 않아 신규성이 부정되어야 함 그러나 공지된 특성을 파라미터화한 것이라고 입증하기 어려워 쉽게 특허등록이

가능함

4-3. 파라미터 발명의 특징

파라미터발명의 기재불비 명세서에 파라미터에 의해 규정된 범위에 따른 효과의 상관성 기재 필요 명세서에 파라미터 발명에 대한 기술적 의의 기재 필요 표준적인 측정방법에 의해 정량적으로 정해질 수 있는 파라미터 기재 필요 파라미터의 정의 또는 시험 ·측정 방법을 당업자가 이해 가능한 경우 , 그 발명의

외연은 명확하다고 보여짐 2001 후 2658 – 파라미터발명이 기술적인 표현만 달리하고 실질적으로 동일 ·

유사하다는 합리적인 의심이 있는 경우 , 파라미터 발명의 신규성 / 진보성을 부정 가능

파라미터발명의 신규성 및 진보성 판단 파라미터 발명으로 특정 범위를 한정시 그 범위내에

공지발명이 포함되면 파라미터발명의 특허성이 부정됨

x

y

공지발명

파라미터발명

4-4. 파라미터 발명의 특허성 판단

파라미터 발명화 방법 연구원들의 실험예를 분석하여 공통으로 적용 가능한 파라미터 발명을 도출

제조 방법과 파라미터와의 연계 필요 제조방법에 의한 최종 산출물에 대한 파라미터 특정 가능

파라미터에 대한 상세한 실험예의 기재 파라미터 발명이 임계적 의의를 가진다는 점을 입증하여 특허성을 확보

파라미터에 대한 부가적인 한정 필요 파라미터로 한정된 범위내에 포함되는 공지된 소재가 존재하는 것이 입증되면

특허성이 부정되므로

청구항에서의 용도 한정은 그다지 바람직하지는 않음 특허권의 대항을 받는 자가 등록특허의 용도에 따른 제품을 찾아서 그 물성을

시험한 결과로써 특허를 무효화시킬 수 있으므로

4-5. 파라미터 기재시의 특허성 확보방안

청구항 기재의 한 방법

화학발명에서 주로 사용

그룹에서 일부를 선택하는 형태로 기재

A, B, C 및 D 로 이루어진 그룹에서 선택된 하나 이상의 …를 포함하는 조성물

「 A, B, C 및 D 로 이루어진 그룹에서 선택된 하나 이상의 화합물」로 기재시 총 15 가지의 경우의 수가 나오므로 Markush type 으로 기재하지 않는 경우 청구항의 수가 너무 많아져서 출원인의 경제적인 부담이 가중되고 명세서 내용이 복잡해지는 문제점이 있음

따라서 청구항을 Markush type 으로 기재하여 복수의 물질에 대한 다양한 조합 가능성을 하나의 청구항만으로 간단히 제시하여 명세서를 단순화하는 동시에 출원인의 경제적인 부담을 줄일 수 있음

5. Markush Type 청구항