CONCORRÊNCIA DESLEAL
Informativo nº 0550
Período: 19 de novembro de 2014. Quarta Turma
DIREITO EMPRESARIAL. UTILIZAÇÃO DE PROPAGANDA
COMPARATIVA.
É lícita a propaganda comparativa entre produtos
alimentícios de marcas distintas e de preços próximos no
caso em que: a comparação tenha por objetivo principal o
esclarecimento do consumidor; as informações veiculadas
sejam verdadeiras, objetivas, não induzam o consumidor a
erro, não depreciem o produto ou a marca, tampouco
sejam abusivas (art. 37, § 2º, do CDC); e os produtos e
marcas comparados não sejam passíveis de confusão...
Embora não haja lei vedando ou autorizando expressamente a
publicidade comparativa, o tema sofre influência das
legislações consumerista e de propriedade industrial nos
âmbitos marcário e concorrencial. ..
PC
...para que a propaganda comparativa viole o direito
marcário do concorrente, as marcas devem ser
passíveis de confusão ou a referência da marca deve
estar cumulada com ato depreciativo da imagem de
seu produto, acarretando a degenerescência e o
consequente desvio de clientela....
- que o seu principal objetivo seja o esclarecimento da
informação ao consumidor.... Entender de modo
diverso seria impedir a livre iniciativa e a livre
concorrência (arts. 1º, IV, 170, caput, e IV, da CF),
ensejando restrição desmedida à atividade econômica e
publicitária, o que implicaria retirar do consumidor acesso
às informações referentes aos produtos comercializados
e o poderoso instrumento decisório, não sendo
despiciendo lembrar que o direito da concorrência tem
como finalidade última o bem-estar do consumidor. REsp
1.377.911-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado
em 2/10/2014.
PC
Processo REsp 1376264 / RJ RECURSO ESPECIAL
2013/0087236-8
Relator(a) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123)
Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento 09/12/2014 Publicação DJe
04/02/2015
Ementa
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA.
COMERCIALIZAÇÃO DE CERVEJA. LATA COM COR
VERMELHA. ART. 124, VIII, DA LEI N. 9.279/1996 (LPI).
SINAIS NÃO REGISTRÁVEIS COMO MARCA. PRÁTICA
DE ATOS TIPIFICADOS NO ART. 195, III E IV, DA LPI.
CONCORRÊNCIA DESLEAL. DESCARACTERIZAÇÃO.
OFENSA AO DIREITO DE MARCA. NÃO OCORRÊNCIA.
CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PC
...2. A simples cor da lata de cerveja não permite
nenhuma relação com a distinção do produto nem
designa isoladamente suas características - natureza,
época de produção, sabor, etc. -, de modo que não
enseja a confusão entre as marcas, sobretudo quando
suficiente o seu principal e notório elemento
distintivo, a denominação. 3. Para que se materialize a
concorrência desleal, além de visar à captação da
clientela de concorrente, causando-lhe danos e prejuízos
ao seu negócio, é preciso que essa conduta se traduza
em manifesto emprego de meio fraudulento, voltado
tanto para confundir o consumidor quanto para obter
vantagem ou proveito econômico... 6.
Descaracterizada a concorrência desleal, não há falar
em ofensa ao direito de marca, impondo-se o
afastamento da condenação indenizatória por falta de
um dos elementos essenciais à constituição da
responsabilidade civil - o dano. 7. Recurso especial
conhecido e provido.
PC
Processo REsp 1237752 / PR RECURSO ESPECIAL
2011/0034566-4
Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140)
Relator(a) p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI (1149)
Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA
Data do Julgamento 05/03/2015
Data da Publicação/Fonte DJe 27/05/2015
Ementa RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS - USO DE
VOCÁBULO "CURITIBA", INTEGRANTE DE MARCA
MISTA DEVIDAMENTE REGISTRADA NO INSTITUTO
NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI),
POR EMPRESA CONCORRENTE, QUE O AGREGOU
AO SEU NOME COMERCIAL - TRIBUNAL A QUO QUE
REPUTA VIOLADO O ART. 129 DA LEI DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL (LEI Nº 9.279/1996)
PC
E DETERMINA SEJAM ADOTADAS PROVIDÊNCIAS
PARA FAZER CESSAR TODA E QUALQUER
REFERÊNCIA AO VOCÁBULO "CURITIBA" ANTE O
FATO DE A REPRODUÇÃO PARCIAL DA MARCA PRÉ-
REGISTRADA CAUSAR DÚVIDA AOS
CONSUMIDORES - PLEITO INDENIZATÓRIO NÃO
ACOLHIDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA
QUANTO AO PREJUÍZO - INSURGÊNCIA DA PARTE
RÉ - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
Hipótese: A controvérsia relaciona-se à possibilidade
de uso de vocábulo constante de marca mista
registrada e a eventual configuração de concorrência
desleal. 1. O elemento característico ou diferenciador
de nome de empresa ou de título de estabelecimento
será óbice ao registro da marca (art. 124, inciso V, da
Lei nº 9.279/1996 - LPI), quando a proteção ao nome
empresarial for conferida em âmbito nacional. PC
2. A vedação à registrabilidade de vocábulos ou sinais
de caráter genérico ou de uso comum deve ser
analisada à luz de sua aplicabilidade ao produto ou
serviço que se pretende identificar, e não com vistas à
própria palavra ou sinal examinados isoladamente. Na
hipótese, o termo "Curitiba" não se relaciona diretamente
com o serviço cuja individualização se busca com o
registro da marca - venda de veículos - tampouco com as
características inerentes ao serviço identificado, motivo
pelo qual não incide a vedação prevista no art. 124, inciso
VI, da Lei nº 9.279/1996. 3. O vocábulo "Curitiba" não
ostenta as características próprias de indicação de
procedência ou denominação de origem cujo registro é
vedado pela lei, pois a disciplina legal da registrabilidade
de indicações geográficas pressupõe a notoriedade da
região na elaboração de produtos ou prestação de
serviços, nos termos do art. 182 da LPI, o que não se
evidencia nestes autos. PC
4. A marca mista é aquela constituída pela
combinação de elementos nominativos e figurativos
ou de elementos nominativos, cuja grafia se apresente
de forma estilizada. Embora, em principio, seja
admissível o registro de uma mesma marca
nominativa para produtos de classes diversas, o
mesmo já não se dá com as marcas mistas, pois
nessas a imagem de um produto passa
necessariamente para o outro na percepção visual do
consumidor, ou seja, no caso de marca mista, a parte
figurativa e estilizada não pode coincidir com a do
produto/serviço em confronto....
... 4.2 No caso, apesar de as empresas (autora e ré)
atuarem em ramos comerciais próximos, inocorreu a
contrafação, senão a mera aplicação do vocábulo
"Curitiba", que por si só não é capaz de ensejar o
reconhecimento de utilização descabida de marca
mista alheia. PC
5. Independentemente do registro da marca conter o
radical comum, os atos dos concorrentes sempre
poderão ser avaliados à luz das regras sobre
concorrência desleal, pois o princípio da liberdade de
concorrência - pedra angular do impulso e
desenvolvimento do mercado - encontra baliza na
lealdade negocial, dever decantado da boa-fé objetiva e
que deve nortear o agir das empresas no âmbito
comercial.... na medida em que a similitude visual de
produtos/serviços, por meio da justaposição de cores
e estilização coincidente, conjugada com a identidade
de público-alvo, promove inquestionável tumulto por
promover no consumidor a falsa idéia de estar
adquirindo produto/serviço outro. ... além de a autora
deter tão somente o direito exclusivo de uso da marca
mista "Curitiba Multimarcas", que nenhum silogismo
guarda com o nome comercial "Auto Shopping
Curitiba", semântica ou figurativamente, haja vista a
diferenciação clara entre os seus logotipos - PC
o que afasta de plano o alegado uso indevido de
marca alheia -, o próprio Tribunal de origem afirmou,
categoricamente, ter a parte autora se descurado do
munus processual de comprovar o fato constitutivo de seu
direito (art. 333, I, do CPC) no que tange aos eventuais
prejuízos decorrentes da utilização do mesmo vocábulo
"Curitiba" pela ré (confusão do público e proveito
econômico). 5.4 O Tribunal a quo afirmou não ter restado
provado o fato constitutivo do direito do autor
relativamente à real existência de elementos fático-
jurídicos caracterizadores de proveito parasitário que
evidenciassem ter a empresa ré, por meio fraudulento,
criado confusão entre serviços no mercado com o objetivo
de desviar a clientela de outrem em proveito próprio ou
alheio...
PC
5.5 Face a aplicação da legislação correlata (incisos
XIX e XXIII do art. 124, e inciso III e IV do art. 195 da Lei
9.279/96), em não tendo sido verificado, na presente
hipótese, a existência de provas quanto à
reprodução/imitação, no todo ou em parte, de marca
alheia registrada, "suscetível de causar confusão ou
associação com aquela marca alheia", inviável a
manutenção do acórdão recorrido. 6. Recurso especial
provido para reformar o acórdão recorrido e julgar
improcedente a demanda.
PC
Proibição da Concorrência por lei ou contrato
Terceira Turma DIREITO EMPRESARIAL. FIXAÇÃO DE
CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. Quando a relação
estabelecida entre as partes for eminentemente comercial,
a cláusula que estabeleça dever de abstenção de
contratação com sociedade empresária concorrente pode
irradiar efeitos após a extinção do contrato, desde que
limitada espacial e temporalmente. Inicialmente, deve-se
buscar, na hipótese em análise, a finalidade pretendida pelas
partes ao firmarem a cláusula de não concorrência para, então,
compreender-se sua adequação, ou não, à autonomia privada
conformada pela funcionalização do direito privado, nos termos
do art. 421 do CC. Com efeito, a restrição à concorrência no
ambiente jurídico nacional, em que vige a livre iniciativa
privada, é excepcional e decorre da convivência
constitucionalmente imposta entre as liberdades de iniciativa e
de concorrência.
PC
... Saliente-se que essa mesma preocupação com os
efeitos concorrenciais potencialmente negativos forneceu
substrato doutrinário e ideológico a suportar a vedação de
restabelecimento em casos de trespasse de
estabelecimento. A referida vedação passou a integrar o
ordenamento jurídico nacional por meio do art. 1.147 do
CC, segundo o qual, “Não havendo autorização
expressa, o alienante do estabelecimento não pode
fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos
subseqüentes à transferência”. Diferentemente da
hipótese em análise, a vedação ao restabelecimento
nos casos de trespasse decorre de lei, o que afasta
discussões acerca da proporcionalidade da medida. A
par disso, tratando-se a concorrência de valor institucional
a ser protegido por imposição constitucional, extrai-se a
função social de cláusulas autorregulatórias privadas que
se adequem a esta finalidade. ...
PC
.. Nesse contexto, deve também ser afastada a conclusão
no sentido de que, resolvido o vínculo contratual, não teria
qualquer eficácia a cláusula de não concorrência.
Primeiramente, esse entendimento retira da cláusula toda sua
funcionalidade, existente, como demonstrado, na medida em
que protege o ambiente concorrencial de distorções
indesejadas. Ademais, a exigência de conduta proba das
partes, nos termos do art. 422 do CC, não está limitada ao
lapso temporal de vigência do contrato principal em que
inserida. Nesse diapasão, o enunciado 25 da I Jornada de
Direito Civil do CJF, esclarece: “o art. 422 do Código Civil
não inviabiliza a aplicação pelo julgador do princípio da
boa-fé nas fases pré-contratual e póscontratual”. E, de fato,
insere-se na conduta conformada pela boa-fé objetiva a
vedação ao estabelecimento de concorrência entre empresas
que voluntariamente se associam para ambas auferirem
ganhos, bem como o prolongamento dessa exigência por
prazo razoável,
PC
a fim de propiciar a desvinculação da clientela da
representada do empreendimento do representante.
Assim, devem ser consideradas válidas as cláusulas
contratuais de não-concorrência, desde que limitadas
espacial e temporalmente, porquanto adequadas à
proteção da concorrência e dos efeitos danosos
decorrentes de potencial desvio de clientela – valores
jurídicos reconhecidos constitucionalmente. REsp
1.203.109-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado
em 6/5/2015, DJe 11/5/2015 (Informativo 561).
PC
Quarta Turma DIREITO EMPRESARIAL. ABUSIVIDADE
DA VIGÊNCIA POR PRAZO INDETERMINADO DE
CLÁUSULA DE NÃO CONCORRÊNCIA. É abusiva a
vigência, por prazo indeterminado, da cláusula de
“não restabelecimento” (art. 1.147 do CC), também
denominada “cláusula de não concorrência”. O art. 1.147
do CC estabelece que “não havendo autorização
expressa, o alienante do estabelecimento não pode
fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos
subsequentes à transferência”. Relativamente ao
referido artigo, foi aprovado o Enunciado 490 do CJF,
segundo o qual “A ampliação do prazo de 5 (cinco) anos
de proibição de concorrência pelo alienante ao adquirente
do estabelecimento, ainda que convencionada no
exercício da autonomia da vontade, pode ser revista
judicialmente, se abusiva”.
PC
Posto isso, cabe registrar que se mostra abusiva a
vigência por prazo indeterminado da cláusula de “não
restabelecimento”, pois o ordenamento jurídico
pátrio, salvo expressas exceções, não se coaduna com
a ausência de limitações temporais em cláusulas
restritivas ou de vedação do exercício de direitos.
Assim, deve-se afastar a limitação por tempo
indeterminado, fixando-se o limite temporal de
vigência por cinco anos contados da data do
contrato, critério razoável adotado no art. 1.147 do
CC/2002. REsp 680.815-PR, Rel. Min. Raul Araújo,
julgado em 20/3/2014, DJe 3/2/2015 (Informativo 554).
PC
Extinção da Marca
EXTINÇÃO
ARTS. 78 E 142
Extingue-se:
I - pela expiração do prazo de vigência;
II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o
direito de terceiros;
III - pela caducidade;
IV - pela falta de pagamento da retribuição anual,
nos prazos previstos no § 2º do art. 84 e no art.
87; (SÓ PARA PATENTES)
E V - pela inobservância do disposto no art. 217.
PC
Informativo nº 0563
Período: 29 de maio a 14 de junho de 2015.
Quarta Turma
DIREITO EMPRESARIAL. CADUCIDADE DE
MARCA POR USO ESPORÁDICO.
É possível que se reconheça a caducidade do
registro da marca quando, em um período de
cinco anos, o valor e o volume de vendas do
produto relacionado à marca forem
inexpressivos (na situação em análise, 70
pacotes de cigarros que geraram receita de
R$ 614,75) em comparação com operações
bilionárias
PC
realizadas pelo titular no mesmo
período (produção de mais de 400
bilhões de cigarros).
De acordo com a Lei de Propriedade
Industrial, uma vez passados cinco anos
da concessão do registro, se requerida a
sua caducidade, deve o titular da marca
demonstrar que, na data do
requerimento, já iniciou seu uso no
Brasil, ou que, ainda que interrompido o
seu uso, a interrupção não ultrapassou
mais de cinco anos consecutivos...
PC
... O fio condutor do exame de
suficiência de uso é a atuação do titular
no sentido de por a sua marca diante do
público". Assim, no caso em análise, o
uso esporádico da marca, com escassas
negociações no mercado, é
inexpressivo dentro da magnitude das
operações bilionárias realizadas pela
empresa, portanto, insuficiente para
configurar e comprovar o uso efetivo da
marca apto a afastar a caducidade por
desuso. REsp 1.236.218-RJ, Rel. Min.
Raul Araújo, julgado em 5/2/2015, DJe
11/6/2015. PC
Informativo nº 0563
Período: 29 de maio a 14 de junho de 2015.
Quarta Turma
DIREITO EMPRESARIAL. PRODUTOS
DESTINADOS À COMERCIALIZAÇÃO NO
EXTERIOR E CADUCIDADE DA MARCA.
O fato de produto elaborado e fabricado no
Brasil ser destinado exclusivamente ao
mercado externo não implica a caducidade do
respectivo registro de marca por desuso.
REsp 1.236.218-RJ, Rel. Min. Raul Araújo,
julgado em 5/2/2015, DJe 11/6/2015.
PC
DIREITO EMPRESARIAL. NECESSIDADE
DE OBSERVÂNCIA DA
PADRONIZAÇÃO DOS PRODUTOS E
SERVIÇOS NO CASO DE LICENÇA
DE USO DE MARCA.
É possível ao titular do registro de
marca, após conceder licença de uso,
impedir a utilização da marca pelo
licenciado quando não houver
observância à nova padronização dos
produtos e dos serviços, ainda que o
uso da marca tenha sido autorizado sem
condições ou efeitos limitadores.
PC
De fato, o licenciamento de uso autoriza o titular
do registro da marca a exercer controle sobre as
especificações, natureza e qualidade dos
produtos ou serviços prestados pelo licenciado,
conforme disposto no art. 139 da Lei 9.279/1996.
A marca é mais que mera denominação: traz em
si o conceito do produto ou serviço que a
carrega, identificando-o e garantindo seu
desempenho e eficiência; possui feição
concorrencial, distinguindo-a em relação às
marcas dos concorrentes; facilita o
reconhecimento e a captação de clientes; diminui
o risco para a clientela, que conta com a
padronização dos produtos, serviços...
PC
... Assim, com a licença de uso, o
licenciado compromete-se, ex lege, a
preservar a integridade e a reputação da
marca, obrigando-se a zelar por ela. Ao
licenciante assiste o direito de exercer
controle efetivo sobre a atenção do
licenciado em relação ao zelo da marca
que usa. REsp 1.387.244 - DF, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, julgado em
25/2/2014
(Informativo nº 538)
PC