Aníbal Pardini [email protected]MATERIAL ELABORADO CON FINES ACADÉMICOS – DIPLOMATURA DE DERECHOS INTELECTUALES UE SIGLO 21 Página 1 de 87 23/04/2022 09:20 4/4 EXTRACTO DEL LIBRO “DERECHO DE INTERNET” ANIBAL A. PARDINI. ISBN 987-517-041-0 EDICIONES LAROCCA- BS AS – 2002. 1. LOS NOMBRES DE DOMINIO a. Identificadores analógicos y virtuales b. Marcas y nombres de dominio c. Noción 1. Técnica 2. Jurídica. d. Finalidad. e. Caracteres. f. Naturaleza jurídica. g. Problemas. 2. ATAQUES A LOS NOMBRES DE DOMINIO a. Ataques A La Nominatividad 1-Confusión. 2-Desprestigio. 3-Dilución. 4-Ciberpiratería Inversa. b. Ataques A La Funcionalidad: 1-Linking. 2-Framing. 3- Metarotulación (Meta Tags). c. Soluciones. Evolución. 3. LA DEFENSA DEL NOMBRE DE DOMINIO. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS POR Aníbal A. Pardini. Abogado- M.D.E.- 2002 - El presente es propiedad de Aníbal Pardini y ha sido entregado a Ud con fines didacticos . Es confidencial. No debe ser comunicado, copiado o reproducido sin mi consentimiento escrito. This document is property of Aníbal Pardini, it was given with academic purposes. it is confidential. It must not be communicated, copied or reproduced without my written consent.
Analisis juridico de la regulacion de lso nombres de dominio y las marcas
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geográficas, términos geográficos e indicaciones de procedencia, y nombres
comerciales2.
Para solucionar los conflictos que se daban entre nombres de dominio y
marcas (registradas o no) la ICANN (Corporación de Asignación de Nombres
y Números de Internet), introdujo a modo de cláusula compromisoria, al
arbitraje como medio de resolución de disputas, creando las normas de fondo
y de forma del proceso.
Sin embargo esta solución extrajudicial, constituye el remedio para un solo
tipo de conflictos, quedando el resto sin esta alternativa, al menos planteada
contractualmente.
Se analizarán algunos aspectos de estos conflictos.
b. Marcas y nombres de dominio
En el mundo del Derecho hay figuras que son
utilizadas con exageración, tal es el caso de la analogía que se pretende
entre las marcas y los nombres de dominio. No obstante, ontológica y
funcionalmente, son distintas.
La función de la marca es la de distinguir productos
o servicios, y en esto tienen algún punto de contacto con los nombres de
dominio. Digo algún punto de contacto ya que si bien la función de distinción
es común a ambos, los objetos a distinguir en el caso de una marca son los
“productos y servicios“ (con lo que se presupone la finalidad comercial, no
obstante el Art. 27 de la ley 22362 al referirse a designaciones habla de una
actividad, con o sin fin de lucro), mientras que en el caso del dominio, puede
ser que identifique otro tipo de cosas o actividades (por ejemplo una página
de poemas).
No solo identifican distintas cosas, sino que la tarea de identificar se hace
dentro de un ámbito distinto. Esto es, el ámbito tridimensional, o el electrónico.
La diferencia es muy sencilla y tiene importantes consecuencias que hacen a la
posibilidad de aplicar un régimen jurídico o no. La marca está destinada a un territorio
concreto. Esto se manifiesta en dos direcciones, sea impidiendo la existencia o
2 ESTA PREOCUPACIÓN FUE DETECTADA POR LA OMPI, ORGANIZACIÓN QUE LLEVA ADELANTE EL SEGUNDO PROCESO DE LA OMPI RELATIVO A LOS NOMBRES DE DOMINIO DE INTERNET, EN EL QUE SE INCLUYEN ESTE TIPO DE CUESTIONES.
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nombres de dominio, vale tanto un 3 verde como uno negro al momento de
identificar).
Esto tiene un doble efecto, primero, son mucho más preciadas, al ser más
escasas e irrepetibles, las combinaciones alfanuméricas, por lo que la
necesidad de una mayor protección por parte del derecho no aparece como
descabellado. Segundo, se da una limitación respecto a los recursos para
lograr la identificación. A esta limitación la tiene tanto el dueño del dominio,
quien solo cuenta con letras y números para lograr impacto y distintividad,
como el usuario quien tiene en su memoria un “recuerdo” limitado al carecer
de combinaciones de colores, diseños, música, relieves de los que pueda
valerse y que le permitan evocar el dominio que pretende. Este efecto se ve
multiplicado por otros elementos que pueden interferir (p:ej metatags4) en el
procedimiento de búsqueda, si este es tercerizado (través de un “motor de
búsqueda”).
Esta limitación de recursos, hace también que la tecnología trate de suplirla,
por lo que la protección que se da, tiene que estar referida no solo a la
nominatividad de la sucesión alfanumérica, sino también a la funcionalidad
que hace a la operación de distinción.
Imagine un cartel que publicite la salchicha de Viena New York. Ud tiene la
posibilidad de acordarse de la imagen (colores, letras, etc.). Ahora bien
imagine que quiere encontrar el sitio de Internet en el que vendan las
salchichas de Viena New York, pues tendrá que ingresar a un buscador,
digitar salchichas, Viena, New York, y dentro de los mas de mil resultados que
reciba, tendrá que elegir con el riesgo de terminar escuchando música de
Viena, viendo postales de New York, o con suerte encontrar a la salchicha.
c. Noción
Para arribar a un entendimiento cabal del régimen aplicable a los nombres
de dominio, es necesario tener un claro panorama de su funcionamiento técnico. El
4 METATAG ( O METAROTULADO EN CASTELLANO), ES LA TÉCNICA POR LA CUAL SE INCLUYEN UN SINNÚMERO DE PALABRAS OCULTAS A LA VISTA DEL USUARIO, CUYO OBJETIVO ES POSICIONAR PRIMERO A LA PÁGINA, CUANDO ES BUSCADA MEDIANTE LA INSERCIÓN DE ÉSTA PALABRA CLAVE, EN EL BUSCADOR.)
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las políticas de marketing al mundo “virtual” y tener entre otras cosas,
“presencia” en este último.
En este ámbito rige el principio, quien primero llega, primero registra5 , por lo
que muchas empresas al intentar el registro, se dieron con la noticia que
antes había llegado otro.
Antes de entrar al análisis de los casos, conviene repasar el funcionamiento
del DNS .
El DNS comparte el principio de organización del IP. Posee una parte
genérica y otra específica, siendo esta última exclusiva. Las estructuras se
dan en forma creciente, de acuerdo a la jerarquía del dominio que nombran (a
diferencia el IP que actúa decrecientemente). Tenemos entonces que para
miempresa.com.ar existen dos niveles: el primer nivel comprende dos
subclases: a) geográfico; .ar o dominio de nivel superior geográfico (nTLD-
national Top Level Domain), y b) genérico ; .com como gTLD (general Top
Level Domain). El segundo nivel es el resto de la dirección, en el ejemplo
miempresa. Este segundo nivel (que puede tener hasta 63 caracteres,
aunque atente contra las reglas de la mnemotécnica) es la parte específica,
monopolizable, en la cual se originan la mayoría de los conflictos legales, y
generalmente la única sometida al análisis de los árbitros6 , a los efectos de
valorar su decisión7.
Este rústico ejemplo, es humilde frente a la posibilidad de combinaciones que
existen con relación a los niveles de dominio, los que fueron, por parte de la
IAHC 8(International Ad Hoc Comitee), objeto de la siguiente clasificación:
5 EXTRAÍDO DEL FORMULARIO DE INTERNIC , 1995, RS.INTERNIC.NET/TEMPLATES/DOMAIN-
TEMPLATE.TXT6 GUILLERMO J. FESSER PÉREZ DE PETINTO Y JUAN L. CANO AMBROS VS. R&T Y TINOHERNÁNEZ. CASO N
*D2000-0201. CENTRO DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA OMPI. DECISIÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO. OPINIÓN DEL ÁRBITRO LUIS H. DE LARRAMENDI. “SE PUEDE AFIRMAR QUE EN EL CONJUNTO DE UN NOMBRE DE DOMINIO EL PRIMER NIVEL ES DE NATURALEZA GENÉRICA, RAZÓN ÉSTA POR LA QUE NO PUEDE SER APROPIADO EN EXCLUSIVA NI, CONSECUENTEMENTE, DEBE SER TENIDO EN CUENTA A EFECTOS COMPARATIVOS”. 7 GUILLERMO J. FESSER PÉREZ DE PETINTO Y JUAN L. CANO AMBROS VS. R&T Y TINOHERNÁNEZ. CASO
N *D2000-0201................ “AL COTEJAR EL PANEL EL NOMBRE DE DOMINIO CONTROVERTIDO Y LAS MARCAS <GOMAESPUMA.COM> DE LOS DEMANDANTES, SE APRECIA CON CLARIDAD LA COINCIDENCIA LETRA POR LETRA ENTRE ELLOS. LA INTRODUCCIÓN EN EL NO,BRE DE DOMINIO OBJETO DE LA PRESENTE DISPUTA DEL ELEMENTO .COM EN NADA CAMBIA ESTA APRECIACIÓN, POR CUANTO LO REALMENTE DETERMINANTE A EFECTOS COMPARATIVOS ES EL ELEMENTO CONTENIDO EN EL NOMBRE D DOMINIO COMO SEGUNDO NIVEL Y NO COMO NIVEL PRIMARIO”. 8 POR DELEGACIÓN DE LA AUTORIDAD QUE SE ENCARGA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL DNS Y TLD,
IANA (INTERNET ASSIGNED NUMBERS AUTHORITY) Y MEDIANTE LA INICIATIVA DE LA ISOC (INTERNET SOCIETY) SE CONSTITUYÓ ESTE COMITÉ, DEL QUE FORMAN PARTE LA WIPO (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION) LA IAB (INTERNET ACHITECTURE BOARD) LA ITU (INTERNATIONAL
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a) Genérico (gTLD):
Estos dominios prescinden de la localización del
registrante, y hacen hincapié en su actividad. Así son denominados dominios
abiertos al no requerir del registrante, ninguna exigencia particular. Entre ellos
están .com (para uso comercial), .org (para personas sin fines de lucro), .mil
(para uso militar), .edu (para institución es educativas) , .int (para
organizaciones internacionales y recopilaciones de datos de Internet) com
(para personas con fines de lucro) y .net (para proveedores de servicios de
redes).
b) Internacional (iTLD):
El único dominio que la IAHC reconoce como de
carácter internacional, es el destinado a las organizaciones
intergubernamentales, cuya sigla es .int.
c) Nacional (ccTLD):
Para cada país, la IAHC ha reconocido los dominios de
tipo nacional ó ccTLD (Country Code Top Level Domain), con la
correspondiente delegación del control y jurisdicción, en algunos casos,
sobre estos dominios (los que incluyen los dominios .gov, .mil y .edu). Así se
asignan para los países distintas terminaciones identificatorias9 que a modo
de ejemplo quedarían conformado de la siguiente manera (para Argentina)
afip.gov.ar en la que afip correspondería a la organización, que por ser .gov
pertenece al gobierno (apócope de government), y por ser .ar al gobierno
argentino.
II. Jurídica
TELECOMUNICATION UNION) Y LA INTA (INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION). COMO RESULTADO DEL TRABAJO DE VARIOS MESES, EN EL AÑO 1997, SE DIO A CONOCER EL MOU (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING). ESTE MEMORANDO NO TIENE CARÁCTER REGULATORIO, SINO QUE CONTIENE RECOMENDACIONES RELATIVAS A LA ESTRUCTURA DE GESTIÓN DE LOS GENERAL TOP LEVEL DOMAINS.9 LAS QUE PROCEDEN DE UNA RECOPILACIÓN NORMATIZADA POR LA NACIONES UNIDAS COMO ISO –
3166-1.
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nombres de dominio no se hacen por aspectos externos o estéticos del
nombre en sí en relación a otros, sino por el valor adscrito a los
caracteres alfanuméricos que permiten la ubicación o posibilitan su
búsqueda mediante variables de tipo lógico y no estético.
f. Naturaleza jurídica
Un análisis detallado de la definición nos deja que al hablar de nombre de
dominio nos referimos a un:
a) Bien: en el sentido del Código Civil13, como formando parte de los objetos
inmateriales susceptible de valor.... Una derivación práctica se traduce en
la posibilidad de estos bienes de ser pasibles de embargos. Un encuadre
de tipo económico nos permite ubicarlo dentro del conjunto de activos
intangibles enumerados en la ley 1186714. Hay autores15 que
adecuadamente lo califican de propiedad, al entender que los derechos
intelectuales reciben tal tratamiento en las respectivas leyes16.
b) Registrable: este carácter que parece obvio determina su inclusión o no
en el mundo de los nombres de dominio (con su consiguiente protección),
ya que su prescindencia no tiene la humilde consecuencia de quitarle
oponibilidad a terceros, sino que, de ostentarse, lo asimila al uso de una
marca, o designación, aún cuando el formato aparentemente esté
13 ART 2312.
14 CASAS DE COMERCIO, ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, ETC. TRANSFERENCIA. ART 1*
DECLÁRANSE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL O FONDO DE COMERCIO, A LOS EFECTOS DE SU TRANSMISIÓN POR CUALQUIER TÍTULO: LAS INSTALACIONES, EXISTENCIAS EN MERCADERÍAS, NOMBRE Y ENSEÑA COMERCIAL, LA CLIENTELA, EL DERECHO AL LOCAL, LAS PATENTES DE INVENCIÓN, LAS MARCAS DE FÁBRICA.......Y TODOS LOS DEMÁS DERECHOS DERIVADOS DE LA PROPIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL O ARTÍSTICA.15
IVÁN A. POLI, REVISTA LA LEY, NÚMERO 6214, OCTUBRE 4 DE 2000, NOMBRES DE DOMINIO Y MARCAS: PIRATERÍA EN INTERNET.16
A EXCEPCIÓN DE LA LEY DE PATENTES – 24481-, LA LEY 11723 EN SUS ARTS. 2 Y 12. EL DECRETO LEY 6673/63 SOBRE MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES EN SU ART 1*, Y LA LEY DE MARCAS Y DESIGNACIONES EN LOS ARTS 4, 23, 27 Y 28.
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destinado al mundo de Internet17. Así, deberá brindársele la protección del
régimen marcario sea como marca registrada, o como marca no
registrada.
c) Distintivo: Tanto el nombre de dominio como la marca persiguen esta
finalidad. La diferencia está dada por el ámbito en el cual debe darse esta
distinción, como también por los elementos con que se cuenta para
lograrla (debido a la tecnología subyacente de Internet, debe recurrirse a
elementos de tipo lógico y no estéticos para diferenciar una marca de
otra), y el proceso de identificación a veces no depende de recursos
propios de quien busca (memoria) , sino de terceros (motores de
búsqueda) en directa vinculación con el contenido de la IP (pagina web
por ejemplo) adscrita a ese nombre de dominio.
d) Cuya tecnología subyacente vincula a una dirección de IP: Esta función
técnica es parte esencial del nombre de dominio, y su trascendencia en el
mundo jurídico está dada ya que a través de esa vinculación a una
dirección de Internet, se completa la función de distinción.
g. Problemas
La problemática que se presenta respecto a los nombres de
dominio, se vincula directamente a la colisión de dos regulaciones
diferenciadas, una la de marcas, que se intenta aplicar por la similitud de los
dominios a ésta; y la otra, del dominio, cual es escasa y no siempre
receptada por todas las legislaciones. No obstante, la carencia de legislación
acerca de los nombres de dominio, no autoriza a un país a aplicar un régimen
distinto al que corresponde, salvo corriendo riesgos de arribar a soluciones no
siempre satisfactorias de un standard de justicia normal.
2. ATAQUES A LOS NOMBRES DE DOMINIO
17 ENTIENDO QUE SIN CONTRARIAR LA PREVISIÓN DEL INCISO A) DEL ART 2* DE LA LEY 22362, NADA ME
IMPIDE QUE REGISTRE UNA MARCA QUE SE LLAME WWW.MIEMPRESA.COM, AUNQUE SOLO LA DESTINE AL MUNDO REAL. EN ESE CASO, LA PROTECCIÓN QUE SE LE OTORGA A ESTA LOCUCIÓN SERÁ BRINDADA POR LA LEGISLACIÓN MARCARIA SEA DE TIPO NACIONAL, COMO INTERNACIONAL (ART 15 ACUERDO TRIP´S “ PODRÁ CONSTITUÍR UNA MARCA DEFÁBRICA O DE COMERCIO CUALQUIER SIGNO O COMBINACIÓN DE SIGNOS QUE SEAN CAPACES DE DISTINGUIR LOS BIENES O SERVICIOS DE UNA EMPRESA DE LOS DE OTRAS EMPRESAS”. TAMPOCO SON DE EFECTIVIDAD ALGUNA LOS DOMINIOS QUE NO SON REGISTRADOS.
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En su estructura y funcionamiento, y dirigidos a cumplir con la
función de distinguir, la marca puede valerse aún primordialmente del aspecto
estético de los elementos distintivos, a modo de operar sobre varios sentidos
de los eventuales adquirentes. Los nombres de dominio ven limitados sus
recursos, a elementos lógicos para impactar en la memoria de los eventuales
compradores. Sin embargo, en el mundo de Internet, existen recursos
tecnológicos que permiten completar la operación de identificación, o
tercerizar la búsqueda.
Estos denominados “motores de búsqueda” o simplemente “buscadores”18
funcionan sobre la base de la selección de acuerdo a los parámetros que se
ingresan, haciendo una clasificación de las páginas (mostrando las que más
veces contengan las palabras ingresadas), que puede acotarse
sucesivamente, hasta enfrentar al usuario a un menú de posibilidades
razonablemente acotado, para luego efectuar la elección final. Pero estos
buscadores, funcionan sobre la base del cotejo de datos (los ingresados como
“palabras clave” por el usuario y los contenidos en las páginas adscritas al
dominio) que no siempre son relevantes al contenido de la página, y pueden
estar dirigidos a, precisamente, “engañar” al buscador, aún sin que puedan
ser percibidos por los usuarios (ya que la tecnología permite su ocultamiento).
Esta conducta también merece ser contemplada y regulada, ya que por lo
menos daña19el proceso de identificación.
Como vimos, el dominio se compone de dos elementos, uno nominativo
(sucesión alfanumérica) y otro funcional (vinculación a una dirección de IP).
Esto crea problemas distintos a los de la marca, ya que ambos componentes
pueden ser atacados. La situación plantea además, la necesidad dispensar
tuición sobre los dos componentes, el nominativo y el funcional. Asimismo, el
proceso de búsqueda puede darse, ensayando nombres de dominio (por
aproximación) ó tercerizando la búsqueda, a través de motores de búsqueda.
18 YAHOO, ALTAVISTA, LYCOS, HOTBOX, ETC.
19 IMAGINE QUE EN UNA PÁGINA DE COCA COLA SE INSERTAN DE MANERA OCULTA MILLONES DE
PALABRAS PEPSI, Y CUANDO EL USUARIO DIGITA PEPSI EN EL BUSCADOR, ÉSTE POSICIONA EN PRIMER LUGAR A LA PÁGINA QUE MAS PALABRAS PEPSI TENGA INSERTA, EN EST CASO LA DE COCA COLA, DESVIANDO LA ATENCIÓN DE LOS CLIENTES, E IMPIDIENDO EL ACCESO A LA PÁGINA REQUERIDA. (LA INCLUSIÓN DE ESTAS MARCAS SON A MODO DE EJEMPLO)
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Se intentará delinear, una clasificación de los ataques que pueden recibir los
nombres de dominio, sea por otros nombres de dominio o por marcas.
Así tenemos:
A. Ataques a la nominatividad
1. Confusión: esta figura (típica del ámbito marcario) se da en el caso de los
nombres de dominio cuando una persona intenta una forma de
aproximación o similitud (la que la exactitud técnicamente no puede
darse) entre dos dominios para captar o privar al otro de eventuales
accesos o resultados de búsqueda20. En este caso sí deberían tenerse
en cuenta los ccTLD, al evaluar la buena fe en el registro y el interés
legítimo, ya que si la operación de búsqueda es tercerizada, la diferencia
entre una terminación .com y otra .com.ar no existe
Hay que aclarar que la finalidad de atraer o desviar accesos, unida a la
similitud en el producto, es clave para definir esta figura.
2. Desprestigio: este caso se da cuando se pretende atribuir a un dominio una
característica que es incompatible en desmedro de la actividad que
viene desarrollando el titular de la marca (o con el portador del nombre21)
, como del prestigio logrado a través de atributos que hacen valiosa a la
empresa. No voy a dar el ejemplo de la vinculación de un dominio con
un sitio pornográfico, ya que en el caso que se vinculara a Hustler
(empresa dedicada al entretenimiento de adultos) con un sitio
pornográfico del cual no fuera propietario, convertiría a esta figura en la
anterior.
3. Dilución: la misma se da cuando hay un “cercenamiento gradual o
dispersión de la identidad y retención de la marca o nombre en la mente
del publico, por su uso en productos no competitivos”22 Este ataque
puede verificarse en dominios conocidos y puede darse a través de una
20 ENTENDIENDO A ESTOS RESULTADOS, COMO LOS QUE PROVIENEN DE UNA SOLICITUD FORMULADA
AL MOTOR DE BÚSQUEDA SOBRE LA BASE DE HABER CARGADO PREVIAMENTE PARÁMETROS (O PALABRAS CLAVE) .21
NO SIEMPRE LOS CONFLICTOS CON NOMBRES DE DOMINIO INVOLUCRAN MARCAS. POR EJEMPLO EN JULIA FIONA ROBERTS VS RUSSELL BOYD N D2000-0210, LO QUE ESTABA INVOLUCRADO ERA EL NOMBRE DE LA ARTISTA CON UNA PÁGINA DE CONTENIDO SEXUAL. OTROS EJEMPLOS EN ESE SENTIDO SON EL DE LOS CANTANTES PAUL MC CARTNEY Y PETER GABRIEL. 22
FRANK SCHECHTER, “THE RATIONAL BASIS OF TRADEMARK PROTECTION” TRADEMARK REPORTER, VOL 60, PÁG 342.-
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marca. Basta imaginar que se fabriquen pads para computación marca
www.yahoo.com. . La jurisprudencia norteamericana23 , ha reconocido
para las marcas dos formas de dilución, ellas son el Blurring y el
Tarnishment y pueden ser aplicados a los dominios cuando reciben
ataques de marcas.
Blurring: se da cuando alguien usa como marca un dominio famoso sin
autorización, modificándolo en relación con los productos y servicios,
de manera que tiende a perder el carácter distintivo de ese dominio.
Tarnishment: que ocurre cuando un Dominio notorio es usada en
asociación, a través de una marca, con un producto de nivel inferior.
Una variable de estas figuras puede darse entre dominios, cuando por
ejemplo, se utilizan no idénticos nombres de dominio, pero si variantes
altamente distintivas. Por ejemplo imaginemos que Volskwagen solo ha
registrado como dominio Volkswagen.com, sin embargo una persona
que vende productos no competitivos registra VW.com.
4. Hostigamiento al buen uso del nombre de dominio (secuestro a la inversa
del nombre de dominio) También conocida como Ciberocupación o
Ciberpiratería Inversa: Para entender ésta figura hay que recordar
que se entiende por ciberocupación, cibersquatting o ciberpiratería.
Catalogada por la 12va definición del punto 1. definiciones del
Reglamento de la Política Uniforme de Solución de Controversias en
Materia de Nombres de Dominio de la ICANN, esta práctica es la
inversa de la del registro de dominios con la forma de marcas
conocidas. Por ejemplo Mcdonals.com en violación a la conocida
marca Mc Donalds.24
Este ataque es a la inversa, independientemente de la intención con la
que el registrante lo hace. Esto es, cuando una persona, de buena fe
23 SI BIEN NUESTRA LEGISLACIÓN MARCARIA, PERMITIRÍA POR EL ART 4* LEY 22362 ( BASADO EN EL
INTERÉS LEGÍTIMO DEL OPONENTE) UNA APLICACIÓN SIMILAR, HE RECURRIDO A LA JURISPRUDENCIA NORTEAMERICANA POR UNA CUESTIÓN DE CLARIDAD. YA QUE NUESTROS TRIBUNALES SE HAN EXPEDIDO EN CUESTIONES SIMILARES, SEÑALANDO ESTA TENDENCIA EN LOS CASOS “CHEVRON USA INC C/ LA FÁRMACO AGROINDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.”, SALA II, 22/05/90 Y “MARANTE CARLOS ALFREDO C/ SPORLOISIR S.A. “ SALA III,26/8/92. 24
EN 1994 JOSHUA QUITTNER, PERIODISTA QUIEN INVESTIGABA EL TEMA DE DOMINIOS, REGISTRÓ ESE DOMINIO Y LUEGO , DONACIÓN A UNA ESCUELA MEDIANTE, LO RETORNÓ A LA EMPRESA A INSTANCIAS DE SU RECLAMO. VER, NEAL J. FRIEDMAN Y KEVIN SIEBERT, “THE NAME IS NOT ALWAYS THE SAME” , 20 SEATTLE U.L. REV. &46 (1997).CASO REAL
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registra y utiliza un dominio cuya titularidad es reclamada, a través de la
protección marcaria. Se han dado algunos casos significativos de esta
práctica denominada Reverse Domain Name Hijacking. Caso
Roadrunner v. Network Solutions Inc. Roadrunner Computer Systems,
empresa de Internet, titular del nombre de dominio “roadrunner.com”,
que había utilizado el nombre de dominio para comercializar sus
servicios. La demanda se desestimó. Caso “Giacolone Vs Network
solutions Inc”25 . En este caso se había registrado el dominio Ty.com. la
empresa Ty Inc, de juguetes intentó, mediante la protección marcaria
apropiarse del dominio.
B. Ataques a la funcionalidad
1. Linking: Link (vínculo) es lo que le da el nombre a la actividad de vincular a
través de direcciones de Internet a una página con otra u otras. Esta
actividad requiere un acuerdo, ya que de no hacerlo así, podría afectarse
la imagen de un dominio mediante un direccionamiento no deseado, o
deformaciones del contenido de la página, o el desvío de clientes
induciendo a confusión sobre el origen y contenido de la página. De hecho
hay páginas que solamente se presentan como una colección de links a
otras. Un caso que involucró dos empresas es el de “TicketMaster Corp. v.
Microsoft Corp.26”.
2. Framing: Una forma inversa de linkear, es obtener contenido de otras
páginas mediante un vínculo, a lo que se le suma el ocultamiento de
determinadas partes de la otra página (generalmente publicidad o el
nombre mismo de la página) mediante la superposición de contenido
propio (de cualquier tipo) . Tiene interés tanto el titular de la otra página,
como quien publicita en la misma, y se ve dañado por esta práctica.
3. Metarotulación (Meta Tags) Esta práctica se da cuando se terceriza la búsqueda.
Los buscadores funcionan mediante la selección de palabras que coinciden con la
25 N C-96 20434 - CALIFORNIA, 14/9/96.
26 LA ACTORA DEMANDÓ UNA ORDEN PRELIMINAR DE CESACIÓN DEL LINKEO, YA QUE MICROSOFT
ANULABA EL CONTENIDO PUBLICITARIO DE LA PAGINA LINKEADA. DECISIÓN DEL 27/03/2000. TRIBUNAL FEDERAL DE CALIFORNIA, NO OBSTANTE EXPEDIRSE EL TRIBUNAL SOBRE LAS MEDIDAS CAUTELARES, SOBRE EL FONDO EXISTIÓ UN ACUERDO EXTRAJUDICIAL.
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mitad de los estados de Norteamérica tenían leyes que penalizaran la
Dilución, la Federal Trademark Dilution Act (que se exteriorizó como
un artículo agregado a la Lahnam act) , a modo de hegemonizar la
legislación estatal, y de brindar una herramienta (ley federal) que
completara la defensa de los dominios, con las siguientes condiciones
para su procedencia:
1) La fama de la marca infringida;
2) la dilución provocada;
3) el uso comercial de la dilución.
Totalmente ajena a la confusión, el objeto de la dilución se manifiesta
a través de dos figuras, cuales son el Blurring (cuando se disminuye
la distintividad de la marca) y el tarnishment (cuando se asocia la
marca a material que la desprestigia), estas han sido captadas por la
jurisprudencia.29 No obstante, la tarea de "catalogar"30. los requisitos
para que una marca sea considerada 'famosa", esta ley solo se
limitaba a este reducido sector, por lo que era insuficiente para lagan
mayoría de empresas que ingresaban al mundo de Internet.
c) Anticybersquatting Consumer Protection Act:
En el año1999, y
a consecuencia del arraigamiento de la practica del squatting,
considerado como la registración de una marca ajena como nombre
de dominio para luego venderla o utilizarla. Así otorgando acciones
contra los cybersquatters, se completó el ámbito de protección, ya
que esta ley logró extenderlo a marcas no famosas, y a nombres
personales.
29 MEAD DATA CENTRAL VS TOYOTA MOTOR SALES, USA, 875 F 2D 1026,1031 (2D CIRC. 1989).
SOSTENIENDO QUE LA MARCA REGISTRADA PARA AUTOMOVILES LEXUS NO DILUÍA EL VALOR DE LA MARCA REGISTRADA DE SISTEMAS DE BASES DE DATOS LEXIS, PORQUE NO TENIA UN EFECTO DE BLURRING NI DE TARNISHMENT. 30
CRITERIOS NO EXCLUYENTES PARA DETERMINAR SI LA MARCA ES FAMOSA: 1) GRADO DE INHERENCIA O DISTINTIVIDAD DE LA MARCA, 2) DURACIÓN Y EXTENSION DEL USO DE LA ,MARCA, 3) DURACION Y EXTENSION DE LA PUBLICIDAD , 4) AREA GEOGRAFICA EN LA CUAL LA MARCA ES UTILIZADA, 5) CANALES DE VENTA POR LOS CUALES SE COMERCIALIZAN LOS BIENES O SERVICIOS ASOCIADOS A LA MARCA, 6) LA FAMA DE LA MARCA EN LAS AREAS DE COMERCIALIZACION, 7) LA NATURALEZA Y ALCANCE DEL USO DE MARCAS SIMILARES POR TERCEROS, 8) SI LA MARCA ES REGISTRABLE A NIVEL FEDERAL. 15 USC S 1125 (C) (1) 1994.
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1) Recurrir al propio régimen marcario, atento la similitud existente
entre caracteres de marca y/ designación y dominio. Dependiendo el
caso será de aplicación el Art. 27 y ss de la Ley 22.362.
2) Recurrir a la defensa como marca no registrada teniendo en
cuenta las especiales circunstancias en las cuales se ha dispensado
tal defensa. En el caso de las marcas no registradas, al ser nuestro
sistema atributivo (el nacimiento de los derechos, surge con el
registro) a estas también se les ha brindado protección dependiendo
de las circunstancias33, no obstante lo indicado por el Art 4* del
régimen marcario. Pero la mayoría de las veces se ha fundamentado
no sólo en este régimen de manera excepcional, sino en los
principios generales del derecho. Este uso de marca no registrada ha
servido para una actitud defensiva, mas no para repeler un ataque de
una marca registrada. Como lo enseña Otamendi34 , “el uso sin
registro ha sido un motivo suficiente para oponerse con éxito al
registro de una marca solicitada con posterioridad al mismo35 , para
servir de base para anular una marca registrada, también posterior36 ,
y también para rechazar con éxito una oposición deducida a la
solicitud de su registro37” .
3) Recurrir a las leyes que regulan la competencia comercial38,
teniendo e cuenta cual ha sido la finalidad de la confusión, o
eventualmente a la figura captada por el Código Penal en su Art 159
“concurrencia desleal.”
33 NUESTROS TRIBUNALES SE HAN EXPEDIDO EN EL SIGUIENTE SENTIDO, “ DE EXCEPCIÓN FUNCIONA
CUANDO UN TERCERO SIN ESCRÚPULOS PRETENDE INSCRIBIR UNA MARCA QUE ES USADA INTENSAMENTE POR QUIEN NO LA HA REGISTRADO Y TIENDE A EVITAR QUE SE CONSUMA UN DESPOJO CONTRARIO A LA MORAL “ CAUSA “PANIFICACIÓN ARGENTINA S.A. C/MARCOLLA LEÓN “ SALA ÚNICA, 5/9/67.34
JORGE OTAMENDI, DEREHO DE MARCAS, TERCERA EDICIÓN , ED ABELEDO PERROT PÁG 15. 35
“TOLEDO STEEL PRODUCTS C/ MARRUGAT HNOS DEL 19-XI-1951, J.A.. 1952-I, PAG575; “RICOL SACI E I C/ ALVAREZ, FERNANDO JOSÉ”, SALA II DEL 21-XI-1972;CAUSA 199 “PUCCIO J. MANUEL C/ MÉNDEZ Y CÍA S.A.” SALA I DEL 15-V-1981. 37
CAUSA “MANUFACTURA FORTI ARG S.A. C/ IMPERIAL CHEMICAL IND LIM. “ DEL 17-VI-1969; CAUSA 7431 “ALVAREZ HNOS S.A. C/ ALCAZAR S.A.I. Y C. “ SALA IIDEL 17-X-1980; CAUSA1532”IMPERFLEX S.A. C/IGGAM S.A.” SALA I DEL 21-XII 1982; CAUSA 2738 “NIPÓN KOGAKO KKC C/ PLASTIC CONTACT LENS S.A.I.C.S.” SALA I DEL 6-IX-1984. 38 LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 22262 Y LEY DE LEALTAD COMMERCIAL 22802.
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Ahora bien, un dominio puede ser considerado como marca (más la
propiedad exclusiva de ésta al ser atributivo nuestro sistema, se
adquiere sólo con su registro) esta ultima circunstancia, a mi
entender no lo priva, en determinadas circunstancias, de defensa, tal
como se la otorga a la marca no registrada39.
No todos los dominios son, sin embargo utilizados para una finalidad
comercial o para perseguir un fin de lucro, pudiendo sufrir asimismo
ataques, y debiendo serle dispensada tuición. Para ello, el nombre
de dominio es considerado un bien, y como tal es susceptible de
apreciación pecuniaria, fundamentalmente en la medida de su
integridad, la que se ve menoscabada mediante el ejercicio de
determinadas practicas, que en su caso, el derecho no puede obligar
a tolerar. Por lo que aún los principios generales del derecho pueden
ser fundamentadores de defensas de este tipo, las que pueden
traducirse tanto en medidas de fondo como en cautelares.
a. Competencia
Me parece valioso el aporte que al respecto hizo Iván Poli 40
analizando la competencia referida a los nombres de dominio, con relación a
la marca, y tomando como base la aplicación del Art. 5 inc 441 del CPCC, el
que transcribo:
a) en un juicio de cancelación (o transferencia) de un nombre de dominio
inscripto en la Argentina, será competente el juez federal de la capital federal
(porque “el hecho” es la inscripción del registro objetado, que tiene lugar en
la ciudad de Buenos Aires, donde está el Ministerio de Relaciones Exteriores
en el cual opera Nic-Argentina) o del domicilio del demandado;
39 WIPOARBITRATION AND MEDIATION CENTER- ADMINISTRATIVE PANEL DECISION – CASE D2000-0014
BRENNETT COLEMAN & CO LTD, V STEVEN S. LALWANI / CASE D2000-0015 BRENNETT COLEMAN & CO LTD V LONG DISTANCE TELEPHONRE COMPANY
40 NOMBRES DE DOMINIO Y MARCAS: PIRATERIA EN INTERNET, BS.AS. OCTUBRE 4 DE 2000, N* 6214,
REVISTA LA LEY, PÁG 56. 41
ES JUEZ COMPETENTE “EN LAS ACCIONES PERSONALES DERIVADAS DE DELITOS O CUASIDELITOS , EL DEL LUGAR DEL HECHO O DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO, A ELECCIÓN DEL ACTOR.”
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b) en un juicio de cancelación (o transferencia) de un nombre de dominio
inscripto fuera de la Argentina, será competente el juez federal del domicilio
del demandado, cuando este se encuentre domiciliado dentro del país;42
c) en un juicio de cese de uso de un nombre de dominio inscripto en la
Argentina, será competente cualquier juez federal de la República, desde que
el sitio puede ser visto en cualquier punto de ésta (es probable que esta
acción se acumule a la contemplada en a), con lo cual serán aplicables las
reglas establecidas para aquel supuesto) ;
c) en un juicio de cese de uso de un nombre de dominio inscripto fuera de la
Argentina, también será competente cualquier juez federal de la República,
dado que el sitio puede ser visto en cualquier punto de ésta; naturalmente, en
este supuesto será necesario que el sitio en cuestión esté direccionado hacia
nuestro país.
b. Casos
Los casos que se transcriben a continuación, son los elegidos, entre
una larga lista de otros. En general no han llegado a una solución judicial de
fondo, por lo que estos tres casos, ponen de manifiesto el análisis al que
debería arribarse en una posible decisión definitiva.
La jurisprudencia nacional en materia de defensa de dominios, tiene
una singularidad. Las decisiones provienen de peticiones de medidas
cautelares con fundamento en el derecho marcario. Esto hace que la cuestión
de fondo aún permanezca carente de un análisis profundo, que permita
conocer, desde la jurisprudencia (atento la carencia de legislación) cual es el
tratamiento brindado por nuestro sistema a estos conflictos.
El primer caso ventilado fue el de Freddo43, autorizando a la actora a utilizar
preventivamente el dominio, antes suspendido para la demandada, hasta
tanto se dictara resolución definitiva. En este caso el juez, entendió que la coincidencia
entre una partícula que fomaba parte del dominio conincidente con una marca 42
EN EL CASO NOCILLA (JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N* 5 DE OVIEDO, 2/6/99) NO SE CUESTIONÓ LA COMPETENCIA DEL MAGISTRADO PESE A QUE EL DOMINIO CUESTIONADO (NOCILLA.COM) HABÍA SIDO REGISTRADO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (NETWORK SOLUTIONS, INC.).EXTRAÍDO DE NOMBRES DE DOMINIO Y MARCAS: PIRATERIA EN INTERNET, BS.AS. OCTUBRE 4 DE 2000, N* 6214, REVISTA LA LEY, PÁG 56.43
JUZG. NAC. CIV. Y COM. N* 7, SEC. N* 13, CAUSA 5354/1997, “HELADERÍAS FREDDO S.A. V SPOT NETWORK”.
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por distintos motivos (desarrollo, puesta a punto etc.). Este tampoco debería
ser tratado como un caso de uso indebido o explotación de marca ajena.
Hay que reconocer que los nombres de dominio pueden constituir una fuente
de ataque a las marcas, pero sólo en determinados casos. Mientras la
legislación no los tipifique, sólo el buen criterio de los operadores del derecho
puede llenar esta laguna.
4. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS QUE INVOLUCRAN NOMBRES DE
DOMINIO
Como se ha explicado, la ICANN, como entidad
encargada de la administración de los nombres y números de dominio,
implementó, luego de un proceso de consultas encargado a la OMPI, un
procedimiento de tipo administrativo destinado a paliar los reclamos que
provenían de prácticas predatorias que afectaban los nombres de dominio. Su
implementación se dio mediante la inclusión de una cláusula compromisoria
en el contrato de registro46. La sumisión al arbitraje opera de manera
obligatoria para quien ha registrado el nombre de dominio bajo los términos
del acuerdo del registro y de manera alternativa para quien afirme haber
recibido un ataque a sus derechos con relación a un nombre de dominio. Así
se originaron dos estatutos jurídicos, uno destinado a proveer lineamientos de
fondo conocido como Política Uniforme de Solución de Controversias en
Materia de Nombres de Dominio, la otra destinada a proveer las pautas de
aplicación de aquel, conocido como Reglamento de la Política Uniforme de
Solución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio, ambos
aprobados por la ICANN el 24 de octubre de 1999. en la actualidad existen
además de la Ompi otros proveedores de servicios de solución, cuales son
eResolution, CPR Institute for Dispute Resolution, The National Arbitration Forum.
46 POLÍTICA UNIFORME DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN MATERIA DE NOMBRES DE DOMINIO 1.OBJETIVO. .... SE INCORPORA MEDIANTE REFERENCIA EN SU ACUERDO DE REGISTRO Y ESTABLECE LAS CLÁUSULAS Y CONDICIONES EN RELACIÓN CON UNA CONTROVERSIA QUE SURJA ENTRE USTED Y CUALQUIER OTRA PARTE DISTINTA A LA NUESTRA (EL REGISTRADOR) SOBRE EL REGISTRO Y UTILIZACIÓN DE UN NOMBRE DE DOMINIO DE INTERNET REGISTRADO POR USTED..
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Activa: Podrán reclamar mediante este procedimiento cualquier
persona física o jurídica del mundo.
Pasiva: Titulares de nombres de dominio registrados en los
dominios .COM, .NET, .ORG y en los registradores quienes
voluntariamente hayan adoptado las reglas de la ICANN.
d. Idioma
Las reglas que se deducen del párrafo 11 del
Reglamento de la ICANN respecto al idioma, son:
El idioma en que está redactado el acuerdo de registro, salvo:
acuerdo de partes
que el mismo acuerdo establezca otro idioma ad litem
que las circunstancias del caso (por ejemplo, la nacionalidad de las
partes, el idioma de la documentación) motiven una resolución de los
expertos en el sentido de elegir otro idioma 49
Asimismo, el grupo administrativo de expertos está facultado para ordenar a
las partes que traduzcan los documentos que no figuren en el idioma del
procedimiento administrativo
e. Formalidades
A excepción de los requisitos sustanciales
para la procedencia de la demanda y contestación, puede sostenerse
que no existen solemnidades para este procedimiento. Sin embargo,
tanto demanda como contestación deben:
Presentarse por escrito en copia impresa,
En el idioma indicado, con documentos traducidos
Estar firmada por la persona física o representante legal.
No obstante, los proveedores de solución, generalmente preparan modelos
normalizados para facilitar su presentación y contestación.
49 Para producir el apartamiento del idioma del acuerdo de registración debe existir una petición
expresa de parte, respecto a la elección del idioma, existen algunos en los cuales ambas partes son hispano parlantes, incluso el árbitro, y el procedimiento se desarrolló en inglés (Klaukol S.A. v. Argentina Web Design S.R.L.; Case No. D2000-1776; OMPI, CENTRO DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS Y ARBITRAJE. En otros tantos la regla fue la inversa m
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f. Plazo
Los plazos que prevé el reglamento tienen como
fecha, el inicio del procedimiento (no teniendo desde luego en cuenta las el
plazo de comunicaciones a efectos de subsanar errores en la presentación, a
diferencia de los procesos judiciales usuales). Los plazos se cuentan de
distinta manera siendo:
Naturales (ej: Reglamento Art 4 Notificación de la demanda, art 6 b, d e
nombramiento del grupo de expertos y plazo de resolución, etc.)
Convencionales(ej: a los efectos de considerar el momento desde el
que se han efectuado comunicaciones50).
A efectos de dar por comenzado el procedimiento administrativo se tomará
el plazo de notificación de la demanda por parte del proveedor de servicios
de solución. 51
g. Costas
Los criterios de atribución de costas distan de los
procesos a los que usualmente recurrimos. En este caso las mismas deberán
soportarlas:
El actor en su totalidad, salvo que
El demandado opte por un tribunal de expertos, si el demandante
hubiera optado por un solo experto.
La parte que incumpla con la presentación de los documentos
traducidos, cuando estos estén en idioma distinto al del procedimiento,
y así sea ordenado por el grupo administrativo de expertos.
50 REGLAMENTO….ART 2 F I) …EN LA FECHA QUE FIGURA EN LA CONFIRMACIÓN DE LA TRANSMISIÓN. II)
... CORREO ORDINARIO O URGENTE, EN LA FECHA MARCADA EN EL RESGUARDO; III) ....O POR MEDIO DE INTERNET, EN LA FECHA EN QUE SE HAYA TRANSMITIDO LA COMUNICACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO LA FECHA DE TRANSMISIÓN SEA VERIFICABLE. G) A RESERVA DE LO PREVISTO EN EL PRESENTE REGLAMENTO, TODOS LOS PLAZOS CALCULADOS EN VIRTUD DEL PRESENTE REGLAMENTO A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE EFECTÚA UNA COMUNICACIÓN COMENZARÁN A CONTAR A PARTIR DE LA FECHA MÁS TEMPRANA EN QUE SE ESTIME QUE SE HA EFECTUADO LA COMUNICACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 2.F).
51 REGLAMENTO... ART 2 A) CUANDO SE TRANSMITA UNA DEMANDA AL DEMANDADO, SERÁ
RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR EMPLEAR LOS MEDIOS RAZONABLEMENTE DISPONIBLES QUE SE ESTIMEN NECESARIOS PARA LOGRAR QUE SE NOTIFIQUE REALMENTE AL DEMANDADO. SATISFARÁ ESTA RESPONSABILIDAD LA NOTIFICACIÓN EFECTIVA, O EL EMPLEO DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS PARA LOGRARLA.............:
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Los requisitos para la demanda se aplican a la
contestación excepto para las comunicaciones, ya que el demandado se ve
liberado de la carga de notificar al registrador. Respecto a las particularidades
de esta contestación:
Obligatoriedad, el demandado está obligado a contestar la demanda52
en término. Si bien no se declara su rebeldía, la falta de cumplimiento
en término de esta carga determina:
i. Que el grupo de expertos, considerando a esto un
incumplimiento53,
ii. Pueda sacar las conclusiones que considere, respecto a esta
conducta, y
iii. Resuelva en base al material del que dispone.
Plazo, dentro de los veinte días a partir del comienzo del
procedimiento administrativo, tomado a partir de la fecha más
temprana en que se estime que se ha efectuado la comunicación de
conformidad con el párrafo 2.f)54.
Extremos a acreditar, entre otras, y para demostrar los derechos o
los legítimos intereses del titular del nombre de dominio respecto de
este último, deberá demostrar estas circunstancias:
i) antes de haber recibido cualquier aviso de la controversia, el
titular del nombre de dominio ha utilizado el nombre de dominio, o ha
efectuado preparativos demostrables para su utilización, o un
nombre correspondiente al nombre de dominio en relación con una
oferta de buena fe de productos o servicios; o
52 REGLAMENTO ....ART 5. A) EN UN PLAZO DE VEINTE (20) DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMIENZO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EL DEMANDADO SOMETERÁ AL PROVEEDOR UN ESCRITO DE CONTESTACIÓN.53 REGLAMENTO...ART 14.INCUMPLIMIENTO ............ B) SI UNA PARTE, SIN QUE EXISTAN CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES, INCUMPLE ALGUNA DISPOSICIÓN O EXIGENCIA DEL PRESENTE REGLAMENTO O ALGUNA DEMANDA DEL GRUPO DE EXPERTOS, ESTE ÚLTIMO SACARÁ LAS CONCLUSIONES QUE CONSIDERE APROPIADAS.54
REGLAMENTO... ART 2F) A RESERVA DE LO PREVISTO EN EL PRESENTE REGLAMENTO O DE LA RESOLUCIÓN DE UN GRUPO DE EXPERTOS, SE CONSIDERARÁ QUE SE HAN EFECTUADO LAS COMUNICACIONES PREVISTAS EN EL PRESENTE REGLAMENTO:
I) SI SE HAN TRANSMITIDO MEDIANTE TELECOPIA O TELEFACSÍMIL, EN LA FECHA QUE FIGURA EN LA CONFIRMACIÓN DE LA TRANSMISIÓN; O II) SI SE HAN TRANSMITIDO POR CORREO ORDINARIO O URGENTE, EN LA FECHA MARCADA EN EL RESGUARDO; O III) SI SE HAN TRANSMITIDO POR MEDIO DE INTERNET, EN LA FECHA EN QUE SE HAYA TRANSMITIDO LA COMUNICACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO LA FECHA DE TRANSMISIÓN SEA VERIFICABLE.
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“mientras subsistan registros marcarios en otros países de titularidad de la
demandante, aún en uno solo de ellos, hay base para sostener - como se lo
hace en la demanda - que existe identidad o similitud confundible entre el
nombre de dominio y dichos registros “
RAIMAT, S.A. v Antonio Casals, OMPI, Caso No D2000-0143. 55
“El uso del nombre de una actriz de cine con una finalidad comercial y su
difusión lo convierten en una marca “de facto” (common law trademark), y por
ello, digna de protección bajo los principios de la política aplicable a las
marcas.” Julia Fiona Roberts v. Russell Boyd, OMPI, Caso N° D2000-0210. 56
“los derechos o intereses que se protegen a través de la Política Uniforme y
del Reglamento serán exclusivamente comerciales o de mercado. Pero,
además, debe quedar claro también que a través de diversas decisiones del
Centro se ha venido en ampliar casuísticamente el tipo de bien jurídico a
proteger a través de la Política Uniforme y del Reglamento, llegando a
proteger no solamente derechos marcarios, sino también lo que se
denominan marcas de hecho coincidentes con nombres de personas físicas
que desarrollan una actividad en el mercado notoria, conocida, pero que no
resulta protegida sensu estricto por medio de un derecho de marca.” Xavier
Hernández Creus v. Isidro Sentis Sales, OMPI, Caso No. D2001-0710.
“ Desde temprano los paneles de la OMPI consideraron que la mera
supresión de espacios no alcanza para distinguir a un nombre de dominio de
una marca (Ver casos OMPI No. D99-0001 World Wrestling Federation
Entertainment, Inc. v. Michael Bosman (se determinó que
55 También en Globalia Corporación Empresarial, S.A. v. Air Europa S.A. –Uruguay, Caso N° D2000-1535
56 También en Case N° D2000-0235, Jeanette Winterson v. Mark Hogarth, y en Bernardo Neustadt v. Link
Commercial Corp. Case D2000 – 1256, - Bennett Coleman & Co Ltd v. Steven S Lalwani Bennett Coleman & Co. Ltd v. Long Distance Telephone Company Cases No. D2000-0014 and D2000-0015 ,- SeekAmerica Networks Inc .v. Tariq Masood and Solo Signs Case No. D2000-0131 , Nik Carter v. The Afternoon Fiasco Case No. D2000-0658, - Isabelle Adjani .v. Second Orbit Communications, Inc. Case No. D2000-0867 , Bayshore Vinyl Compounds, Inc. v. Michael Ross AF-0187 , www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0187.htm, Passion Group Inc. v. Usearch, Inc. AF-0250 -http://www.eresolution.ca/services/dnd/decisions/0250.htm
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demandante - representa un uso evidente de mala fe.” RAIMAT, S.A. v
Antonio Casals, OMPI, Caso No D2000-0143
B. Registro de mala fe
“ Además de que pueda constituir una violación esencial del contrato con
TUCOWS, INC., proporcionar domicilios falsos al momento del registro del
nombre de dominio es una circunstancia de registro del nombre de dominio
con mala fe, en los amplios términos de la Política, Parágrafos 4(a)(iii) y 4(b)” 58 Globalia Corporación Empresarial, S.A. v. Air Europa S.A. –Uruguay, Caso
N° D2000-1535,
“El demandado ha registrado otras marcas pertenecientes a reconocidas
compañías en Argentina........, el panel debe concluir que el demandado no
está autorizado por tales compañías que operan en Argentina a registrar a su
propio nombre los siete nombres de dominio correspondienmtes a sus
conocidas marcas. Al hacerlo de esta manera, el demandado ha incurrido en
un “patrón de conducta” en el significado de la política, parágrafo 4(b)(ii)... “
Compañía de Radiocomunicaciones Móviles S.A. and BellSouth Corporation
v. Argentina Web Design, OMPI Case No. D2000-0914
Para probar la mala fe en el registro y uso, en especial serán tenidas en
cuenta pautas de conducta del demandado(UDRP 4 b), en especial las:
(i) “circunstancias que indiquen que usted ha registrado o adquirido el
nombre de dominio fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o
ceder de otra manera el registro del nombre de dominio al
demandante que es el titular de la marca de productos o de servicios
o a un competidor de ese demandante, por un valor cierto que supera los
costos diversos documentados que están relacionados directamente con el
nombre de dominio; o
58 TAMBIÉN EN, Don Algodon H, S.A. v. Miguel García Quintas, OMPI D2000-1042.
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Que existe responsabilidad por parte del proveedor de soluciones,
quien ofrece un servicio oneroso de manera profesional. Tales
estándares de desempeño están captados por la mayoría de las
legislaciones64.
Si bien el procedimiento es de instancia única, debido a su carácter
administrativo, la resolución es recurrible judicialmente. A tal efecto la parte
actora prorroga65 la jurisdicción a un tribunal competente, debiendo
entenderse al de competencia judicial en a) la oficina principal del registrador
(siempre y cuando el titular del nombre de dominio en su acuerdo de registro
se haya sometido a esa jurisdicción para la determinación de controversias
relativas a la utilización del nombre de dominio o derivadas de la misma) o
b) el domicilio del titular del nombre de dominio que figura en el registro del
nombre de dominio contenido en la base de datos “Whois” del registrador en
el momento en que se haya presentado la demanda al proveedor
o. La ejecución de la resolución
Dentro de los poderes66 que usualmente tiene un tribunal, el grupo de
expertos, comparte la executio. Esta se traduce en la orden de ejecución de
lo resuelto, sin necesidad que sea revisado por otro tribunal. Sin embargo
éste poder reconoce limitaciones.
La resolución se comunica al registrador y cada registrador ha
establecido su propia política y sus directrices en lo concerniente a la cesión o
cancelación de un registro de nombre de dominio. En general el registrador
procederá a dar cumplimiento a la resolución si dentro de 10 días de
comunicada la misma, no recibe:
i) Pruebas satisfactorias de que se ha producido una solución entre las
partes; o
ii) Pruebas satisfactorias de que la demanda del titular del nombre de dominio ha sido
rechazada o retirada; o64 CÓDIGO CIVIL.ART 902. CUANTO MAYOR SEA EL DEBER DE OBRAR CON PRUDENCIA Y PLENO CONOCIMIENTO DE LAS COSAS, MAYOR SERÁ LA OBLIGACIÓN QUE RESULTE DE LAS CONSECUENCIAS POSIBLES DE LOS HECHOS.65 REGLAMENTO…ART 3.B)XIII) 66 VOCATIO, NOTIO, AUDITIO, RESOLUTIO, EXECUTIO.
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territorialidad, o nacionalidad. Las ventajas de tipo práctico, que pueden
gravitar la decisión de registrar en uno u otro país, son las que derivan de:
1) Idioma. La OMPI en su modelo de resolución de disputas (Art 11 )
prevé que el idioma del procedimiento es: a menos que las partes
decidan lo contrario y a reserva de lo que se establezca en el
acuerdo de registro, el idioma del procedimiento administrativo será
el idioma del acuerdo de registro, a reserva de la facultad del grupo
de expertos de tomar otra resolución, teniendo en cuenta las
circunstancias del procedimiento administrativo. Asimismo, la
documentación puede ser exigida en el idioma del procedimiento.
2) Marketing. Hay determinados casos en los que una empresa
internacional, pone a disposición de los usuarios, contenidos de tipo
local, utilizando para ello un TLD nacional.
3) La protección de la marca. A efectos de evitar que valiéndose de la
multiplicidad de TLD nacionales que existen, se registre la marca
utilizando uno de este tipo. No obstante veo a esta práctica como un
exceso en la necesidad de protección, ya que el razonamiento hasta
ahora generalizado en los fallos administrativos del Centro de
Mediación y Arbitraje de la OMPI solo limitan la comparación, a los
efectos de detectar la confusión, a los dominios de segundo nivel.68
Quien centralizaba toda la tarea de asignación de los dominios era la IANA
(Internet Assigned Numbers Authority), con facultades para delegarla
(generalmente para los dominios nacionales las facultades de registro son
delegadas). La creación de la ICANN (Corporación De Asignación De
Nombres Y Números De Internet) se dio en 1999, como respuesta a la
publicación de la recomendación del gobierno de los Estados Unidos,
elaborada en forma de reporte, llamado Declaración de Política de
Administración de nombres y direcciones de Internet, o conocido también como White
Book de 1998. La recomendación se encaminaba a la proponer la creación de una
organización sin fines de lucro que se encargara específicamente de la administración
de los nombres de dominio y direcciones IP. 68
CENTRO DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA OMPI DECISÓN DEL PANEL ADMINISTRATIVO, CAUSA N D2000-0201,GUILLERMO J. FESSER PÉREZ DE PETINTO Y JUAN L. CANO AMBROS VS R&T Y TINO HERNÁNDEZ EN GOMAESPUMA.COM .
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En nuestro país tal facultad fue delegada mediante la resolución 2226/00 del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto69.
Actualmente, la administración de los dominios queda conformada de la
siguiente manera:
1) A nivel internacional, y respecto a los gTLD:
a) Administración, control primario y organización de registradores, a
cargo del Council Of Registrars (CORE).
b) Policía, a cargo del comité de vigilancia de Políticas del DNS (interim
iPOC Policy Oversight Committee). El comité tiene como funciones el
asegurar que el espacio del dominio genérico opere de manera
pública y abierta, como así también la aprobación de nuevos
dominios.
2) Nuestro país ha receptado tal delegación efectuada por la IANA,
instrumentándola a través varias resoluciones. Al principio,
compartida en sus distintos aspectos técnico-administrativo, el
decreto 554/97 pone en cabeza del INPI, La Secretaría de
Comunicaciones y El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
la tarea de implementar la posterior administración de los nombres
de dominio. Luego de la declaración de puesta en marcha del
Programa Nacional para la Sociedad de la Información (Dec.
252/2000), se dicta la resolución 2226/00 por la cual el Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto transfiere
a la Secretaría para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación
Productiva el servicio de Nic.ar, el que es prestado en la
cancillería, por medio de la Dirección de Informática,
Comunicaciones y Seguridad. La resolución se encuentra en el
apartado 9.
Reglas para la registración:
69 “ VISTO QUE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO
PRESTA, A TRAVÉS DE LA ESTRUCTURA CONOCIDA COMO NIC- ARGENTINA O CENTRO DE INFORMACIÓN, LOS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN EN INTERNET DE LOS "NOMBRES DE DOMINIO DE NIVEL SUPERIOR ARGENTINA" QUE TIENEN LA TERMINACIÓN ".AR”
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MATERIAL ELABORADO CON FINES ACADÉMICOS – DIPLOMATURA DE DERECHOS INTELECTUALES
UE SIGLO 21Página 54 de 56
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Nic-Argentina ha establecido un sistema que tiene reglas que lo identifican
como un sistema mas permisivo que el de, por ejemplo, Brasil y Chile.
Alguna de los principios que pueden inferirse son:
1- Limitación de las registraciones. Si bien en cuanto a su número, son
jurídicamente no limitadas, en cuanto a su contenido o significado, reconocen
dos tipo de limitaciones referidas a:
La identidad, no aceptará solicitudes de registro de nombres de
dominio iguales a otras ya existentes,
La atribuibilidad, en tal sentido, no se registrarán las que puedan
confundirse con instituciones o dependencias del Estado u
Organismos Internacionales, salvo cuando sean realizadas por ellos
mismos,
El orden público y la moral, no son susceptibles de registro las
denominaciones contrarias a la moral y las buenas costumbres.
2- Primero en el tiempo, primero en registrar. Este principio, recogido del
sistema de registración de los gTLD, se incorpora de manera expresa
a estas Reglas70.
3- Carácter de la información proporcionada. La misma reviste carácter
de DECLARACION JURADA. La consecuencia es, que la carga de la
veracidad de los datos proporcionados pesa sobre el declarante y
conjuntamente con la regla que se describirá, otorgan a NIC-
ARGENTINA a tomar las medidas razonables para corregir cualquier
inexactitud, siempre que la misma no haya violado alguna de las
reglas en cuyo casó denegará la solicitud o revocará el nombre de
dominio.
4- Disponibilidad del registro. Según las reglas de Nic-Argentina, la
denegación o revocación del registro reconoce las siguientes fuentes:
Inexactitud de la información proporcionada. Esta se verifica antes del registro,
en caso que se determine que se ha proporcionado información inexacta, NIC-
ARGENTINA tomará las medidas razonables para corregir cualquier
70 ) RESOLUCIÓN 2226/2000 - REGISTRACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET - REGLAS PARA LA REGISTRACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO INTERNET EN LA REPÚBLICA ARGENTINA, A SER UTILIZADAS POR EL SERVICIO DE NIC ARGENTINA, ART 1
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