Todos os direitos reservados ao Master Juris. www.masterjuris.com.br Página1 Curso/Disciplina: Propriedade Industrial. Aula: Patente. Professor (a): Marcelo Tavares Monitor (a): Lívia Cardoso Leite Aula 05 PATENTE Termos empregados pela Lei de Propriedade Industrial: Em relação às MARCAS e ao DESENHO INDUSTRIAL, a lei usa o termo REGISTRO. Registro de marca e registro de desenho industrial. No que se refere à INVENÇÃO e ao MODELO DE UTILIDADE, a proteção se faz através da PATENTE. O INPI concede uma carta-patente, que dá uma proteção TEMPORÁRIA a quem produz um invento ou um modelo de utilidade. O objeto do curso a partir de agora é o tratamento da invenção e do modelo de utilidade. Nas aulas anteriores já foi vista a proteção de marcas, o registro delas, o princípio da especialidade e o da territorialidade. Agora será visto o que é uma invenção, o que é um modelo de utilidade, como se faz a patente etc. Pequena revisão dos aspectos constitucionais direcionados à matéria - revisão direcionada à matéria: Proteção da criatividade aplicada ao ramo empresarial. Proteção erga omnes, contra todos, da patente de invenção, de modelo de utilidade, de desenho industrial, de variedades de plantas e de topografias de semicondutores. Questão concorrencial: segredo de empresa. CF, art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; Esse art. foi objeto de referência na 1ª aula.
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Curso/Disciplina: Propriedade Industrial.
Aula: Patente.
Professor (a): Marcelo Tavares
Monitor (a): Lívia Cardoso Leite
Aula 05
PATENTE
Termos empregados pela Lei de Propriedade Industrial:
Em relação às MARCAS e ao DESENHO INDUSTRIAL, a lei usa o termo REGISTRO. Registro de
marca e registro de desenho industrial.
No que se refere à INVENÇÃO e ao MODELO DE UTILIDADE, a proteção se faz através da
PATENTE. O INPI concede uma carta-patente, que dá uma proteção TEMPORÁRIA a quem produz um
invento ou um modelo de utilidade. O objeto do curso a partir de agora é o tratamento da invenção e do
modelo de utilidade.
Nas aulas anteriores já foi vista a proteção de marcas, o registro delas, o princípio da
especialidade e o da territorialidade.
Agora será visto o que é uma invenção, o que é um modelo de utilidade, como se faz a patente
etc.
Pequena revisão dos aspectos constitucionais direcionados à matéria - revisão direcionada à
matéria:
Proteção da criatividade aplicada ao ramo empresarial. Proteção erga omnes, contra todos, da
patente de invenção, de modelo de utilidade, de desenho industrial, de variedades de plantas e de
topografias de semicondutores.
Questão concorrencial: segredo de empresa.
CF, art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização,
bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;
Esse art. foi objeto de referência na 1ª aula.
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Os autores de inventos serão os beneficiários da tutela legal. O primeiro direito prefigurado
pela Carta é, assim, o chamado direito autoral de personalidade do inventor, expresso na Lei pelo direito
de nominação ou de anonimato; o segundo direito é o direito à aquisição da patente.
No que se refere à proteção quanto ao invento, há 2 funções importantes:
- Nominação. O autor do invento tem o direito de permanecer anônimo. Ele pode dar entrada
em um pedido de patenteamento e pedir para o INPI não identificá-lo publicamente.
- Direito ao privilégio. Proteção da patente. Esta vai dar ao depositante do pedido, que se
presume seja o inventor, o direito de explorar comercialmente o produto ou o processo objeto da patente
durante um prazo determinado – 20 anos, 15 anos etc., de acordo com a previsão da lei.
O Estado poderia comprar o invento ou fazer, como faz a Constituição e a legislação brasileiras,
querendo que o invento seja de conhecimento público; dá um incentivo para quem torná-lo público. A
pessoa inventa algo em casa e sabe que aquilo pode beneficiar as pessoas e que ela também pode explorar
comercialmente. Deposita no INPI sabendo que este divulgará, e passa a ter durante um período
determinado a possibilidade, e é isso que se chama de privilégio, de explorar comercialmente de forma
exclusiva. Pode ceder, licenciar, mas tem o direito de explorar comercialmente durante período
determinado.
Terminado, perde-se o direito de exclusividade e todas as pessoas poderão utilizar. São 2
momentos diferentes. Quando se deposita, sabe-se que o INPI dará ciência a todos. Quando há o depósito,
não há mais segredo. Cairá em domínio público, no sentido de que será de conhecimento público. Quando
se inventa algo e se deposita o pedido de patente, sabe-se que aquele conhecimento cairá em domínio
público. Isso faz com que o patamar de conhecimento tecnológico no país, de desenvolvimento do país,
suba. Há interesse do Estado em dar ciência a todos de um determinado invento para que outras pessoas
possam aproveitá-lo e criem em cima dele, dando outro salto tecnológico. O Estado brasileiro passa,
mediante o depósito, a poder dar conhecimento a todos para que aquilo sirva de mais 1 degrau para que o
país cresça do seu subdesenvolvimento tecnológico. Em contrapartida, dá ao presumidamente inventor,
quem fez o depósito, o direito de explorar exclusivamente durante um período. O Estado, ao dar esse
direito de exploração, dá o direito de a pessoa ganhar dinheiro com o invento. Depois, esse conhecimento
inicial que já era público poderá ser explorado por outros.
Imagine-se uma criação, uma invenção, na área farmacológica. Uma empresa faz pesquisa de
uma determinada vacina e tem sucesso no medicamento, na vacina. Ela obtém a autorização da ANVISA e
faz um pedido de patente. O INPI dará conhecimento a todos da fórmula da vacina, como é feita. Isso faz
com que haja interesse nacional para que se desenvolva o conhecimento. A empresa que criou terá o direito
de exclusividade para a exploração, por exemplo, durante 20 anos. Terminado o prazo, a indústria de
genérico pode explorar. Aí também há interesse do Estado porque provavelmente o preço do remédio vai
cair.
O fundamento da tutela será o invento industrial, ou seja, a criação de uma nova solução para
um problema técnico de utilidade industrial, seja ela invenção, seja outro tipo de solução, tal como a
definida por modelo de utilidade. Não têm proteção por tal dispositivo constitucional as descobertas, ou
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seja, a revelação do já existente, mas ainda desconhecido. Também não têm guarida nesta cláusula (embora
possa ter por outra, como veremos a seguir no tocante às criações industriais) as criações não industriais, ou
seja, as que não impliquem em mutação nos estados da natureza.
A invenção tem uma complexidade maior. O modelo de utilidade tem uma capacidade de
criatividade menor.
Não é possível patentear uma descoberta. A pessoa descobriu algo que já está na natureza,
uma determinada propriedade de uma planta. Isso não é patenteável. A transformação da propriedade – se
o homem, através do seu conhecimento, faz uma transformação daquilo em determinado remédio – é
patenteável. Tão somente a propriedade de uma determinada planta não. Isso é uma descoberta. As
descobertas não são patenteáveis. O que o Estado faz é a proteção da criatividade humana útil à produção
industrial. A que não é, é protegida em outros segmentos da propriedade intelectual como, por exemplo,
direito de autor.
Uma pessoa faz um quadro para ser colocado em um museu. Ele é feito para ser reproduzido
em escala industrial? Não. Pelo contrário. Deseja-se que o quadro seja único, tenha uma beleza única. Há
criatividade humana? Tem. Tem invento? Tem. Mas não tem aplicação industrial. Então não pode receber
carta-patente. Receberá a proteção no âmbito do Direito Intelectual em outro setor, o do Direito Autoral. O
que se protege no Direito Industrial, na Propriedade Industrial, é a criatividade humana que modifica o
estado da natureza, desde que ela possa ter aplicação industrial. Esse é o link que deve ser guardado em
relação à proteção constitucional.
O direito é essencialmente temporário, como parte do vínculo que a patente tem com “o
interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”. O criador, o inventor, não tem
direito à exclusividade permanente. O Estado faz uma troca com ele. Ele dá o conhecimento e o Estado dá
publicidade dele, mas dá ao criador um direito TEMPORÁRIO de exploração.
O privilégio será concedido para a utilização do invento, obviamente de forma compatível com
os fins sociais a que o próprio dispositivo constitucional se volta. É um privilégio, ou seja, uma situação
jurídica individualizada e exclusiva, que recai sobre a própria solução técnica a qual, sendo industrial, vale
dizer, prática, propiciará, no mercado, o retorno dos esforços e recursos investidos na criação.
O privilégio será sujeito a exame substantivo de seus requisitos; a excepcionalidade da restrição
à livre concorrência, através do privilégio, e o relevante interesse público envolvido, por força da cláusula
final do inciso XXIX do art. 5º impõem que o direito exclusivo só seja constituído na presença dos requisitos
legais e constitucionais.
Existem outras modalidades distintas da patente da invenção e do modelo de utilidade. A
Constituição prevê “bem como proteção às criações industriais”. Ex: variedades de plantas, software,
desenho industrial, topografias de semicondutores e segredo de empresa.
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Cláusula finalística: “tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e
econômico do País”.
Um direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da exploração de uma
tecnologia. É o monopólio instrumental. Tem o segredo de empresa como opção. A empresa pode guardar
o segredo com ela. Publicação como contrapartida e uso necessário como contrapartida.
Roteiro: o que é examinado?
- Há realmente um invento?
- Ele é novo?
- Tem atividade inventiva?
- É aplicável industrialmente?
- A patente não é proibida?
- Há suficiência na descrição?
Em relação a uma invenção, ela tem de ter NOVIDADE ABSOLUTA. A novidade na marca é
relativa porque o termo tem de ser novo no ramo de comércio. Uma outra empresa pode, em outro ramo de
comércio, aplicar o termo. Ele será novo. A novidade é relativa. Até pode haver o uso em outro segmento.
Na invenção, a NOVIDADE é ABSOLUTA. Não pode ter uma criação igual. A novidade tem de ser
ABSOLUTA.
A novidade tem de ter uma atividade inventiva e possibilidade, interesse, de produção
industrial. Mesmo que tenha isso tudo, não pode haver proibição legal de patenteamento. A lei coloca
algumas proibições de patenteamento.
Além disso, sua descrição tem de ser suficiente.
3 pressupostos do patenteamento:
- Novidade absoluta;
- Atividade inventiva;
- Produção industrial.
O que é NOVIDADE ABSOLUTA?
Existe alguma produção, algum invento anterior, que seja parecido com aquele? Se tem, não
pode ser patenteado. A novidade tem de ser ABSOLUTA.
Uma vez que haja NOVIDADE ABSOLUTA, existe algo criativo?
O que a lei protege é a criatividade humana. Se não há nenhuma criatividade, mesmo sendo
algo novo, não é merecedor da patente.
Há uma diferença entre novidade e atividade inventiva. A novidade é uma comparação
objetiva. Tem algo semelhante? Se tem, não há novidade. A atividade inventiva diz quando algo é realmente
novo. Mas tem de ser ver se houve alguma criação, se algo foi criado. Se não, não há atividade inventiva,
mesmo sendo novo.
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Se é novo e tem atividade inventiva, tem aplicação industrial, ou é um quadro, uma escultura?
A escultura é absolutamente nova e tem inventividade, mas não serve para aplicação industrial.
Não pode ser patenteada. Pode ter outro tipo de proteção. De forma alguma se está a dizer que uma
escultura, uma obra de arte, não mereça proteção. Não se está dizendo isso. Está a se dizer que merece
outra proteção, dentro da generalidade da propriedade intelectual. Pode ser direito autoral etc.
Tendo novidade, atividade inventiva e produção industrial, tem de ver se a lei veda. Ex: a lei
veda o patenteamento de regra de jogo. Uma pessoa bola um jogo novo. Não há nenhum jogo igual. Ela
bolou as regras do jogo War ou Imagem e Ação. Antes não havia nenhum jogo igual. Então há novidade
absoluta. Tem atividade inventiva? Tem. O jogo é uma criação nova, a relação, o que será feito etc. Pode ser
produzido industrialmente? Pode. A regra do jogo pode ser reproduzida industrialmente. A lei veda o
patenteamento de regra de jogo. A lei não quer que isso seja patenteado. Não adianta ter os 3 pressupostos
porque a lei vedou. É ilegal essa patente.
Se a lei não vedar, a descrição é suficiente? O que é descrição suficiente?
O inventor, quando pede o patenteamento no INPI, tem de descrever o invento de uma forma
tão clara que um técnico no assunto, e não um leigo, um artífice naquela matéria possa, ao ler, fazer algo
igual e que funcione.
Ex: uma pessoa criou e quer patentear uma determinada produção, um novo tipo de saca-rolha.
Ele parte de um método completamente diferente dos já existentes. Tem novidade? Tem. Tem um quê de
criação, uma abordagem completamente diferente, nova? Sim, tem atividade inventiva. Pode ser produzido
industrialmente? Há interesse? Há. Produção industrial. Tem proibição legal? Não. A lei não veda a produção
desse invento. Aí vem a descrição dizendo “esse saca-rolha é caracterizado por ter uma pinça tal e ela
aplicada a...”. Vai havendo uma descrição. Vem um fabricante de saca-rolha. Ele tem uma fábrica pequena,
mas é um técnico no assunto. Ele olha a descrição e vai fazendo. Ao final ele produz o que foi inventado. Se
isso é possível, tem descrição suficiente. Se não, não é suficiente. Uma patente pode ser negada por falta de
suficiência na descrição. De nada adianta para o Estado uma pessoa ter uma invenção e o Estado dar uma
patente se aquilo na prática não pode ser reproduzido tão só pela leitura de um técnico no assunto. Se é
uma fórmula de um remédio, é uma indústria farmacêutica que é a técnica no assunto. Ela tem de ler a
fórmula, fazer exatamente aquilo, com aquela proporção e aquelas condições, e chegar no mesmo remédio.
Se isso é possível tem suficiência descritiva.
Há um invento? É novo? Há novidade absoluta? É criativo? Tem uma atividade inventiva? Tem
produção industrial? São os 3 pressupostos. Novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Se tem
isso tudo, a lei veda? Ex: lembrar da regra do jogo. Esta tem tudo mas a lei não permite a patente.
Há suficiência descritiva? Um técnico no assunto seria capaz de fazer? Se sim, pode ser
patenteado.
Diferença entre invenção e invento:
Invento é gênero. Invenção é espécie.
Invento é uma solução técnica original de um problema técnico.
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Invenção é a criação industrial maior, se concede prazo maior e mais amplidão de proteção. A
proteção, assim, se volta para uma ação humana, de intervenção na Natureza, gerando uma solução
técnica para um problema técnico.
Não têm proteção, mediante patentes, a simples descoberta de leis ou fenômenos naturais,
as criações estéticas, ou as criações abstratas (não técnicas) - não servem para nada. O cara cria uma
fórmula que não serve para nada -, como planos de contabilidade, regras de jogo ou programas de
computador. São criações abstratas. Não têm aplicação industrial.
Invento é gênero. Na previsão da LPI há 2 espécies:
- Invenção;
- Modelo de utilidade.
Invenção é algo mais complexo.
Modelo de utilidade é algo que vai ter, a partir de uma determinada invenção, uma
aplicabilidade diferente.
Invenção. Ex: máquina de lavar. É um invento. Dá uma solução técnica a um problema técnico.
Qual o problema técnico? Lavar roupas. Qual a solução? Coloca as roupas e a máquina faz. A máquina dá
uma solução técnica para um problema técnico do ser humano. Isso é um invento. É algo novo permitir que
uma pessoa coloque o produto de limpeza na máquina, aperte um botão e a máquina faça tudo sozinha? É
algo grandiosamente novo? É. Isso é uma invenção.
O que vem a ser um modelo de utilidade?
Está vinculado a uma nova funcionalidade, às vezes de uma invenção que já existe. Ex: máquina
de lavar que tenha alguma outra funcionalidade. A outra pessoa não criou a máquina de lavar. Esta já existia.
Mas deu-se outra funcionalidade. Ex: máquina que seca também. Ela lava e seca. É uma máquina de lavar
que também é secadora. Ela merece proteção. Houve a solução de outro problema técnico. Há uma
funcionalidade a mais nessa máquina de lavar. A máquina que lava e seca é caso de modelo de utilidade,
uma invenção nova.
Invenção é um grande invento, de grande criatividade.
Modelo de utilidade está ligado à questão funcional, a uma melhoria funcional que se faz em
uma invenção.
LPI, art. 10 - Não se considera invenção nem modelo de utilidade:
I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; - Não é solução útil.
II - concepções puramente abstratas; - Não é solução útil.
III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos,
publicitários, de sorteio e de fiscalização; - É útil, mas só prático.
IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; - Não é
solução útil.
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V - programas de computador em si; - É útil, mas só prático.
VI - apresentação de informações; - É útil, mas só prático.
VII - regras de jogo; - É útil, mas só prático.
VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico,
para aplicação no corpo humano ou animal; e – Decisão política de não fazer proteção patentária dessas
criações.
IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda
que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos
naturais. - Não é solução útil.
Esse art. trata do invento como gênero. Se ele não é útil, não será patenteado. Terá patente o
que for útil, prático e técnico.
O art. 10 da LPI diz o que não pode ser invenção e nem modelo de utilidade. Na lei em vigor,
lista-se o que não é invento.
“Com base em tais conceitos, à luz do contido na carta patente, destacamos que constou do relatório
descritivo o problema técnico a ser resolvido, bem como indicada a novidade. Procurou-se, assim, com o invento
mencionado "solução técnica para um problema técnico".
TJRS, Décima Terceira Câmara Cível, Apelação Cível n. 70 007 200 975, 04 de maio de 2004.
Solução técnica para um problema técnico – essa é a definição de invento.
O “caráter industrial” do invento:
“Alega o autor que, na qualidade de funcionário da 2ª Ré, elaborou o projeto para criação e
implementação do Cartão de crédito e de milhas (Smiles) (...) No tocante ao método de comercialização “compra
premiada”, tenho que, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.279/96, não é considerado invenção nem modelo de
utilidade, logo, não há que se falar em registro de patente e pretensão de exclusividade como pretende”.
Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, 1ª Câmara Cível, Des. Jorge Maluf, AC 29.782/2008,
Julgado em 02.04.2009.
Criou-se um método apenas. Não há proteção pela previsão do art. 10 da LPI.
3 pressupostos da patente:
- NOVIDADE - que a tecnologia ainda não tenha sido tornada acessível ao público, de forma a
que o técnico, dela tendo conhecimento, pudesse reproduzi-la;
- ATIVIDADE INVENTIVA - que a inovação não decorra obviamente do estado da arte, ou seja,
que o técnico da arte não pudesse produzi-la simplesmente com o uso dos conhecimentos já acessíveis. Tem
de haver criatividade humana;
- UTILIDADE INDUSTRIAL e possibilidade de REPRODUÇÃO - a natureza da tecnologia sobre a
qual recai o invento permita a reprodução do bem ou serviço tal como descrito (repetibilidade), sem
intercessão a cada caso do homem e;
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- SUFICIÊNCIA DESCRITIVA: além disso, que a descrição permita que o técnico da arte possa
repetir o invento (reprodutibilidade), requisito hoje encerrado no art. 24 do CPI/96, como exigência de
validade da patente.
LPI, art. 24 - O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua
realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.
Parágrafo único. No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que
não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado
por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional.
Novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e suficiência descritiva são os 4 requisitos.
Evolução técnica:
ALVARÁ DE 28 DE ABRIL DE 1809
Eu o Príncipe Regente faço saber aos que o presente Alvará com força de lei virem, que sendo o
primeiro e principal objeto dos meus paternais cuidados o promover a felicidade pública dos meus fiéis
Vassalos
I. Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma nova máquina e
invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que possam ter ao favor pecuniário, que
sou servido estabelecer em benefício da indústria e das artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem
neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo-lhe
a verdade e fundamento dele, lhes conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a
fabricá-lo depois, para que, no fim desse prazo, toda a Nação goze do fruto dessa invenção.
Preocupação do Príncipe Regente com a proteção da produção da propriedade industrial.