[BLT] 선행특허 조사분석 실무 - 김성현 변리사 20161206_v1

특허/조사분석팀 내부 세미나

조사분석 실무

2016.12.09.

BLT특허법률사무소

김성현 변리사

특허 정보 = 기술 정보 + 권리 정보

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기술정보

특허 정보

권리 정보

특허정보 = 특허문헌에 기재된 정보

특허 조사분석의 유형/목적

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연구기획 연구개발 제품개발 사업화/양산

노력 비용

Continuing

Search

Patentability

Search

Infringement Search

Validity

Search

Right to Make

Search Licensee Search

State of the Art

Search

연구기획 단계 : 최신기술동향 분석, 연구개발테마 탐색, 협력/경쟁기업 탐색, 원천/핵심특허 분석 연구개발 단계 : 발명 특허성 분석, 원천/핵심특허 확보방안, 특허경쟁환경 분석, 경쟁사특허 분석, 문제특허풀 구축 제품개발, 사업화/양산 단계 : 침해가능성 분석, 대응/회피방안 설계, 매입대상 서치, 매입특허풀 구축, 무효가능성 검토

특허 조사분석의 유형/목적

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조사분석의 유형/목적에 따라 분석대상 정보가 무엇인지 확인하여야

선행기술조사, 특허동향조사 : 대상 기술 또는 대상 기술 분야와 관련된 특허의 조사, 유사도 분석, 통계 분석 -> 기술 정보 분석

특허분쟁예방 컨설팅(지식재산보호원) : 대상 제품과 분쟁의 위험이 있는 특허의 조사 및 대응 방안 설계 -> 권리 정보 분석

민간 IP-R&D(지식재산전략원) : R&D 과제와 관련된 특허의 정량분석(경쟁환경/공백영역/기술트렌드/개발방향) + 정성분석(침해가능성/회피설계/무효/라이센싱) -> 기술 정보 분석 + 권리 정보 분석

점 검색 v. 범위 검색

조사분석의 유형에 따라 점 검색 또는 범위 검색

예: 선행기술조사(점 검색), 특허동향조사(범위 검색)

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<Point Search> <Range Search>

점 검색 v. 범위 검색

점 검색 : 좁은 범위 검색, 키워드 선정이 중요

범위 검색 : 넓은 범위 검색, 노이즈 필터링이 중요

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<Point Search> <Range Search>

특허 조사분석은 효율적이어야 한다.

틀린 그림은 제한 시간 내에 찾아야 함

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특허 조사분석은 신뢰할 수 있어야 한다.

눈감고 코끼리를 만지고 있으면 안됨

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검색 범위 확정부터 시작하자.

조사분석의 목적에 따라 특허유형, 국가, 기간, 출원인 등을 제한할 수 있음

예 : 최신 기술(DBS, 광유전자) -> 1990년대 이전의 특허는 제외

예 : 특허분쟁컨설팅 -> 출원일이 20년 이전인 등록특허는 제외

예 : 특정 국가/경쟁사 분석 -> 특정 국가/경쟁사의 특허로 제한

예 : 이종 기술분야 간 동음이의어 존재 -> IPC로 제한

9 광유전학(Optogenetics)의 최초 연구 시점을 특정하여 검색구간을 제한함

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선별 대상과 분석 대상을 구별하여야

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스프링 구조는 분석 대상으로서 검색 키워드로 활용하면 안됨 -> 검색 결과가 제한적일 가능성 有, 진보성 부정 문헌이 검색되지 않을 가능성 有

특징 내용 대상

슬라이딩 두 부분으로 구분되어 슬라이딩 형식으로 이동

선별대상 휴대폰 휴대폰(휴대용 전자기기 포함)

스프링 이용 슬라이딩 이동 시 탄성을 부가하는 스프링 사용

스프링 구조 양쪽 끝이 구부러진 형태의 선형 스프링 분석대상

키워드 검색시 유의사항 #1

Konglish가 아닌 정확한 또는 관용 표현을 찾아야

JP 검색은 일본식 한자 표현을 사용하여야

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키워드 검색시 유의사항 #2

이종 기술분야에서 사용되는 키워드는 주의

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키워드 검색시 유의사항 #3

명세서 작성자의 주관성을 주의(명세서 작성 경험 필요)

명세서 작성자가 정확한 용어를 몰랐을 가능성 존재(제스추어, 제스츄어)

동사가 유리할까? 명사가 유리할까?

명칭, 요약, 청구범위, 발명의 설명 각 필드 별로 어울리는 키워드가 존재(목적/효과를 KEY에서 검색하면 안됨)

범위를 특정시키지 않는 키워드는 불필요(control? data?)

각 키워드의 특정성 측면에서 우선순위 존재(스텝 검색 활용) 13

인접 연산자 사용시 유의사항

A ADJ[n] B : 두 개의 검색어를 모두 포함하고, n 이하의 공백과 순서의 위치 관계를 만족하는 문서를 검색

A NEAR[n] B : 두 개의 검색어를 모두 포함하고, n 이하의 공백의 위치 관계를 만족하는 문서를 검색.

A NEAR B = B NEAR A = A ADJ B + B ADJ A

ADJ에 비해 상대적으로 많은 노이즈를 발생시킴

국문과 영문의 문장 구조를 주의하여야

(국문) 주어 + 목적어 + 동사 v. (영문) 주어 + 동사 + 목적어

국문 검색식 ----번역----> 영문 검색식(X)

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출원인 검색시 유의사항

브랜드와 기업 상호 구분 필요

미국 특허(pre-AIA)의 경우 양도 전에는 발명자 명의만 존재(CEO, CTO, Founder, Engineer로 검색)

기업->기업 이전의 경우 양도인 또는 양수인으로 검색할 필요성 15

검색식을 어떻게 검증할 것인가?

기 인지하고 있는 출원인/발명자/특허/…가 포함되어 있는지(고객으로부터 경쟁사/선도업체 정보를 입수하여야)

검색 결과의 출원연도/IPC/…가 적절한지

1차 검색 결과의 명칭, 요약, 청구범위 등을 참조하여 검색 키워드를 보완

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기술분류는 기능 / 요소를 위주로 분류하자.

17 주변적인 기능을 기술분류에 포함시켜야 할지는 논의 필요

특허분류를 이용한 키워드 검색 보완

관련된 특허분류를 직접 찾는 방법

관련 특허를 검색하고 그 특허분류를 통해서 간접적으로 찾는 방법

예외적인 경우 특허분류만으로 검색. 특허분류 부여의 주관성 주의 18

선행기술조사의 의의

등록가능성을 예측하여 출원 여부를 결정

선행기술을 고려하여 적절한 청구범위를 설계

신규성 : 동일한 기술이 공개되었는지 여부

진보성 : 동종 기술분야의 일반 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지 여부

진보성은 특허청의 정책과 심사관의 주관성에 따라 변동함(심사 경험 필요)

선행기술조사 결과의 관련도

X : 당해 문헌만으로 신규성/진보성 부정 가능 문헌, Y : 다른 문헌과 결합하여 진보성 부정 가능 문헌, A : 관련된 일반 문헌

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선행기술조사 TIP #1

출원여부의 결정과 청구범위의 설계라는 의의를 고려하면,

하나의 X를 찾는 것보다, 두 개 이상의 Y를 찾는 것이 수월한 경우가 대부분

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X 문헌 Y 문헌

선행기술조사 TIP #2

특허청의 특허성 판단 실무를 참고

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핵심특허는 다의적 표현임을 주의하자.

기업의 니즈에 따른 핵심특허 선정

–자사 기술 개발에 참고가 되는 특허

–자사 기술 사양/방향과 부합되는 특허

–자사 제품과 유사한 특허

–자사 제품이 침해하는 특허

분석 결과로부터의 핵심특허 선정

–패밀리 특허 수가 많은 특허

–청구항 수가 많은 특허

–피인용 횟수가 많은 특허

22 조사분석의 유형에 따라 핵심특허의 “핵심”이 갖는 의미가 상이할 수 있음

기술/권리 분석에 따른 특허 분류

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기술 분석 권리 분석

핵심 특허 S급 특허

A급 특허

B급 특허

C급 특허

민간 IP-R&D의 경우

준핵심 특허

활용 특허

참고 특허

대응

(침해분석,

무효,회피설계,

라이센싱)

R&D 활용

(R&D방향 설정,

기출원 보강,

신규특허 창출)

기술 유사

권리 장벽

민간 IP-R&D 전략지원사업

24 가장 넓은 범위의 특허 조사분석 과제

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국제지재권분쟁예방컨설팅

29 핵심특허 대응전략에 초점이 맞춰져 있음

특허 Data를 Analysis하여 기업의 Action을 위한 Insight를 제공하여야

특허 Data를 정리한 표, 그래프 등은 결과물이 아님

특허 조사분석의 결과물

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기관과 참여기업의 니즈를 모두 충족시켜야

조사분석 사업은 3자 계약이다.

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수행 기관

참여 기업

기관

보고서 (분량, 표, 그래프 등), 퀄리티, 실적

의사결정에 도움이 되는 정보/결과 (인사이트)

FOR MORE INFORMATION (강력 추천)

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THANK YOU

02-514-0104 / [email protected]