BAB III Daya Pembeda Merupakan Alasan Absolut Pendaftaran ... · Pendaftaran merek yang digunakan di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 adalah sistem Konstitutif. Pada

25

BAB III

Daya Pembeda Merupakan Alasan Absolut Pendaftaran Merek

A. Pendaftaran Merek Menurut Peraturan di Indonesia

1. Pendaftaran merek

Merek adalah suatu yang dihasilkan oleh ciptaan manusia yang mana ciptaan

tersebut unik, atau belum pernah dilihat sebelumnya. Dan setiap orang tentu ingin

melindungi ciptaanya tersebut dan memiliki hak sepenuhnya atas ciptaan tersebut.

Untuk mendapatkan hak sepenuhnya atas merek ciptaanya tersebut adalah dengan

mendaftarkan merek tersebut. Dan tentunya memnuhi kewajiban dan hak yang

sudah diatur.

Di indonesia diatur dalam Pasal 3 UU No. 15/2001:

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara

kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek

untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek

tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk

menggunakannya.”

Tujuan didaftarkannya merek tersebut juga bertujuan untuk melindungi dari

pengusaha atau produsen lain yang tanpa sengaja atau dengan sengaja bermaksut

untuk memakai merek tersebut. Dengan melakukan pendaftaran, pemilik merek

akan memperoleh hak eksklusif atas penggunaan merek tertentu atau untuk

memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya selama jangka waktu

26

tertentu serta mendapatkan perlindungan hukum dari negara.1 Di indonesia

terdapat dua sistem pendaftaran merek yaitu, sistem konstitutif dan sistem

deklaratif. Sistem konstitutif adalah pendaftaran merupakan keharusan agar dapat

memperoleh hak atas merek. Tanpa pendaftaran, negara tidak akan memberikan

hak atas merek kepada pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek,

seseorang tidak akan diberikan perlindungan hukum oleh negara apabila mereknya

ditiru oleh orang lain. Pendaftaran merek yang digunakan di Indonesia sejak

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 adalah sistem Konstitutif. Pada sistem

Konstitutif ini perlindungan hukumnya didasarkan atas pendaftar pertama yang

beritikad baik.2 Hal ini juga seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2001 yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar oleh

pemohon yang tidak beritikad baik.

Lalu yang berikutnya adalah sistem deklaratif Sistem pendaftaran deklaratif

adalah suatu sistem dimana yang memperoleh perlindungan hukum adalah

pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Sistem pendaftaran deklaratif ini

dianut dalam Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 1961. Dengan kata lain, bukan

pendaftaran yang menciptakan suatu hak atas merek, tetapi sebaliknya pemakaian

1 Indirani Wauran, Tinjauan Yuridis Mengenai Peniruan Merek, Laporan Penelitian, Salatiga : FH-

UKSW, 2006, hlm. 25. Dikutip dari Titon Slamet Kurnia, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs. P.T Alumni Bandung, Bandung, 2011, hal. 158. 2Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya

di Indonesia, PT.Alumni, Bandung, 2003, hal. 326.

27

pertama di Indonesialah yang menciptakan atau menimbulkan hak itu.3 Hal ini

berarti bahwa seseorang yang sudah mendaftarkan mereknya belum tentu akan

tetap dianggap berhak untuk menggunakan merek tersebut untuk selamanya, sebab

apabila ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa dialah pemilik pertama

dari merek yang sama dengan merek tersebut, maka orang yang mendaftarkan

merek yang pertama kali mungkin akan dibatalkan hak untuk menggunakan merek

tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem deklaratif adalah sistem

pendaftaran yang hanya menimbulkan dugaan adanya hak sebagai pemakai

pertama pada merek bersangkutan.

Sistem deklaratif dianggap kurang menjamin kepastian hukum dibandingkan

dengan sistem konstitutif berdasarkan pendaftaran pertama yang lebih

memberikan perlindungan hukum. Sistem pendaftar pertama disebut juga first to

file principle. Artinya, merek yang didaftar adalah yang memenuhi syarat dan

sebagai yang pertama.Tidak semua merek dapat didaftarkan. Merek tidak dapat

didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak

baik. Pemohon beritikad tidak baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya

secara tidak layak dan tidak jujur, ada niat tersembunyi misalnya membonceng,

3Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, Hukum Merek Indonesia, PT,Citra Aditya Bakti,

Bandung, 1993, hal. 40.

28

meniru, atau menjiplak ketenaran, menimbulkan persaingan tidak sehat, dan

mengecohkan atau menyesatkan konsumen.4

Pada dasarnya pemohon dapat mengajukan permohonan pendaftaran untuk

lebih dari satu permohonan. Permohonan pendaftaran merek juga dapat diajukan

untuk lebih daripada satu kelas barang dan/atau jasa dengan menyebutkan jenis

barang dan/atau jasanya.5 Pasal 8 ayat (1) UU NO. 15 Tahun 2001:

(1) Permohonan untuk 2 (dua) kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat

diajukan dalam satu Permohonan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan

jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan

pendaftarannya.

(3) Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk keperluan pendaftaran merek selain harus dipenuhi persayaratan material,

juga harus dipenuhi persayaratan formil. Persayaratan material atau substantif

bahwa merek yang didaftarkan tidak bertentangan dengan alasan absolut atau

absolute grounds (Pasal 4 dan pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001 serta alasan realtif

atau relative grounds (Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001). Adapun persayaratan

4Jacki Ambadar, Miranty Abidin dan Yanty Isa, Mengelola Merek, (Jakarta: Yayasan Bina Karsa

Mandiri, 2007), hal 79. 5 Rahmi Jened P.N., Hukum Merek (Trademark Law) dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi,

Kencana, Jakarta 2015, hal. 144.

29

formil yang lazimnya terkait dengan dokumen administrasi sebagaimana diatur

dalam Pasal 7 sampai dengan 12 UU No. 15 Tahun 2001.6

Permintaan pendaftaran merek harus diajukan secara tertulis dalam bahasa

Indonesia yang diajukan pada Ditjen HKI. Surat permintaan pendaftaran lazimnya

dalam bentuk formulir standar (standard form) yang mencantumkan hal-hal

sebagai berikut (Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2001:

(1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada

Direktorat Jenderal dengan mencantumkan:

a. tanggal, bulan, dan tahun;

b. nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon;

c. nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui

Kuasa;

d. warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya

menggunakan unsur-unsur warna;

e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam

hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

(2) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.

(3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari satu orang

atau beberapa orang secara bersama, atau badan hukum.

(4) Permohonan dilampiri dengan bukti pembayaran biaya.

(5) Dalam hal Permohonan diajukan oleh lebih dari satu Pemohon yang secara

bersama-sama berhak atas Merek tersebut, semua nama Pemohon dicantumkan

dengan memilih salah satu alamat sebagaimana alamat mereka.

(6) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Permohonan

tersebut ditandatangani oleh salah satu dari Pemohon yang berhak atas Merek

tersebut dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para Pemohon yang

mewakilkan;

6Ibid, hal. 145.

30

(7) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan melalui

Kuasanya, surat kuasa untuk itu ditandatangani oleh semua pihak yang berhak

atas Merek tersebut;

(8) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah Konsultan Hak Kekayaan

Intelektual;

(9) Ketentuan mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Konsultan

Hak Kekayaan Intelektual diatur dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan tata

cara pengangkatannya diatur dengan Keputusan Presiden.

Selanjutnya Pasal 13 UU No. 15 Tahun 2001 menentukan bahwa Ditjen

melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan pendaftaran Merek

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan

Pasal 12. Dalam hal terdapat kekurangan dalam kelengkapan persayaratan

tersebut, maka Ditjen meminta agar kelengkapan persayaratan tersebut dipenuhi

dalam waktu paling lambat dua bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat

permintaan untuk memenuhi kelengkapan persayaratan tersebut. Lebih lanjut

dalam Pasal 14 UU No. 15 Tahun 2001 menetapkan bahwa dalam hal

kelengkapan persayartan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu dua bulan,

maka Ditjen memberitahukan secara tertulis kepda pemohon atau kuasanya bahwa

permohonannya dianggap ditarik kembali. Dan biaya yang telah dibayarkan tidak

dapat ditarik kembali. Pasal 15 UU No. 15 tahun 2001 menetapkan bahwa dalam

hal seluruh persyaratan asministratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal

8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 telah dipenuhi, maka terhadap

permohonan diberikan tanggal penerimaan yang akan dicatat oleh Ditjen HKI.

Pasal 16 UU No. 15 Tahun 2001 menetapkan bahwa perubahan atas permohonan

31

hanya diperbolehkan terhadap penggantian nama dan/ataualamat pemohon atau

kuasanya. Selama belum memperoleh keputusan dari Ditjen HKI, maka

permohonan dapat ditarik kembali oleh kuasanya maka penarikan itu harus

dilakukan berdasarkan surat kuasa khusus untuk keperluan penarikan kembali

tersebut.dalam hal tersebut, maka segala biaya yang telah dibayarkan tidak dapat

ditarik kembali (Pasal 17 UU No. 15 Tahun 2001).

Selanjutnya Pasal 18 UU No. 15 Tahun 2001 menetapkan bahwa dalam

waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal penerimaan, Ditjen HKI

melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan. Pemeriksaan substantif

tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6

yangdilaksanakan dalam waktu paling lama 9 bulan. Pemeriksaan substantif

dilaksanakan oleh pemeriksa merek. Pasal 19UU No. 15 Tahun 2001 Pemeriksaan

substantif dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal. Pemeriksa

adalah Pejabat yang karena keahliannya diangkat dan diberhentikan sebagai

pejabat fungsional oleh Menteri berdasarkan syarat dan kualifikasi tertentu.

Pemeriksa diberi jenjang dan tunjangan fungsional di samping hal lainnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 20 UU No. 15 Tahun

2001 menetapkan bahwa dalam hal pemeriksaan melaporkan hasil pemeriksaan

substantif bahwa permohonan dapat disetujui untuk didaftar, maka atas

32

persetujuan Dirjen, permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek

(BRM). Sebaliknya jika pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif

bahwa permohonan tidak dapat didaftar atau ditolak, maka atas persetujuan

Ditjen, hal tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya

dengan menyebutkan alasannya. Dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggal

penerimaan surat pembertihauan tersebut.

Selanjutnya Pasal 21 UU No. 15 Tahun 2001 menetapkan bahwa dalam

waktu paling lama 10 hari terhitung sejak tanggal disetujuinya permohonan untuk

didaftar, Ditjen HKI mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi

Merek. Pengumuman berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan:

a. menempatkannya dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan secara berkala

oleh Direktorat Jenderal; dan/atau

b. menempatkannya pada sarana khusus yang dengan mudah serta jelas dapat

dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal.

Tanggal mulai diumumkannya Permohonan dicatat oleh Direktorat Jenderal

dalam Berita Resmi Merek.

33

2. Merek Yang Tidak Dapat Didaftarkan Sebagai Merek

Didalam prosedur pendaftaran merek ada hal yang dapat digunakan sebagai

merek dan ada juga yang tidak dapat digunakan sebagai merek. Dalam Pasal 1

angka 1 Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001, disebutkan bahwa:

“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf,

angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur

tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam

kegiatan perdagangan barang atau jasa.”

Dan tanda-tanda tersebut dapat dicantumkan pada barang atau jasa bersangkutan.

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001, disebutkan

bahwa: merek tidak dapat didaftar apabila Merek tersebut mengandung salah satu

unsur di bawah ini:

a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;

b. tidak memiliki daya pembeda;

c. telah menjadi milik umum; atau

d. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang

dimohonkan pendaftarannya.

Dalam point pertama Pasal 5 Undang-undang Merek No.15 Tahun 2001

mengatakan bahwa merek yang bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum tidak

34

dapat didaftarkan. Oleh karena merek tersebut haruslah sesuai dengan peraturan

dan ketertiban yang berlaku. Satu contoh adalah merek Buddha Bar yang

kemudian dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan agama. Lalu point

berikutnya merek tidak bisa didaftarkan jika merek tersebut tidak memiliki daya

pembeda. Apa yang terjadi jika semua merek yang ada di dunia menggunakan

merek dengan huruf M. Tentu saja hal tersebut akan membingungkan untuk

konsumen dan untuk produsen juga tentunya. Sehingga suatu merek sangatlah

penting memiliki daya pembeda yang merupakan identitas dari merek tersebut.

Merek juga tidak bisa didaftarkan bila telah menjadi milik umum seperti tanda

tengkorak bajak laut atau palang seperti pada palang merah. Namun jika diberi

ornamen tambahan seperti tengkorak pada logo Skullcandy atau palang pada logo

Swiss Army, bisa didaftar. dan point yang terakhir, merek tidak bisa didaftarkan

bila menerangkan produk atau jasa yang hendak didaftarkan. Apple tidak dapat

didaftarkan sebagai merek untuk buah-buahan, tapi bisa didaftar untuk merek

produk elektronik.

Dalam Pasal 6 UU No. 15 tahun 2001 ditetapkan alasan suatu permohonan

harus ditolak sebagi merek, sebagai berikut:

(1) Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek tersebut:

a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek

milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa

yang sejenis;

35

b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek

yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau sejenisnya.

c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-

geografis yang sudah dikenal.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula

diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang

memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan

Peraturan Pemerintah.

(3) Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek

tersebut:

a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan

hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera,

lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun

internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;

c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang

digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis

dari pihak yang berwenang.

Suatu merek akan ditolak pendaftaranya jika memiliki persamaan pada

pokoknya (mirip) atau persamaan secara keseluruhan (identik) dengan merek yang

telah terdaftar terlebih dahulu (merek seniornya). Merek yang telah terdaftar

terlebih dahulu seharusnya dipahami dalam konteks terdaftar secara nasional di

Indonesia, atau secara regional ASEAN, ataupun secara international beberapa

Negara di dunia.7Satu contoh majelis pengadilan niaga yang diketuai Edy

Cahyono mengabulkan permohonan pembatalan merek Enerjos milik PT Sayap

Mas Utama, yang dimohonkan oleh pemilik merek Extra Joss, PT Bintang

Toedjoe.Informasi ini disampaikan oleh Antonius J Priyohutomo, Legal Manager

PT Bintang Toedjoe. Dalam pertimbangannya, majelis menilai bahwa merek

7 Rahmi Jened P.N Op. Cit., hal. 114.

36

Enerjos memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek Extra joss. Kedua

merek minuman penambah energi tersebut, selain memiliki kemiripan visual dan

persamaan bunyi ucapan, juga berada di kelas yang sama.

Selain itu, berdasarkan fakta persidangan, merek Extra Joss terbukti telah

didaftarkan lebih dulu pada tahun 1992. Sementara, Enerjos baru didaftarkan

setelah itu. Sebagaimana diberitakan, Bintang Toedjoe mengajukan gugatan

terhadap merek Enerjos yang dinilai mendompleng ketenaran merek Extra Joss

yang terdaftar sebagai merek terkenal pada Direktorat Jenderal Hak atas

Kekayaan Intelektual (HKI) Depkum HAM. Menurut Bintang Toedjoe, ada kesan

di masyarakat, minuman kesehatan Enerjos adalah varian dari Extra Joss. Persepsi

inilah yang dinilai telah merugikan pihaknya. Akhirnya, Bintang Toedjoe

mengajukan gugatan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 4 dan 6 ayat (1) UU

No 15 Tahun 2001 tentang Merek.8

Suatu merek juga akan ditolak pendaftarannya jika merek tersebut memiliki

persamaan pada keseluruhannya (merek identik) atau memiliki persamaan pada

pokoknya (merek mirip). Oleh karena merek yang telah memiliki reputasi secara

otomatis memiliki perlindungan yang lebih kuat. Berikutnya merek yang memiliki

persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan dengan indikasi

8 Lihat “Miliki Persamaan Dengan Extra Joss, PN Niaga Batalkan Merek Enerjoss”

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12866/miliki-persamaan-dengan-extra-joss-pn-niaga-batalkan-merek-enerjos dilihat pada 19-05-2016 pukul 21:23

37

Geografis merupakan alasan absolut tidak dapat diterimanya pendaftaran merek.

Dalam konotasiumum indikasi Geografis adalah suatu penandaan asal barang (a

maker og origin for goods) yang bisa berupa indikasi langsung, misalnya, “Made

In England”. Indikasi tidak langsung berupa bendera Inggris atau bendera

Amerika, atau wilayah tertentu untuk menyebutkan produk seperti “Mozzarella”

(Italian), “Fate” (Yunani), “Camembert” (Perancis).9 Indikasi Geografi, seperti

merek merupakan tanda yang menunjukan asal barang. Namun berbeda dengan

merek, indikasi Geografis memliki dua fungsi.10

Suatu merek harus ditolak bila

pendaftarannya merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama

badan hukum milik orang lain kecuali sudah ada persetujuan dari yang

bersangkutan.

Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera,

lambang, simbol, atau emblem negara, lembaga nasional, atau lembaga

internasional juga harus ditolak pendaftarannya kecuali sudah ada persetujuan.

Satu contoh seorang berkewarganegaraan Inggris bernama Russel Vince

mengugat merek Cap Kaki Tiga milik Wen Ken Drug Pte Ltd. Russel Vince

menggugat Cap Kaki Tiga milik Wen Ken Drug Pte Ltd. Atas kemiripan merek

9 Rahmi Jened P.N Op. Cit., hal 118.

10 Christoper Heath, “The Protection of Geographical Indications”, Japan Patent Of-fice, Asia

Pasific Industrial Property Centre-Japan Invention and Innovation, Tokyo, 2001, hal. 1-4. Dikutip dari Rahmi Jened P.N Op. It., hal. 119.

38

cap kaki tiga dengan lambang negara Isle Of Man.11

Suatu merek juga tidak dapat

diterima pendaftarannya bila merupakan tiruan atau menyerupai tanda, cap atau

stempel resmi yang digunakan negara atau lembaga pemerintah, kecuali sudah ada

persetujuan tertulis. Adapun contoh tanda atau stempel negara, misalnya

UNESCO, ASEAN dan lain-lain. Selain itu pendaftaran suatu merek juga harus

ditolak oleh Ditjen HKI jika merek yang akan didaftar mempunyai persamaan

baik keseluruhan maupun pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain

untuk barang/jasa yang sejenis.Ketika A sudah memiliki merek terdaftar GEULIS

untuk jenis barang pakaian jadi, pendaftaran GEULIS, GEULEES, atau

GAULIES oleh B pada jenis barang pakaian jadi akan ditolak. Merek juga tidak

dapat didaftarkan apabila merek tersebutmenerangkan barang/jasanya itu

sendiri. Satu contoh apple tidak dapat didaftarkan sebagai merek untuk buah-

buahan, tapi bisa didaftar untuk merek produk elektronik. Seperti yang telah

dijelelaskan diatas, bahwa apple adalah kata yang umum untuk bentuk dari buah

apple.12

Satu perbandingan terhadap sistem pendaftaran yang diatur dalam Lanham

Act dimana generic term tidak dapat didaftarkan sebagai merek. Akan tetapi

11

Lihat “Mirip Lambang Negara, Merek Cap Kaki Tiga Keok” http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51b74cd445c80/mirip-lambang-negara--merek-cap-kaki-tiga-keok dikutip pada 19-05-2016 pukul 22:14 WIB 12

Dikutip dari http://www.hki.co.id/merek.html pada 19-05-2016 pukul 23:14. WIB

39

dalam peraturan tersebut pendaftaran merek bukanlah hal yang wajib oleh karena

di Amerika Serikat menganut sistem deklaratif, dimana pendaftarakn bukanlah

suatu keharusan sehingga untuk mendapatkan hak atas merek hal ini bukanlah

syarat mutlak. Karena pendaftaran dalam hal ini hanya untuk memudahkan

pembuktian bahwa dia adalah yang diduga sebagai pemilik yang sah sebagai

pemakai pertama. Sehingga apabila merek yang dimiliki produsen merupakan

makna generic merek tersebut dapat tetap berlaku. Karena kembali mengingat

bahwa pendaftaran bukanlah hal yang wajib dilakukan untuk mendapatkan hak

atas merek tersebut. Dan dengan mengubah persepsi konsumen terhadap merek

tersebut menjadi merek yang semula generic menjadi merek yang tidak generic.

Dengan sistem deklaratif merek tersebut dapat terdaftar jika terbukti bahwa

pemegang merek tersebut merupakan penemu pertama atas merek tersebut.

B. Daya Pembeda dan Secondary Meaning

1. Konsep daya pembeda

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia terbagi kedalam emapat

kategori, salah satunya ialah merek. Pada rezim merek yang dilindungi adalah

mengenai simbol-simbol, kata, frase, dan nama yang menunjukan identitas suatu

barang dan/atau jasa yang berhubungan dengan barang dan/atau jasa tersebut. Dan

yang menjadi kebikajan dasar dari suatu merek adalah melindungi merek yang

40

telah terdaftar yang digunakan untuk membedakan identitas barang dan/atau jasa.

Sesuai fungsinya tersebut merek harus memiliki daya pembeda. Di indonesia

ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang

Merek. Dalam Pasal 1 Angka 1 menentukan: “merek adalah tanda yang berupa

gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi

dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam

kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dan menjadi unsur utama dalam

pengertian merek tersebut adalah memiliki daya pembeda dan digunakan untuk

perdagangan barang atau jasa. Tanda yang dikaitkan dengan daya pembeda untuk

dapat dilindungi sebagai merek secara teoritis dapat dikategorikan sebagai

berikut:13

a. Inherently distinctiveness: eligible for immediate protection upon use;

b. Capable of becoming distinctive: eligible for protection only after

development of consumer association (secondary meaning);

c. Incapable of becoming distinctive: not eligible for trademark protection

regardless of length of use.

Tanda yang secara inheren memiliki daya pembeda (Inherently distinctiveness)

dan dapat segera memperoleh perlindungan yaitu tanda yang dibentuk dari kata

temuan (invented words) yang bagus sekali didaftarkan sebagai merek mencakup

tanda yang bersifat: fanciful, arbitrary dan suggestive. Merek yang dibentuk dari

kata khayalan (fanciful), bahkan kata-kata yang tidak ada dalam kamus paling baik

13

Rahmi Jened P.N Op.Cit., h. 208.

41

untuk dijadikan merek karena tidak saja baru, tetapi juga secara substansi jelas

berbeda dengan kata yang digunakan pada umumnya.14

Contohnya, Blackberry untuk merek telepon seluler (handphone), Google

untuk mesin pencarian di internet, Dagadu Yogyakarta. Merek yang berubahubah

(arbitrary) menampilkan merek yang sama bekali tidak terkait dengan produk,

contohnya, Apple untuk komputer, Jaguar untuk mobil. Merek yang bermaksud

memberikan kesan (suggestive) dikaitkan dengan imajinasi konsumen untuk

menerjemahkan informasi yang disampaikan melalui merek dan kebutuhan

pesaing untuk menggunakan kata yang sama, contohnya, Facebook untuk jejaring

pertemanan di internet. Tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila

tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik,

ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

Ada beberapa alasan mutlak untuk menjadikan suatu merek tersebut menjadi suatu

merek yang sah dan pemilik merek mempunyai hak atas merek tersebut

diantaranya adalah Daya Pembeda seperti dalam pengertian tersebut:

“Sebuah merek dapat disebut merek bila memenuhi syarat mutlak berupa

adanya daya pembeda yang cukup (cabable of distinguishing).

Maksudnya tanda yang dipakai (sign) tersebut mempunyai kekuatan

untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan

14

Lihat “Membangun Secondary Meaning Suatu Merek Yang Bersifat Descriptive Dalam Perdagangan Barang dan Jasa” www.kemendag.go.iddikutip pada 23-05-2016 pukul 2:49 WIB.

42

dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, maka

merek itu harus dapat memberikan penentuan atau “individualisering”

pada barang atau jasa bersangkutan.” 15

Akhir tahun 2015 adalah menjadi sebuah awal era perubahan sistem

perdagangan di negara-negara ASEAN. Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi

ASEAN (MEA), maka produk-produk dari ASEAN akan dengan mudah

dipasarkan di seluruh negara-negara ASEAN. Hal ini memiliki dampak untuk

dunia industri dan perdagangan di Indonesia. Akan semakin banyak produk-

produk yang sama dan kemungkinan besar juga memiliki nama yang mirip atau

bahkan sama. Selain itu, dengan perkembangan internet yang begitu pesat juga

telah membuka pintu gerbang perdagangan global. Kita dapat menjual produk-

produk lokal ke luar negeri atau sebaliknya hanya dengan menggunakan website

atau bahkan media sosial.16

Sehingga dengan demikian suatu daya pembeda bagi

sebuah merek adalah sangat penting. Dengan memiliki daya pembeda yang cukup

suatu merek barang atau jasa memiliki identitasnya sendiri atas merek lain.

Dengan memiliki daya pembeda merek tersebut akan memberikan tanda

pengenal atas barang dan jasa dari hasil suatu produksi. Sekaligus juga

menghubungkan barang dan jasa dengan produsennya. Sehingga merek tersebut

15

Muhamad Jumhana dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual (sejarah teori dan prakteknya d Indonesia), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1997, hal. 156. 16

Lihat “Manfaat Perlindungan Merek Untuk Sebuah Bisnis” http://startuphki.com/manfaat-perlindungan-merek-untuk-sebuah-bisnis/ dikutip pada 21-05-2016 pukul 14:28 WIB.

43

memiliki kepribadian (individuality), dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya

tersebut sewaktu diperdagangkan. Dengan adanya daya pembeda atas suatu merek

hal ini juga memberikan jaminan nilai kualitas dari barang dan jasa dengan barang

dan jasa sejenis lainya yang dihasilkan oleh produsen berbeda.

2. Secondary meaning

Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai secondary meaning, terlebih

dahulu penulis menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari secondary

meaningMenurut kamus umum bahasa inggris.Dalam kamus bahasa inggris

secondary meaning berarti makna sekunder. Yang bila diartikan secara luas ialah

satu kata atau bentuk yang memliki arti lain atau yang disebut dengan makna

sekunder tersebut. Selain itu dalam kamus umum Bahasa Indonesia pengertian

katasecondary meaning ialah. Kata secondary meaning bila diartikan kedalam

bahasa indonesia berarti makna skunder. Dimana makna skunder terdiri dari dua

suku kata yaitu makna dan skunder yang bila diartikan satu persatu ialah. Makna

merupakan arti kata dari maksud pembicara atau penulis atau pengertian yang

diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan sementara arti kata sekunder adalah

berkenaan dengan yang kedua atau tingkatan kedua. Dan pegabungan kata

tersebut memberikan arti bahwa satu kata yang memiliki arti yang lain.

44

Dalam Black Law Dictonary, secondary meaning “A consumer deducted

meaning for a brand name or symbol that differs from its primary meaning. A

term in copyright law where a common name or symbol must acquire a distinctive

name to be given trade mark rights”. Konsumen mengambil pemikiran untuk

merek atau simbol yang berbeda dari makna utamanya. Dimana dalam hak cipta

nama atau simbol yang umum harus mempunyai nama yang khas untuk

mendapatkan hak atas merek dagang. Menjadi kesimpulan dari beberapa

pengertian diatas bahwa secondary meaning adalah makna skunder atau memiliki

arti yang lain. Dalam sebuah merek secondary meaning adalah hal yang sangat

penting. Dengan adanya secondary meaning sebuah merek apple yang merupakan

kata umum untuk buah apple dapat menjadi merek sebuag produk elektronik

karena “Aplle” memiliki secondary meaning untuk sebuah produk elektronik. Di

dalam merek tanda yang memiliki kemampuan untuk menjadi pembeda (cabable

of becoming distinctive) setalah pengembangan dari asosiasi konsumen atau

membangun pengertian kedua disebut dengan secondary meaning. Di Indonesia

yurisprudensi mengenai secondary meaning ada dalam juris prudensi Mahkamah

Agung No. 127K/Sip/1972 mengenai Merek Y.K.K. yang menyatakan bahwa

“suatu merek meskipun hanya terdiri dari beberapa huruf-huruf dapat diterima

sebagai merek karena sudah demikian dikenal luas oleh masyarakat, sehingga

dianggap mempunyai daya pembeda.

45

Didalam hukum merek terdapat banyak pengertian dan definisi mengenai

makna sekunder atau yang disebut secondary meaning. Di dalam sub judul ini

penulis akan membahas mengenai pengertian dari makna sekunder atau secondary

meaning. Makna sekunder atau secondary meaning adalah makna sekunder yang

diperoleh dari pergeseran persepsi publik, sehingga menjadi definisi bahwa makna

sekunder merupkan makna dari merek tersebut yang didapat dari persepsi

konsumen. Seperti dalam teks berikut:

“Secondary meaning is acquired through a shift in public perception: “If

because of association with a particular product or firm over a period of

time a word has come to stand in the minds of the public as a name or

identification for that product or firm, the word is said to have acquired a

secondary meaning”.17

Dalam pengertian tersebut makna sekunder merupakan persepsi konsumen

terhadapa suatu merek sudah berubah seiring dengan waktu sehingga merek

tersebut menjadi merek sekunder.

Dalam pendapat lain, makna sekunder adalah makna sebuah tanda yang semula

tidak dapat didaftarkan sebagai merek, akan tetapi bisa mendapat perlindungan

17

Safeway Stores, Inc v Safeway Properties, Inc, 307 F2d 495, 499 (2d Cir 1962). See also McCarthy, 2 McCarthy on Trademarks and Unfair Competition § 15:8 at 15-20 to -24 (cited in note 6). Dikutip dari Brody reprotection for formerly generic term

46

dan sah didaftarkan menjadi merek jika bisa menunjukan makna sekunder

tersebut. Seperti dalam teks berikut:

“Non-word marks may also gain protection on a showing of secondary

meaning—the color pink, for example, is protected when applied to home

insulation because of its close association with Owens-Corning”.18

Didalam pendaftaran merek, ada merek yang dapat didaftarkan dan ada juga

merek yang tidak dapat didaftarkan seperti yang telah dijelaskan pada sub bab

sebelumnya. Dan salah satu alasan sebuah merek dapat didaftarkan ialah

memiliki daya pembeda. Dalam hal ini daya pembeda tersebut dihasilkan oleh

makna sekunder tersebut. Sehingga dengan adanya makna sekunder tersebut

sebuah merek mendapat perlindungannya karena telah memiliki daya pembeda.

Selain itu makna sekunder bukanlah suatu makna yang melekat pada merek

tersebut akan tetapi muncul dari penggunaan kata atau frase dengan jangka waktu

yang cukup. Dan menjadi tanda yang unik dan membangun makna sekunder

tersebut. Seperti dalam teks berikut:

“Secondary meaning” arises from use of a descriptive, or otherwise

unprotectable, word or phrase in such a way, for a sufficient duration, and

18

See In re Owens-Corning Fiberglas Corp, 774 F2d 1116, 1127–28 (Fed Cir 1985). Dikutip dari Brody ibid.

47

with enough frequency, that it becomes uniquely associated with the user

and/or the user’s product”.19

Pendapat tersebut didukung oleh pendapat lain yaitu, seperti dalam teks berikut :

“It is “secondary” in that it refers to an acquired, rather than to an inherent,

meaning.”20

Hal ini menyatakan bahwa semula sebuah merek tidak mempunyai makna

sekunder. Akan tetapi makna sekunder tersebut bisa didapatkan guna

mendapatkan daya pembeda atau identitas atas merek tersebut. Tentunya dengan

waktu yang tidak sebentar, oleh karena hal tersebut diperoleh dari konsumen.

Yang dimana konsumen merubah persepsi atas makna dari sebuah merek

tersebut.Selain pengertian bahwa makna sekunder merupakan tanda yang

diperoleh dari persepsi konsumen, makna sekunder merupakan yang dapat

memberikan perlindungan untuk tanda yang merupakan istilah deskriptip atau

yang tidak memiliki ke khasan. Yang dikutip dari teks aslinya sebagai berikut:

19

The abridged eighth edition of Black’s Law Dictionary (2004) defines “secondary meaning” as an “Intellectual Property” term designating: “A special sense that a trademark or trade name for a business, goods, or services has acquired even though the trademark or trade name was not originally protectable.” See also “A designation that is not inherently distinctive, such as a word that describes the nature of the product on which it appears, nevertheless may become, as a result of use by a specific person, uniquely associated with that person’s goods, services, or business. Such acquired distinctiveness is called ‘secondary meaning’.” Restatement (Third) of Unfair Competition § 13, cmt. e (1993). Dikutip dari Fletcher_descriptive and generic_vol103_no2_a2 20

Fletcher_descriptive and generic_vol103_no2_a2

48

“a descriptive term is not considered inherently distinctive, and will not be

protected unless the mark owner establishes that the term has acquired

source significance or secondary meaning.”21

Alasan sebuah merek dapat diterima pendaftaranya adalah merek tersebut

memiliki daya pembeda. Karena daya pembeda tersebut memberikan ciri khas

kepada merek tersebut dan membuat merek tersebut berbeda dari merek hasil

produsen lainnya. Sehingga dalam hal ini makna sekunder di artikan sebagai

makna lain atas sebuah merek yang dihasilkan oleh konsumen. Dimana makna

tersebut memberikan daya pembeda terhadapa merek tersebut dan mengubah

sebuah merek yang deskriptip dan tidak bisa didaftarkan menjadi merek yang

dapat didaftarkan.

Selain itu makna sekunder adalah gambaran yang konsumen artikan sebagai

penampilan atau mengidentifikasikan karakteristik dari produk dan mungkin yang

menjadi faktor utama dalam memotivasi pembelian produk tersebut. Seperti

dalam teks berikut:

“Secondary meaning," in trademark-unfair competition parlance, is that

inference of source to which Judge Hand referred, which a purchaser draws

21

Fletcher, ibid.

49

from the appearance or other identifying character-istics of the product and

which may be a principal factor in motivating the purchase”.22

Dalam hal ini makna sekunder diartikan sebagai gambaran yang konsumen

berikan atau karakteristik dari produk yang konsumen beli atau gunakan.

Pendapat lain mengartikan bahwa makna sekunder adalah makna yang diterapkan

untuk kata deskriptif. Seperti dalam teks berikut:

“The term "secondary meaning" began as a trademarklaw concept applied

to descriptive words, particularly geographical ones, which had come to be

associated with the product of some particular manufacturer”.23

Hal ini menegaskan bahwa arti dari makna sekunder adalah suatu makna yang

digunakan untuk merubah makna sebuah merek yang deskriptif. Sehingga merek

tersebut bisa didaftarkan dan bukan merupakan kata deskriptif. Dan selain itu

makna sekunder adalah suatu kata untuk memperoleh kekhasan sehingga

mencapai makna sekunder. Seperti dalam teks berikut:

“When certain aspects of an item (including its trade dress) have, in the

cognitive networks of a “substantial,” “appreciable” or “significant”

22

Wotherspoon v. Currie, L.R. 5 H.L. 508 (1872); see Reddaway v. Banham, [1896] A.C. 199 ("camel hair belting"). To be sure, as Judge Hand pointed out in the passage quoted in text accompanying note 10 mupra, the maker need not be individually known by name, and a notion of some single, though anonymous, source will suffice for purposes of secondary meaning. See Shredded Wheat Co. v. Humphrey Cornell Co., 250 Fed. 960, 963 (2d Cir. 1918); Saalfield Publishing Co. v. G. & C. Merriam Co., 238 Fed. 1, 8-9 (6th Cir.), cert. denied, 243 U.S. 651 (1917). 23

Richard H.stern and Joel E. Hoffman, public injury and the public interest: secondary meaning in the law of unfair competition. University of Pennsylvania Law Reviem. Vol. 110 : 935.

50

proportion consumers in a product category, come to represent a single

brand or source, we say this information has acquired distinctiveness and

achieved secondary meaning”.24

Hal ini meyatakan bahwa pengertian dari makna sekunder adalah bentuk

kekhasan dari sebuah merek tersebut. Dengan demikian makna sekunder atau

secondary meaning adalah makna dari sebuah merek yang didapat atau dihasilkan

dari kosnumen. Dengan persepsi berbeda atas sebuah merek yang konsumen

berikan suatu merek tersebut memiliki ciri khas atau daya pembeda atas merek

tersebut. Dan dengan makna sekunder suatu merek yang deskriptif tidak dapat

didaftarkan dapat berubah menjadi merek yang dapat didaftarkan.

C. Generic Term Yang Membangun Secondary Meaning Dapat Didaftarkan

Karena Membangun Daya Pembeda

Dari uraian diatas penulis menarik kesimpulan bahwa pada intinya,

pendaftaran merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan perlindungan

hukum atas merek. Mengapa demikian, indonesia menganut sistem konstitutif

dimana untuk mendapatkan hak atas merek tersebut ialah dengan terdaftarnya

merek tersebut. Untuk melakukan pendaftaran tentunya dengan memenuhi

prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Merek. Sehingga

24

J. Jacoby “Assessing the secondary meaning and fame of the ‘color trade dress’ used on the packaging for Reese’s confectioneries and the likelihood that using the color scheme currently used on M&M’sPeanut Butter Chocolate Candies will dilute Reese’s fame” (December 1997). A survey report admitted into evidence in Hershey Foods Corp. v. Mars, Inc. 998 F Supp 500 (MD Pa 1998).

51

perlindungan hukum atas merek dalam perdagangan barang dan jasa dapat

terpenuhi untuk mencegah dan menghindari paraktek-praktek yang tidak jujur,

seperti pemalsuan dan pembajakan, serta dengan melakukan pendaftaran merek,

merek yang telah diterima pendaftarannya tentu memperoleh kepastian hukum.

Selain itu negara telah mengatur ketentuan-ketentuan hukum mengenai

perlindungan merek yang disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi saat ini.

Yang tujuannya adalah melindungi kepentingan yang ada guna menciptakan

perlindungan hukum.

Demikian halnya dengan persyaratan yang harus dipenuhi bagi produsen

yang hendak mendaftarkan mereknya. Persyaratan-persyaratan tersebut harus

dipenuhi oleh karena pemilik dan pemegang suatu merek saat ini tidak hanya satu

atau dua orang melainkan banyak. Sehingga dalam hal ini Generic Term dapat

didaftar sebagai merek selagi membangun secondary meaning. Karena dengan

adanya secondary meaning pada merek tersebut merek memliki daya pembeda

dan dapat menjadi merek.Sehingga daya pembeda dan makna sekunder adalah hal

yang sangat penting dan menjadi alasan absolut didaftarkannya merek. Dan suatu

merek dengan merek lainnya dapat memberikan keterangan khusus atas identitas

merek itu sendiri. Selain itu bagi konsumen dengan adanya daya pembeda untuk

setiap merek maka konsumen tidak dibingungkan lagi. Dan dengan adanya makna

52

sekunder atas merek, maka merek tersebut menjadi unik dan memiliki identitas

tersendiri atas merek tersebut.