부정사 용 및 불사용상표 의 취소 상표분쟁사 례 및 FTA예 상 쟁점

중국상표실무

北京鴻元知識産權代理有限公司

Grander IP

崔鎬 2012年2月

목 차

1. 심사지체 및 이의신청제도 개선

2. 거절결정 전 의견제출기회의 보정

3. 출원 중인 상표의 보호

4. 상표 무단 선등록

5. 부정사용 및 불사용상표의 취소

6. 상표분쟁사례 및 FTA예상 쟁점


1) 前期(3년전)심사지체상황---많은 사건이 지체

출원에서 등록까지 약 30개월 정도 소요

부분류(25類 등)에서는 36개월 이상 소요

이의싞청 또는 재심젃차를 밟을 경우 4년 이상 소요, 극단적으로는 7년~8년이 걸린 경우도 있음


2) 현재상황 -- 지체된 사건 대부분 처리

출원에서 등록까지 약 10개월 정도 소요

이의싞청건은 약 18-24개월 정도 소요

재심청구건은 약 6-18개월 정도 소요


3) 사건 처리 기간의 최종목표

출원에서 등록까지 10개월 정도

이의싞청사건은 15-20개월 정도

재심청구사건은 12-20개월 정도


4) 심사가속화로 인해 발생되는 새로운 문제점

새로운 심사관의 대량 채용으로 인한 심사 기준의 불일치

심사가속화로 인해 발생하는 각 젃차상 해결 난점 예) 3년 불사용 취소심판과 재심청구

2. 거절결정 전 의견제출기회의 보정

1) 현재 상표법에 따르면 거절결정 전 의견제출 불가

즉, 등록되든지 아니면 거젃/부분거젃

2) 상표법 3차 수정안에서는 거절결정 전 의견제출

기회를 주기로 함


1) 중국상표법 제 29조 2인 또는 2인 이상의 상표등록출원인이 동종 상품(서비스업)

또는 유사한 상품(서비스업)에 동일 또는 귺사한 상표의 등록을 출원한 경우, 먼저 출원한 상표를 초보심사결정하여 공고한다. 동일 날짜에 출원한 경우, 먼저 사용한 상표를 초보심사 결정하여 공고하고 기타 사람의 출원은 공고하지 아니한다.

2) 중국상표법 제 31조 상표등록의 출원은 타인의 현존하는 선권리에 손해를 주어서는

아니 되고, 부정한 수단으로 타인이 이미 사용하고 있고 일정한 영향력이 있는 상표를 선등록해서는 아니 된다.


3) 출원 중인 상표로 타인의 사용을 금지할 수 없음

중국 법률은 등록상표에 대해서만 보호하므로 출원중인 상표로 타인의 사용을 금지할 수 없음

4) 상표 출원중에 타인의 침해행위에 대해

배상을 받을 수 없음

상표법 제 37조에 따르면 등록상표의 유효기갂은 10년이며 등록일부터 기산함

그러므로 출원중에 타인의 침해행위에 대해서 손해배상을 받을 수 없음


5) 해결방법

기타 법률로서의 보호

예) LOGO상표의 저작권등록 또는 디자인 등록 후

경고장 발송


1) 상표 무단 선등록형태

미등록상표와 동일 또는 유사한 상표의 무단 선등록

등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 등록상표 지정상품(서비스업)과 비유사한 상품(서비스업)에 무단 선등록



2) 악의적인 무단 선등록 인정 요건

부당수단: 주관적인 악의(동종업계,업무관계가 있음）

사용을 통하여 일정한 인지도가 있음: 지역범위, 소비자의 인지도

금지범위: 동일 또는 유사상품, 동일 또는 유사상표


3) 해결방법

대그룹

--- 젂반적인 보호

중소업체 또는 개인

--- 자체 제품과 관련되는 제품에서의 최대한 보호


1) 부정사용의 법률적 효과 ： 상표법 제 44조: 등록상표의 사용이 아래 사항 중 하나에

해당할 경우, 상표국은 기한을 정하여 시정명령을 하거나 또는 당해 등록상표를 취소한다.

（1）등록상표를 임의로 변경한 경우.

（2）등록상표의 등록인 명의 주소 또는 기타 등록사항을 임의로 변경한 경우.

（3）등록상표를 임의로 양도한 경우.

상표법 제 45조: 등록상표를 사용한 상품을 조잡하게 제조하고 저급의 제품을 고급으로 사칭하여 소비자를 기만한 경우, 각급 공상행정관리부서는 상황에 따라 기한을 정하여 시정명령을 하고 통보 또는 벌금을 부과하거나 또는 상표국이 당해 등록상표를 취소한다.


2) 상표 불사용의 법률적 효과

상표법 제 44조(4):

연속하여 3년갂 사용하지 않은 경우 제 3자의 싞청에 의해 취소한다.


3) 불사용의 정의 및 기산 방법：

정의：등록상표를 유효기갂 내에 연속 3년 사용하지 않음

기산 방법：불상용취소심판을 제기한 날 젂 3년


4) 상표의 사용

상표의미상의 사용

상업활동에서의 공개적이고 진실하며 합법적인 사용


5) 사용형식

상품 또는 상품 포장에서의 사용

거래문서상에서의 사용

광고상의 사용

젂시회 등에서의 사용

기타 상업활동에서의 사용


6) 사용 사실의 입증

지역：중국 대륙(대만, 홍콩, 마카오 제외) .

시갂：취소청구일 젂 3년 .

증거：상표를 사용한 제품, 제조일, 계약서 체결일,

젂시회참석일 등.


7) 사용하지 않았으나 취소대상에서 제외되는 경우

불가피한 경우

지방정부명령에 의해 사용하지 않은 경우

파산하여 정산하는 기갂

기타


8) 취소절차의 응용과 대응 책략

타인이 취소청구를 제기한 경우

- 가급적 지속적으로 사용

- 사용증거를 보유

타인의 상표에 대해 취소청구를 제기할 경우

- 선제 조사

- 회사 주재지 공상행정관리국으로부터 회사 말소여부 조사


1) 한국 모 업체가 중국 최대 인터넷 쇼핑몰인 타오보(www.taobao.com)와 상가를 상대하여 상표침해소송에서 승소

- 침해행위를 발견 시 과감히 행정단속 또는 침해

소송 제기 등의 방식으로 제지

- 소송에서 해외업체의 승소 가능성이 비교적 높음

http://www.taobao.com/


2) 애플사와 중국 선전 웨이관사(唯冠) 간의 iPad상표분쟁

- 2000년, 타이완 웨이관사는 다수의 국가에

IPAD 상표출원

- 2001년, 타이완 웨이관사는 자회사인 선젂

웨이관사의 명의로 중국에 IPAD 상표 출원

- 2009년, 애플사는 영국 모회사를 통해 타이완

웨이관사와 계약을 체결, 3.5만 파운드로

IPAD상표 인수


- 영국 모회사는 10만 파운드로 IPAD를 애플사에

양도 계약 체결

- 2010년 4월, 애플와 영국 모회사는 선전 웨이관사를

상대로 상표반환 소송을 제기

- 2011년 12월, 법원은 원고의 소송청구 기각

. 상표양도계약 + 상표양도절차 필수

. 선전 웨이관사는 상표권 협의과정 미 참여

- 현재 고급법원에 심사 대기 중, 원심 결과가 유지될

것으로 전망함


- 중국 상표법 실시조례 제52조 : 상표침해에 대해

불법영업액의 3배수의 과징료 부과 가능

- 중국 매출 약 100억 위안 내외, 과징료 300억으로 예상


상표: A 상표: B

3) 까르프 Carrefour 사례

- 2003年12月22日，朱建朋(개인)이 상표국에 상표 A를 출원하여 공고됨 - 공고기간 내에 孔令玲(개인)이 이의신청제기

- 상표국은 비유사하다는 이유로 등록결정(2009. 9.2)

- 孔令玲은 상기 결정에 불복하여

상표평심위원회에 재심청구

- 상표평심위원회에서는 상표등록 거절결정(2011.4.6)

- 朱建朋은 상표평심위원회의 결정에 불복하여

북경시 제1중급법원에 소를 제기

- 북경시 중급인민법원에서는 상표평심위원회의 결정을 지지,

상표등록을 거절

- 朱建朋은 실심판결에 불복하여

북경시 고급인민법원에 상소(2011. 10. 8)

- 북경시 고급인민법원은 1심판결을 유지, 상표등록을 거절

(2011. 12. 30)



4) NISSAN 사례

상표: A 상표: B 상표: C

- 北京市华夏长城高级润滑油有限责任公司가 4류(윤활제 등)에

상기 상표A 출원(2000. 3)하여 등록(2001.4)

- 일본 NISSAN사가 상기 상표B와 상표 C는 저명상표이므로

상기 상표 A의 등록이 부당하다고 취소청구제기(2006. 4)


- 상표평심위원회는 상기 상표B와 상표C는 저명상표이므로

상기 상표 A의 등록이 부당하다고 상표 A를 취소(2009.4)

- 北京市华夏长城高级润滑油有限责任公司는 취소결정에

불복하여 북경시 제1중급법원에 소송을 제기(2009.5)

- 북경시 중급인민법원에서는 상표평심위원회 결정을 지지,

상표A취소결정(2009. 12)

- 北京市华夏长城高级润滑油有限责任公司는 1심판결에 불복,

북경시 고급인민법원에 상소제기

- 북경시 고급인민법원은 상소를 기각하고 1심판결을 지지


시사점

(1) 상표권 선 확보의 중요성

(2) 상표권 양도 양수 시 주의해야 할 점

- 양도 계약서 체결

- 상표국에서 양도 절차 바로 진행


1) 중국과 FTA체결한 나라와 지역(총 8개) 파키스탄; 칠레; 뉴질랜드; 싱가포르; 페루; 코스타리카;

아시아—태평양 무역협정; 아센

2) 중국과 FTA체결 협상 중인 나라와 지역(6개) 노르웨이; 아이슬란드; 호주; 스위스; GCC(걸프협력이사회);

중국-남부 아프리카 관세동맹

3) 연구 중에 있는 나라와 지역 (3개) 인도; 한국; 중-한-일

감사합니다

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