Petrone incipit 2011 (1)

La tutela della proprietà intellettuale:

il brevetto

Michele Petrone1

Michele Petrone

Technology Transfer Consultant

Basilicata Innovazione

www.basilicatainnovazione.it

Contenuti

� Il brevetto nella competizione attuale

� I requisiti di base per la brevettazione

� Le procedure di brevettazione

� Brevetto italiano

� Brevetto con Procedura presso lo European Patent Office

� Brevetto con Procedura PCT

Michele Petrone2

� Brevetto con Procedura PCT

� Le ricerche brevettuali

� L’utilizzo della Banca dati Espacenet (ed i suoi limiti)

� Decisioni strategico - operative relative ai brevetti

� Backup slides� I brevetti dei ricercatori universitari

Il brevetto

nella competizione attuale

Michele Petrone3

Il brevetto: caratteri introduttivi

� Il brevetto attribuisce un diritto esclusivo a produrre, utilizzare, vendere, importare unadeterminata invenzione.

� Tale diritto esclusivo viene rilasciato da Autorità nazionali e sovranazionali (UIBM in Italia,European Patent Office), rispettando determinate procedure.

Michele Petrone4

� Il diritto esclusivo viene concesso per un periodo pari a 20 anni.

� L’invenzione è brevettabile se risolve un problema tecnico (un nuovo prodotto, unprocesso che fornisce un nuovo modo di realizzare qualcosa, un metodo, una nuovasoluzione tecnica per un problema. Occorre realizzare il cosiddetto ‘effetto tecnico’).

Il brevetto: caratteri introduttivi (2)

Michele Petrone5

I brevetti … nella vita quotidiana

Trade marks:

� Made by "Nokia"

� Product "N95"

Patents:

� Data-processing methods

� Semiconductor circuits

Michele Petrone6

� Semiconductor circuits

� Chemical compounds

� …

Copyrights:

� Software code

� Instruction manual

� Ringtone

Designs:

� Form of overall phone

� Arrangement of buttons in oval shape

� Three-dimensional wave form of buttons

� …

Trade secrets:

?

I brevetti … nella vita quotidiana

Michele Petrone7

Supermercato, San Diego (Giugno 2010)

I brevetti … per le imprese

� Microsoft è stata condannata da un giudice del Texas al pagamento di 106 milioni di dollari

di risarcimento, per aver violato due brevetti depositati dall’azienda californiana VirnetX,relativi a tecnologie di sicurezza per reti VPN (www.patnet.it, 18 Marzo 2010).

� Nel 2008, Johnson & Johnson ha acquistato Amic, start-up svedese, per un controvalore di40 milioni di dollari. Amic è una società di R&S nell’ambito della diagnostica.

Michele Petrone8

� Nel marzo 2005 RIM (Research in Motion) ha ratificato un accordo con la società NTP sullabase di 612.5 milioni di dollari per chiudere la vertenza sulla presunta violazione di 5brevetti sulla gestione wireless delle email alla base del Blackberry (www.patnet.it).

I brevetti … per le imprese (2)

Se analizziamo il valore totale degli assets di grandi multinazionali risulta che:

� Microsoft ha il 95% di intangible assets ed il 5% di tangible assets;

� Amazon ha il 93% di intangible assets ed il 7% di tangible assets;

� Procter & Gamble ha l’84% di intangible assets ed il 16% di tangible assets.

Michele Petrone9

Se consideriamo l’indice S&P 500 (che raccoglie le 500 imprese maggiormente capitalizzate negli Stati Uniti), risulta che:

� Nel 1979 gli asset intangibili pesavano solo per il 20%.

� Nel 1997, gli asset intangibili pesavano per ben il 73% del totale valore degli assets.

Fonte: Scellato (2010)

I brevetti … per gli Atenei

� L’Università della California, nel 2000 ha ricevuto 61,5 milioni di dollari da royalties su propribrevetti (Fonte: The Scientist, 2002).

� L’Università di Yale ha costruito una nuova struttura di ricerca medicale attraversoun’operazione di finanziamento basata sulle royalties dal brevetto sullo Zerit, un farmaco HIV(Fonte: The Economist).

Michele Petrone10

(Fonte: The Economist).

� Le Università italiane disponevano di un portafoglio di 2.541 brevetti al dicembre 2009(Fonte: Netval, 2011).

I brevetti … per i broker di tecnologie

� Ocean Tomo, nel corso dell’asta per la vendita di brevetti tenutasi a San Francisco nellaprimavera del 2008, ha rilevato un volume di vendite cumulato per quasi 20 miliardi didollari (www.oceantomo.net).

Michele Petrone11

I brevetti … nei rapporti tra Università ed Imprese

Stanford v. Roche Questions Bayh-Dole Legislation

March 02, 2011

GenomeWeb staff

NEW YORK (GenomeWeb News) – The Supreme Court of the United States heard oral argumentsthis week in a case involving PCR patents between Stanford University and Roche MolecularSystems that could have implications for federally funded research institutions and businesses

Michele Petrone12

Systems that could have implications for federally funded research institutions and businessesnationwide. The decision in the Stanford University v. Roche Molecular Systems case may hingeon a potential hole in the University and Small Business Patent Procedures Act — also known asthe Bayh-Dole Act — and could lead universities, institutes, and small businesses to adjust theircontracts procedures in order to protect intellectual property that was developed using federalfunding.

http://www.genomeweb.com/stanford-v-roche-questions-bayh-dole-legislation

Brevetti depositati in ambito internazionale

Michele Petrone13

Fonte: EPO (2011)

I rapporti tra Inventore e Ufficio Brevetti

Rivela

INVENZIONEConcede

ESCLUSIVITA’

Inventor/Applicant Patent Office

Michele Petrone14

Requisiti

Procedure

I requisiti di base

per la brevettazione

Michele Petrone15

I requisiti di base

European Patent Convention (art. 52 Patentable Inventions):

‘European Patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, which aresuscettible of industrial applications, which are new and which involve an inventive step’.

Codice della Proprietà Industriale in Italia (2005) (Oggetto del brevetto - art. 45):

‘Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione, le invenzioni nuove che implicano

Michele Petrone16

‘Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione, le invenzioni nuove che implicanoun'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale’.

Il brevetto è concesso per un’invenzione che presenti i requisiti di:

a) novità

b) attività inventiva

c) applicabilità industriale

a) La novità

European Patent Convention (art. 54 - Novelty):

1. An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art.

2. The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a

written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent

application.

3. Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art.

Michele Petrone17

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Codice della Proprietà Industriale in Italia (2005) (art. 46 – la novità):

1. Un'invenzione e' considerata nuova se non e' compresa nello stato della tecnica.

2. Lo stato della tecnica e' costituito da tutto ciò che e' stato reso accessibile al pubblico nel territorio

dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una

descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

3. E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.

b) Lo step inventivo

� La European Patent Convention (art. 56 – Inventive step):

‘An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state

of the art, it is not obvious to a person skilled in the art’.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Michele Petrone18

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

� Il Codice della Proprietà Industriale in Italia (2005) (art. 48 - Attività inventiva):

‘Un'invenzione e' considerata come implicante un'attività inventiva se, per una persona

esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica’.

b) Lo step inventivo (2)

� ‘Person skilled in the art’:

Persona che risulta esperta in quel ramo, pur senza una specifica abilità inventiva

Possiede una generale conoscenza dello stato dell’arte

Utilizza le normali metodologie di sperimentazione

Potrebbe essere un team

Michele Petrone19

� ‘Obvious ’:

Non oltre il normale progresso tecnologico

Segue logicamente e linearmente la prior art

Non richiede abilità che vanno oltre quelle possedute da una persona esperta nel ramo

b) Lo step inventivo (3)

Indizi di Altezza Inventiva:

� Il progresso tecnico (ipotesi di miglioramento di rendimento o di sicurezza, semplificazione della struttura di un prodotto o di un procedimento, riduzione di costi).

� il cd. sinergismo (quando la combinazione di due caratteristiche note determini un risultato tecnicamente superiore a quello che il tecnico medio si poteva attendere dalla somma delle peculiarità note considerate separatamente).

� il superamento di particolari difficoltà o di effettivi ostacoli tecnici.

Michele Petrone20

Indizi di Ovvietà:

� la semplice sostituzione di materiali.� le mere modifiche di parti, i mutamenti di forma e proporzioni, le inversioni di fasi.� il mero adattamento dell’invenzione altrui ad un campo diverso.� l’ipotesi di equivalenza, ossia quando al posto di uno o più elementi di un’invenzione se ne

pongono altri già noti come equivalenti che non ne modificano il risultato tecnico ed economico.

Fonte: Colangelo (2011)

c) Applicabilità industriale

European Patent Convention (art. 57):

‘An invention shall be considered as susceptible of industrial application if it can be made or

used in any kind of industry, including agriculture”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Codice della Proprietà Industriale in Italia (2005) (art. 48. Industrialità):

‘Un'invenzione e' considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto può

essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola’.

Michele Petrone21

essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola’.

Se avete intenzione di brevettare …

� NON PUBBLICATE prima del deposito

non pubblicate articoli/non inviate in referaggio per la pubblicazione, non fate comunicazioni di stampa, presentazioni a conferenze, poster, proceedings, blog, ecc.

� NON VENDETE prodotti che incorporano l’invenzione prima del deposito del brevetto.

Michele Petrone22

� NO Presentazioni o Lectures prima del deposito

eccetto sotto non-disclosure agreement (NDA)

� Cercate assistenza degli Studi di Consulenza Brevettuale

� Depositate prima di rendere nota l’invenzione!

� CONSERVATE la ‘Novità’ della vostra Invenzione.

Non pubblicate e non divulgate (presentazioni, ecc.) la vostra invenzione.Eventuali presentazioni riservate a partner industriali e finanziarie vanno gestiti con appositi Accordi di Riservatezza.

� VERIFICATE la ‘Novità’ della vostra Invenzione.

Verificato lo stato dell’arte rispetto alla vostra invenzione. Quello che vi può apparire ‘Nuovo’,

Se avete intenzione di brevettare … (2)

Michele Petrone23

Verificato lo stato dell’arte rispetto alla vostra invenzione. Quello che vi può apparire ‘Nuovo’, potrebbe essere già in uso, pubblicato, brevettato da altri. È opportuno interrogare Banche Dati (gratuite - Espacenet) per una prima valutazione.

� INTERROGATEVI sull ‘Altezza Inventiva’ della vostra Invenzione.

Si tratta del requisito più difficile da verificare. Alcuni Indizi di ‘Altezza Inventiva’ vs ‘Indizi di Ovvietà’ possono guidarvi (slide 19).

Le procedure di brevettazione

Michele Petrone24

Le procedure di brevettazione

� Brevetto italiano

� Brevetto con Procedura presso l’EPO (European Patent Office)

� Brevetto con Procedura PCT (Patent Cooperation Treaty)

Michele Petrone25

Il brevetto in Italia

Michele Petrone26

La domanda di brevetto italiana

� La domanda di brevetto italiana può essere depositata presso l’Ufficio Italiano Brevetti e

Marchi (UIBM) oppure presso le Camere di Commercio provinciali . Le Camere di Commercio entro i successivi dieci giorni trasmettono all’UIBM gli atti depositati.

� L’UIBM innanzitutto verifica: a) il rispetto dei requisiti formali; b) l’oggetto della domanda affinché non riguardi uno dei tipi di invenzioni non brevettabili (ai sensi dell'art. 45 c.p.i. - le teorie scientifiche e i metodi matematici; i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali,

Michele Petrone27

teorie scientifiche e i metodi matematici; i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; le presentazioni di informazioni); c) l’oggetto della domanda affinché non riguardi materia contraria all’ordine pubblico o al buon costume.

La domanda di brevetto italiana (2)

� L’Ufficio italiano inizialmente non svolgeva un esame sostanziale relativo ai requisiti di novità, attivitàinventiva, applicabilità industriale, a meno che la loro assenza non risultasse assolutamente evidente.

� Un recente intervento di legge prevede che l’UIBM effettui un esame sostanziale delle domande

italiane. A partire da Marzo 2011, l’UIBM invia rapporti di ricerca ed opinioni scritte accompagnateda una lettera ministeriale in cui si invita il richiedente a prendere posizione sulla validità delladomanda di brevetto alla luce della ricerca di anteriorità (vale a dire la verifica dello stato dell’arte),con segnalazione dei documenti che potrebbero invalidare la domanda italiana sul piano della

Michele Petrone28

con segnalazione dei documenti che potrebbero invalidare la domanda italiana sul piano dellamancanza di novità e di livello inventivo.

� L’art. 1 del decreto ministeriale ha stabilito che la ricerca di novità per domande presentate pressol’UIBM sia svolta dall’Ufficio Europeo Brevetti (EPO) come avviene per altri paesi, quali la Francia.Questa ricerca è gratuita per il richiedente grazie all’accordo tra l’EPO e l’UIBM. L’unico obbligo per ilrichiedente è quello di tradurre le rivendicazioni in inglese oppure di pagare una tassa per latraduzione.

Numero Annuo delle domande di brevetto in Italia (2000-2010)

Michele Petrone29

La domanda di brevetto italiana: considerazioni e suggerimenti

� Attenzione:

Il deposito italiano ha un basso costo (tasse di deposito molto basse). La tentazione è discrivere il brevetto da soli.

Il Brevetto è l’asset principale della vostra Azienda. Fatevi assistere da uno Studio di consulentibrevettuale nella stesura del brevetto. Esistono precise ‘technicalities’ nella scrittura di unbrevetto che ne rafforzano ed ampiano la tutela.

Quanto depositato non può essere successivamente modificato (se non nei limiti di quanto già

Michele Petrone30

Quanto depositato non può essere successivamente modificato (se non nei limiti di quanto giàdescritto nel brevetto). Quanto rivendicato nel brevetto è la vostra tutela!

� Opportunità:

Il deposito italiano ha un basso costo. Può essere opportuno depositare dapprima il brevettoitaliano. Si hanno 12 mesi per estenderlo a livello internazionale mantenendo la prioritàsull’invenzione.

Brevetto con procedura presso l’EPO

(European Patent Office)

Michele Petrone31

Brevetto con Procedura presso l’EPO (European Patent Office)

� La European Patent Convention definisce una procedura centralizzata di brevettazione presso un Ente unico (EPO – European Patent Office).

� L’EPO è regolato dalla European Patent Convention del 1973. Ha sedi a Monaco, l’Aja, Berlino. È suddiviso in 5 Divisioni (DG1, DG2, DG3, DG4, DG5).

� L’intero iter di brevettazione viene seguito da un unico Ente, garantendo così uniformità di procedure,

Michele Petrone32

� L’intero iter di brevettazione viene seguito da un unico Ente, garantendo così uniformità di procedure, criteri e limitando i costi (si evita la moltiplicazione di procedure nazionali).

� Il brevetto può essere richiesto ed ottenuto per i singoli Stati dell’Unione Europea indicati nella

domanda, a discrezione del titolare.

� Il brevetto presso l’EPO non è un brevetto di carattere sovranazionale, bensì può essere considerato come un fascio di brevetti nazionali ottenuti attraverso una procedura unica (l’eventuale annullamento del brevetto in una causa nazionale non pregiudica la validità nei rimanenti Paesi membri).

Rapporti tra procedure nazionali ed internazionali:

il diritto di priorità

La Convenzione di Parigi (1883) stabilisce che chiunque abbia depositato in un Paese dell’Unionedi Parigi (vi aderiscono quasi tutti i Paesi del mondo) una domanda di brevetto potrà effettuareun corrispondente deposito nei rimanenti Paesi dell’Unione entro 12 mesi, mantenendo inquesti Paesi un diritto di priorità decorrente dalla data del primo deposito.

Il requisito della novità viene valutato alla data del primo deposito nazionale, non rilevando

Michele Petrone33

Il requisito della novità viene valutato alla data del primo deposito nazionale, non rilevando

altri documenti che sopravvengono nei dodici mesi successivi (tempo disponibile per

estendere il brevetto in altri Paesi).

Overview della procedura europea (1)

Deposito

(Inventor/Applicant)

Esame formale della domanda

Michele Petrone34

Pubblicazione della domanda

(dopo 18 mesi dal deposito)Search Report/Writing Opinion

Risposta al Search Report /

Richiesta di esame

Overview della procedura europea (2)

Richiesta di esame

Divisione di Esame

Michele Petrone35

Brevetto (Granted)

Decisione di rifiuto

Opposizione

(entro 9 mesi presso EPO)Contraffazione

(Tribunali nazionali)

Overview della procedura europea: i tempi

Michele Petrone36

I numeri dell’EPO

Michele Petrone37

Fonte: EPO (2011)

Struttura del brevetto e

procedimento presso

lo European Patent Office

Michele Petrone38

lo European Patent Office

La struttura del brevetto

� Front Page

� Description

� Claims (rivendicazioni)

Michele Petrone39

� Design

Front Page (deposito)

Michele Petrone40

Front Page (2)

� Inventor: è colui a cui spetta la paternità dell’idea innovativa (diritti morali).

� Applicant: è il soggetto che richiede il rilascio del brevetto (può coincidere o meno conl’inventor). Se la richiesta viene accolta, diventa, l’assignee (assegnatario) (diritti commerciali).

� Priority: diritto di anteriorità garantito al momento del primo deposito (priority date).

Michele Petrone41

� Designated contracting States: Paesi in cui si intende far valere il brevetto

� Rappresentative / Attorney: Mandatario

� Int. Cl. (International classification): Codice internazionale di classificazione del brevetto

International Classification: codici

A Human necessities

B Performing operations; Transporting

C Chemistry; Metallurgy

D Textiles; Paper

E Fixed constructions

F Mechanical engineering; Lighting; Heating, Weapons; Blasting

Michele Petrone42

F Mechanical engineering; Lighting; Heating, Weapons; Blasting

G Physics

H Electricity

Description

� La domanda di brevetto deve contenere la descrizione e i disegni necessari alla suacomprensione. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro ecompleto, affinchè ogni persona esperta del ramo possa attuarla (art. 51 ‘Sufficientedescrizione’ Codice Proprietà Industriale).

� La descrizione deve comprendere:

l’ambito tecnico di riferimento

Michele Petrone43

l’ambito tecnico di riferimento

lo stato dell’arte

il problema da risolvere

la generale esposizione della soluzione proposta

� La proprietà intellettuale è concessa sui claim. La descrizione ed eventuali disegni possonoessere utilizzati per meglio interpretare i claim.

Claim (le rivendicazioni)

La protezione dell’invenzione è definita dai claims (definiscono l’ambito di tutela).

I claim devono essere scritti:

� in termini di caratteristiche tecniche;

� in maniera chiara e coincisa.

Michele Petrone44

I claim possono riguardare: prodotto, processo, metodo, uso, sistema.

L’obiettivo nella scrittura del claim è ricercare quel trade off che:

� assicuri la differenziazione dalla prior art;

� ottenga la più ampia protezione possibile.

Claim (le rivendicazioni) (2)

Michele Petrone45

Caratteristiche dei Claim

La rivendicazione si compone di due parti:

� Preambolo

Caratteristiche tecniche che già esistono nella prior art

Michele Petrone46

� Parte caratterizzante

Le caratteristiche tecniche che definiscono l’invenzione (novità e step inventivo)

Caratteristiche dei Claim (2)

� Claim indipendente

Caratteristiche essenziali, quelle caratteristiche che risolvono il problema tecnico.

Definizione che dichiara l’invenzione in senso generale.

Claim dipendenti

Michele Petrone47

� Claim dipendenti

Definiscono i dettagli.

Dettagli che potrebbero essere utilizzati durante la vita utile del brevetto.

Caratteristiche dei Claim (3): la struttura ad albero

Claim 1

(indipendente)

Claim 2 Claim 3

Michele Petrone48

Claim 2

(dipendente)Claim 3

(dipendente)

Claim 4

(dipendente dal 2)

Claim 5

(dipendente dal 2)

Il ‘gergo’ nella scrittura dei Claim

writing instrument = pen

electrical power source for = battery

Michele Petrone49

electrical power source for

electronic circuits

= battery

energy-storing means = spring

Il Search Report

Michele Petrone50

Come si legge il Search Report

Documento contrassegnato con una X:

documento di particolare rilevanza. Il claim non può essere considerato nuovo o non può essere considerato inventivo quando è presente questo documento.

Documento contrassegnato con una Y:

documento di particolare rilevanza. Il claim non comporta uno step inventivo se il documento è combinato con uno o più altri documenti, tale combinazione risultando ovvia ad una

Michele Petrone51

è combinato con uno o più altri documenti, tale combinazione risultando ovvia ad una persona skilled nel settore.

Documento contrassegnato con una A:

documento che definisce lo stato dell’arte in generale, ma che non viene considerato di particolare rilevanza rispetto alla specifica domanda di brevetto.

La writing opinion

� Il search report è accompagnato da una writing opinion, in cui l’esaminatore dell’EPO chiarisce, in relazione ai claim contestati, le motivazioni (mancanza dei requisiti di novità, step inventivo, unità del concetto inventivo).

� La writing opinion non viene pubblicato. Si tratta di un documento riservato destinato

Michele Petrone52

� La writing opinion non viene pubblicato. Si tratta di un documento riservato destinato soltanto ad Applicant/ Mandatario.

Cosa fare una volta ottenuto il search report e la writing opinion?

� Con riferimento ad alcuni claim, gli esaminatori hanno trovato una totale sovrapposizione con altri documenti (X o Y nel Search Report).

� L’Applicant se intende continuare nel processo di brevettazione deve agire sui claim (se possibile), sostanzialmente restringendo il brevetto.

Michele Petrone53

La concessione del brevetto

Michele Petrone54

La concessione del brevetto (2): modifiche apportate nei claim

Michele Petrone55

La concessione del brevetto (3): ripercorrendo i passaggi

� L’inventore/applicant ha depositato la domanda di brevetto.

� Il Search Report, prodotto dall’EPO, ha individuato documenti contrassegnati da una X (documento di particolare rilevanza ai fini della novità/step inventivo) con riferimento al claim 1 (claim indipendente).

Michele Petrone56

� Così definito il brevetto non sarebbe stato concesso.

� L’Applicant (il Mandatario) hanno modificato il claim 1, aggiungendo ulteriori caratteristiche (quindi restringendo l’ambito di tutela).

� Il brevetto è stato concesso.

Esemplificazione: Deposito

Claim 1 Claim 2 Claim 3 Claim 4

A A A A

B B B B

C C1 C

D

Michele Petrone57

Esemplificazione: Stato dell’arte

Stato dell’arte Claim 1 Claim 2 Claim 3 Claim 4

A A A A A

B B B B B

C C C1 C

D

Michele Petrone58

D

Quali dei claim può considerarsi nuovo?

Esemplificazione: Il search report

Stato dell’ arte Claim 1 Claim 2 Claim 3 Claim 4

A A A A A

B B B B B

C C C1 C

D

X XSearch report

Michele Petrone5959

X X

Non nuovo Nuovo Non nuovo Nuovo

Search report

Esemplificazione: il brevetto concesso

Claim 1 Claim 2 Claim 3

A A A

B B B

C1 C2 C

D

Michele Petrone60

La procedura PCT

Michele Petrone61

PCT: Patent Cooperation Treaty

� Il Patent Cooperation Treaty (PCT) è un accordo per la cooperazione internazionale in materiadi brevetti.

� Il PCT non prevede la concessione di brevetti, bensì ne centralizza le fasi di deposito edesame preliminare, al fine di semplificare le procedure e di ridurre i costi delle domande dibrevetto.

Michele Petrone62

� La procedura viene gestita dalla WIPO (World Intellectual Property Organisation) e puòessere opportuno intraprenderla soprattutto qualora si intenda tutelare a livello mondialel’invenzione.

� La Procedura si divide in due fasi: Fase Internazionale e Fasi Nazionali o Regionali.

PCT: Patent Cooperation Treaty (2)

La Fase Internazionale prevede:

� (Chapter 1 - obbligatorio). Il deposito di un’unica domanda di brevetto internazionale (PCT

Application) presso la sede WIPO di Ginevra o altro Ufficio brevetti ricevente, compilata su appositomodulo (PCT request); l’emissione di un rapporto di ricerca internazionale (International search

report) con annessa un’opinione scritta sulla brevettabilità (written opinion).

� (Chapter 2 - facoltativo). Un esame della domanda (International Preliminary Examination) richiestotramite apposita domanda, con il quale si ottiene un rapporto completo sulla brevettabilità

Michele Petrone63

tramite apposita domanda, con il quale si ottiene un rapporto completo sulla brevettabilitàdell’invenzione. L’utilizzo del Chapter 2 è funzionale all’ottenimento di un rapporto preliminarepositivo, da far valere nella prosecuzione della domanda nelle diverse fasi nazionali. Tale parere è,tuttavia, non vincolante per le autorità nazionali.

Seguono le Fasi Nazionali che prevedono:

il deposito di domanda presso i vari Uffici Brevetti dei Paesi di interesse. In Europa, per la maggiorparte dei Paesi, la Fase nazionale deve essere obbligatoriamente effettuata tramite lo European

Patent Office.

Fonte: Pallini D. (2008)

PCT: Patent Cooperation Treaty (3)

Michele Petrone64

Le ricerche brevettuali

Michele Petrone65

La ricerca brevettuale

� Esistono banche dati che registrano i brevetti (nelle varie fasi del procedimento).

� Individuare i brevetti esistenti in un determinato campo è importante per l’Azienda al fine di: conoscere lo stato dell’arte nel settore in cui opera, analizzare le strategie dei concorrenti, modificare la direzione degli investimenti in R&S, evitare inutili costi di brevettazione, ecc.

Michele Petrone66

La ricerca su: http://worldwide.espacenet.com/

Michele Petrone67

La ricerca su: http://worldwide.espacenet.com/. Advanced Search

Michele Petrone68

Esemplificazione (1): Sanofi Aventis - Applicant

Michele Petrone69


Michele Petrone70


Michele Petrone71


Michele Petrone72

Esemplificazione (5): Sanofi Aventis – Applicant/Cardiovascular

Michele Petrone73


Michele Petrone74


Michele Petrone75

Esemplificazione (8): Sanofi Aventis – Legal Status

Michele Petrone76

Esemplificazione (1): Politecnico Milano – Applicant

Michele Petrone77

Esemplificazione (2): Politecnico Milano – Applicant

Michele Petrone78

Esemplificazione (1): Keywords - Tecnologia

Michele Petrone79

Esemplificazione (2): Keywords - Tecnologia

Michele Petrone80

Esemplificazione (3): Keywords – Tecnologia + Pub. Date

Michele Petrone81

Esemplificazione (4): Keywords – Tecnologia + Pub. Date

Michele Petrone82

Decisioni strategico-operative

relative ai brevetti

Michele Petrone83

Brevettare? E Cosa?

Tra i vantaggi …

� Esclusività

� Vantaggio competitivo rispetto ai competitors

� Valore dell’Azienda

� Immagine

Michele Petrone84

Tra gli aspetti da valutare / monitorare…

� Costi di deposito e di mantenimento del portafoglio brevetti

� La pubblicazione della domanda (dopo 18 mesi) (si rende nota l’invenzione)

� Su quali elementi dell’invenzione è opportuno costruire la tutela brevettuale (cosa brevettare)

Quando brevettare?

idea sviluppo soluzione prototipo prodotto vendita

PRIMA DOPO

Michele Petrone85

Un deposito precoce potrebbe non consentire di inserire aspetti nella domanda, che non potranno più rivendicarsi.

Per essere depositato un brevetto deve essere sufficientemente descritto (non si può depositare un’idea).

Il deposito rende nota dopo 18 mesi l’invenzione

Il deposito consente di ottenere la priorità.

Con la priorità nazionale (costi bassi), per un anno si può decidere se estendere la protezione in ambito internazionale, mantenendo la priorità.

Consente pubblicazione scientifica ai ricercatori

PRIMA DOPO

Dove brevettare?

Richiede:

� Analisi del mercato (in quali mercati geografici opera l’Azienda?)

� Analisi della concorrenza (dove operano i principali concorrenti?)

� Analisi dei costi del portafoglio brevetti (tanto più se consideriamo start-up/spin-off)

Michele Petrone86 86

Cosa mantenere in vita?


Fonte: Granieri M. (2009)

Come valutare i brevetti? (1)

Metodi valutazione

Cost – based quanto è costato sviluppare il brevetto?

Market – based quale è il valore di brevetti analoghi?

Income - based quale è il valore attuale dei flussi futuri attesi?


Income - based quale è il valore attuale dei flussi futuri attesi?

Real option quale è il grado di flessibilità ed il livello di incertezza?

Fonte: F. Munari (2008) – EvPat Project



Fonte: Gambardella et al. (2008)


Criticità delle valutazioni

� Alti livelli di incertezza tecnica sui risultati attesi

� Incertezza di mercato

� Incertezza legale (azioni future di concorrenti che limitano la freedom of operation)

� Dipendenza del brevetto dal know-how sottostante


� Dipendenza del brevetto dal know-how sottostante

� Difficoltà di individuare transazioni comparabili

� Necessità di competenze multi-disciplinari per effettuare la valutazione

Le Decisioni relative al Portafoglio Brevetti

Generazione di

invenzioniProtezione

dell’invenzioneMantenimento

Abbandono

Michele Petrone91

Exploitation

nel core businessExploitation come

asset individualeLicensing / Cessione

Spin-off

aziendale

Imprese

già esistenti

IP asset

backed finance

Fonte: Ns. adattamento da Granieri M. (2009)

Backup Slides

‘la tutela del software’

Michele Petrone92

La tutela del software (1)

Art. 52 Convenzione di Monaco sul Brevetto (European Patent Convention)

1. European patents shall be granted for any inventions which are susceptible of industrialapplication, which are new and which involve an inventive step.

2. The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of

paragraph 1:

(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;


(a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;(b) aesthetic creations;(c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doingbusiness, and programs for computers.

3. The provisions of paragraph 2 shall exclude patentability of the subject-matter or activitiesreferred to in that provision only to the extent to which a European patent application orEuropean patent relates to such subject-matter or activities as such.

La tutela del software (2)

Art. 45 Codice della proprietà industriale

1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicanoun'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale


b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commercialeed i programmi di elaboratore.

3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solonella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani,principi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.

La tutela del software (3): tramite il diritto di autore

� Sono comprese nella protezione accordata dalla Legge sul Diritto di Autore i programmi perelaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazioneintellettuale dell’’autore.

� Il diritto d’autore sorge nel momento in cui l’opera è realizzata.

� Per facilitare l'azionamento dei propri diritti esclusivi ai sensi dalla legge sul diritto d'autore,


� Per facilitare l'azionamento dei propri diritti esclusivi ai sensi dalla legge sul diritto d'autore,è consigliabile avere a disposizione atti di "presunzione": la registrazione SIAE.

La tutela del software (4): la brevettabilità

Decisione del Technical Board of Appeal dell’Ufficio Brevetti Europeo (caso IBM)

“further technical effect”


� Il software non può essere considerato provvisto di carattere tecnico solo per fatto diessere in grado di comandare un hardware.

� Per essere brevettabile deve presentare un “further technical effect”.

� L’effetto tecnico “ulteriore” può essere riscontrato sia all’esterno del computer su cui è

caricato il software, sia all’interno del computer stesso.

La tutela del software (5): la brevettabilità

� Effetto Tecnico Ulteriore Interno, ovvero prodotto dal programma all’internodell’elaboratore in cui è fatto girare. Ad esempio come miglioramento del funzionamentodell’elaboratore stesso. Casi specifici possono riguardare: ‘metodi per ricercare oggetti inuna libreria’, ‘interoperabilità tra moduli di programma’, ‘trasformazioni tra sistemi diaccesso a basi dati’, ‘funzionalità di applicazioni specifiche’, ecc..

� Effetto Tecnico Ulteriore Esterno, ovvero qualora il programma produce effetti tecnicidistinti dal funzionamento dell’elaboratore, ad esempio comandando apparati o


distinti dal funzionamento dell’elaboratore, ad esempio comandando apparati oprocedimenti industriali. Esempi possono essere:

� sistemi di controllo di processi industriali (sistemi per manovrare robotindustriali);

� sistemi di controllo elettronico (sistema di controllo per centralina elettronicadi un veicolo, per il funzionamento di apparecchiature, ecc.);

� sistemi di elaborazione e/o conversione di segnali elettrici o elettronici (sistemidi elaborazione nella diagnostica medica, sistemi di elaborazione nellatelefonia, ecc.)

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‘i brevetti di ricercatori universitari’

Michele Petrone98

I brevetti dei ricercatori universitari (1)

Art. 65.

Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca

� Il ricercatore e‘ titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui e' autore. …L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.

� Le Università, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativoa licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università.


� In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di

sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non

provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei

proventi o canoni.

� Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o inparte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati dasoggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

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‘licensing di brevetti’

Michele Petrone100

Licensing

Licensing

Acquisire/concedere l’uso del brevetto. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva. L’esclusiva può riguardare un tempo determinato, un determinato territorio, un campo di applicazione.

Cross licensing

Licenza reciproca tra Aziende. Strategia che viene messa in atto quando le Aziende dispongono di brevetti tra loro dipendenti, che ne limiterebbero reciprocamente la freedom of operation.

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brevetti tra loro dipendenti, che ne limiterebbero reciprocamente la freedom of operation.

Free licensing

Licenza gratuita. L’obiettivo è quello di far affermare la propria tecnologia, fin verso un vero e proprio standard.

Per approfondimenti

Sul tema delle procedure di brevettazione:

� D. Pallini, ‘Brevetti e Impresa’, Ipsoa 2008.

Sul tema dei contratti per trasferimento ed utilizzo di brevetti:


Sul tema dei contratti per trasferimento ed utilizzo di brevetti:

� M. Granieri, G. Colangelo, F. De Michelis, ‘Introduzione ai contratti per il trasferimento di tecnologia. Profili contrattuali e diritto della concorrenza’, Cacucci 2009.

GRAZIE

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Petrone incipit 2011 (1)

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