Parte 2: Signos Distintivos

Segunda Parte: Signos distintivosSegunda Parte: Signos distintivos

2.1.- La marca: concepto y funciones2.2.- Las prohibiciones absolutas del registro de marca2.3.- Prohibiciones relativas2.4.- Legitimación, solicitud y examen formal2.5.- Concesión de la marca2.6.- Duración de la marca. Contenido del derecho. Protección provisional.2.7.- Disposiciones generales sobre los procedimientos2.8.- Uso de la marca registrada2.9.- Nulidad2.10.- Caducidad y renuncia2.11.- Derecho de propiedad2.12.- Acciones civiles y penales2.13.- Marcas colectivas y de garantía2.14.- Nombre comercial2.15.- Rótulo de establecimiento2.16.- Denominaciones de origen2.17.- Relación entre los signos distintivos, las denominaciones sociales y los nombres

de dominio

Introducción

Marcas

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2

Tema 1: Concepto de marcaTema 1: Concepto de marca

• Diferencia e individualiza productos y servicios de un empresario frente a los del otro.

• Art. 4 LM “todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos de una empresa de los de otros”.

• Otros conceptos– Directiva 89/104/CEE: los signos deben ser objeto de

representación gráfica

vs. – Ley 32/1988 “signo o medio que sirva para distinguir”

Distinguir productos similares de los competidores Protección contra la competencia desleal La legislación se ha hecho enormemente técnica

Tema 1: Concepto de marca

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Marcas

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3

Concepto de Marca

Concepto de marca

SignoAptitud

diferenciadoraRepresentación

gráficaFunción mercantil

Identifica productos y servicios de

una empresa


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4

Funciones de la marca (II)Funciones de la marca (II)

a) Función identificadora de la procedencia empresarial de un producto o servicio– Caso Hoffman-La Roche (TJCE 85/76): “identidad de origen”– Memorandum de la Comisión sobre creación de marca comunitaria:

“indicación de procedencia”– Grupo de empresas: licenciantes y licenciatarios

b) Función indicadora de la calidad– No es una función autónoma. Deriva de la función de procedencia– Resolución HAG II de 17 de Octubre de 1990 del TJCE: En un sistema

de concurrencia “las empresas deben estar en condiciones de mantener a una clientela mediante la calidad de sus productos o servicios lo que sólo es posible gracias a la existencia de signos distintivos que permitan identificar a dichos productos o servicios”.

c) Función publicitaria– Según la doctrina norteamericana es autónoma y jurídicamente

relevante

d) Función condensadora del “good-will” o de la buena reputación de una empresa– Esta idea la preconiza Carlos Fernández-Novoa como muy relevante– Buena fama o reputación preferencia o reconocimiento público Protege:

–Interés de los empresariosempresarios–Interés general de los consumidoresconsumidores


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5

Signos que pueden constituir una Signos que pueden constituir una marcamarca

a) Palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar personas

b) Las imágenes, figuras, símbolos o dibujosc) Las letras, cifras y sus combinacionesd) Las formas tridimensionales: envoltorios, envases,

formas de productos o su presentacióne) Signos sonorosf) Cualquier combinación de las anteriores

Slogan (denominación de fantasía)Combinaciones de letras y números formando acrónimos


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Ejemplos de marcasEjemplos de marcasSlogans

¿A qué no puedes comer sólo una?M 0977445

Just do itM 1530224

Tridimensionales Color


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Clases de marcasClases de marcas

• Según el signo– Denominativas sugestivas / de fantasía– Gráficas (figurativas)– Mixtas

• Según su objeto– De producto (clases de la 1 a la 34)– De servicio (clases 35 a 45)

• Otras clasificaciones– Conocimiento público: notoria o renombrada– Marca de reserva – Marcas registradas y marcas usadas– Marcas derivadas– Marcas colectivas o de garantía– Marca de agente– Marca de envase

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Tema 2.- Las prohibiciones absolutas Tema 2.- Las prohibiciones absolutas del registro de marcasdel registro de marcas

• Distinguir e individualizar– Carácter individual– Carácter facultativo

• Requisitos para gozar de la protección registral– Lícita– Distintiva

• Uso indispensable• Debe estar disponible

• Interés tratado– Interés público– Interés privado

Interés público

Interés privado

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Tema 2: Prohibiciones absolutas del registro de marcas

9

Prohibiciones absolutas:signos Prohibiciones absolutas:signos genéricos, usuales o descriptivosgenéricos, usuales o descriptivos

• Objeto de las prohibiciones absolutas: evitar que se monopolice un nombre necesario o habitual

a) Signos genéricos– Denominación habitual del producto designado o del servicio

ofrecido– Define no el objeto en cuestión, sino a la categoría, género o

especie a que pertenece el objeto– Denominaciones en el idioma de una Comunidad Autónoma

o términos genéricos extranjeros.

b) Signos usuales o necesarios (Art. 5.1.d)– El signo es necesario cuando su empleo es exigido para la

designación del objeto en cuestión o viene impuesto por la naturaleza o función del objeto

c) Signos descriptivos (Art. 5.1.c)– Se debe distinguir de las denominaciones sugestivas

Una excepción es la distintividad sobrevenidadistintividad sobrevenida que está contemplada en el Art.3.3 de la directiva 89/104/CEE

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10

Análisis de los supuestos legalesAnálisis de los supuestos legales1. Signos carentes de fuerza distintiva (Art 5.1.b) y (5.1.a)

– Simplicidad o banalidad

2. Signos genéricos, usuales o necesarios (5.1.c) o (5.1.d)– Ley 32/1988 “signos genéricos para los servicios o productos que pretendan describir”– Ley 17/2001 armonizada con la Directiva 89/104/CEE

• 5.1.c: “Se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para distinguir la especieespecie

• 5.1.d: “que se hayan convertido en habitualeshabituales en el lenguaje común y las costumbres del comercio

3. Signos descriptivos– Calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención y otras características

4. Denominaciones geográficas(5.1.c) o (5.1.g)5. Marcas e indicaciones para los vinos o bebidas espirituosas (5.1.h)

• Artículo 23 del ADPIC• Verdadero origen del producto• Prohibiciones:

• Se utilice la indicación geográfica traducida• Uso de la expresión... “tipo”, “clase”, “estilo”, “imitación” o análogas

6. Formas de los productos (5.1.e)• Formas impuestas por razones de orden técnico• Formas impuestas por la naturaleza de los productos• Formas que dan valor sustancial a los productos

7. Signos contrarios al orden público o las buenas costumbres (5.1.f)8. Signos engañosos9. El color como marca10. Otras prohibiciones absolutas

– 5.1.i: emblemas, escudos– 5.1.j Art. 6ter– 5.1.j interés público

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11

Excepciones a estas prohibicionesExcepciones a estas prohibiciones

• Distintividad sobrevenida– Art. 5.2 LM establece que no aplica lo dispuesto en

Art.5.1.b,c,d• Art. 5.1.b) Los que carezcan de carácter distintivo.• Art. 5.1.c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan

servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.

• Art. 5.1.d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

• Requisitos:1. Uso de la marca2. Cuota de mercado3. Inversiones realizadas por el empresario para promocionar la

marca4. Proporción de sectores interesados que identifican el

producto o servicio con una determinada procedencia empresarial

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12

Distintividad sobrevenidaDistintividad sobrevenida

• Distintividad adquirida como consecuencia del uso: “…carácter distintivo como consecuencia del uso que se haya hecho de la marca”

1. el uso de la marca 2. la cuota de mercado poseída por la marca: 3. las inversiones realizadas por el empresario para

promocionar la marca: 4. la proporción de los sectores interesados que identifican el

producto o servicio con una determinada procedencia empresarial

M 1976510CTM 004210209

MotoGPCTM 000035576

Clip

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13

Tema 3.- Prohibiciones relativas al Tema 3.- Prohibiciones relativas al registro de marcasregistro de marcas

• Marcas disponibles– Conveniencia de hacer un informe anterior

• Principio de especializad (Art.. 6 LM)• Supuestos de la Ley 17/2001

– Art. 6 Marcas anteriores– Art. 7 Nombres comerciales anteriores– Art. 8 Marcas y nombres comerciales notorios y registrados– Art. 9 Otros derechos anteriores– Art. 10 Marcas de agentes

• Tipos de supuestos– Existencia de DPI anteriores: Art. 6, 7, 8, 9.1.d) (notorio no

registrado)– Protección de los derechos de la personalidad: 9.1.a) y 9.1.b)– Existencia de un derechos anterior de propiedad industrial o

intelectual 9.1.c)

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Tema 3: Prohibiciones relativas al registro de marcas

14

Marcas anteriores (Art.6 LM)Marcas anteriores (Art.6 LM)

• Riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación

• Principio de especializad• Marca anterior

– Estado de tramitación• Solicitudes• Concesiones

– Tipos de marcas• Marcas españolas• Marcas internacionales• Marcas comunitarias

– Art. 6bis del CUP marca “notoriamente conocida”

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15

Nombres comerciales anteriores (Art. 7 Nombres comerciales anteriores (Art. 7 LM)LM)

• Identidad o semejanza con un nombre comercial anterior

• Nombres comerciales anteriores– Solicitados o concedidos en España

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Nombre comercial, denominación o Nombre comercial, denominación o razón social (Art. 9.1.d)razón social (Art. 9.1.d)

d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado.

• Aplicación del Art. 8 del CUP• Acciones permitidas

– Oposición– Nulidad

• Requisitosa) Que exista riesgo de confusión en el públicob) Probar el uso o el conocimiento notorioc) Que este uso o conocimiento tenga lugar en el conjunto del

territorio nacional

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17

Nombre, apellidos o la imagen de una Nombre, apellidos o la imagen de una persona (Art.. 9.1.a y Art. 9.1.b)persona (Art.. 9.1.a y Art. 9.1.b)

• 9.1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:a) El nombre civil o la imagen que identifique a una persona distinta del solicitante de la marca.b) El nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique

a una persona distinta del solicitante.

• Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen

• Art. 37 LM, se permite el uso en el tráfico económico, no a título de marca y de buena fe.

• Art. 9.1.a) Si el nombre es distinto del solicitante se requiere una autorización

• Art. 9.1.b) Que para la generalidad del publicogeneralidad del publico identifique a una persona distinta...

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Reproduzcan o imiten creaciones Reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derechos de protegidas por un derechos de

propiedad intelectual (Art. 9.1.c LM)propiedad intelectual (Art. 9.1.c LM)• 1. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:

– c) Los signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor o por otro derecho de propiedad industrial distinto de los contemplados en los artículos 6 y 7.

• Autorización del titular del derechos de propiedad industrial o intelectual.

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19

Marca de agente o representanteMarca de agente o representante

• Artículo 10. Marcas de agentes o representantes.1. A menos que justifique su actuación, el agente o representante de un tercero que sea titular de una marca en

otro Miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio no podrá registrar esta marca a su nombre sin el consentimiento de dicho titular.

2. El titular perjudicado tendrá derecho a oponerse al registro de la marca o a formular contra la misma las correspondientes acciones de nulidad, reivindicatoria o de cesación, conforme a lo previsto en esta Ley y en el artículo 6 septies del Convenio de París. En particular, serán de aplicación a la acción reivindicatoria las previsiones contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 2.

• Art. 6 septies del CUP de 1883

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20

Marcas notorias y renombradas (Art. 8)Marcas notorias y renombradas (Art. 8)

• Notoria – (Fernández- Novoa): “la que goza de difusión o es conocida

por los consumidores de la clase de productos a la que se refiere la marca”.

– Actitud del consumidor: signo que distingue una clase de productos en atención a su origen empresarial

– Concepto dinámico

• Renombrada– Es conocida en un mercado distinto

• Protección– Protección frente al aprovechamiento de su Reputación Reputación

AdquiridaAdquirida que es un concepto más amplio que el de riesgo de confusión

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21

Protección de marcas notoriasProtección de marcas notorias

Acciones para marca registrada

• Nulidad (Art. 52.1) en base al Art. 6.2.d

• Oposición Art. 6.2.d• Uso ilícito El titular de la marca registrada podrá prohibir

que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

a) Cualquier signo idéntico a.b) Cualquier signo semejante para productos

similaresc) Cualquier signo idéntico o semejante para

productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

Acciones para marca no registrada

• Nulidad (Art. 52.1) – en base al Art. 6.2.d

• Oposición Art. 6.2.d2. Por marcas anteriores se entenderá a los

efectos del apartado 1:d) Las marcas no registradas que en la

fecha de presentación o prioridad de la solicitud de la marca en examen sean "notoriamente conocidas" en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París.

• Uso ilícito Art. 34.534.5. Las disposiciones de este artículo se

aplicarán a la marca no registrada "notoriamente conocida" en España en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París, salvo lo previsto en la letra c) del apartado 2.

Razón para registrar la marca aunque esta sea

notoria

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22

Tema 4.- Legitimación, solicitud y Tema 4.- Legitimación, solicitud y examen formalexamen formal

• Legitimación (Art. 3 LM)a. Españolb. Asimiladoc. CUPd. OMCe. Principio de reciprocidad

Introducción

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Tema 4: Legitimación, solicitud y examen formal

23

Elementos de la solicitudElementos de la solicitud

1. Petición de registro2. Identificación del solicitante

• Si se trata de un extranjero, se debe proporcionar una dirección en España

3. Reproducción de la marca• 8 cm x 12 cm cuatro copias• Tridimiensional seis perspectivas diferentes• Disclaimer

4. Lista de productos o servicios– Multiclase

5. Otros elementosa. Descripción de la marcab. Reivindicación de prioridad de otro registro Art. 4 CUPc. Prioridad de exposiciónd. Representantee. Marca colectiva o de garantíaf. Transformación de un registro internacional

24

Lugares de Presentación (Art. 11 LM)Lugares de Presentación (Art. 11 LM)

a) CCAA domicilio del solicitante o un establecimiento serio y efectivo

b) CCAA del representante o donde tenga éste un establecimiento serio y efectivo

c) OEPM: No domiciliada en España + Ceuta + Melillad) OEPM si no tiene carácter territorial

Referencias:• Art. 38.4 de la Ley 30/1992 LRJAP-PAC• STC 103/1999 de 3 de junio• Disposición transitoria quinta de la Ley 17/2001 ”

“Inicio de las actividades registrales de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas”

25

Examen de admisión a trámite y Examen de admisión a trámite y otorgamiento de una fecha de otorgamiento de una fecha de

presentaciónpresentacióna) Indicación expresa o implícita de que se solicita

una marcab) Identificación del solicitantec) Reproducción de la marcad) Lista de productos o servicios

Subsanación:Plazo

1 mes en España2 meses si domicilio fuera de España

En caso de no subsanarse se considera desistida

26

Examen formal: contenido de la Examen formal: contenido de la solicitudsolicitud• 1. La solicitud de registro de marca deberá contener:

a) Una petición de registro de la marca.b) El nombre, dirección y nacionalidad del solicitante, así como el Estado en el que tenga su domicilio, su sede o un establecimiento industrial o

comercial serio y efectivo. En el supuesto de que la solicitud se presentara en una Comunidad Autónoma distinta de la del domicilio del solicitante, indicación del establecimiento industrial o comercial serio y efectivo que se posee en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud; esta última indicación no será necesaria si el solicitante actúa por medio de representante y éste tuviera su domicilio o una sucursal seria y efectiva en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud. Cuando el solicitante sea una persona física, se indicará su nombre y apellidos y cuando sea una persona jurídica, su denominación social completa. A efectos de notificaciones, se podrá indicar otra dirección postal. Asimismo, se podrá indicar el número de teléfono, telefax, correo electrónico u otro medio de comunicación, indicando de entre ellas la forma preferente de notificación. En el supuesto de que hubiera varios solicitantes, se especificará la dirección o medio de comunicación de uno de ellos a efectos de notificaciones; de no hacerse así, las notificaciones se dirigirán al solicitante mencionado en primer lugar en la solicitud.

c) Si la dirección del solicitante se encontrara fuera del territorio español, indicación de una dirección en España a efectos de notificaciones, salvo que se actúe por medio de representante con domicilio en España.

d) La reproducción de la marca de conformidad con lo previsto en el artículo 2 de este Reglamento.e) La lista de productos o servicios para los que se solicite el registro de la marca, con arreglo a lo establecido en el artículo 3 de este Reglamento.f) Cuando el solicitante actúe por medio de un representante, el nombre y dirección del mismo de conformidad con el párrafo b), indicando, cuando

proceda conforme a lo previsto en el apartado 4 del artículo 11 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la sucursal seria y efectiva que se posee en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud. Esta última indicación no será necesaria si el solicitante tiene su domicilio, su sede o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo en el territorio de la Comunidad Autónoma de presentación de la solicitud.

g) Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 17/2001, una declaración en tal sentido en la que se indique el país y fecha de presentación de dicha solicitud anterior y, a ser posible, el número de la misma, y si la reivindicación de la prioridad no se aplica a todos los productos o servicios enumerados en la solicitud, la indicación de los productos o servicios a que dicha reivindicación se refiera.

h) Cuando el solicitante desee prevalerse de la prioridad de exposición, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley 17/2001, una declaración en tal sentido en la que se indique la denominación de la exposición y la fecha de la primera presentación de los productos o servicios, y si la reivindicación de la prioridad no se aplica a todos los productos o servicios enumerados en la solicitud, la indicación de los afectados por dicha reivindicación.

i) Cuando proceda, una mención de que la solicitud se refiere al registro de una marca colectiva o de garantía de conformidad con lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 62 y 68 de la Ley 17/2001.

j) Cuando la solicitud se refiera al registro de una marca por transformación de un registro internacional, una mención en dicho sentido, con indicación del número y fecha del registro internacional y si está concedido o pendiente de concesión en España, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 17/2001.

k) Firma del solicitante o de su representante.

• 2. La solicitud de marca colectiva y de garantía deberán incluir su Reglamento de uso.

27

Examen formal (II): Reproducción de la Examen formal (II): Reproducción de la marcamarca

1. Si el solicitante no desease reivindicar ninguna representación gráfica, sonido, forma o color específicos, la marca se reproducirá en la solicitud en escritura normal mediante letras mayúsculas, cifras y signos de puntuación mecanografiados o impresos por cualquier otro medio adecuado. En este caso, el solicitante deberá efectuar en la solicitud una declaración en tal sentido y la marca se publicará y registrará en los caracteres estándar que utilice la Oficina Española de Patentes y Marcas. En el "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" se publicará el conjunto de caracteres estándar utilizados por dicha Oficina.

2. En todos los demás casos no contemplados en el apartado 1 se adherirá o imprimirá una reproducción de la marca en el apartado correspondiente de la solicitud. Las dimensiones de esta reproducción no excederán de 8 centímetros x 12 centímetros y deberá poseer el suficiente contraste y nitidez como para permitir una reproducción clara de la misma. En hojas aparte de formato DIN A4 se acompañarán cuatro reproducciones más de la marca idénticas a la incorporada a la solicitud de registro. En los casos en que no sea evidente, se indicará la posición correcta de la marca con la mención "parte superior" en cada reproducción. En las hojas separadas también deberá figurar el nombre y dirección del solicitante.

3. En los casos a los que se aplique lo dispuesto en el apartado anterior se hará mención en la solicitud de la naturaleza gráfica, tridimensional, sonora, mixta o denominativa en caracteres no estándar de la marca solicitada. En la solicitud, facultativamente, podrá figurar una descripción escrita de la marca.

4. Cuando se solicite el registro de una marca tridimensional, la reproducción de la misma consistirá en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional, pudiendo constar de hasta seis perspectivas diferentes, siempre que se agrupen formando una única y misma reproducción que no exceda de las dimensiones establecidas en el apartado

5. Cuando se solicite el registro de una marca en color, se hará mención de ello en la solicitud y se indicarán los colores que figuren en la marca. La reproducción prevista en el apartado 2 consistirá en la reproducción en color de la marca.

6. Cuando se solicite el registro de una marca sonora, la reproducción de la misma deberá ser necesariamente de carácter gráfico, pudiendo efectuarse mediante su representación en pentagrama.

7. Cuando el solicitante desee, de conformidad con lo previsto en el artículo 21.2 de la Ley 17/2001, excluir de la protección solicitada alguno de los elementos que conforman la marca, efectuará una declaración en este sentido en la solicitud e indicará los elementos sobre los que no reivindica un derecho exclusivo de utilización.

8. El Director de la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá disponer que la marca pueda ser reproducida en otras dimensiones o formatos y que el número de copias de la reproducción de la marca pueda ser inferior a cuatro.

28

Examen formal (III): Lista de productos Examen formal (III): Lista de productos y serviciosy servicios

1. La lista de productos y servicios solicitada se ajustará a la clasificación común mencionada en el artículo 1 del Arreglo de Niza, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su forma revisada y modificada vigente para España.

2. Los productos o servicios para los que se solicite la marca se enumerarán en la solicitud de modo claro y preciso, utilizando, en la medida de lo posible, los mismos términos y expresiones que los empleados en la lista alfabética de la Clasificación Internacional, de tal modo que puedan clasificarse en una sola clase de la citada Clasificación sin prestarse a equívocos. La naturaleza del producto o servicio al que la marca se aplique no será, en ningún caso, obstáculo para el registro de la misma. La inclusión de un producto o servicio no podrá rechazarse por el mero hecho de no estar expresamente contemplado en la Clasificación Internacional.

3. Los productos o servicios se enumerarán en la solicitud agrupados por clases según la clase a que pertenezcan de la Clasificación Internacional. Cada grupo ira precedido del número de la clase a que corresponda, figurando en la solicitud en el orden seguido por la Clasificación Internacional.

4. La clasificación de productos y servicios sólo tiene un alcance administrativo, de tal manera que no podrán considerarse similares entre sí productos o servicios diversos por el hecho de que figuren en la misma clase de la Clasificación Internacional, ni disímiles porque aparezcan clasificados en diferente clase.

29

Examen formal (IV): Justificante del Examen formal (IV): Justificante del pago de la tasa de solicitudpago de la tasa de solicitud

1. A la solicitud de registro de la marca deberá adjuntarse el justificante del pago de la tasa de solicitud. Este justificante consistirá en el formulario que a tal efecto disponga la Oficina Española de Patentes y Marcas y en el mismo constará, además de la tasa e importe abonado, el nombre del solicitante, del representante si lo hubiere, y el número de la clase o clases en cuyo concepto se abona la tasa.

2. Cuando el pago de la tasa se efectúe por medios informáticos, electrónicos o telemáticos, el justificante del pago consistirá en el recibo que se expida de acuerdo con las características del soporte utilizado y deberá reunir los requisitos expresados anteriormente.

30

Examen formal (V): Impresos Examen formal (V): Impresos normalizados (Art.. 5.2 LM)normalizados (Art.. 5.2 LM)

2. La solicitud deberá presentarse en los impresos normalizados que a tal efecto establezca la Oficina Española de Patentes y Marcas. No obstante, no se rechazará la solicitud si la misma es presentada en el formulario internacional tipo previsto en el Reglamento del Tratado sobre el Derecho de Marcas de 27 de octubre de 1994.

31

Examen formal (VI): Reivindicación de Examen formal (VI): Reivindicación de la prioridad unionistala prioridad unionista

1. Si en la solicitud de registro se reivindicara la prioridad de una o varias solicitudes anteriores, el solicitante deberá comunicar el número de éstas, si aún no lo hubiera hecho, y presentar una copia de las mismas certificada conforme por la oficina de origen en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de registro. Dicha copia deberá venir acompañada de un certificado de la fecha de presentación de la solicitud anterior expedido por la citada Administración receptora y de una traducción al castellano, si dicha solicitud anterior no estuviere redactada en esta lengua.

2. La Oficina Española de Patentes y Marcas podrá disponer que las pruebas justificativas de la prioridad exigidas en el apartado anterior consten de un número menor de elementos, si la información requerida puede ser obtenida por otras fuentes.

32

Examen Formal (VII): Prioridad de Examen Formal (VII): Prioridad de exposiciónexposición

Si en la solicitud de registro se hubiera reivindicado prioridad de exposición, el solicitante deberá presentar un certificado expedido por la autoridad de la exposición encargada de la protección de la propiedad industrial en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud de registro. En dicho certificado se hará constar que la marca fue efectivamente utilizada en la exposición, el nombre del titular de la misma, los productos o servicios concretos para los que fue usada, el día de inauguración de la exposición y de la primera utilización pública de la marca en la exposición. El certificado deberá ir acompañado de una identificación de la marca tal como fue realmente utilizada en la exposición, debidamente certificada por la autoridad anteriormente mencionada.

33

Tema 5: Concesión de la marcaTema 5: Concesión de la marca

• Procedimiento administrativo– Ley 17/2001– RD 687/2002, de 12 de julioDisposición transitoria primera: Régimen transitorio de los

procedimientosLos procedimientos sobre marcas, nombres comerciales y rótulos de

establecimiento iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley serán tramitados y resueltos conforme a la legislación anterior.

• Examen de licitud– Contraria al orden público y buenas costumbres– No tiene defectos que imposibiliten su publicación

• Subsanación: 1 mes en España y 2 meses fuera de España

34

Publicación de la solicitudPublicación de la solicitud

a) Nombre y dirección del solicitante

b) Nombre y dirección del representante

c) Número de expediente, fecha de presentación y fecha de recepción

d) Reproducción de la marca. Naturaleza. Descripción

e) Lista de productos y servicios

f) Prioridad o exposición temporal

g) Marca colectiva o de garantía

h) Marca por transformación de una solicitud internacional

35

Búsqueda de anterioridades y Búsqueda de anterioridades y comunicación a titulares de registros comunicación a titulares de registros

anterioresanterioresArtículo 15. Búsqueda de anterioridades.

1. Si la solicitud de registro de marca no incurriera en los motivos de denegación o defectos contemplados en el artículo anterior o éstos hubieran sido subsanados, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a efectuar una búsqueda informática sobre los signos anteriores inscritos en el Registro de Marcas que en virtud de los artículos 6 y 7 de la Ley 17/2001 pudieran oponerse al registro de la marca solicitada y cuya existencia hubiera sido descubierta.

2. Simultáneamente a la orden de publicación de la solicitud de registro de la marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas informará de dicha publicación a los titulares de los signos anteriores que hubieran sido descubiertos en la búsqueda efectuada. Esta información se comunicará a dichos titulares o a sus representantes, si los hubiere, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 de este Reglamento.

36

OposicionesOposiciones

• Legitimación– Cualquier interesado– Art. 6 bis del CUP: titular de marca notoria no registrada

• Requisitos materiales• Motivos

– Prohibiciones absolutas y relativas

• Plazo– 2 meses desde la publicación en el BOPI

• Observaciones de tercerosLos órganos de las Administraciones Públicas y las asociaciones y

organizaciones de ámbito nacional o autonómico que, según sus estatutos, tengan por finalidad la protección del consumidor, podrán dirigir a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo previsto en el apartado anterior, observaciones escritas, señalando las prohibiciones del artículo 5... (absolutas)

37

Examen de fondoExamen de fondo

• Contenido– Prohibiciones absolutas Art. 5– Protección de nombres reconocidos Art. 9.1.b)

• Suspenso– 1 mes para alegaciones del solicitante– Contestación

• Retirar• Limitar• Modificar• Dividir la solicitud• Disclaimer

38

Resolución de la solicitudResolución de la solicitud

• Denegación• Publicación en el BOPI• Expedición del título de registro de marca

• Revisión de actos en vía administrativaArt. 27.3 “Frente a la concesión de una marca la Oficina Española de Patentes y

Marcas no podrá ejercer de oficio o a instancia de parte la potestad revisora prevista en el artículo 102 de la Ley 30/1992 antes citada, si la nulidad de la marca se funda en alguna de las causas previstas en los artículos 51 y 52 de la presente Ley. Dichas causas de nulidad sólo se podrán hacer valer ante los Tribunales.

– Barbero Checa, establece que se dispone del recurso de alzada y del recurso extraordinario de revisión

– Además el Art. 53 extiende la excepción de cosa juzgada de la jurisdicción contencioso administrativa a la jurisdicción civil

39

Tema 6.- Duración, contenido del derecho y Tema 6.- Duración, contenido del derecho y protección provisionalprotección provisional

• Duración– Activo de la empresa. – Duración ilimitada.– Promoción y uso– Art. 31 LM:

• “El registro de una marca se otorga por 10 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud (“dies a quo”) y podrá renovarse por períodos sucesivos de 10 años”.

40

Contenido del derecho: “ius prohibedi”Contenido del derecho: “ius prohibedi”

• “ El registro de la marca confiera a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico” (Art. 31.4 LM)

• Supuestos (Art. 34.3 LM)a) Signo idéntico para productos o servicios idénticosb) Signo idéntico o semejante para productos o

servicios idénticos o similaresc) Marca notoria o renombrada

41

ProhibicionesProhibiciones

• Prohibiciones expresasa) Poner el signo en sus productos o presentaciónb) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con estos

fines u ofrecer o prestar servicios con este signoc) Importar o exportar los productos con el signod) Usar el signo en redes de comunicación telemática y como nombres

de dominioe) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de

identificación ornamentación del producto o servicio así como fabricar, comercializar o almacenar etiquetas u otros medios de identificación del producto

• El titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento

• Diccionarios– Si diera la impresión de que constituye el término genérico, en la

siguiente edición se incluirá una reproducción y se hará constar de que está registrada

42

Límites del ejercicio del derechoLímites del ejercicio del derecho

• Fernández-Novoa:– Perturbar la propia transparencia del mercado– Lesionar intereses legítimos de los competidores

• No se puede prohibira) El uso del nombre y dirección

– STS de 21.10.1994, siempre que se haga de acuerdo a prácticas leales en materia industrial, de buena fe y nunca a título de marca

b) Indicaciones genéricas, descriptivas o geográficasc) Destino de un determinado producto o servicio

43

Agotamiento del derechoAgotamiento del derecho

• “El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el EEE con dicha marca por el titular o con su consentimiento”

• TJCE– Silhouette 16.07.1998– Sebago 1.07.1999– La directiva impone

• Una armonización completa• La directiva impide el agotamiento internacional• La directiva impone al agotamiento comunitario

44

Alcance y contenido de la protección Alcance y contenido de la protección provisionalprovisional

• Art. 31.1 LM “ El derecho conferido por el registro de la marca sólo se podrá hacer valer ante terceros a partir de la publicación de su concesión”

• Contenido de la protección provisional– “Un uso de la marca que después quedaría prohibido”– Dies a quo

• Desde la publicación de la solicitud• Notificación

– Canon de una licencia

Tema 7.- Disposiciones generales del Tema 7.- Disposiciones generales del procedimiento de concesión de una procedimiento de concesión de una

marcamarca

• Disposiciones generales de los procedimientos: modificación y división de la solicitud o registro. • Suspensión del plazo máximo de resolución de los procedimientos. • Restablecimiento de derechos. • Revisión de los actos en vía administrativa arbitraje. • Notificaciones y consulta publica de expedientes.

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

46

Modificación de la solicitud de registroModificación de la solicitud de registro

Art. 23. 2. La solicitud de marca sólo podrá ser modificada, a instancia del solicitante, para rectificar su nombre y dirección, las faltas de expresión o de transcripción o los errores manifiestos, siempre que tal rectificación no afecte substancialmente a la marca ni amplíe o cambie la lista de productos o servicios. También podrá eliminarse del distintivo aquellos elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma en que fue solicitada.

• Modificación de la solicitud de registroa. Nombre y dirección del solicitanteb. Faltas de expresión o modificaciones en la transcripciónc. Errores materiales

Art. 33.1. La marca no se modificará en el Registro durante el período de vigencia, ni tampoco cuando se renueve. No obstante, si la marca incluye el nombre y la dirección del titular, toda modificación o supresión de éstos que no afecte sustancialmente a la identidad de la marca tal como fue registrada originariamente, podrá registrarse a instancia del titular.

• Modificación del registroa. Nombreb. Dirección

Tema 7: Disposiciones generales del procedimiento

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

47

División de la solicitud o del registroDivisión de la solicitud o del registro

Art. 24.2. La división de la solicitud o registro de la marca sólo podrá efectuarse durante los procedimientos de registro o recurso y sólo será aceptada si, con dicha división, el suspenso, la oposición o el recurso quedaran circunscritos a una de las solicitudes o registros divisionales. También podrá efectuarse la división de la solicitud o del registro cuando se solicite una transmisión parcial de los mismos.

• Solicituda) Durante el procedimiento de registro: suspenso de

forma, fondo u oposiciónb) Interposición de un recursoc) Transferencia parcial

• Registroa) Interposición de un recurso administrativo contra la

concesiónb) Transferencia parcial


Introducción

Marcas

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Internacional

48

Suspensión del plazo mínimo de Suspensión del plazo mínimo de resolución de procedimientosresolución de procedimientos

• Plazo máximo: 12 meses• Con suspensos u oposiciones: 20 meses

• Estos plazos se suspenden si:a) Conflicto jurisdiccionalb) Oposición basada en una solicitud anterior de registroc) División de la solicitudd) A solicitud conjunta de todos los interesados, sin que la

suspensión pueda en este caso exceder de seis meses.


Introducción

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49

Restablecimiento de derechosRestablecimiento de derechos

Art. 25.1. El solicitante o el titular de una marca o cualquier otra parte en un procedimiento ante la Oficina Española de Patentes y Marcas que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo con respecto a dicha Oficina, será, previa solicitud, restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones de esta Ley o de su Reglamento, la pérdida de un derecho. En el caso de que el plazo correspondiera a la interposición de un recurso tendrá como consecuencia su admisión a trámite, salvo lo previsto en el apartado 5.

• Consideraciones– Basado en el Art. 122 del Convenio de Patente Europea– No se pueden alegar razones de fuerza mayor– Legitimación: cualquier parte en un procedimiento ante la OEPM– Motivo: Inobservancia de un plazo pese a prestar la debida

diligencia– Plazo: 2 meses desde el fin del impedimento y menos de 1 año

desde la finalización del plazo– Excepciones: prioridad, exposición, oposiciones, restablecimiento

de derechos, interposición de un recurso contra un acta declarativo de derechos


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

50

Revisión de actos en vía administrativaRevisión de actos en vía administrativa

Art. 27. 1. Los actos y resoluciones dictados por los órganos de la Oficina Española de Patentes y Marcas serán recurribles de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

• Recursos ante la concesión de una marca– Recurso de alzada– Recurso extraordinario de revisión

• Consideraciones:– Se contempla la devolución de la tasa– Prohibición de la potestad revisora del Art. 102 de la Ley

30/1992 para los Art. 51 (Causas de nulidad absoluta) y Art. 52 (Causas de nulidad relativa)


Introducción

Marcas

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51

Arbitraje Arbitraje (Art. 28 y 29 LM)(Art. 28 y 29 LM)

• Equivalente jurisdiccional– Efectos de cosa juzgada según al Art. 37 de la Ley de Arbitraje

• Elementos de carácter subjetivo: – el solicitante de la marca– los titulares de derechos anteriores que hubieran causado la

denegación de la marca y, en su caso, los licenciatarios exclusivos.

– los titulares de derechos anteriores que hubieran formulado oposición al registro de la marca y, en su caso, los licenciatarios exclusivos

– los que hubieran interpuesto recurso o hubieran comparecido durante el mismo.

• Elementos de carácter objetivo: Prohibiciones establecidas en 6.b, 7.b, 8 y 9

• Elementos de carácter procedimental:– Límite de seis meses– Se suspenden los recursos de alzada

Para ampliar esta información ver documento de José Merino Merchán en los documentos de formación a jueces

Tema 7: Disposiciones generales de los procedimientos

Introducción

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52

NotificacionesNotificaciones(Art. 29 LM)(Art. 29 LM)

• Toda notificación que haya de realizar la OEPM se hará mediante la entrega o remisión del documento original, una copia del mismo o un impreso de ordenador, sellados y firmados

• Medios de notificación– Publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial

(BOPI)– Correo postal, telefax, correo electrónico– Buzón de la OEPM (para agentes)– Entrega directa

• Quienes actúen por sí mismos y no tengan domicilio ni sede en España deberán indicar una dirección en España a efectos de notificaciones (Art. 29.4 LM)


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53

Consulta pública de expedientes Consulta pública de expedientes (Art. 30 LM y Art. 54 RLM)(Art. 30 LM y Art. 54 RLM)

• Se puede consultar el expediente– Cuando éste haya sido publicado– Con el consentimiento del titular– Los interesados cuando demuestren que el titular del derecho

ha tratado de hacer valerlo frente a ellos

• En general, no son consultables los documentos internos que hayan servido para la preparación de resoluciones.

• Tasas– Consulta y vista de un expediente 3,39 € por expendiente– Copia documentos expediente 10,83 €

• Por cada página que exceda de 10 se deberá abonar 1,08 €


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Marcas

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Internacional

Tema 8.- La obligación de uso de la Tema 8.- La obligación de uso de la marca registradamarca registrada

• La obligación de uso de la marca registrada: requisitos y plazo. • Causas justificativas de la falta de uso. Renovación de la marca.

Introducción

Marcas

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55

Obligación de uso de la marca Obligación de uso de la marca registrada (I)registrada (I)

(Art. 39LM)(Art. 39LM)

• ¿Por qué se obliga el uso?– Indicadora de origen empresarial: vinculación entre la marca

y los consumidores– Aproximar lo registrado a la realidad de uso en el mercado– Evitar la saturación en determinadas clases

• Según la Ley el uso debe ser “ real y efectivo”• La jurisprudencia considera uso relevante los

siguientes:– Uso mediante venta de productos o prestación de servicios– Uso publicitario de la marca– Las ventas de sondeo, cuando vienen respaldadas por una

publicidad suficiente.

Tema 8: Uso de la marca registrada

Introducción

Marcas

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56

Obligación de uso de la marca Obligación de uso de la marca registrada (II)registrada (II)

(Art. 39LM)(Art. 39LM)

• ¿No se considera uso:– Almacenamiento de los productos sin que éstos sean

introducidos en el mercado a través de los circuitos comerciales o de distribución,

– La venta en economatos o en la propia empresa adonde no tienen libre acceso la totalidad de los consumidores

• Si se considera uso– Cambios de forma en la marca que guarden lo esencial– Uso para exportación– Uso por un tercero autorizado

• Plazo: 5 años• Uso parcial de la marca

– La marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada (Art. 41.2)


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57

Causas justificativas de la falta de usoCausas justificativas de la falta de uso

(Art. 39LM y Art 5.C.1 del CUP)(Art. 39LM y Art 5.C.1 del CUP)

• “Existencia de un acontecimiento no imputable al titular registral que impide o dificulta extraordinariamente la utilización de la marca en el mercado” (Fernández-Novoa)

• Supuestos:– En general, circunstancias obstativas que sean

independientes de la voluntad de su titular:– Por ejemplo, las restricciones a la importación – O por ejemplo, otros requisitos oficiales impuestos a los

productos o servicios para los que esté registrada.


Introducción

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58

Caducidad por falta de usoCaducidad por falta de uso

(Art. 58 LM)(Art. 58 LM)

• Prueba de uso de la marca– En una acción de caducidad por falta de uso corresponde al

titular de la marca demostrar que ha sido usada conforme al artículo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso.

• Posibilidad de rehabilitación– La acción de caducidad no puede prosperar si en el intervalo

entre la expiración del período de cinco años y la presentación de la demanda de caducidad se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca.

• Plazo en que el uso no es rehabilitante– Si el uso de la marca se inicia o se reanuda en el plazo de los

tres meses anteriores a la presentación de la demanda de caducidad , tal uso es jurídicamente irrelevante si los preparativos para el uso o la reanudación del mismo se han realizado después de haberse enterado el titular de que la demanda podría presentarse.


Introducción

Marcas

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59

Renovación de la marcaRenovación de la marca

(Art. 32 LM y Arts. 25 y ss del RLM)(Art. 32 LM y Arts. 25 y ss del RLM)

• Cada 10 años– Renovación total– Renovación parcial

• Legitimación: titular y causahabientes• Cuantía:

– Según el número de clases– Tasa de renovación: 175,23 € por cada clase– Pago parcial insuficiente: se renuevan solo las primeras

clases, según el orden de solicitud

• No es necesaria una “declaración de uso”– La “declaración de uso” fue eliminada en la Ley 17/2001

como consecuencia de la adhesión de España al TLT (1994)

• Fusión de registros– Es necesaria una “triple identidad” como se establece en la

Disposición Transitoria Tercera del Reglamento (RD 687/2002)

– Sólo en la primera renovación (DT 7 de la LM)


Introducción

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DUDA ¿No se podría pedir la fusión posteriormente?

http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Normativa_C&cid=1150364394764&classIdioma=_es_es&pagename=OEPMSite%2FNormativa_C%2FtplContenidoHTML#disptran1

Tema 9.- NulidadTema 9.- Nulidad

• La nulidad de la marca registrada.• Causas absolutas y relativas. • Condiciones para el ejercicio de la accion de nulidad. • La nulidad parcial. • Efectos de la declaración de nulidad.

Introducción

Marcas

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61

Causas de nulidad absolutasCausas de nulidad absolutas


• 1ª Causa: Legitimidad (Art. 3 LM)– Español o asimilado– Nacional de un estado miembro del CUP, de la OMC o en el que opere el

principio de reciprocidad– Acciones

• Oposición• Nulidad

• 2ª Causa: Prohibiciones absolutas de registro (Art. 5 LM)– Carácter distintivo– Signos genéricos, habituales o descriptivos– Formas impuestas por orden técnico, por la forma del producto o que

otorguen valor intrínseco– Engañosos– Contrarios al orden público y las buenas costumbres– Emblemas y otos signos protegidos por el Art. 6ter del CUP

• 3ª Causa: Mala fe– Art. 3.2.d de la directiva 89/104/CEE– Supuestos comunes

• Registro de una marca extranjera para que luego lo deba adquirir la empresa foránea• registros en violación de pactos precontractuales • Registros que tienen por objeto impedir que un competidor pueda desarrollar su

actividad.

Tema 9: Nulidad

Introducción

Marcas

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http://oami.europa.eu/es/mark/aspects/direc/direc03.htm

62

Ejercicio de las causas de nulidad Ejercicio de las causas de nulidad absolutasabsolutas


• Imprescriptibilidad de la acción (Art. 51.2)

• Excepción: distintividad sobrevenida (ART. 51.3)– Después de su registro, la marca adquiere un carácter

distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento.

– No aplicará lo dispuesto en el Art. 5.1 b), c), o d)5.1.b) Los que carezcan de carácter distintivo.5.1.c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones

que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio.

5.1.d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

Tema 9: Nulidad

Introducción

Marcas

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63

Causas de nulidad relativasCausas de nulidad relativas


• Arts. 6, 7, 8, 9 y 10 LM– Art. 6: Marcas anteriores.– Art. 7: Nombres comerciales anteriores– Art. 8: Marcas y nombres comerciales notorios y renombrados

registrados.– Art. 9: Otros derechos anteriores– Art. 10: Marcas de agente

• Supuestos:– 1er grupo: Idéntica a una marca (6.1.a) o a un nombre comercial

(7.1.a)– 2º grupo: Semejante (6.1.b y 7.1.b) riesgo de confusión o asociación– 3er grupo:

• Nombre civil, el pseudónimo, nombre comercial u otro medio de identificar a una persona

• Aprovechamiento indebido de la reputación de otro• Reproduzca o imite un derecho de propiedad intelectual, otro diseño o sea

una marca de agente

• Autorización:– Hay prohibiciones que se elimina con la pertinente autorización

Tema 9: Nulidad

Introducción

Marcas

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Internacional

64

Prescripción por toleranciaPrescripción por tolerancia

(Art. 52.2 LM)(Art. 52.2 LM)

• Requisito:– Tolerancia del uso de una marca posterior registrada con

conocimiento de dicho uso. – Plazo: cinco años

• El solicitante de la marca posterior deberá demostrara) Que ha hecho un uso relevanteb) Que no solicitó la marca de mala fe

• Resultado– Titular de la marca anterior:

• no podrá ejercitar acciones de nulidad frente al titular de dicha marca posterior.

– Titular de la marca posterior:• Tampoco podrá impedir el uso de la marca anterior registrada por

su titular.

– Una vez que la prescripción por tolerancia ha producido sus efectos, ambas marcas podrán convivir pacíficamente.

Tema 9: Nulidad

Introducción

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65

Condiciones para el ejercicio de la Condiciones para el ejercicio de la acción de nulidadacción de nulidad

Legitimación Prescripción Declaración de usoAcción de nulidad absoluta

1. OEPM2. Cualquier

persona física o jurídica

3. Asociaciones constituidas para la defensa de intereses colectivos

Imprescriptible No es necesaria

Acción de nulidad relativa

1. Titulares de derechos anteriores

2. Sus causahabientes

5 años

• El demandado puede exigir por vía de excepción una declaración uso efectivo y real de la marca anterior• Para los productos o servicios en los que se basa la demanda o existe causa justificativa

Tema 9: Nulidad

Introducción

Marcas

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Internacional

66

Nulidad parcialNulidad parcial


Artículo 60. Nulidad y caducidad parcial.Si la causa de nulidad o caducidad solamente existiese para una parte de los

productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, su declaración sólo se extenderá a los productos o servicios afectados.

• Principio de economía jurídica• La marca permanece en vigor para el resto de los

bienes y servicios que no son afectados

Tema 9: Nulidad

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Marcas

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67

Efectos de la declaración de nulidad Efectos de la declaración de nulidad (Art. 54 LM)(Art. 54 LM)

• Se producen efectos retroactivos “ex tunc”• Por seguridad jurídica no afectan a:

a) A las resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad.

b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones de equidad, y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato.

• Indemnización por daños y perjuicios– En caso de que el titular de la marca anulada haya actuado

de mala fe, se podrán obtener una indemnización por daños y perjuicios

Tema 9: Nulidad

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Tema 10.- Caducidad y renunciaTema 10.- Caducidad y renuncia

• Caducidad y renuncia: concepto y análisis de los diversos supuestos contemplados en la ley de marcas. • Efectos de la declaración de caducidad.• Legitimación activa para el ejercicio de la acción de caducidad.

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69

Supuestos de caducidad Supuestos de caducidad (Art. 55 LM)(Art. 55 LM)

• Causas cuya declaración corresponde a la OEPM1. Caducidad por falta de renovación2. Caducidad por renuncia del titular

• Causas cuya declaración corresponde a los Tribunales de Justicia3. Caducidad por falta de uso4. Vulgarización de la marca5. Conversión de la marca en un signo engañoso6. Pérdida de legitimación del titular

Tema 10: Caducidad y renuncia

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70

Caducidad por falta de renovación Caducidad por falta de renovación (Art. 56 LM)(Art. 56 LM)

• La marca se renueva cada 10 años– Plazos:

• En los 6 meses anteriores a la fecha del décimo aniversario de la solicitud

– 175’23 € por clase

• Con recargo en los 6 meses posteriores a la fecha aniversario de la solicitud

– 219’04 € (25% por retraso hasta 3 meses ) – 262’85 € (50% por retraso entre 3 meses y 6 meses)

• Existen supuestos en los que no se deja caducar por este motivo:a) Embargos y acción reivindicatoria (Art. 56.1)

– El nuevo titular deberá pagar la tasa de renovación en los dos meses posteriores a la sentencia firme o bien de la notificación a la OEPM de la nueva titularidad

b) Hipoteca inmobiliaria– El titular hipotecario podrá solicitar la renovación en el plazo de

un mes a contar desde la finalización del plazo de demora (seis meses) y abonar las tasas de renovación en el plazo de un mes desde la finalización del plazo en que debieron ser abonadas.


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71

Caducidad por renuncia del titular Caducidad por renuncia del titular (Art. 57 LM)(Art. 57 LM)

• La marca es un derecho subjetivo que puede ser objeto de renuncia.

• La renuncia puede ser total o parcial• Aspectos formales:

– La renuncia es un acto jurídico que exige una declaración de voluntad. Por tanto debe presentarse por escrito a la OEPM o en alguno de los registros de CCAA con competencia para ello.

– El escrito deberá contener (Art 36 RLM):a) Una indicación de que se solicita la renuncia parcial o total de la

marca. b) El nombre y dirección del titular de la marcac) El número del registro de la marca cuya renuncia se solicita. d) Si procede, el nombre y dirección del representantee) En el caso de una renuncia parcial, productos y servicios para los

que se solicita la renuncia agrupados por clases.f) Firma del titular de la marca o su representante


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72

Caducidad por falta de usoCaducidad por falta de uso


• No se usa en el plazo establecido por el artículo 39 LMa) En el plazo de cinco años contados desde la fecha de

publicación de la concesión, la marca no ha sido objeto de un uso real y efectivo en España para los productos o servicios para los que está registrada

b) O si tal uso se ha suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, dicha marca incurre en caducidad que puede ser declarada por los Tribunales

• Inversión de la carga de la prueba en el Tribunal• En la acción de caducidad por falta de uso de la marca

corresponderá al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39

• En la rehabilitación, no computan...• Los tres meses anteriores a la presentación de la demanda por

falta de uso.• O si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se

han producido después de haber conocido el titular que la demanda podría presentarse.

No estoy seguro que esto

sea correcto


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73

Caducidad por vulgarización de la Caducidad por vulgarización de la marca marca

(Art. 55.1.d)(Art. 55.1.d)

• Fenómeno contrario a la distintividad sobrevenida– cuando en el comercio se hubiera convertido en la

designación usual de un producto o de un servicio para el que esté registrada

• Requisitos:1. Que el signo se haya convertido en la designación usual 2. Que la vulgarización de la marca sea apreciada en el

comercio lo que hace necesaria una demostración de que se ha producido este fenómeno

3. Que el titular de la marca sea responsable, por acción o por omisión, del proceso de vulgarización.

• Importante para evitar sentencias, como por ejemplo con Aspirina de Bayer

• Inestabilidad de la marca según Fernández-Novoa– “La vulgarización de la marca constituye una manifestación

inequívoca de la inestabilidad de la marca: el bien inmaterial en que la marca consiste desaparece cuando el signo deja de producir en la mente de los consumidores una asociación mental con la empresa titular de la marca”.


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74

Caducidad por conversión de la marca Caducidad por conversión de la marca en un signo engañoso en un signo engañoso

(Art. 55.1.e)(Art. 55.1.e)

• Conversión de la marca en un signo engañoso– Irregularidad de la marca– Riesgo de engaño

• Se protege– Interés público del consumidor– Transparencia en las relaciones comerciales– Preservar la función de calidad

• Supuestos: 1. Uso de modo engañoso por el titular2. Uso inadecuado con el consentimiento del titular

• Se consagra legalmente la obligación del licenciante a controlar el uso de la marca que hace el licenciatario.


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75

Caducidad por pérdida de legitimación Caducidad por pérdida de legitimación del titular del titular

(Art. 55.1.f)(Art. 55.1.f)

• El titular no cumple con lo dispuesto en el artículo 3 LM por:– Como consecuencia de una transferencia de derechos– O por otros motivos

• Circunstancia excepcional puesto que el acceso al registro de marca en España es prácticamente universal:– Español– Asimilado (residente)– Nacional de un país miembro del CUP– Nacional de un país miembro de la OMC– O con el que se tenga acuerdos de reciprocidad


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76

Efectos de la declaración de caducidadEfectos de la declaración de caducidad

• No tiene efectos retroactivos

• Se puede hacer la caducidad total o parcial de una marca

• Dies a quo– Sentencia que gane firmeza– Hecho que da lugar a la decisión administrativa

• Por tanto, no es necesario que se publique en el BOPI para que surta efectos la caducidad (Art. 55.2 LM)


Introducción

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77

Legitimación activa para el ejercicio de Legitimación activa para el ejercicio de la acción de caducidad la acción de caducidad


• Legitimación activa– Para

• Legitimación pasiva


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78

Legitimación activa para el ejercicio de Legitimación activa para el ejercicio de la acción de caducidad la acción de caducidad


Casos Legitimación activa Legitimación pasivaCausas cuya

declaración corresponde a la OEPM

1. Caducidad por falta de renovación

2. Caducidad por renuncia del titular

No procede No procede

Causas cuya declaración corresponde a los Tribunales de Justicia

3. Caducidad por falta de uso

4. Vulgarización de la marca

5. Conversión de la marca en un signo engañoso

6. Pérdida de legitimación del titular

• La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)• Cualquier persona física o jurídica • Cualquier agrupación constituida legalmente para la representación de intereses colectivos

• Titular registral de la marca• NO ESTAN LEGITIMADOS ni los licenciatarios ni los titulares de otros derechos inscritos


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Tema 11.- Derecho de propiedadTema 11.- Derecho de propiedad

• La solicitud de marca y la marca como objeto del derecho de propiedad. • Cesión de la marca: requisitos para su inscripción en el registro. • La licencia de marca: concepto, clases y presunciones legales. • Requisitos para la inscripción en el registro.

Introducción

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80

La solicitud de marca y la marca como La solicitud de marca y la marca como objetos del derecho de propiedad objetos del derecho de propiedad

(Art. 46,47, 48, 49 y 50 LM)(Art. 46,47, 48, 49 y 50 LM)• Modalidades

– Cotitularidad– Cesión– Licencia

• Alcance– Total– Parcial

• Ejemplos de derechos o actos jurídicos (Art. 46.2 LM)– La marca o su solicitud pueden darse en garantía, – ser objeto de otros derechos reales, – opciones de compra, – embargos – u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución,

para todos o parte de los productos o servicios para los cuales está solicitada o registrada la marca

Tema 11: Derecho de propiedad

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Normativa_C&cid=1150364394719&classIdioma=_es_es&pagename=OEPMSite%2FNormativa_C%2FtplContenidoHTML#tit5cap4



81

Principios que rigen estos derechos o Principios que rigen estos derechos o actos jurídicosactos jurídicos

1) Todos estos actos jurídicos sólo podrán oponerse frente a terceros de buena fe una vez inscritos en el Registro de Marcas (Art. 46.3 LM).

2) Una vez inscrito alguno de ellos , no podrá inscribirse ningún otro de igual o anterior fecha que resulte opuesto o incompatible con aquél. (Art. 46.4 LM).

3) Si sólo se hubiere anotado la solicitud de inscripción, no podrá inscribirse hasta la resolución de la misma ningún otro derecho o gravamen de la clases antes expresada.

4) La solicitud de inscripción que acceda primeramente al órgano competente tendrá preferencia sobre las que accedan con posterioridad, practicándose la inscripción registral según orden de presentación. (Art. 46.5 LM).

5) Principio de independencia de la marca y desconexión con la empresa


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

82

CotitularidadCotitularidad

(ART. 46 LM)(ART. 46 LM)

• Concepto:– La marca o su solicitud podrá pertenecer pro indiviso a varias personas.

• Principios (Art. 46.1 LM):– La comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por

lo dispuesto en este apartado y en último término por las normas del Derecho común sobre la comunidad de bienes.

• Regulación de esta comunidad:1. La concesión de licencias y el uso independiente de la marca por cada partícipe

serán acordados conforme a lo dispuesto en el artículo 398 del Código Civil.2. Cada partícipe podrá por sí solo ejercitar las acciones civiles y criminales en

defensa de la marca común debiendo notificarlo a los demás comuneros para que éstos puedan sumarse a la acción y contribuir al pago de los gastos.

3. Cada partícipe podrá disponer de la parte que le corresponda debiendo notificarlo a los demás comuneros quienes podrán ejercer el derecho de tanteo o de retracto: el de tanteo en el plazo de un mes desde que fueron notificados y el de retracto, en el mismo plazo, desde la publicación de la inscripción de la cesión en el Registro de Marcas.

4. La oposición injustificada de un partícipe al uso de la marca de suerte que pudiera dar lugar a una declaración de caducidad, se considerará como una renuncia al derecho.

• Origen de la cotitularidad– Originaria cuando varias personas han solicitado conjuntamente la marca y, una vez

concedida, pasan todos a ser cotitulares – Derivada: por herencia


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Marcas

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Internacional

83

Hipoteca mobiliaria Hipoteca mobiliaria (Art. 46.2 LM)(Art. 46.2 LM)

• La hipoteca se regirá por sus disposiciones específicas y se inscribirá en la Sección Cuarta del Registro de Bienes Muebles, con notificación de dicha inscripción a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas. – A estos efectos ambos registros estarán coordinados de

forma que se comunicarán telemáticamente entre ellos los gravámenes sobre marcas inscritos o anotados en los mismos.

• Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento de posesión.– Artículos 45 a 51


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Marcas

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http://www.gabilos.com/leyes/lhmpsd.t2.html

84

Embargos Embargos (Art. 46.2)(Art. 46.2)

• Una marca puede ser objeto de ”embargo u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución, para todos o una parte de los productos o servicios para los cuales esté solicitada o registrada la marca”

• Principios– Independencia de la empresa– Surte efectos desde que se inscribe en el registro y se publica

en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI).


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Marcas

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85

Cesión de marca Cesión de marca (Art. 47 LM)(Art. 47 LM)

• Cesión prácticamente libre de la empresa a nivel comunitario– Derecho comparado

• Alemania: transmisión con la empresa• Francia: cesión libre• Reino Unido diversas medidas de defensa de los consumidores

• Medidas para proteger a los consumidores1. Conexión entre la marca y la empresa

• La transmisión de una empresa en su totalidad implica la transmisión de sus marcas, salvo pacto en contrario o que se desprenda claramente de las circunstancias del caso.

2. Control administrativo de la cesión. • Si de los documentos que establecen la transmisión se dedujera

de forma manifiesta que debido a esa transmisión la marca podría inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté solicitada o registrada, se denegará la inscripción de la transmisión, a no ser que el adquirente acepte limitar la solicitud o el registro de la marca a productos o servicios para los cuales no resulte engañosa


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Marcas

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86

Inscripción de una Cesión de Marca Inscripción de una Cesión de Marca (Art. 49 y 50 LM y Art. 30 a 35 del RLM)(Art. 49 y 50 LM y Art. 30 a 35 del RLM)

• Documentación necesaria1. Solicitud2. Documentación acreditativa de la cesión (modificado por el TLT 1999)

a. Copia auténtica del contrato o bien copia simple del mismo con legitimación de firmas efectuada por notario o por otra autoridad pública competente.

b. Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de otra autoridad pública competente que el extracto es conforme con el contrato original.

c. Certificado o documento de transferencia firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario, ajustado al modelo que se establezca

3. Justificante del pago de tasas

• Procedimiento– Modelo de instancia– Examen de la documentación presentada– La OEPM califica la legalidad, validez y eficacia de los actos que hayan

de inscribirse• 1 mes para contestar el suspenso• Si duda de la veracidad de algún aspecto, la OEPM puede pedir la aportación

de pruebas que acrediten la veracidad de esas indicaciones

– La Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá concediendo o denegando, total o parcialmente, la solicitud de inscripción.

• En caso de denegación, se expondrán sucintamente las causas• Publicación en el BOPI


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Marcas

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87

Concepto de licencia de una marcaConcepto de licencia de una marca

• Objeto:– Autorizar la utilización de su signo registrado a través de una

licencia– Forma que tiene el titular de extender los territorios en los

que explotar su marca mediante una licencia de fabricación o de comercialización de los productos o servicios amparados por la marca

• Contrato oneroso en virtud del cual el titular registral de la marca cede a un tercero la utilización de la misma para todos o una parte de los productos o servicios, normalmente a cambio de un contraprestación económica.

Licenciante Licenciatario

Licensor Licensee


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88

Presunciones legales y requisitos en un Presunciones legales y requisitos en un contrato de licencia contrato de licencia


• Presunciones legales1. Clase de licencia

– El licenciatario podrá usar la licencia durante toda la vida del derecho (incluidas las renovaciones) en todos los productos y servicios amparados por la marca

2. Carácter no exclusivo3. Prohibición de transmisiones ulteriores4. Control de la marca por el licenciante

– Los derechos conferidos por el registro de la marca o por su solicitud podrán ser ejercitados frente a cualquier licenciatario que viole alguna de las disposiciones del contrato de licencia relativas a su duración, a la forma protegida por el registro, a la naturaleza de los productos o servicios, al territorio en el cual pueda ponerse la marca o a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario.

• Requisitos– “mutatis mutandi” los de la inscripción de la cesión de una marca


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Marcas

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89

Clases de licenciasClases de licencias


• Objeto– Marca registrada– Solicitud

• ver Art. 114.2 LP sobre mala fe en contratos de licencia de solicitudes

• Contenido• Exclusividad• Ámbito territorial• Duración


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Marcas

Patentes

Internacional

Tema 12.- Acciones civiles y penalesTema 12.- Acciones civiles y penales

• Acciones en vía penal• Acciones civiles

– Indemnización por daños y perjuicios– Protección reforzada para las marcas notorias y renombradas

• Jurisdicción y normas procesales

Introducción

Marcas

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91

Posibilidad de elegir la vía civil o penalPosibilidad de elegir la vía civil o penal

• Artículo 40. Posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales.

• El titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible.

92

Acciones en la vía penal Acciones en la vía penal (Art. 274 de la Ley Orgánica (Art. 274 de la Ley Orgánica 10/199510/1995))

• Penas– Penas de seis meses a dos años de prisión– Multa de 12 a 24 meses

• Conductas que tipifican delito– Reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo utilice el signo o

uno confundible con éste para proteger productos o servicios idénticos o similares

– Los que importen intencionadamente estos productos sin consentimiento

• IMPORTACIONES PARALELAS QUE NO SON DELITO: “la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquéllos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos de dicho Estado, o con su consentimiento”

– Posea para su comercialización, o ponga en el comercio, productos o servicios con signos distintivos que suponen una infracción de derechos exclusivos

• Requisitos– Las conductas deben realizarse con fines industriales o comerciales.

• No son punibles los actos privados

– Dolosamente• Es obligatorio que se realice sin consentimiento del titular y con conocimiento

del registro

Tema 12: Acciones civiles y penales

Introducción

Marcas

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93

Agravamiento de las penas en la vía Agravamiento de las penas en la vía penal penal

(Art. 276 de la Ley Orgánica (Art. 276 de la Ley Orgánica 10/199510/1995))

• Penas– Prisión de dos a cuatro años– Multa de 12 a 24 meses – Inhabilitación para el ejercicio de la profesión relacionada con

el delito cometido por un período de dos cinco años

• Conductas agravantes:a) Que el beneficio obtenido posea especial trascendencia

económica.b) Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al

valor de los objetos producidos ilícitamente o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados.

c) Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de propiedad industrial.

d) Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos.


Introducción

Marcas

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94

Acciones civiles Acciones civiles (Art. 41.1 LM)(Art. 41.1 LM)

a) La cesación de los actos que violen su derecho• No es necesario que el demandante demuestre que el

demandado ha actuado dolosamente o negligentemente• Sólo es necesario demostrar que se puede volver a repetir la

violación del derecho

b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.c) La adopción de las medidas necesarias para evitar

que prosiga la violación ... ....el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción.

d) La destrucción o cesión con fines humanitariose) La atribución en propiedad...f) La publicación de la sentencia a costa del

condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.


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Marcas

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Internacional

95

Indemnización por daños y perjuicios Indemnización por daños y perjuicios (Art. 41.1.b y Art. 42 LM)(Art. 41.1.b y Art. 42 LM)

• Responsabilidad objetiva34.3.a) Poner el signo en los productos o en su presentación34.3.f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas;

comercializar las etiquetas o demás medios de identificación del producto así como comercializar por primera vez los productos o servicios ilícitamente marcados.

• Responsabilidad por culpaa) Que haya sido advertido por el titular, con el requerimiento

que cese la violación (Art. 42.2 LM)– Se debe hacer un requerimiento notarial comunicando que la

marca esta registrada y que debe cesar su violación

b) Que que en la actuación del infractor haya mediado culpa o negligencia

c) Que se trate de una marca notoria o renombrada


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Marcas

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Internacional

96

Cálculo de la indemnización por daños Cálculo de la indemnización por daños y perjuicios y perjuicios


• Indemnización basada en+ Pérdidas sufridas+ Ganancias dejadas de obtener+ Desprestigio

• Para su cálculo hay que elegira) Consecuencias negativasb) Supuesto contrato de licencia (“fictio juris”)

• Mínimo del 1% de la cifra de negocio• Indemnización coercitiva (Art. 44 LM)

• 600 euros día para cumplimiento de la cesación


Introducción

Marcas

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Internacional

97

Protección reforzada de las marcas Protección reforzada de las marcas notorias y renombradasnotorias y renombradas

• Concepto– marca notoria: conocida por un grupo particular de

consumidores – marca renombrada: tiene una difusión que abarca a grupos

de consumidores pertenecientes a diferentes mercados

• Art. 8 LM: Se protegen por encima del principio de especialidad

• DA 14: Prohibición de registro de denominación social

• Marca notoria no registrada– Oposición (Art. 6.2 LM)– Nulidad (Art. 52.1 LM)– Acciones civiles (Art. 34.5 LM)


Introducción

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Internacional

98

Jurisdicción y normas procesales Jurisdicción y normas procesales (Titulo XIII de la Ley de Patentes)(Titulo XIII de la Ley de Patentes)

• Legitimación– Titular + Licenciatario– Demandados

• Competencia– Juzgado de 1ª instancia de la

ciudad donde esté el Tribunal Superior de Justicia de la CCAA

– Domicilio demandado– Lugar donde se producen los

efectos

• Prescripción de acciones– 5 años

• Procedimiento– Ordinario o verbal– Por materia y cuantía

• Uso de la vía de excepción o reconvención

– Excepción: probar uso– Reconvención: caducidad


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

99

Medidas cautelares y diligencias de Medidas cautelares y diligencias de comprobación de hechoscomprobación de hechos

Medidas cautelares• Concepto

– Asegurar la efectividad de una acción judicial

• Momento– Se solicitarán, de ordinario,

con la demanda principal

• Medidas– Cesación– Depósito o retención de

objetos

• Caución• Procedimiento

– Audiencia al demandado– Muy rápido

• 5 días convocatoria de vista• 10 días vista• 5 días decisión

– Se puede apelar

Diligencias de comprobación de hechos

• Concepto:– Asegurar medios de prueba– Siendo presumible la violación de la

marca, no es posible comprobar la realización del objeto de la misma sin acudir a esta práctica

• Legitimación– Está legitimada para pedir las

diligencias la persona que lo está para ejercer alguna de las acciones derivadas de la Ley de Patentes o de Marcas

• Caución• Procedimiento

– El juez acude con un Perito– Si es presumible la violación el

perito hará una descripción detallada de máquinas, procedimientos, dispositivos o medios utilizados, teniendo siempre sumo cuidado en que la práctica de estas diligencias no sirva para desvelar secretos industriales.


Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Tema 13.- Marcas colectivas y de Tema 13.- Marcas colectivas y de garantíagarantía

• Marcas colectivas y de garantía. Concepto y régimen jurídico. • Condiciones especiales de registro. • Causas de nulidad y de caducidad de estas marcas.

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

101

Marca colectiva: Concepto Marca colectiva: Concepto (Art. 62 LM)(Art. 62 LM)

• Indica origen empresarial• La marca no es de una sola empresa. • La marca es de una asociación a la que pertenece la

empresa• Es de un colectivo de empresas• Art. 62 LM

– todo signo susceptible de representación gráfica, de los comprendidos en el apartado 2 del artículo 4, que sirva para distinguir en mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas

Tema 13: Marcas colectivas y de garantía

102

Marca de garantía: Concepto Marca de garantía: Concepto (Art. 68 LM)(Art. 68 LM)

• Art. 68 LM– se entiende por marca de garantía todo signo susceptible de

representación gráfica, de los expresados en el artículo 4. 2, utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular que certifica que los productos o servicios a que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio

• El titular de la marca debe controlar que los productos o servicios se ofrecen a los consumidores bajo una serie de restricciones

– “El control de la calidad de los correspondientes productos o servicios representa una carga que el ordenamiento jurídico impone al titular de la marca : ésta no se limita a conceder autorizaciones para que los terceros usen la marca sino que está obligado a fijar y poner en práctica las oportunas medidas de control de la calidad de los productos” (Fernández-Novoa)

• Indicadora de calidad


103

Comparación entre tipos de marcasComparación entre tipos de marcas

Marca individual Marca colectiva Marca de garantíaSolicitud de

registroSolicitud sencilla Solicitud con

reglamento de usoSolicitud con

reglamento de usoLegitimación

activa en acciones por

violación

Titular de la marca que es su principal usuario

TitularLos usuarios deben

ser autorizados expresamente

TitularLos usuarios deben

ser autorizados expresamente

Titularidad Cualquier persona física o jurídica

Asociación o una persona jurídica de

Derecho público.

Cualquier persona física o jurídica

Función Diferenciar en el mercado. Origen

empresarial. Reputación, etc.

Procedencia Indica calidad

Reglamento de uso

No tiene No es necesario informe

Es necesario informe del Organismo competente

Transmisibilidad

Si NoNo puede ser cedida a terceras personas

(Art. 62.4)

Si

¿Los licenciatarios

pueden demandar a un

tercero por violación de

marca?


104

Procedimiento de registroProcedimiento de registroMarcas colectivas Marcas de garantía

Legitimación solicitud

Asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o

prestadores de servicios, que tengan capacidad jurídica, así como las personas jurídicas de Derecho

público

Cualquier persona, física o jurídica

Documentos de la solicitud

• Una indicación expresa de que la marca solicitada es una marca colectiva. • El reglamento de uso de la marca con las indicaciones requeridas.• Copia de los estatutos de la asociación, debidamente constituidos e inscritos

• Una indicación expresa de que la marca solicitada es una marca de garantía• El reglamento de uso de la marca con las indicaciones requeridas.• informe favorable del organismo administrativo que en cada caso sea competente, atendiendo a la naturaleza de los productos o servicios,

Tramitación • Igual que la marca individual• La solicitud será denegada cuando:

– Cuando el reglamento de uso sea contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres.– Cuando pueda inducir al público a error sobre el carácter o la significación de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca colectiva.

• Igual que la marca individual• La solicitud será denegada cuando:

– Cuando el reglamento de uso sea contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres.– Cuando pueda inducir al público a error sobre el carácter o la significación de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca de garantía.

Modificaciones del reglamento

de uso

• La solicitud de modificación deberá presentarse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas

• Además debe acompañarse de un informe favorable del organismo que sea competente atendiendo a la naturaleza de los productos o servicios a que se refiera la marca de garantía


105

Causas de nulidadCausas de nulidad

• Las mismas que para las marcas normales (Art. 51 a 54 LM)– Absolutas: Art. 3 LM (Legitimidad) y Art. 5 LM (prohibiciones absolutas)– Relativas: Art. 6 LM (marcas anteriores), Art. 7 LM (nombres comerciales

anteriores) ART. 8 LM (notorios y renombrados) Art. 9 (otros Dº anteriores) y Art. 10 LM (marcas de agente)

• Vulneración del concepto de marca de calidad o de garantía– Que la marca infrinja lo dispuesto en los artículos 62 ó 68 de la L. M., es decir,

vulnere el propio concepto legal de marca colectivas o de garantía.

• Reglamento no acorde con buenas costumbres y orden público– Que el reglamento de uso no se ajuste a las disposiciones legales, o sea

contrario a la Ley, al orden público, y a las buenas costumbres, salvo que el solicitante lo modifique para que se ajuste a dichas disposiciones

• Induzca a error– Que la marca pueda inducir al público a error sobre el carácter o la

significación de la marca, en particular cuando pueda dar la impresión de ser algo distinto de una marca colectiva o de una marca de garantía


106

Causas de caducidadCausas de caducidad

• Las mismas que en las marcas normales (Art. 55 LM)• Negativa arbitraria de uso a un tercero

– Negativa del titular de la marca, ejercida arbitrariamente, a admitir en la asociación (marca colectiva) o a utilizar la marca (de garantía) a persona capacitada para ello o incumplimiento de alguna otra disposición del reglamento de uso. En este caso, la marca no caduca si la sentencia sólo condena al titular de la marca a admitir a esa persona en la asociación o a permitir utilizar la marca.

• Inactividad del titular en el ordenamiento del uso de la marca

– Inactividad del titular en la adopción de las medidas apropiadas para impedir que la marca sea utilizada de una manera incompatible con el reglamento de uso

• Signo engañoso– Conversión d la marca en un signo engañoso en el sentido del artículo 64.

2 LM, como consecuencia del uso permitido por el titular.

• Modificación irregular o no autorizada del reglamento de uso• Marcas de garantía: uso por el propio titular

– Utilización de la marca de garantía por el titular de la misma para los productos o servicios que él mismo o una persona vinculada con él, fabrique o suministre (Art. 73 e) LM).


Tema 14.- Nombre comercialTema 14.- Nombre comercial

• El nombre comercial: concepto. • Signos que pueden constituir nombre comercial. • Procedimiento de registro. • Contenido del derecho.

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

108

Concepto de nombre comercial Concepto de nombre comercial (Art. 87 LM)(Art. 87 LM)

Art. 87. 1. Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

• Funciones– Identificación de la empresa– Distinción de la empresa

• En el tráfico económico: nombre comercial• En aspectos jurídicos: nombre civil o denominación social

Tema 14: Nombre comercial

109

Diferencias entre razón social y Diferencias entre razón social y nombre comercialnombre comercial

Denominación social Nombre comercial

Objeto Es el distintivo individualizador de las personas en todas sus

actividades humanas de significación jurídica

Signo orientador y conservador de la masa anónima de la clientela.

Transmisión El nombre propio cae íntegramente en la esfera

del derecho de la personalidad, no puede

cederse

el nombre comercial puede transmitirse

libremente en forma similar a una marca

Caducidad El nombre civil es imprescriptible

Puede perderse bien por falta de uso, o por no efectuar el titular la

renovación a su debido tiempo


110

Signos que pueden constituir un Signos que pueden constituir un nombre comercial nombre comercial

(Art. 87)(Art. 87)

a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.

b) Las denominaciones de fantasía.c) Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad

empresarial.d) Los anagramas y logotipos.e) Las imágenes, figuras y dibujos.f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter

enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

• La libertad de elección permite que el empresario utilice cualquier signo como marca siempre que:a) Que no sean contrarios a la ley, al orden público o a las buenas

costumbres b) Que tengan fuerza fuerza diferenciadora o carácter distintivo, no

incurriendo, por tanto, en alguna de las prohibiciones absolutas de registro.

c) Que sean signos o denominaciones disponibles, es decir, que no existan derechos de terceros sobre dichos signos o denominaciones.


111

Cambios impuesto por la Ley 17/2001Cambios impuesto por la Ley 17/2001

• Principios de utilización– Se aplica la Clasificación de Niza a los nombres comerciales– Es obligatorio que los nombres comerciales sean clasificados

conforme a la Clasificación Internacional en la primera renovación que se produzca tras la entrada en vigor de la Ley. (Disp. Trans. 6ª)

• Su uso es libre como cualquier otro signos distintivo– Abandono del principio de veracidad por el de libertad de

elección– No es obligatorio transmitir el nombre comercial con la

empresa


112

Procedimiento de registroProcedimiento de registro

• Casi idéntica a la de las marcas (87.3 LM)• Documentos: conceptuar las clases de Niza• Lugares de presentación• Fases del procedimiento

– Examen de admisión a trámite y otorgamiento de una fecha de presentación

– Examen de forma y de licitud– Publicación de la solicitud en el BOPI a efectos de oposición– Examen de fondo y resolución, – Publicación en el BOPI y expedición del título de registro.

• Plazo máximo de resolución– Hasta 12 meses en tramitación normal– Hasta 20 meses en caso de suspenso u oposición


113

Renovación de un nombre comercialRenovación de un nombre comercial

• Igual que las marcas• Incluir la clasificación de Niza (DT 6ª LM)

– El solicitante presenta su propuesta de clasificación sin modificar el tenor literal de la lista de actividades, aunque podrá reordenarlas o renunciar a las que estime oportunas.

– Si no es correcta, propuesta de clasificación de la OEPM. El interesado deberá pronunciarse en el plazo de un mes.

– Transcurrido este plazo, la OEPM resolverá haya o no contestado el interesado.

– Tasas:• Por esta primera renovación, el interesado abonará la tasa de

renovación prevista para una sola clase. • Las renovaciones posteriores quedarán sujetas al pago de las

tasas que correspondan en función del número de clases que comprenda la solicitud.


114

Contenido del derecho Contenido del derecho (Art. 90 LM)(Art. 90 LM)

• Positivo– el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico

• Negativo: “ius prohibendi”– Oposición en el procedimiento administrativo de concesión de

marcas– Acciones contra la violación

• Penales (Art. 274 y Art 276 de la LO 10/1995)• Civiles (Arts. 40 a 45 LM)

a) Cesaciónb) Indemnizaciónc) Adopción de medidasd) Destrucción o cesión con fines humanitariose) Atribución en propiedadf) Publicación de la sentencia– Jurisdicción y normas procesales (Disp. Ad. 1ª remite al Titulo XII de la Ley

11/1986)» Diligencias de comprobación de hechos» Medidas cautelares

– Acciones de nulidad


115

La protección del nombre comercial La protección del nombre comercial unionista (I)unionista (I)

Art. 8 CUP ““El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio".

• Implicaciones del Art. 8 del CUP:– No es necesario el registro– Equiparación del nombre comercial unionista al nombre

comercial nacional.

• Doctrina de los Tribunales Españoles– Para obtener protección basta con que haya sido usado en el

país de origen. – La protección en España abarca las siguientes facultades:

a) Usar el nombre comercial sin necesidad de registro b) Presentar oposiciones al registro de otros nombres comerciales c) Pedir la nulidad de nombres comerciales posteriormente registrados.


116

La protección del nombre comercial La protección del nombre comercial unionista (II)unionista (II)

STS de 29 de febrero de 20001) Que el nombre comercial extranjero no necesita inscripción en España

para gozar de protección, 2) Que tampoco se requiere el uso en nuestro país sino que basta con la

demostración de su utilización en el país de origen

Art. 77 de la Ley 32/1988 (derogado): “El nombre comercial será protegido en las condiciones establecidas en el artículo 8

del Acta vigente en España del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, siempre que su titular demuestre que lo ha usadodemuestre que lo ha usado en España. Cuando el titular del nombre comercial ejercite una acción para que se declare la nulidad de una marca o de un nombre comercial o de un rótulo de establecimiento registrados con posterioridad, deberá deberá acreditar el usoacreditar el uso al que se refiere el inciso anterior y entablar la acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión correspondiente.”

– Tiene que demostrar que la ha usado– Tiene un plazo máximo de cinco años– Hay que acudir a los Tribunales, no se contempla la vía administrativa


117

La protección del nombre comercial La protección del nombre comercial unionista (III)unionista (III)

Art. 9.1.d) de la Ley 17/20011. Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes

de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado.

• Este derecho puede ser invocado:– Titular de un nombre comercial en España– Extranjeros que invocan el Art. 8 del CUP

• Requisitos1) Que exista riesgo de confusión en el público2) Que se demuestre por el titular del nombre comercial el uso o

alternativamente el conocimiento notorio de dicho nombre o denominación.

3) Que el uso o conocimiento notorio se extiendan al territorio nacional.


Tema 15.- Rótulo de establecimientoTema 15.- Rótulo de establecimiento

• El rotulo de establecimiento: concepto y diferencias con otros signos distintivos. • La protección del rotulo de establecimiento en la nueva ley de marcas. • Régimen transitorio.

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

119

Concepto de rótulo de establecimientoConcepto de rótulo de establecimiento

• “El rótulo es la designación material y exterior de un establecimiento industrial o comercial mediante un cartel, una inscripción u otro signo cualquiera destinado a distinguirlo de establecimientos similares“

• Características:1. Aspecto material2. La función es diferenciar un establecimiento. Se puede usar

tanto en el establecimiento principal como en las sucursales.3. Se trata de un elemento inmaterial que se integra en el fondo

de comercio de una empresas (STS 14.10.1993)• Diferenciar entre el soporte material y el elemento patrimonial• La transmisión de un inmueble en el que figura un rótulo de

establecimiento no comprende necesariamente el rótulo.

• Derecho comparado – Francia tiene el mismo mecanismo de protección

• Se llama “nom-enseigne” (rótulo de establecimiento) que es un título distinto al de “nom-commercial” (nombre comercial)

Tema 15: Rótulo de establecimiento

120

Signos que pueden constituir un rótulo Signos que pueden constituir un rótulo de establecimiento de establecimiento

(Art. 82.1 de la Ley 32/1988)(Art. 82.1 de la Ley 32/1988)

a) Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.

b) Las denominaciones de fantasía. c) Las denominaciones alusivas a la actividad del

establecimiento. d) Los anagramas. e) Cualquier combinación de los signos que con carácter

enunciativo se mencionan en los apartados anteriores

• Requisitos de registro:1) Que sea lícito, es decir, que no sea contrario a la Ley, al orden público o

a las buenas costumbres, 2) Que tenga fuerza diferenciadora o carácter distintivo, no incurriendo,

por, tanto, en alguna de las prohibiciones absolutas de registro,3) Que sea un signo o denominación que esté disponible, es decir, que no

existan ya derechos de otras personas sobre dichos signos o denominaciones.


121

Diferencias de los rótulos de Diferencias de los rótulos de establecimiento con otros signos establecimiento con otros signos

distintivosdistintivos• Con las marcas

1. Por el concepto legal• Distingue e individualiza

vs.designa el elemento exterior y visible de la actividad

2. Por la función• Indicar el origen empresarial

vs. carácter estático y de alcance mucho más limitado

3. Por el ámbito de protección• Estado vs. municipio

4. Por el reconocimiento internacional

• Los rótulos de establecimiento no son parte del CUP y por tanto no es posible extenderlos internacionalmente

• Con el nombre comercial– Menores diferencias– En Francia son un único tipo

de propiedad industrial “nom-commercial” y “nom-enseigne”

– En España son dos títulos independientes

– Concepto del Nombre comercial: el nombre comercial identifica a una persona física o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial

– Concepto de rótulo de establecimiento: sirve para dar a conocer al público un establecimiento y distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares.


122

Protección del rótulo de Protección del rótulo de establecimiento en la nueva ley de establecimiento en la nueva ley de

marcasmarcas• Razones para eliminar el registro administrativo del

rótulo de establecimiento– STC 103/1999 de 3 de junio competencia de las CCAA– La aceptación por la OEPM de la Clase 35 que se relaciona

con el comercio al por menor– Ley 3/1991 de Competencia Desleal, de 10 de enero

• Referencias legislativas más importantes de los rótulos de establecimiento– Régimen transitorio establecido por la Ley 17/2001 de 7 de

diciembre de marcas– Disposición transitoria tercera: renovación de rótulos– Disposición transitoria cuarta: derechos conferidos


123

Renovación de rótulos de Renovación de rótulos de establecimiento establecimiento Disposición transitoria terceraDisposición transitoria tercera

• Entrada en vigor: 31 de julio de 2002 (Disp. Final Tercera)• La solicitud de renovación

– Presentarla en la CCAA competente– 50% de las tasas de una clase

• Pago de quinquenios por renovación

Rótulos vigentes a la entrada en vigor de la ley

Renovación de hasta 7 años

Rótulos solicitados antes de la entrada en vigor de la ley y concedidos después de su entrada en vigor

Renovación de 10 años

Rótulos no renovados Se mantiene la concesión, hasta los 10 o 20 años

Fecha de vencimiento

3 meses 1 mes


124

Derechos conferidos Derechos conferidos Disposiciones transitorias tercera y cuartaDisposiciones transitorias tercera y cuarta

• Vigencia registral– Oposición administrativa o nulidad para signos idénticos

(Disposición Transitoria. 3.3.a)

– Nulidad son las mimas que en marcas (Disposición Transitoria. 3.3.b)

• Protección extrarregistral– Oposición al uso en el término municipal– Tolerancia: 5 años años consecutivos. Este principio no opera

si la otra parte opera de mala fe.– Este derecho caduca a los 20 años o por falta de uso a los 3

años


Tema 16.- Denominaciones de origenTema 16.- Denominaciones de origen

• Las denominaciones de origen: concepto, naturaleza jurídica y régimen jurídico. • Su regulación en la ley 24/2003, de 10 de julio, de la viña y del vino. • Las indicaciones geográficas protegidas. • Relación entre marcas y denominaciones de origen.• La legislación comunitaria en la materia: especial referencia al reglamento (CEE) nº 2081/92 del consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Rehacer todo incluyendo el Reglamento (CE) 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006,

126

Concepto de denominación de origenConcepto de denominación de origen

• Doble vínculo– Indicación de origen– Indicación de calidad

• Definición según el R. 510/2006– Originaria de dicha Región– Cuya calidad o características se deben fundamentalmente o

exclusivamente al medio geográfico con sus factores materiales y humanos

– Cuya producción o transformación y elaboración se realizan en una zona geográfica determinada

• Características principales– Nombre geográfico– Designa un producto, como lo hace una marca– Veracidad, indicando la procedencia del producto– Cualidades diferenciales debidas a su calidad (segundo vínculo)– El nombre geográfico en relación con el producto goza de difusión o

reconocimiento

Tema 16: Denominaciones de origen

127

Las denominaciones de origen son un Las denominaciones de origen son un derecho de propiedad industrialderecho de propiedad industrial

• Similitud con los DPI– La protección que se

dispensa otorga unos derechos en exclusiva que impide el uso del signo en los productos amparados por la denominación de origen

• Diferencias con los DPI– No puede ser objeto de

apropiación individual– No puede ser objeto de

negocios jurídicos – No puede ser embargada– Está sometida a una fuerte

intervención de las Administraciones Públicas

• Las denominaciones de origen se incluyen en las modalidades de propiedad industrial que describe el Art. 1.2. del CUP


128

Regulación de la denominaciones de Regulación de la denominaciones de origen en la Ley 24/2003 de la viña y el origen en la Ley 24/2003 de la viña y el

vinovino• Tipos de vinos

1. Vinos de calidad con indicación geográfica2. Vinos con denominación de origen 3. Vinos con denominación de origen calificada 4. Vinos de pagos

• Procedimiento para reconocer la protección– solicitud ante el órgano competente de la Comunidad

Autónoma o ante el Ministerio de Agricultura.– Búsqueda de nombres similares en la OEPM (Art. 29 de la

Ley)• Para evitar colisiones con propietarios anteriores de derechos

– Decisión por parte del órgano competente– Reglamento de vinos de calidad producidos en regiones

determinadas• Presentación de una propuesta de reglamento como máximo seis

meses después de la solicitud de una denominación de origen


129

Las indicaciones geográficas Las indicaciones geográficas protegidas protegidas

RD 1573/85 y RD 728/1988RD 1573/85 y RD 728/1988

• Denominaciones genéricas:– la calificación aplicable a los productos que tienen caracteres

comunes y especiales debido a su naturaleza, a los sistemas de producción empleados o a los procedimientos de transformación, elaboración y fabricación

– Ejemplos • “Q” de calidad• Agricultura ecológica

• Denominaciones específicas:– la calificación aplicable a un producto que tiene cualidades

diferenciales entre los de su misma naturaleza debidas a la materia prima base de su elaboración, al medio natural o a los métodos de elaboración

– Ejemplos:• “Caballa de Andalucía” • “Melva de Andalucía”


130

Protección que otorga el derecho de Protección que otorga el derecho de marcas a las denominaciones de origenmarcas a las denominaciones de origen• Prohibiciones de registro de marcas:

– 5.1.c) Prohíbe la concesión de marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones relacionados con la procedencia geográfica.

– 5.1.i) Signos que reproduzcan o imiten la denominación, el escudo, la bandera y otros emblemas de España.

– 5.1.g) Engañosos• Directamente• Indirectamente (sugestivo)

– 5.1.h) Protección ampliada para vinos y bebidas espirituosas

• Como contenido del derecho – La Ley 24/2003 prohíbe la utilización del nombre de la

denominación de origen como producto para comercializar– La inclusión de las expresiones “tipo”, “clase”, “estilo”, etc.– Signos con similitud fonética

Ver los artículos de la Ley

24/2003 que otorgan una protección

similar


131

Internacionalización (I): Convenios Internacionalización (I): Convenios bilaterales de España bilaterales de España

• Modelo: Convenio franco-alemán de 8 de marzo de 1960

• Convenios suscritos por España:Alemania (1972) Italia (1975)Portugal (1970) Austria (1976)Francia (1973) Hungría (1987)Suiza (1974)

• Contenidos de los acuerdos bilaterales– Objeto protegido

• Intercambio de listas• Se incardina en la legislación sobre competencia desleal• El empleo de las marcas debe realizarse bajo las mismas

condiciones que prevea el país de origen• Plazos de adaptación

– Contenido de la protección• Protección amplia y fuerte En exclusiva• Genérica sólo cuando deviene en genérica en el país de origen• Medidas civiles y administrativas (decomiso)


132

Internacionalización (II): Legislación Internacionalización (II): Legislación comunitariacomunitaria

• Reglamento 2081/92 y Reglamento 510/2006• Ámbito de aplicación

– Productos agrícolas y alimenticios, exceptuando al vino

• Legitimación para solicitar una denominación de origen:– Agrupaciones y en casos excepcionales personas físicas

• Régimen jurídico– Dos tipos:

• IGP: Indicación geográfica protegida• DOP: Denominación de origen protegida

– Se protegen aquellas que demuestren el doble vínculo– Se excluyen las denominaciones genéricas– Se establece un registro comunitario que dará derechos

exclusivos


133

Procedimiento para solicitar una Procedimiento para solicitar una denominación de origen denominación de origen

• Elaboración de un pliego de condiciones que debe tener el producto

• Inscripción en el país• Verificación por la Comisión (6 meses)• Publicación en el DOCE y en el registro de

denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas

• Es posible presentar una oposición al registro en los seis meses siguientes a su publicación– Estado miembro– Persona física o jurídica


Tema 17.- Signos distintivos, Tema 17.- Signos distintivos, denominaciones sociales y nombres denominaciones sociales y nombres

de dominiode dominio

• Los signos distintivos, las denominaciones sociales y los nombres de dominio: concepto, naturaleza jurídica y diferencias. • Conflictos entre signos distintivos y denominaciones sociales: referencia a la regulación contenida en la ley de marcas. • Conflictos entre signos distintivos y nombres de dominio: informe final del primer proceso de la OMPI relativo a nombres de dominio en internet de 30 de abril de 1999: especial referencia a la política uniforme de solución de controversias. • Breve referencia al informe final del segundo proceso de la OMPI de 3 de septiembre de 2001.

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

135

Concepto de denominación socialConcepto de denominación social

• Nombre determinado a efectos de lograr la identificación personal como sujetos titulares de derechos y deberes en las operaciones propias del giro o tráfico de sus empresas

• Principio de veracidad: en la Ley 32/1988 el nombre comercial y la denominación social de una empresa debían coincidir. – Establecido en el Art. 78.2 que indica que en la solicitud se

debe adjuntar la correspondiente alta de licencia fiscal en dicha actividad

• La denominación social identifica a la sociedad en el tráfico jurídico creando un sujeto distinto y separado de los socios que la integran

• La denominación social no es enajenable.

Tema 17: Denominaciones sociales y nombres de dominio

136

Diferencias entre signos distintivos y Diferencias entre signos distintivos y denominaciones socialesdenominaciones sociales

Signos distintivos Denominaciones sociales

Una empresa puede ser titular de varios signos

Único y exclusivo

Carácter facultativo Obligatorio

Idénticos o semejantes que puedan inducir a confusión

(incluyendo asociación)

IdénticasNotorias

(Art 407 del RRM)

Principio de especialidad No puede haber denominaciones idénticas aunque hagan productos

muy diversos


137

Concepto de nombres de dominioConcepto de nombres de dominio

• Indicadores de dirección diseñados para permitir a los usuarios localizar de una manera fácil sitios en Internet.

• Tipos:– Genéricos de nivel superior (gTLD): .com, .org, .edu – Dominio de nivel superior correspondiente a un código de país

(ccTLD): .es, .eu, . Int

• Importancia de dominios en tanto que identificadores comerciales.

– Tiene una función similar a la marca, es decir, identificar algo en el tráfico económico

• La OEPM ha registrado nombres de dominio como marcas:– http://www.ibernet.com– www.elportaldelagua.com– www.vichycatalan.es – www.okteleseguro pt– www.barcelonaturisme.com


http://www.ibernet.com/






138

Conflictos con denominaciones socialesConflictos con denominaciones sociales

1. Línea jurisprudencial que impone el deber de modificación estatutaria y registral de la denominación social confundible con un signo distintivo previo• Botana Agra: “Teoría de la sumisión de la denominación social”

2. Línea jurisprudencial que impone el mantenimiento de la denominación social confundible con un signo distintivo previo con la obligación de utilizarla sólo en concepto de denominación social

• Disposiciones sobre estos conflictos en la Ley de Marcas (17/2001)– Prohibiciones relativas debidas a la denominación social (Art. 9.1.d) LM)

1. Riesgo de confusión2. Uso o conocimiento notorio de esa denominación3. Que el uso o conocimiento se extienda a todo el territorio nacional

– Disp. Adicional 17ª Si en una sentencia se impusiera el cambio de denominación sócial y esta no se produjera en 1 año, se cancelará la sociedad.

– Disp. Adicional 14ª Denegar un nombre o razón social cuando coincidan o puedan originar confusión con un marca o nombre comercial notorios o renombrados,


139

Conflictos con nombres de dominioConflictos con nombres de dominio

• First come, first served– El dominio de código país (“.es”) (CCTLD) es mucho más fácil de

gestionar que los códigos genéricos de nivel superior (gTLD)

• Labor de la OMPI para la resolución de conflictos– Julio 1998, primer proceso, en coordinación con la ICANN (Internet

Corporation for Assigned Names and Numbers)– Las recomendaciones del primer proceso

1ª) Medidas para mejorar las prácticas de registro: El informe recomendaba la adopción de una serie mínima de medidas con el fin de mejorar las prácticas de los registradores de nombres de dominio genérico del primer nivel (gTLD), por ejemplo, definir claramente los derechos y obligaciones de las partes.

2ª) Compilación y disponibilidad de direcciones adecuadas y fiables que permitan establecer contacto con los titulare de nombres de dominio.

3ª) Implantación de un procedimiento de cancelación de nombres por los registradores para el supuesto en que la dirección de contacto sea inexacta.

5ª) Exclusión de del registro como nombres de dominio de las marcas famosas o notoriamente conocidas dado que estas marcas han sido las más usurpadas.

6ª) Procedimiento administrativo uniforme para los conflictos relativos a nombres de dominio en todos los gTLD. Este procedimiento se constituyó como la pieza esencial de la política uniforme de solución de controversias.


140

Política uniforme de solución de Política uniforme de solución de controversiascontroversias

• Objeto:– Mecanismo administrativo de solución de controversias derivadas del

registro y utilización de mala fe, por parte de terceros, de nombres de dominio amparados por un derecho de marca

• Demandas planteadas en el Centro de Arbitraje de la OMPI

a) el nombre de dominio es idéntico o similar, hasta el punto de crear confusión , con una marca de la que es titular el demandante

b) el titular del nombre de dominio no tiene ningún derecho o interés legítimo sobre dicho nombre,

c) el nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe.

• Procedimiento– Presentación de la demanda– El demandado contesta en 20 días– Decisión razonada de expertos cancelación por parte del registrador

• Estadísticas: – Desde que comenzó en 1999 hasta el 15 de enero de 2008 se han

abordado 12.382 casos


141

Segundo proceso de la OMPI de 3 de Segundo proceso de la OMPI de 3 de septiembre de 2001septiembre de 2001

• Analiza los conflictos con otros signos distintivos distintos de las marcas– Las Denominaciones Comunes Internacionales (DCI)

• Se recomienda la creación de un mecanismo que permite a cualquier parte interesada notificar a la OMPI que el registro de un nombre de dominio es idéntico a una DCI

– Los nombres y acrónimos de organizaciones internacionales intergubernamentales (OII)

• Se recomienda que los Estados establezcan un procedimiento administrativo de solución de controversias similar a la Política Uniforme

– Los nombres de personas– Los identificadores geográficos como son las indicaciones de

procedencia, las geográficas o términos similares.– Los nombres comerciales

No se establece medidas concretas en estos tres aspectosSe recomienda que se siga progresando en su resolución


Parte 2: Signos Distintivos

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